BPatG Urteil vom 08.01.2008 – 4 Ni 7/06

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 8. Januar 2008 …

In der Patentnichtigkeitssache

4 Ni 7/06

(Aktenzeichen)

… 08.05

betreffend das deutsche Patent DE 199 45 719

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche

Verhandlung vom 8. Januar 2008 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die

Richter Dr. agr. Huber, Voit, Dipl.-Ing. Kuhn und die Richterin Dr.-Ing. Prasch

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 199 45 719 wird für nichtig erklärt.

2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 23. September 1999 angemeldeten deutschen Patents DE 199 45 719 (Streitpatent). Das Streitpatent betrifft einen

Hundefutterbeutel und umfasst 11 Ansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 lautet ohne Bezugszeichen wie folgt:

Hundefutterbeutel zum Trainieren von Hunden, dadurch gekennzeichnet, dass der Beutel eine längliche Form und eine in seiner

Längsrichtung verlaufende, einen Verschluss aufweisende Öffnung hat und dass an wenigstens einem Ende des Beutels ein

Band mit einem Halteknopf angebracht ist.

Wegen der weiter angegriffenen und unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1

rückbezogenen Ansprüche 2

bis 11 wird

auf

die Streitpatentschrift

DE 199 45 719 C2 Bezug genommen.

Der Kläger behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei wegen mangelnder

Technizität und mangelnder Neuheit nicht patentfähig. Zur Begründung trägt er

vor, im Stand der Technik seien zum Anmeldezeitpunkt Beutel mit den Merkmalen

des Patentgegenstandes bereits bekannt gewesen, zudem habe der Beklagte den

patentgemäßen Hundefutterbeutel seinerseits von einer Drittfirma bezogen, wozu

Zeugenbeweis angeboten wird. Im Übrigen legt er Internetauszüge des Sortiments

der Fa. H… zu so genannten Faulenzermäppchen und bezüglich eines als

„Dummy“ bezeichneten Apportiergegenstandes der Fa. R… vor. Des Weiteren

nimmt er Bezug auf das Buch „Der Wolf im Hundepelz“ von G. Bloch,

2. Aufl. 1997, S. 109, wo ein Beutel mit den Merkmalen des Patentgegenstandes

beschrieben sei.

Der Kläger beantragt,

das deutsche Patent DE 199 45 719 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er tritt dem klägerischen Vortrag entgegen und behauptet die Technizität der patentgemäßen Lehre ebenso wie die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit.

Ebenso bestreitet er eine offenkundige Vorbenutzung des Patentgegenstandes.

Es wurde Beweis erhoben durch die Vernehmung der Zeugen K… (Beweisbeschluss Bl. 80 d. A.) und K1…

I.

Die zulässige Klage ist begründet und führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents,

denn dessen Gegenstand ist wegen offenkundiger Vorbenutzung nicht neu

(§§ 22, 21 Abs. 1, Nr. 1 PatG).

Aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme steht fest, dass Hundefutterbeutel mit den Merkmalen des Patentgegenstandes bereits vor dem Anmeldetag des

Streitpatents durch Benutzung in der Hundeausbildung durch den Zeugen

K… der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

II.

1. Das Streitpatent betrifft einen Hundefutterbeutel zum Trainieren von Hunden.

In der Einleitung beschreibt die Streitpatentschrift das wesentliche Ziel des Hundetrainings damit, dass der Hund den Willen des Menschen akzeptiere. Dies gelinge aber nur, wenn es für den Hund Sinn mache, sich dem Willen des Menschen

unterzuordnen, wobei der Jagdinstinkt des Tieres genutzt werden soll. Dazu

werde dem Hund das Jagen unter der menschlichen Führung erlaubt, wobei der

Mensch die Beute in Form von Futter in einer geeigneten Form zur Verfügung

stelle [0002].

Einleitend beschreibt die Streitpatentschrift eine im Stand der Technik bekannte

Trainingsmethode nach der US-Offenlegungsschrift US 5 706 762 A mit Hilfe eines einem Tier nachgebildeten Dummies, die aber den Nachteil aufweise, dass

die Befüllung dieses Dummies mit Futter nicht offenbart sei [0003].

2. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift als Aufgabe der

Erfindung, einen Futterbeutel für ein Hundetraining zu schaffen, der von dem

Hund als Beute betrachtet, angenommen und erjagt werden kann, an dessen Inhalt der Hund aber nicht ohne Zutun des Menschen gelangen kann. Zudem soll

der Futterbeutel gut handhabbar, insbesondere gut zu werfen sein und diese Eigenschaften auch dann behalten, wenn er nur teilweise befüllt ist [0004].

3. Daher lehrt das Streitpatent die Ausgestaltung eines Hundefutterbeutels zum

Trainieren von Hunden, der nach Patentanspruch 1 die folgenden Merkmale aufweist:

1. Der Beutel hat eine längliche Form.

2. Der Beutel hat eine in seiner Längsrichtung verlaufende Öffnung.

2.1 Die Öffnung weist einen Verschluss auf.

3. An wenigstens einem Ende des Beutels ist ein Band angebracht.

3.1 Das Band hat einen Halteknopf.

Die Form des Beutels (Merkmal 1) ist dabei so gestaltet, dass der Hund den als

Jagdbeute erachteten Gegenstand gut aufnehmen kann (vgl. Abs. [0005] der

Streitpatentschrift). Die verschließbare Öffnung (Merkmale 2., 2.1) dient dazu,

dem Hund durch die Hilfe des Menschen den (fressbaren) Inhalt des Beutels dosiert und unter Erhaltung der Beutefunktion ggf. wiederholt zugänglich zu machen,

während das Band mit Halteknopf (Merkmale 3., 3.1) dazu dient, den Beutel mühelos eine erhebliche Strecke wegzuschleudern (vgl. Abs. [0005]).

Somit wird im Anspruch 1 mit den Merkmalen 1. bis 3.1 lediglich Form und Aussehen eines entsprechenden Hundefutterbeutels beschrieben, während weitere

Ausgestaltungen wie etwa die Benennung geeigneter Materialien oder die Ausarbeitung des Verschlusses und dessen Schutz vor dem Biss der Hunde im Hauptanspruch keine nähere Charakterisierung erfahren.

III.

Der Senat konnte die Neuheit des unstrittig gewerblich anwendbaren Hundefutterbeutels nach Patentanspruch 1, dessen Technizität ebenfalls gegeben sein mag,

nicht feststellen.

1. Der Hundefutterbeutel mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 ist bereits

vor dem Zeitrang des Streitpatents in größerer Stückzahl gefertigt worden und war

daher bereits in gegenständlicher Form praeexistent.

Herstellung und Aussehen derartiger Hundefutterbeutel, die vor dem Zeitrang des

Streitpatents bereits hergestellt worden waren, ist Gegenstand der gem. Beweisbeschluss vom 8. Januar 2008 (vgl. Protokoll vom 8. Januar 2008, S. 5, 9. Abs.)

durchgeführten Vernehmung der Zeugin K1… zu der Frage, ob und wann und in

welcher Form sie Hundefutterbeutel genäht hat.

Wie die Zeugin zur Sache ausgeführt hat, habe sie mit ihren im Jahre 1998 erworbenen Hund, welcher Schwierigkeiten bereitet hatte „gleich nach Weihnachten im

Januar 99“ die Hundeschule des Herrn K… aufgesucht (vgl. Protokoll S. 6,

1. Abs.). Wie die Zeugin weiter ausführt, wurden zu dieser Zeit sog. Federmäppchen zum Hundetraining verwendet, die aber von schlechter Haltbarkeit waren

und von den Hunden schnell zerbissen wurden. Nachdem die Zeugin nach eigenem Bekunden gerne näht, hat sie sich angeboten, „vielleicht etwas Besseres zu

nähen“ und zusammen mit Herrn K… über Verbesserungen nachgedacht

(vgl. Protokoll S. 6, 1. Abs.). Mit den eigentlichen Herstellungsarbeiten hat die

Zeugin etwa drei Monate nach Beginn der Hundeausbildung begonnen (vgl. Protokoll 4. Abs.), also mindestens im April des Jahres 1999 und damit etwa

5 Monate vor dem Zeitrang des Streitpatents. In der Zeit hat sie nach eigenem

Bekunden ca. 100 Stück solcher Hundebeutel pro Monat „genäht“ (vgl. Protokoll

S. 6, 6. Abs.). Hierzu im Einklang steht auch die Aussage des Zeugen

K…, der auf Rechnungen aus April 1999 betreffend den Einkauf von

Knöpfen, Stoff, Reisverschluss, Garn und Schnüre verweist, die er auch dem Gericht zur Einsicht vorlegt (vgl. Protokoll S. 2, 1. Abs. unter „Zur Sache:“).

Die Form und das Aussehen dieser Hundefutterbeutel beschreibt die Zeugin

K1… wie folgt (vgl. Protokoll S. 6, 10. Abs.): „Die Form war die einer Nackenrolle

(zylinderförmig mit Deckel). Längs war ein Reißverschluss zum Öffnen angebracht, der Reißverschluss war mit einer Lasche mit Klettverschluss überdeckt. An

einem Ende war ein Seil durch einen Holzknopf durchgezogen und nach Art einer

Schlaufe angebracht.“

Im Zuge der weiteren Befragung erklärte die Zeugin noch einmal, dass der beschriebene Hundefutterbeutel gegenüber den bislang benutzten Federmäppchen,

die den Angriffen der Hunde nicht Stand hielten (vgl. Protokoll S. 7, 2. Abs.) eine

verbesserte Alternative darstellte. Sie führt hierzu noch aus: „Zu den ersten Verbesserungsmaßnahmen, gleich nach der Wahl des Markisenstoffs, wurde auch

bereits die Wurfschlaufe angebracht. Eine solche war uns von den anderen Dummies ja schon bekannt (vgl. Protokoll S. 7, 3. Abs.).

Nach alledem beschreibt die Zeugin den von ihr gefertigten Beutel als solchen mit

länglicher Form (Merkmal 1. gemäß Merkmalsauflistung nach Punkt II.3.), denn

sie vergleicht ihn mit der Form einer Nackenrolle. Der von der Zeugin beschriebene „längs“ angebrachte Reißverschluss zum Öffnen lässt eine in Längsrichtung

verlaufende Öffnung (Merkmal 2.) erkennen, die einen Verschluss aufweist (Merkmal 2.1). Auch ein Band mit einem Halteknopf, welches an wenigstens einem

Ende des Beutels angebracht ist (Merkmale 3. und 3.1) war nach den Angaben

der Zeugin K1… bereits vorhanden, was sie mit einem an einem Ende angebrachten Seil beschreibt, welches durch einen Holzknopf durchgezogen war und

nach Art einer Schlaufe angebracht war.

Nachdem die Zeugin K1… bereits damals, als sie mit dem Nähen der Beutel begonnen hatte, dies nach eigenem Bekunden lediglich ehrenamtlich betrieben

hatte (vgl. Protokoll S. 6, 7. Abs.) und auch im Übrigen keinerlei persönliche oder

wirtschaftliche Interessen der Zeugin am Ausgang des vorliegenden Rechtsstreits

erkennbar sind, hat der Senat keinen Anlass, die in sich schlüssigen und widerspruchsfrei vorgetragenen Ausführungen der Zeugin, die zudem auch im Einklang

mit den von dem Zeugen K… vorgetragenen Angaben zum Zeitpunkt des

Einkaufs der entsprechenden Materialien (April 1999) und zur Durchführung der

Näharbeiten stehen, in Zweifel zu ziehen.

Demzufolge waren Hundefutterbeutel mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1

bereits

ab April 1999,

also

vor

dem Zeitrang

des Streitpatents

(23. September 1999) existent.

2. Der gegenüber dem Zeitrang des Streitpatents praeexistente Futterbeutel mit

allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 ist als Stand der Technik zu betrachten,

denn er wurde vor dem Zeitrang des Streitpatents der Öffentlichkeit durch Verkauf

kundbar gemacht.

Die Beweisaufnahme durch die Befragung des Zeugen K…, der gemäß

Beweisbeschluss vom 5. Juni 2007 zum Verkauf von Hundefutterbeuteln vor dem

Zeitrang des Streitpatents sowie deren Aussehen und Beschaffenheit zu hören

war, hat ergeben, dass derartige Hundefutterbeutel, wie sie von der Zeugin

K1… angefertigt und beschrieben worden waren (vgl. III.1.) vor dem Zeitrang des

Streitpatents durch Verkauf an Kunden in Verkehr gebracht worden sind.

Wie der Zeuge K… ausführt, sind derartige Hundefutterbeutel mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 - der Zeuge legt hierzu auch zwei schon lange gebrauchte Futterbeutel als Muster vor - seit April 1999 gefertigt wurden, wobei solche Futterbeutel von Frau K1… genäht wurden (vgl. Protokoll S. 2, 1. Abs.

unter „Zur Sache:“). Auch im Zuge der weiteren Befragung erklärt der Zeuge K…,

dass die Näharbeiten in dieser Zeit Frau K1… vorgenommen habe

(Protokoll S. 3, 5. Abs.).

Wie der Zeuge K… weiter ausführt, habe er vom 22. Mai 1998 bis zum

26. März 2000 beim Beklagten eine Ausbildung zum Hundeerziehungs-

Verhaltensberater durchlaufen und er habe dann noch bis 5. Juni 2001 beim Beklagten gearbeitet (vgl. Protokoll S. 2, 5. und 6. Abs. unter „Zur Sache:“). Er stellt

jedoch richtig: „Ich habe die ganze Zeit als freier Mitarbeiter beim Beklagten gearbeitet und nicht als Angestellter. Ich war angestellt bei der Firma C…

(vgl. Protokoll S. 3, 1. Abs.).

Der Zeuge erklärt weiter: „Die genähten Futterbeutel haben wir für die Firma C…

verkauft“ (vgl. Protokoll S. 3, 6. Abs.). Zwar wurden die Beutel nach dem

Vortrag des Zeugen auch in der Hundeschule des Beklagten - diesem hatte er ca.

50 Stück geschenkt-getestet (Protokoll S. 3, 7. Abs.). Der Zeuge stellt jedoch klar:

„Der Verkauf an meine Kunden (C…) lief gleichzeitig“ (Protokoll S. 3,

8. Abs.).

Über den Verkauf von Futterbeuteln präsentiert der Zeuge K… dem Gericht

einerseits eine Rechnung vom 30. April 1999, in der ein Futterbeutel mit Rechnungsbetrag von 15,00 DM erscheint (vgl. Protokoll, S. 2, 1. Abs. unter „Zur Sache:“). Aus weiteren vorgelegten Rechnungen ist u. a. der Posten „1 Futterbeutel“

ersichtlich, wobei alle diese Rechnungen vom April und Mai 1999 - also vor dem

Zeitrang des Streitpatents stammen, wie das Gericht festgestellt hat (vgl. Protokoll

S. 2, Abs. unter „Zur Sache:“).

Im Hinblick auf die Frage einer offenkundigen Vorbenutzung von Hundefutterbeuteln sind bereits diese Benutzungshandlungen durch Verkauf an Kunden bedeutsam und hinreichend, so dass es hierzu nicht mehr darauf ankommt, ob und wann

der Beklagte selbst derartige Futterbeutel in seiner eigenen Firma an seine Kunden verkauft hat. Maßgeblich ist nach Auffassung des Senats ausschließlich der

Verkauf derartiger Futterbeutel durch den Zeugen K… im Auftrag seiner

Firma, nämlich „Canis Familiaris“, für die er hauptamtlich tätig war.

Zwar sind in den vorgelegten Rechnungen, die den Verkauf der Futterbeutel vor

dem Zeitrang des Streitpatents dokumentieren, die Futterbeutel selbst nicht beschrieben oder dargestellt, wie das Gericht festgestellt hat (Protokoll S. 2, 2. Abs.

unter „Zur Sache:“). Der Zeuge erklärte hierzu jedoch: „Die in den vorgelegten

Rechnungen genannten Futterbeutel waren nach Art der zwei Beispiele, die ich

jetzt vorlege. Das weiß ich hundertprozentig“ (vgl. Protokoll S. 2, 3. Abs. unter „Zur

Sache:“). Die vorgelegten Musterbeutel wiesen alle Merkmale eines Gegenstandes auf, wie er im Patentanspruch 1 beschrieben ist, wie der Senat durch Augenschein feststellen konnte.

Nachdem die Ausführungen des Zeugen K… hinsichtlich der Entstehungsgeschichte, nämlich von sog. Federmäppchen bzw. „Schlampermäppchen“ (vgl.

hierzu Protokoll S. 3, 2. und 3. Abs.) welche unter Mitwirkung von Frau K1… zu

den patentgemäßen Futterbeuteln führten, nicht im Widerspruch zu entsprechenden Ausführungen der Zeugin K1… stehen, hat der Senat keinen Anlass, den

Verkauf derartiger Futterbeutel in den Monaten April und Mai 1999 in Zweifel zu

ziehen, zumal diese Gegenstände von Frau K1… zu dieser Zeit ja schon in beachtlicher Stückzahl gefertigt worden waren. Auch erinnert sich der Zeuge K…,

dass die Bezeichnung „Futterbeutel“ erst in den Rechnungen für Kunden in

Erscheinung trat, als man die in Rede stehenden Futterbeutel tatsächlich zum

Verkauf anzubieten hatte, während vorher der Posten mit „Schlampermäppchen“

bezeichnet war (vgl. Protokoll S. 3, letzter Abs. bis S. 4, 1. Abs.). Auch dies erscheint dem Senat glaubhaft, denn ein handelsübliches „Schlampermäppchen“,

welches ursprünglich für einen ganz anderen Zweck als zum Hundetraining konzipiert war und welches auch nicht verändert wurde, würde man wohl eher nicht als

„Futterbeutel“ bezeichnen.

Der Vortrag des Zeugen K… war ansonsten widerspruchsfrei, schlüssig und

auch frei von Animositäten. Als bedeutsam ist auch zu werten, dass die Freundschaft zwischen dem Zeugen K… und dem Beklagten, Herrn N…,

zum Zeitrang der maßgeblichen Benutzungshandlungen (April, Mai 1999) noch

intakt war und diese erst viel später, etwa im Jahre 2005 zerbrachen (vgl. Protokoll

S. 4, 8. Abs. und Anlage K7 des Beklagten (Brief von Herrn N… an Herrn

K… vom 3. Februar 2005)). Vielmehr hatte der Beklagte, Herr N…, nach

dem Zeitrang des Streitpatents noch derartige Futterbeutel bei der Firma C…

erworben, wie eine vom Beklagten als Anlage K3 vorgelegte Rechnung

vom 8. Juni 2000, in der der Zeuge K… den Erhalt des Rechnungsbetrags

handschriftlich quittiert hatte, belegt - der Zeuge K… hat dies bei seiner Vernehmung in der mündlichen Verhandlung bestätigt (vgl. Protokoll S. 4, 2. Abs.) -,

so dass auch dieses Dokument belegt, dass die Fertigung der entsprechenden

Hundefutterbeutel auch nach dem Zeitrang des Streitpatents noch in Händen des

Zeugen K… und der von ihm vertretenen Firma C… lag. Dieser

Umstand steht zumindest nicht im Widerspruch zu dem Vortrag, wonach der

Zeuge K… im Rahmen seiner Firma C… derartige Hundefutterbeutel auch bereits vor dem Zeitrang des Streitpatents durch Verkauf in Verkehr

gebracht hatte.

Auch kann dem Zeugen ein Interesse an der Vernichtung des Streitpatents nicht

unterstellt werden, denn der Beklage, Herr N…, habe ihm von seiner Absicht

erzählt, die Futterbeutel patentieren zu lassen und der Zeuge habe dabei kein Interesse an einer Patentanmeldung gezeigt, wie er ausgesagt hat (vgl. Protokoll

S. 4, 7. Abs.), weil ihm dieses Verfahren damals zu teuer erschien. Auch nachdem

der Beklagte den Zeugen K… ab 2005, nach dem Ende ihrer Freundschaft,

entgegen seiner vorherigen Zusicherung nunmehr auferlegt hatte, die Futterbeutel

nur noch über ihn, den Patentinhaber und auch gegen Lizenzzahlung zu beziehen,

hat der Zeuge K… nach seinem Bekunden die Beutel von einem Lizenznehmer des Beklagten bezogen, um einen weiteren Streit zu vermeiden (vgl. Protokoll

S. 5, 3. Abs.).

Der Senat erachtet daher die offenkundige Vorbenutzung des Hundefutterbeutels

mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 durch das Ergebnis der Beweisaufnahme für erwiesen.

Patentanspruch 1 ist daher mangels Neuheit nichtig.

Damit haben auch die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 keinen Bestand.

Auch der Inhalt dieser Ansprüche wird im Wesentlichen - insoweit er sich nicht

lediglich in Bemessungsangaben erstreckt - durch den Benutzungsgegenstand

vorweggenommen. Eine eigenständige erfinderische Qualität von in den Unteransprüchen niedergelegten Merkmalen wurde auch seitens des Beklagten nicht geltend gemacht.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 ZPO.

Winkler

Dr. Huber

Voit

Kuhn

Dr. Prasch

Pr