Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Urteil vom 03.04.2008 – 3 Ni 33/06
3. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL§
Verkündet am 3. April 2008 …
In der Patentnichtigkeitssache
(Aktenzeichen)
… 08.05
betreffend das deutsche Patent 198 34 925
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 3. April 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dr. Schermer sowie des Richters Engels, der Richterin
Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Gerster und der
Richterin Dr. Schuster
für Recht erkannt:
I. Das deutsche Patent 198 34 925 wird insoweit teilweise für
nichtig erklärt, als es über folgende Fassung hinausgeht:
1. Verfahren zur Herstellung einer Substanz, wobei eine
rührbare, erste Substanz aus der Zerkleinerung von Kernen oder Nüssen unter Zugabe einer ersten Flüssigkeit im
Gewichtsverhältnis 100:50 bis 1000 hergestellt wird, dieser rührbaren, ersten Substanz Öl oder flüssiggemachtes
Fett im Gewichtsverhältnis 100:20 bis 120 hinzugegeben
wird und somit eine zweite Substanz gewonnen wird, welche in dem Maßgabe gesäuert wird, dass dadurch eine
festere, nämlich pastöse Konsistenz, ähnlich der von
Quark oder Frischkäse erhalten wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Substanz durch Bakterien gesäuert wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweiten Substanz eine saure zweite Flüssigkeit
oder ein Säuerungsmittel zugegeben wird, wobei durch
die Menge der zugegebenen sauren zweiten Flüssigkeit
die Konsistenz der hergestellten Substanz bestimmbar ist.
4. Verfahren
nach
Anspruch 1, 2
oder 3,
dadurch
gekennzeichnet, dass das zugegebene Öl oder Fett aus
Kernen oder Nüssen gewonnen ist.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kerne oder Nüsse von einer einzigen Pflanzenart stammen.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kerne Sonnenblumenkerne sind.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Flüssigkeit Wasser, Obst-
oder Gemüsesaft enthält oder aus Pflanzen oder Pilzen
gewonnen ist.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die saure zweite Flüssigkeit Zitronensaft ist.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der ersten Substanz Salz, Zucker oder
salz-, bzw. zuckerähnliche Stoffe mit einem Gewichtsanteil
bis zu 200 %, bezogen auf die Kerne oder Nüsse zugegeben werden.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Mengenverhältnis der sauren
zweiten Flüssigkeit zur flüssigen zweiten Substanz 2 bis
20:100 in Bezug auf deren Gewichtsanteile beträgt.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Substanz eine breiige
Konsistenz erhält.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die hergestellte Substanz mit Luft
oder Stickstoff etwas aufgeschlagen wird.
13. Substanz, welche durch ein Verfahren nach einem der
vorstehenden Ansprüche herstellbar ist, mit folgenden
Zutaten:
-
-
zerkleinerte Kerne oder Nüsse
eine erste Flüssigkeit,
- Öl oder Fett,
-
ein Säuerungsmittel,
wobei das Gewichtsverhältnis der zerkleinerten Kerne
oder Nüsse zu der ersten Flüssigkeit 100:50 bis 1000 beträgt, wobei das Gewichtsverhältnis der zerkleinerten
Kerne oder Nüsse und der ersten Flüssigkeit zu Öl oder
Fett 100:20 bis 120 beträgt und die Substanz eine pastöse
Konsistenz, ähnlich der von Quark oder Frischkäse aufweist.
14. Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als Bestandteil eines Nahrungsmittels.
15. Verwendung
nach Anspruch 14
als Tofu-
oder
Milcheiweißersatzprodukt.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
II. Die Klägerin trägt 2/3, die Beklagte trägt 1/3 der Kosten des
Rechtsstreits.
III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung
in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages
vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand§
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 4. August 1998 beim Deutschen
Patentamt angemeldeten und am 28. September 2000 erteilten deutschen Patents
DE 198 34 925 C2. Das Streitpatent mit der Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung einer biologischen Substanz aus Kernen oder Nüssen sowie derartige Substanz und deren Verwendung“ umfasst 22 Patentansprüche. Die unabhängigen
Patentansprüche 1, 13, 14, 17 und 20 lauten:
1. Verfahren zur Herstellung einer Substanz, wobei eine rührbare, erste Substanz aus der Zerkleinerung von Kernen oder
Nüssen unter Zugabe einer ersten Flüssigkeit im Gewichtsverhältnis 100:50 bis 1000 hergestellt wird, dieser rührbaren,
ersten Substanz Öl oder flüssiggemachtes Fett im Gewichtsverhältnis 100:20 bis 300 hinzugegeben wird und somit eine
zweite Substanz gewonnen wird, welche in dem Maße gesäuert wird, dass dadurch eine festere Konsistenz erhalten
wird.
13. Substanz, welche durch ein Verfahren nach einem der
vorstehenden Ansprüche herstellbar ist.
14. Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als Bestandteil
eines Nahrungsmittels.
17. Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als Körperpflegemittel.
20. Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als
Reinigungsmittel.
Die Patentansprüche 2 bis 12, 15, 16, 18, 19, 21 und 22 betreffen besondere Ausgestaltungen des Verfahrens nach Patentanspruch 1, und der Verwendungen
nach den Ansprüchen 14, 17 und 20.
Die Klägerin macht mit der vorliegenden Klage die mangelnde Patentfähigkeit des
Streitpatents wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit sowie die fehlende Offenbarung und Ausführbarkeit der Erfindung geltend. Sie stützt
sich auf die Druckschriften:
(E1) Weise, O. D., Harmonische Ernährung, 2. Aufl. München, Smaragdina-Verlag, 1990, ISBN: 3-9802471-0-4, S. 242, 243
(E2) Diamond, H. und M., Fit fürs Leben, Fit for Life, Bd. 2, 3. Aufl.
Goldmann Ratgeber, Waldthausen-Verlag, Ritterhude, 1989,
ISBN: 3-442-13621-0, S. 534 bis 537, 594, 595, 560 bis 565
(E3)
Kalender für die Vollwertküche, Lichtwald-Verlag, 1991, ISBN: 3-
925951-18-0, 15. bis 21. Oktober, 15. bis 28. Mai, 22. bis
31. August, 1. bis 7. Juni, 1. bis 7. April
(E4) Günther, W., Graswurzelküche, Verlag Bruno Martin, Frankfurt,
1980, ISBN: 3-921786-24-x, S. 110 bis 113
(E5) US 5 296 253 A
(E6) US 4 075 361 A
(E7) DE 37 04 715 A1
(E8) DE 195 23 154 A1
(E9) DE 38 01 045 A1
(E10) WO 96/19121 A1
(E11)
DE 43 02 881 C1
(E12) Datenbank WPI, AN 1993-187491 zu SU 1741726 A1 &
SU 1 741 726 A1
(E13) US 4 639 374 A
(E14)
Internetauszug „Glossar Inhaltsstoffe - Felix Austria“
(E15) DD 294 405 A5
(E16) DE 39 07 677 A1
(E17) de Groot-Böhlhoff, H. e.a., Ernährungswissenschaft, 2. Aufl. 1994,
Verlag Europa- Lehrmittel, Haan-Gruiten, ISBN: 3-8085-6052-5,
S. 76, 77, 90, 91
(E18) Dr. W…, Gutachterliche Stellungnahme zum Streitpatent vom
18. Oktober 2005
(E19) SU (11) 1741726 A1 in deutscher Übersetzung
(E20) Pauli, Lehrbuch der Küche, 11. Aufl. 1992, S. 277, 278
(E21) M. Hofmann, H. Lydtin, Bayerisches Kochbuch, 51. Aufl., 1984,
Birken-Verlag, München-Martinsried, S. 314-317, 671
(E22) Prof. Dr. K…, Gutachten vom 13. März 2007 zum
Verletzungsprozess vor dem Landgericht Düsseldorf
(E23) Dr. H… Gutachten vom 3. Mai 2007 zum Verletzungsprozess vor dem Landgericht Hamburg
(E24) Bescheid vom 16. Dezember 2005 in der Gebrauchsmusterlöschungssache 298 24 133 Lö I 115/05
(E25) Beschluss vom 14. Februar 2007 in der Gebrauchsmusterlöschungssache 298 24 133 Lö I 115/05
(E26) Bescheid vom 5. Mai 2006 in der Gebrauchsmusterlöschungssache 299 24 716 Lö I 127/05
(E27) Beschluss vom 2. Juli 2007 in der Gebrauchsmusterlöschungssache 299 24 716 Lö I 127/05
Die Klägerin stellt den Antrag,
das Patent DE 198 34 925 für nichtig zu erklären.
Die Beklagte stellt den Antrag,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den Patentansprüchen
gemäß Hilfsantrag 1,
eingereicht mit Schriftsatz
vom
7. November 2006 (Bl. 154-156 d.A.),
weiterhin hilfsweise mit den Patentansprüchen gemäß Hilfsanträgen 2 bis 6, eingereicht mit Schriftsatz vom 25. März 2008 (Bl. 293
bis 307).
Die Patentansprüche 1, 13 und 14 der insgesamt 15 Patentansprüche gemäß
Hilfsantrag 1 lauten:
1. Verfahren zur Herstellung einer Substanz, wobei
eine rührbare, erste Substanz aus der Zerkleinerung von Kernen oder Nüssen unter Zugabe einer ersten Flüssigkeit im
Gewichtsverhältnis 100:50 bis 1000 hergestellt wird,
dieser rührbaren, ersten Substanz Öl oder flüssiggemachtes
Fett im Gewichtsverhältnis 100:20 bis 120 hinzugegeben wird
und somit eine zweite Substanz gewonnen wird,
welche in dem Maße gesäuert wird, dass dadurch eine festere
nämlich pastöse Konsistenz, ähnlich der von Quark oder
Frischkäse erhalten wird.
13. Substanz, welche durch ein Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche herstellbar ist, mit folgenden Zutaten:
-
-
zerkleinerte Kerne oder Nüsse,
eine erste Flüssigkeit,
- Öl oder Fett,
-
ein Säuerungsmittel,
wobei das Gewichtsverhältnis der zerkleinerten Kerne
oder Nüsse zu der ersten Flüssigkeit 100:50 bis 1000
beträgt,
wobei das Gewichtsverhältnis der zerkleinerten Kerne
oder Nüsse und der ersten Flüssigkeit zu Öl oder Fett
100:20 bis 120 beträgt und
die Substanz eine pastöse Konsistenz, ähnlich der
von Quark oder Frischkäse aufweist.
14. Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als Bestandteil eines Nahrungsmittels.
Die Patentansprüche 2 bis 12, betreffen besondere Ausgestaltungen des Verfahrens nach Patentanspruch 1 und der Anspruch 15 der Verwendung nach Anspruch 14.
Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und stützt sich auf folgende Anlagen:
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P8
P9
Muster des Produkts „iBi“ der Pateninhaberin
Muster des Produkts „Streich“ der Klägerin
Beschluss der Patentabteilung 41 vom 8. Oktober 2003 über den
Einspruch gegen das Streitpatent
Vergleichsmessungen zum Rezept „Almonaise“ gemäß E2
Vergleichsmessungen zum Ausführungsbeispiel des Streitpatents
Viskositätsmessungen zu den Proben Nr. 1 und 2 der P5
Prof. C…, Gutachten vom 14. März 2008
Soucie-Fachmann-Kraut, 2004, Auszug: S. 333, Sonnenblumensamen
Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien, der eingereichten Unterlagen
sowie des Wortlauts der weiteren Patentansprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen.
Entscheidungsgründe§
Die zulässige Klage erweist sich als teilweise begründet. Der geltend gemachte
Übrigen war die Klage abzuweisen.
I.
1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer pastösen biologischen Substanz aus zerkleinerten Nüssen oder Kernen, einer Flüssigkeit, Öl oder
flüssig gemachtem Fett und einem Säuerungsmittel, die insbesondere zur Weiterverarbeitung als Nahrungsmittel oder zur Weiterverarbeitung als Körperpflege-
oder Reinigungsmittel bestens geeignet ist. Es betrifft ferner die durch das Verfahren gewonnene Substanz selbst und deren Verwendung als Nahrungs-, Körperpflege- oder Reinigungsmittel. Die Substanz wird in der Hauptsache als Grundstoff
für ein Wurst- oder Frischkäseersatzprodukt, d. h. als vegetarischer Brotaufstrich
eingesetzt (DE 198 34 925 C2, Sp. 1, Z. 3 bis 10, Sp. 3, Z 39 bis 46 und 55
bis 64).
Zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln für Allergiker und Verbraucher, die medikamentenfreie und hormonfreie Nahrungsmittel wünschen, sowie für Vegetarier ist
es notwendig, Fremdeiweißprodukte, die durch die Verwendung von Kuhmilch,
Kuhmilchprodukten und Hühnereiern in die Nahrungsmittel gelangen, durch eine
möglichst natürliche, möglichst wenige industrielle Verarbeitungsschritte durchlaufende Substanz zu ersetzen, die aus einer kleinen Anzahl von ursprünglichen
und natürlichen Zutaten mit möglichst wenigen industriellen Verarbeitungsschritten
gefertigt werden (Streitpatentschrift Sp. 1 Z. 24 bis 63).
2. Davon ausgehend sieht das Streitpatent die zu lösende Aufgabe darin, eine
Grundsubstanz für die Nahrungs-, Pflege- und Reinigungsmittelherstellung bereitzustellen, die aus ursprünglichen, natürlichen und nicht mit Genmanipulation in
Kontakt gekommenen Stoffen besteht, als vegane Substanz eingestuft werden
kann und wertigkeitsoptimiertes Nahrungsmittel mit sehr geringer Belastung des
menschlichen Organismus liefert (Sp. 1 Z. 64 bis Sp. 2 Z. 6).
3.
Zur Lösung dieser Aufgabe wird nach dem Streitpatent vorgeschlagen, das
Verfahren nach Patentanspruch 1, nach dem eine Substanz aus Kernen oder
Nüssen, einer Flüssigkeit, Öl oder einem flüssiggemachten Fett und einem Säuerungsmittel hergestellt wird, die Substanz nach Patentanspruch 13, die durch das
Verfahren herstellbar ist, und deren Verwendung als Bestandteil eines Nahrungsmittels, als Körperpflegemittel und als Reinigungsmittel nach den Patentansprüchen 14, 17 und 20. Die Patentansprüche 1, 13, 14, 17 und 20 in der erteilten
Fassung des Streitpatents weisen folgende Merkmale auf:
Patentanspruch 1:
Verfahren zur Herstellung einer Substanz, wobei
a)
eine rührbare, erste Substanz aus der Zerkleinerung von
Kernen oder Nüssen
b)
unter Zugabe einer ersten Flüssigkeit im Gewichtsverhältnis
100:50 bis 1000 hergestellt wird,
c)
dieser rührbaren, ersten Substanz Öl oder flüssiggemachtes
Fett im Gewichtsverhältnis 100:20 bis 300 hinzugegeben
wird und somit eine zweite Substanz gewonnen wird,
d) welche in dem Maße gesäuert wird, dass dadurch eine festere Konsistenz erhalten wird.
Patentanspruch 13:
a) Substanz, welche durch ein Verfahren nach einem der
vorstehenden Ansprüche herstellbar ist.
Patentanspruch 14:
a) Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als Bestandteil
eines Nahrungsmittels.
Patentanspruch 17:
a) Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als Körperpflegemittel.
Patentanspruch 20
a) Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als
Reinigungsmittel.
In der nach Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung weisen die Patentansprüche 1, 13
und 14 folgende, in ihren Unterschieden gegenüber dem Hauptantrag durch Unterstreichung gekennzeichneten Merkmale auf:
Patentanspruch 1:
c1) dieser rührbaren, ersten Substanz Öl oder flüssiggemachtes
Fett im Gewichtsverhältnis 100:20 bis 120 hinzugegeben
wird und somit eine zweite Substanz gewonnen wird
d1) welche in dem Maße gesäuert wird, dass dadurch eine festere, nämlich pastöse Konsistenz, ähnlich der von Quark
oder Frischkäse erhalten wird.
Patentanspruch 13
a) Substanz, welche durch ein Verfahren nach einem der
vorstehenden Ansprüche herstellbar ist, mit folgenden Zutaten
b)
c)
zerkleinerte Kerne oder Nüsse
eine erste Flüssigkeit
d) Öl oder Fett
e)
f)
ein Säuerungsmittel
wobei das Gewichtsverhältnis der zerkleinerten Kerne oder
Nüsse zu der ersten Flüssigkeit 100:50 bis 1000 beträgt,
g) wobei das Gewichtsverhältnis der zerkleinerten Kerne oder
Nüsse und der ersten Flüssigkeit zu Öl oder Fett 100:20
bis 120 beträgt und
h)
und die Substanz eine pastöse Konsistenz, ähnlich der von
Quark oder Frischkäse aufweist.
4. Ausgehend von der vorerwähnten Problemstellung und damit von dem
technischen Gebiet, auf dem der Gegenstand der beanspruchten Lehre liegt, ist
der zuständige Fachmann ein Lebensmitteltechnologe, Lebensmittelchemiker oder
Oekotrophologe mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss oder auch ein
Koch mit Meisterqualifikation.
II.
1. Die von der Beklagten verteidigten, der Patenterteilung zugrunde liegenden
Ansprüche 1 bis 22 gemäß Hauptantrag sind aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 16 i. V. m. S 5 Abs. 3, S 6 Abs. 5 und S 7 Abs 4 der Erstunterlagen
ableitbar. Die Patentansprüche 1 und 13 gemäß Hilfsantrag 1 stützen sich außerdem noch auf Sp. 3 Z. 18 bis 22 der Patentschrift, die auf den die Seiten 5/6 übergreifenden Absatz der Erstunterlagen zurückgeht. Die Anspruchsfassungen gemäß Haupt- und Hilfsantrag sind gegenüber den ursprünglichen Unterlagen nicht
erweitert, was von der Klägerin auch nicht bestritten wurde.
2. Die Erfindung ist entgegen der Ansicht der Klägerin so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m.
Nach § 34 Abs. 4 PatG ist eine Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Danach ist eine
Offenbarung unzureichend, wenn ein Fachmann anhand der Patentschrift unter
Zuhilfenahme seines Fachwissens und des allgemeinen Fachwissens nicht in der
Lage ist, die Erfindung in ausreichendem Maße im beanspruchten Bereich praktisch zu verwirklichen, wobei ein Weg zur Ausführung der Erfindung genügt und
die Beweislast im Nichtigkeitsverfahren bei der Klägerin liegt (Schulte PatG
7. Aufl. § 21 Rdn. 30, 39 und § 34 Rdn. 376 und Rdn. 384; BGH GRUR 2001, 813
- Taxol). Wie ausführlich die Darstellung der Erfindung sein muss, richtet sich nach
dem Fachwissen des jeweiligen Fachmanns, an den sich die Offenbarung richtet.
Was diesem als Experten auf dem Fachgebiet geläufig ist, bedarf keiner Darlegung. Der Ausführbarkeit einer Offenbarung steht auch nicht entgegen, wenn ein
Fachmann die beschriebene Erfindung nicht auf Anhieb verwirklichen kann, sondern sich um das richtige Verständnis bemühen muss. Wenn auch alle wesentlichen Elemente der Erfindung, die zu ihrer Realisierung erforderlich sind, mitgeteilt
werden müssen, so ist die Beschreibung einer Erfindung aber keine Gebrauchsanweisung, wie sie im täglichen Leben für Laien gebräuchlich ist, sondern eine
fachliche Darstellung, die beim Adressaten - dem Fachmann - eine ausreichende
Qualifikation, einen durchschnittlichen Standard des Wissens und eine angemessene Bereitschaft zum Ausprobieren voraussetzen darf. Die Erwartungen dürfen
aber nicht überspannt werden, vielmehr muss sich der Aufwand des Fachmanns,
den ein Erfinder zu Recht erwarten kann, im zumutbaren Rahmen halten (vgl.
Schulte PatG 7. Aufl. § 34 Rdn. 337 und Rdn. 369). Einer weitergehenden Offenbarung der näheren Schritte zur Herstellung einer Substanz bedarf es deshalb
nicht, wenn davon auszugehen ist, dass der Fachmann die notwendigen Maßnahmen aufgrund der sonstigen Anweisung des Streitpatents in Verbindung mit
seinem allgemeinen Fachwissen treffen kann (BGH Mitt. 2002, 176 - Gegensprechanlage).
Im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag wird angegeben, wie ein Fachmann vorzugehen hat, um eine Substanz mit einer zerkleinerte Nüsse oder Kerne und eine
Flüssigkeit in einem festgelegten Verhältnis umfassenden rührbaren Mischung, Öl
oder einem flüssiggemachten Fett in einem festgelegten Verhältnis zur Mischung
und einem Säuerungsmittel herzustellen. Dieses im Patentanspruch 1 angegebene Herstellungsverfahren wird in der Streitpatentschrift auf Sp. 2 Z. 7 bis Sp. 3
Z. 22 ausführlich beschrieben und durch ein Ausführungsbeispiel auf Sp. 3 Z. 25
bis 38 näher erläutert. Sowohl nach Patentanspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags
als auch gemäß Beschreibung und Ausführungsbeispiel wird durch die Zugabe
des Säuerungsmittels (bevorzugt Zitronensaft) als letzte Verfahrensstufe zu der
durch die Vermischung der rührbaren Mischung (ersten Substanz) mit dem Öl
oder Fett gebildeten zweiten Substanz eine festere Konsistenz der Substanz erhalten. Dies kann der Fachmann unschwer feststellen, obwohl keine Viskositätsdaten oder ähnliches für den Zustand vor und nach der Säurezugabe vorliegen.
Jedenfalls kann der Fachmann durch Nacharbeiten des Ausführungsbeispiels
feststellen, dass die Bildung einer festeren Konsistenz nicht zwangsläufig von der
Abkühlung des verflüssigten Fetts abhängt, da hier Sonnenblumenöl verwendet
wird, und ob eine Verflüssigung durch die Zugabe von 7,8 Gew.-% Zitronensaft
(40 Gramm auf 473 Gramm
(100 Gramm + 165 Gramm + 8 Gramm +
200 Gramm) eintritt, wie die Klägerin behauptet. Die Nacharbeitung des Ausführungsbeispiels durch die Beklagte zeigt eine deutliche Verfestigung der Substanz
durch die Säuerung (P5, Nr. 02). Auch die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Vergleichsmessungen gemäß dem Ausführungsbeispiel des parallelen Patents EP 1 102 550 B1 der Beklagten, das dem Ausführungsbeispiel des Streitpatents entspricht, zeigen diese deutliche Verfestigung der Substanz bei stufenweisem Arbeiten, d. h. Zugabe der Zitronensäure am Schluss, gegenüber einer einstufigen Verfahrensweise, d. h. Zugabe der Zitronensäure gleichzeitig. Das negative Ergebnis des von der Klägerin vorgelegten Gutachtens E18 - die Zugabe von
Zitronensaft am Schluss des Herstellungsverfahrens führt zu keiner festeren Konsistenz - kann den Senat nicht von der fehlenden Ausführbarkeit des Verfahrens
gemäß Streitpatent überzeugen, zumal abweichend vom Streitpatent bereits fein
gemahlene Sonnenblumenkerne zur Herstellung der Substanz eingesetzt wurden,
und, wie die Beklagte zutreffend vorträgt, die Viskositätsmessungen der erhaltenen Substanz bei 500 U/s durchgeführt wurden, was zu einer temporären Verflüssigung der Substanz durch das starke Rühren führt. Das Gleiche gilt für das gerichtliche Gutachten E22. Denn dort wird lediglich angegeben, dass die Bildung
einer festeren Konsistenz durch die Säuerung nicht experimentell bestätigt werden
konnte, ohne diese Behauptung durch Daten oder Herstellungsbeispiele zu belegen.
3. Soweit die Klägerin fehlende Patentfähigkeit des gemäß Hauptantrag verteidigten Streitpatents in der erteilten Fassung geltend macht, hat ihre Klage Erfolg.
3.1 Die Neuheit der Gegenstände der Patentansprüche 13 und 14 nach Hauptantrag ist gegenüber der aus E2 bekannten Almonaise nicht gegeben.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 13, eine Substanz, wird durch ihr Herstellungsverfahren nach den Verfahrensansprüchen 1 bis 12 gekennzeichnet. Es liegt
damit ein sogenannter Product-by-process-Anspruch vor, der seinem Gegenstand
nach ein Erzeugnisanspruch ist, wobei das Verfahren lediglich der Definition des
Erzeugnisses dient, nicht aber selbst Gegenstand der geschützten Lehre ist (vgl.
BGH GRUR 1992, 375, Tablettensprengmittel), so dass das Erzeugnis selbst -
unabhängig von seinem Herstellungsweg
- die Voraussetzungen der
Patentierbarkeit erfüllen muss (BGH GRUR 1993, 651, 655 - tetraploide Kamille).
Damit wird das Verfahren jedoch nicht bedeutungslos. Vielmehr gehören zu den
Sachmerkmalen der hierdurch bezeichnete beanspruchte Gegenstand und seine
erfindungsgemäßen körperlichen oder funktionellen Eigenschaften, die sich aus
der Anwendung des Verfahrens bei seiner Herstellung ergeben. Welche das sind,
ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln. Maßgebend ist dabei - wie
stets - wie der angesprochene Fachmann die Angaben zum Herstellungsweg
versteht und welche Schlussfolgerungen er hieraus für die erfindungsgemäße Beschaffenheit der auf diesem Wege herstellbaren Sache zieht
(BGH
GRUR 2001, 1129, 1133 - zipfelfreies Stahlband).
Durch die Anwendung des Verfahrens gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag ergeben sich lediglich folgende körperlichen und funktionellen Eigenschaften für die
Substanz:
Mischung zerkleinerter Nüsse oder Kerne mit einer Flüssigkeit im
Gewichtsverhältnis 100:50 bis 1000 und einem Öl oder flüssiggemachten Fett im Gewichtsverhältnis von 100:20 bis 300
sowie Gehalt an Säure mit einer gegenüber einer rührbaren Mischung festeren Konsistenz.
Die aus E2 bekannte Almonaise stellt eine solche Substanz dar, denn sie enthält
zerkleinerte Kerne (Mandeln) im Gemisch mit einer Flüssigkeit
(Wasser) im Verhältnis 1:1 (jeweils eine halbe Tasse), Öl im Verhältnis von 2 bis 3 zur Mischung (2 bis 3 Tassen),
sowie 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft (vgl. Rezeptur auf S. 536).
Mit diesen Bestandteilen bildet sich nach der Vermischung eine dickere Masse,
die eine Beschaffenheit zwischen einer Mayonnaise und einer geschlagenen Käsecreme aufweist (vgl. S. 536 Abs. 3 und 4), also eine Substanz mit einer gegenüber einer rührbaren Mischung festeren Konsistenz.
Die mittels des Verfahrens nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags hergestellte
Substanz ist damit nicht neu.
Das gleiche gilt für die Verwendung der Substanz als Bestandteil eines Nahrungsmittels gemäß Anspruch 14 des Hauptantrags, da die Almonaise gleichfalls
als Nahrungsmittel verwendet wird.
3.2 Die Neuheit der Gegenstände der Patentansprüche 1, 17 und 20 gemäß
Hauptantrag ist zwar gegeben. Sie sind jedoch mangels erfinderischer Tätigkeit
nicht bestandsfähig.
Nächstliegender Stand der Technik ist die in E2 beschriebene Almonaise und deren Herstellungsverfahren. Die Almonaise stellt, wie vorstehend dargelegt, eine
Substanz dar, deren Inhaltsstoffe auch in ihrer mengenmäßigen Zusammensetzung sowie ihrer Konsistenz unter die Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag fallen. Beim Verfahren zur Herstellung von Almonaise, einer Mandelcreme als
Mayonnaiseersatz, werden geschälte Mandeln und Wasser im Mixer bei hoher
Geschwindigkeit püriert, bis sich eine Creme gebildet hat, dann u. a. Zitronensaft
zugefügt und schließlich Öl eingerührt. Hier erfolgt also die Säuerung (Merkmal d
des Anspruchs 1), bevor in die Mischung das Öl eingerührt wird (Merkmal c) und
sich eine dickere Masse gebildet hat (S. 535, 536). Mit dem einzigen Unterschied
des Verfahrens gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags, nämlich der Zugabe des
Säuerungsmittels erst nach der Vermischung mit Öl, um eine festere Konsistenz
zu erhalten, wird aber, wie vorstehend dargelegt, keine neue Substanz erhalten,
und ist keine von der Lehre nach E2 abweichende Wirkung verbunden, so dass
die Reihenfolge der Zugabe des Säuerungsmittels keinen Beitrag zur technischen
Lehre des Patents leistet und diese damit im Belieben des Fachmanns steht (vgl.
BGH GRUR 2008, 56, 59 - Injizierbarer Mikroschaum). Das Verfahren gemäß
Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist damit mangels erfinderischer Tätigkeit
nicht bestandsfähig.
Für die Verwendungen der Substanz gemäß Patentanspruch 13 als Körperpflegemittel und als Reinigungsmittel nach den Patentansprüchen 17 und 20 liegt
zwar kein einschlägiger Stand der Technik vor. Die Neuheit der Verwendungen ist
daher gegeben. da der offenbarte Zweck (Funktion, Effekt, Wirkung) bisher der
Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden war (Schulte PatG 7. Aufl., § 1
Rdn. 234). Die neue Art der Verwendung eines bekannten Erzeugnisses muss
aber erfinderische Qualität aufweisen (Benkard PatG 10. Aufl., § 4 Rdn. 77,
PA GRUR 1952, 161 unter D1). Dies ist hier nicht der Fall. Denn Nahrungsmittelpasten, wie die Substanz gemäß Patentanspruch 13, werden vor allem im Hausgebrauch gerne als Körperpflegemittel, z. B. Quark als Gesichtsmaske, und auch
zu Reinigungszwecken eingesetzt. Es stand damit im Belieben des Fachmanns
die Substanz gemäß Patentanspruch 13 zu diesen beanspruchen Zwecken einzusetzen. Die Beklagte hat zur Patentfähigkeit dieser Verwendungen nichts vorgetragen und damit nicht geltend gemacht, dass mit den beanspruchten Verwendungen besondere, nicht zu erwartende Wirkungen oder Effekte verbunden sind, die
das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit stützen könnten. Solche sind auch für
den Senat nicht erkennbar. Die Gegenstände der Patentansprüche 17 und 20 beruhen daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
3.3 Ein bestandsfähiger Rest ist für den Senat auch nicht in den jeweiligen
nachgeordneten Patentansprüchen 2 bis 12, 15, 16, 18, 19, 21 und 22 des Hauptantrags zu erkennen. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, dass ihnen ein eigenständiger patentfähiger Gehalt zukäme. Diese Patentansprüche fallen daher
ebenfalls der Nichtigkeit anheim.
4. Die von der Beklagten hilfsweise gemäß Hilfsantrag 1 verteidigte Fassung
der Patentansprüche 1 bis 15 erweist sich dagegen als bestandsfähig.
4.1 Die Neuheit der Gegenstände der Patentansprüche 1 und 13 des Hilfsantrags 1 ist gegeben.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 13 des Hilfsantrags 1 ist gegenüber der am
nächsten kommenden Druckschrift E2 neu, da die in E2 beschriebene Almonaise
einen höheren Anteil an Öl als die Substanz nach Patentanspruch 1 aufweist.
Nach Merkmal g) beträgt nämlich das Gewichtsverhältnis der Mischung aus zerkleinerten Nüssen oder Kernen zu Öl oder Fett lediglich 100:20 bis 120 beim Gegenstand des Patentanspruchs 13, wogegen bei der Almonaise 1 Tasse der Mischung mit 2 bis 3 Tassen Öl verrührt wird. Außerdem liegt die Substanz gemäß
Patentanspruch 13 in einer pastösen Konsistenz, ähnlich der von Quark oder
Frischkäse vor, wogegen bei E2 die endgültige Beschaffenheit zwischen einer
Mayonnaise und einer geschlagenen Käsecreme liegen soll. Der Fachmann kann
die Substanz nach Patentanspruch 13 des Streitpatents und die Almoniase der E2
damit auch in der Beschaffenheit unterscheiden. Denn unter „pastös“ versteht er
nach dem von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Eintrag im
Duden „pastenartig, teigig“ und nach dem von der Beklagten in der mündlichen
Verhandlung vorgelegten Nachweis in Wikipedia ist die Konsistenz einer Paste
nicht mehr fließfähig, sondern streichfest, wobei er als Beispiele für eine Paste gut
streichbare Genussmittel wie Brotaufstrich und Fleischpaste kennt. Demgegenüber weist eine Mayonnaise die Beschaffenheit einer dickflüssigen Sauce auf, vgl.
Anlage 1 zum Schriftsatz der Beklagten vom 25. März 2008. In der Beschaffenheit
kommt auch zum Ausdruck, dass eine Mayonnaise, wie der Mayonnaiseersatz
Almonaise, bekanntlich eine Öl-in-Wasser-Emulsion darstellt, wogegen es sich
gutachtlich bei der Substanz gemäß Streitpatent um eine stabile Dispersion, ein
Emulsionssystem bzw eine Öl-in-Wasser-in-Öl-Emulsion handelt (vgl. Gutachten
E22 S. 5, Abs. 5; Gutachten P8, S. 6 le. Abs bis S. 7 Abs. 3).
Auch die weiteren Entgegenhaltungen können die Neuheit der Substanz gemäß
Patentanspruch 1 des Hilfsantrags nicht Frage stellen. Bei der in E3 beschriebenen Sonnenblumencreme erfolgt keine Zugabe von Wasser, sodass diese Creme
keine erste Flüssigkeit enthält (vgl. Blatt 15-21. Oktober). In E1 werden die Rezepturen Tahinisauce, Hummous und Pesto-Sauce beschrieben. Die Tahinisauce
geht von Tahini, einem Sesammus, aus, dem Zitronensaft und zum Schluss Wasser zugefügt wird. Dabei wird jedenfalls kein Emulsionssystem aus einer ersten
Substanz aus der Zerkleinerung von Kernen oder Nüssen mit einer ersten Flüssigkeit und Öl, wie beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 gebildet. Das gleiche
gilt für Hummous mit Kichererbsen als Hauptbestandteil. Die Pesto-Sauce enthält
kein Säuerungsmittel und entspricht damit auch nicht der Substanz gemäß Patentanspruch 1. Bei der aus E12/E19 bekannten Herstellung von Halva aus Sonnenblumenkernen und Nüssen wird zwar gemahlene Sonnenblumenkernmasse
mit Sonnenblumenöl vermengt und nach Rühren Zitronensaft zugegeben (vgl. E19
S. 2). Der Zusatz einer Flüssigkeit im ersten Verfahrensschritt fehlt aber, wodurch
sich kein Emulsionssystem, wie beim Streitpatent bilden kann. Bei der aus E13
bekannten Mandelpaste wird weder Öl noch ein flüssiggemachtes Fett zugegeben. Dies gilt auch für das Beispiel 7, wo zur Säuerung eine Fermentation mit
Bakterien erfolgt. Das Verfahren zur Herstellung von Würzpasten auf der Basis
von zerkleinerten pflanzlichen Rohstoffen der E15 kommt wegen des hohen Wassergehalts des dabei verwendeten Frischgemüses ohne die Herstellung einer
rührbaren Substanz aus der Zerkleinerung von Kernen oder Nüssen aus. Die
Konsistenz der Würzpasten wird hier durch Gelbildner eingestellt (Anspruch 1,
Beispiel 1). Die auch in der mündlichen Verhandlung in Betracht gezogene Druckschrift E21 lehrt lediglich, dass der Zusatz von Zitronensaft geschlagenem Eiweiß
eine besondere Standfestigkeit verleiht (S. 671 Abs. 1.a)).
Auch das Verfahren zur Herstellung einer Substanz nach Patentanspruch 1 des
Hilfsantrags ist gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu. In
keiner der Druckschriften E1, E2, E3, E12/E19, E13 und E15 wird die Maßnahme
gemäß Merkmal d1) des Patentanspruchs 1 beschrieben, dass in dem Maße gesäuert wird, dass dadurch eine festere, nämlich pastöse Konsistenz, ähnlich der
von Quark oder Frischkäse erhalten wird.
Die weiteren Entgegenhaltungen liegen ferner und können ebenfalls die Neuheit
der Gegenstände der Patentansprüche 1 und 13 des Hilfsantrags 1 nicht in Frage
stellen. Sie wurden auch in der mündlichen Verhandlung nicht mehr in Betracht
gezogen.
4.2 Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 13 beruhen auch auf einer
erfinderischen Tätigkeit.
Ausgehend von der Almonaise der E2 als nächstliegendem Stand der Technik,
stellt sich für den Fachmann die objektive Aufgabe, dass die Eignung von solchen
Substanzen als Brotaufstrich zu verbessern bzw. eine Substanz herzustellen,
werden soll, die eine pastöse Konsistenz, ähnlich der von Quark oder Frischkäse
aufweist. Durch die Bereitstellung der Substanz nach Patentanspruch 13 wird
diese Aufgabe ausgehend von der Almonaise der E2 dadurch gelöst, dass das
Gewichtsverhältnis der ersten Substanz, nämlich der zerkleinerten Mischung von
Nüssen oder Kernen mit Flüssigkeit, zum Öl oder flüssiggemachten Fett auf ein
Gewichtsverhältnis 100:20 bis 120 verringert und die Substanz eine pastöse Konsistenz, ähnlich der von Quark oder Frischkäse aufweist, wogegen bei der Almonaise die endgültige Beschaffenheit zwischen einer Mayonnaise und einer geschlagenen Käsecreme liegen soll. Weder von E2 noch dem weiteren Stand der
Technik erhält der Fachmann eine Anregung, eine Substanz einer pastösen Konsistenz, ähnlich der von Quark oder Frischkäse, aus den im Patentanspruch 13
genannten Zutaten mit dem dort festgelegten Mischungsverhältnis bereitzustellen.
Das im Patentanspruch 13 genannte, gegenüber der erteilten Fassung eingeschränkte Gewichtsverhältnis der ersten Substanz zu Öl oder flüssiggemachtem
Fett ist auch nicht beliebig oder willkürlich gegenüber dem breiteren Bereich der
erteilten Fassung des Streitpatents ausgewählt, sondern vom Ausführungsbeispiel
im Streitpatent gedeckt, bei dem gerade eine Substanz gebildet wird, die die im
Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 im Merkmal d1) genannte pastöse Konsistenz aufweist. Die Auffassung der Klägerin, dass die vorgenommene Beschränkung hier nicht zu einer erfinderischen Tätigkeit
führen könne
(vgl.
BGH GRUR 2004, 47 - blasenfreie Gummibahn I), kann daher nicht durchgreifen.
Die erfinderische Tätigkeit des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1 wird bereits
durch die Substanz nach Patentanspruch 13 getragen, die durch das Verfahren
gemäß Patentanspruch 1 herstellbar ist. Hier ist darüber hinaus nicht auszuschließen, dass mit der Reihenfolge der Zugabe entsprechend den Merkmalen a bis d1)
eine besondere Wirkung verbunden ist, nämlich das Erhalten einer festeren,
pastösen Konsistenz, ähnlich der von Quark oder Frischkäse, durch eine gesteuerte Säuerung als letzter Verfahrensstufe (Merkmal d1) eines nach den Merkmalen a), b) und c1) gebildeten Emulsionssystems bzw. der zweiten Substanz. Eine
solche Säuerung wird lediglich bei E21 in Betracht gezogen, die aber die Zugabe
eines Säuerungsmittels (Zitronensaft) zu Eiweißschnee betrifft, der mit der zweiten
Substanz gemäß Patentanspruch 1 nicht vergleichbar ist.
4.3 Die Patentfähigkeit des unabhängigen Patentanspruchs 14 wird durch die
Verwendung der Substanz nach Patentanspruch 13 getragen. Die Patentansprüche 1, 13 und 14 der mit Hilfsantrag 1 hilfsweise verteidigten Fassung der Patentansprüche haben daher Bestand. Mit ihnen haben die darauf rückbezogenen,
vorteilhafte Ausführungsformen der Patentansprüche 1 und 14 betreffenden Ansprüche 2 bis 12 und 15 ebenfalls Bestand.
Ein Eingehen auf die weiteren Hilfsanträge 2 bis 6 der Patentinhaberin erübrigt
sich somit.
IV
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
Dr. Schermer
Engels
Dr. Proksch-Ledig
Dr. Gerster
Dr. Schuster
Pr