BPatG Beschluss vom 28.04.2008 – 27 W (pat) 74/07

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 74/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 304 36 332

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

28. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter

Dr. van Raden und den Richter Kruppa

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Februar 2007 aufgehoben.

2. Die Marke 304 36 332 ist auf den Widerspruch aus der

Gemeinschaftsmarke 21 899 zu löschen.

G r ü n d e

I.

Die am 23. Juni 2004 angemeldete farbige (rot, schwarz) Wort-/Bildmarke

wurde am 28. Juli 2004 unter der Nr. 304 36 332 für die Waren

"Rucksäcke, Reisetaschen, Taschen"

in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen. Die

Veröffentlichung erfolgte am 27. August 2004.

Widerspruch erhoben ist aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 21 899

(angemeldet am 1. April 1996, eingetragen am 2. März 1998)

Butterfly

geschützt für Waren in den Klassen 18, 25 und 28, nämlich für

"Sporttaschen; Tennisschuhe; Sport- und Spielgeräte für Tischtennis und Tennis sowie deren Teile".

Der Widerspruch wird auf "Sporttaschen" gestützt und richtet sich gegen alle

Waren der angegriffenen Marke.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2005 eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende

hat daraufhin mit Schriftsatz vom 10. März 2006 diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer Benutzung eingereicht, u. a. eine eidesstattliche Versicherung

ihres Geschäftsführers vom 6. Februar 2006, Etiketten, Autogrammkarten, Aufkleber und Kataloge. In der eidesstattlichen Versicherung heißt es u. a., die

Widersprechende benutze die Widerspruchsmarke seit 1973 bis heute ununterbrochen zur Kennzeichnung von Sporttaschen, Tennisschuhe; Sport- und

Spielgeräte für Tischtennis und Tennis sowie deren Teile. Die Umsätze hätten von

2000 bis 2005 zwischen ca. … € bis ca. … € betragen. Die Lieferungen erfolgten vom Standort der Widersprechenden in Deutschland aus an

deren Kundschaft in Deutschland, Europa und außerhalb Europas.

Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede mit Schriftsatz vom

27. Juli 2006 aufrechterhalten, da keine Benutzung für Taschen in der eingetragenen Form (als Wortmarke Butterfly) erkennbar sei.

Mit Beschluss vom 27. Februar 2007 hat die Markenstelle für Klasse 18 des

Deutschen Patent- und Markenamts - Beamter des höheren Dienstes - den

Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen. Die von der Widersprechenden

eingereichten Unterlagen genügten den Anforderungen, die an eine Glaubhaftmachung der Benutzung zu stellen sind, nicht. Die eingereichten Unterlagen

- auch die eidesstattliche Versicherung vom 6. Februar 2006 - ließen nicht erkennen, welche konkreten Umsätze auf welche von der Marke erfassten Waren

entfielen. Insbesondere werde nicht deutlich, welcher Umsatz auf Sporttaschen

entfalle. Darüber hinaus werde nicht deutlich, ob sich die angegebenen Umsatzzahlen auf die BRD bezögen. In der eidesstattlichen Versicherung werde

mehrfach darauf hingewiesen, dass verschiedene Handelsunternehmen

in

Deutschland, Europa und außerhalb Europas beliefert würden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende eine weitere

eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 30. April 2007 vorgelegt.

Danach hätten die Umsätze für Sporttaschen und Rucksäcke in den Jahren von

bis

jährlich

zwischen … €

bis … €

betragen. Die

Auslieferung der Waren sei vom Standort der Widersprechenden in Deutschland

aus erfolgt. Wer die Waren letztendlich erhalten habe, ob Kunden in Deutschland

oder außerhalb Deutschlands, spiele für die Benutzung der Marke und die

erzielten Umsätze keine maßgebliche Rolle.

Der Beschwerdebegründung beigefügt ist ein Flyer aus dem Jahr 2007, der die

Verwendung der Marke nicht nur - wie in der Beschwerdebegründung ausgeführt -

auf Rucksäcken, sondern auch auf Sporttaschen belegt.

Die Widersprechende hält die Marken unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im

Amtsverfahren für verwechselbar. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren

bestehe Identität. Aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrades sei von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die jüngere

Marke präge der gemeinsame Wortbestandteil "Butterfly", dem eine selbständig

kennzeichnende Stellung zukomme.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache eingelassen. Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, die Marken seien

nicht verwechselbar.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke für "Sporttaschen" ausreichend glaubhaft gemacht. Zwischen

den Vergleichsmarken besteht eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2,

§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125b Nr. 1 MarkenG.

1.

Die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2005

erhobene Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke ist zulässig,

nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der am 2. März 1998 eingetragenen Widerspruchsmarke abgelaufen war. Der Widersprechenden obliegt

es daher, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für Sporttaschen, auf die

der Widerspruch ausschließlich gestützt wird, für die hier maßgeblichen Zeiträume

des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG - August 1999 bis August 2004 und

April 2003 bis April 2008 - glaubhaft zu machen.

Was die Art der Benutzung anbelangt, hat die Markenstelle im Amtsverfahren zu

Recht eine ausreichende Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für Sporttaschen verneint, da den in der eidesstattlichen Versicherung vom

6. Februar 2006 genannten Umsatzzahlen für die Jahre 2000 bis 2005 nicht zu

entnehmen ist, welcher Umsatz auf Sporttaschen entfallen ist. Durch die im

Beschwerdeverfahren vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 30. April 2007

ist dieser Mangel jedoch behoben. Die darin genannten Umsatzzahlen beziehen

sich zwar nicht nur auf Sporttaschen, sondern auch auf Rucksäcke. Die Benutzung für die ebenfalls der Klasse 18 zuzurechnenden Rucksäcke kann aber als

Benutzung für Sporttaschen angesehen werden. Es ist heute in verschiedenen

Sportarten durchaus üblich, Sporttaschen in einer Rucksackform zu verwenden.

Dies ist beispielsweise im Tennis oder Tischtennis heutzutage durchaus üblich.

Auch der Tourenskifahrer trägt regelmäßig einen Rucksack. Eine Differenzierung

zwischen Sporttaschen und Rucksäcken erscheint daher nicht angezeigt.

Die in der eidesstattlichen Versicherung vom 30. April 2007 genannten Umsatzzahlen beziehen sich auf beide hier maßgebliche Zeiträume des § 43 Abs. 1

Satz 1 und 2 MarkenG. Der Umfang ist zwar eher gering, lässt jedoch noch eine

ernsthafte Benutzung erkennen.

Dass die Wortmarke hier offenbar in Kombination mit der Abbildung eines

Schmetterlings verwendet wird, wie u. a. dem im Beschwerdeverfahren eingereichten Flyer zu entnehmen ist, ist unschädlich, da der kennzeichnende Charakter der Marke dadurch nicht verändert wird (§ 26 Abs. 3 MarkenG). Dass die

Sporttaschen nicht nur an Kunden in Deutschland, sondern auch an Kunden ins

Ausland geliefert werden, steht der Annahme einer Benutzung im Inland nicht

entgegen (§ 26 Abs. 4 MarkenG).

Aufgrund der im Beschwerdeverfahren eingereichten eidesstattlichen Versicherung ist daher von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für

Sporttaschen auszugehen.

2.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des

Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller

Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind

insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie

der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist

die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im

Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei

impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung

zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 22

- Sabél/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901, Nr. 40 - Marca/Adidas; GRUR 2006,

237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May;

GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach

diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht

verneint werden.

a)

Die Sporttaschen der Widerspruchsmarke sind mit den zugunsten der

jüngeren Marke eingetragenen Waren "Rucksäcke, Reisetaschen, Taschen" teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte durchschnittlich. Gegen die Behauptung der Widersprechenden im Amtsverfahren, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

sei aufgrund ihrer Bekanntheit erhöht, sprechen die geringen Umsatzzahlen in der

eidesstattlichen Versicherung vom 30. April 2007.

c)

Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken durch die auffällige farbige

graphische Ausgestaltung der als Wort-/Bildmarke angemeldeten jüngeren Marke

und durch den nur in dieser Marke vorhandenen Bestandteil "system" ausreichend

voneinander.

Klanglich stimmt die angegriffene Marke "butterfly system" mit der Widerspruchsmarke "Butterfly" in den ersten von zwei Bestandteilen überein. Bei dieser

Ausgangslage kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr grundsätzlich nur bejaht werden, wenn

der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den mit der

Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und deren übrige

Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den

Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (vgl. zu dieser sog.

"Prägetheorie" Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 233 ff. sowie u. a.

BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).

Im vorliegenden Fall spricht einiges dafür, von einer Prägung der jüngeren Marke

durch den Bestandteil "butterfly" auszugehen, da der weitere Bestandteil "system"

ausschließlich beschreibend auf das Vorliegen bestimmter Einzelkomponenten

hinweist (so auch BPatG 32 W (pat) 40/01 - Dia/Dia-System). Dies gilt hier auch in

Bezug auf die zugunsten der jüngeren Marke eingetragenen Waren. Bei Rucksäcken oder Taschen können beispielsweise die Seitentaschen nach einem ganz

bestimmten System angeordnet und abnehmbar sein, um das Gepäck getrennt

voneinander verstauen zu können. Nach einem bestimmten System funktionieren

etwa auch jene Taschen, die man vergleichbar mit einem Rollkoffer ziehend

transportieren kann.

Letztlich kann die Frage, ob die jüngere Marke allein von dem Bestandteil

"butterfly" geprägt wird, dahingestellt bleiben, da die Marken wegen des übereinstimmenden Wortelements "butterfly" jedenfalls gedanklich miteinander in

Verbindung gebracht und unter diesem Gesichtspunkt (mittelbar) verwechselt

werden. Bei dieser Art der Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar, dass

es sich um zwei unterschiedliche Marken handelt, ordnet diese aber aufgrund von

Gemeinsamkeiten, etwa der Übereinstimmung in kennzeichenkräftigen Teilelementen irrtümlich ein und demselben Herkunftsbetrieb zu oder schließt auf

sonstige Verbindungen zwischen den Herstellern und Anbietern, vor allem im

Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung (vgl. z. B. EuGH GRUR 1998,

387 - Sabél/Puma; GRUR Int. 2000, 899 - Marca/Adidas; BGH GRUR 2006, 60

- coccodrillo).

Im vorliegenden Fall kommt dem Bestandteil "butterfly" innerhalb der jüngeren

Marke die Eignung zu, nach Art eines Stammbestandteils einer Zeichenserie den

Herkunftshinweis auf die Widersprechende zu vermitteln. Die jüngere Marke

"butterfly system" verkörpert auch keinen im Bedeutungsgehalt feststehenden

Gesamtbegriff, der der Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr entgegenstehen würde.

3.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG

besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Kruppa

br/Me