BPatG Beschluss vom 07.05.2008 – 32 W (pat) 31/07

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 31/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 399 56 851

(hier: Kostenfestsetzung im Löschungsverfahren S 181/04)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der

Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 7. Mai 2008

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Kostenschuldners wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.4. des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Januar 2007

dahin abgeändert, dass der von dem Kostenschuldner zu

erstattende Betrag auf

1.679,80 Euro

(eintausendsechshundertundneunundsiebzig - 80/100 -

Euro)

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent über dem Basiszinssatz

nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs seit dem

15. Dezember 2006

festgesetzt wird.

Der weitergehende Festsetzungsantrag der Kostengläubigerin wird zurückgewiesen.

2. Die Kostengläubigerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

4. Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren wird auf

220,77 Euro festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die für den Kostenschuldner unter der Nr. 399 56 851 in das Markenregister eingetragene Wortmarke

W A R L O C K

ist auf Antrag der Kostengläubigerin mit Beschluss der Markenabteilung 3.4. des

Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 27. Juli 2005 wegen Bösgläubigkeit gelöscht worden (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG); die Kosten des Verfahrens wurden dem Kostenschuldner auferlegt (gem. § 63 Abs. 1

Satz 1 MarkenG).

Die gegen diese Entscheidung eingelegte Beschwerde (Az: 32 W (pat) 101/05) hat

der Kostenschuldner mit Schriftsatz an das Bundespatentgericht (BPatG) vom

26. April 2006 zurückgenommen. Mit Beschluss vom 5. Juli 2006 hat der Senat die

Kosten des betreffenden Beschwerdeverfahrens antragsgemäß dem Kostenschuldner auferlegt.

Die Kostengläubigerin hat mit Schriftsätzen vom 7. Dezember 2006 - gesondert -

Kostenfestsetzungsgesuche

beim

DPMA

(dort

eingegangen

am

15. Dezember 2006) und beim BPatG eingereicht. Sie hat - ausgehend von dem

vom Senat mit Beschluss vom 15. November 2006 festgesetzten Gegenstandswert von 50 000,00 € - jeweils eine 1,3-Geschäfts- bzw. Verfahrensgebühr in Höhe

von 1.359,80 €, eine Auslagenpauschale von 20,00 € und 16 % Umsatzsteuer in

Höhe von 220,77 € geltend gemacht, außerdem - nur für das Amtsverfahren - die

Löschungsantragsgebühr in Höhe von 300,00 €.

Im patentgerichtlichen Kostenfestsetzungsverfahren hat die Rechtspflegerin des

Senats mit Zwischenbescheid vom 28. Dezember 2006 um Vorlage der erforderlichen Erklärung nach § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO gebeten. Die Kostengläubigerin

hat daraufhin mit Schriftsatz vom 4. Januar 2007 mitgeteilt, sie sei zum Vorsteuerabzug berechtigt, und um Streichung der geltend gemachten Mehrwertsteuer gebeten. Die Rechtspflegerin hat mit Beschluss vom 15. Februar 2007 den im Beschwerdeverfahren zu erstattenden Betrag auf 1.379,80 € festgesetzt. Erinnerung

ist nicht eingelegt worden.

Im Kostenfestsetzungsverfahren vor der Markenabteilung ist keine Aufforderung

zur Abgabe der Erklärung gemäß § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO an die Kostengläubigerin ergangen; diese hat auch nicht mitgeteilt, dass sie vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenabteilung hat

mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 29. Januar 2007 die für das Löschungsverfahren zu erstattenden Kosten - antragsgemäß - auf 1.900,57 € festgesetzt.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung richtet sich die Beschwerde des Kostenschuldners, mit der er bei sach- und interessengerechter

Auslegung dessen Abänderung erstrebt, soweit der zu erstattende Betrag

1.679,80 € überschreitet. Seiner Ansicht nach ist die Umsatzsteuer nicht erstattungsfähig.

Er beantragt darüber hinaus,

der Kostengläubigerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Diese habe die nach § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO erforderliche Erklärung nicht abgegeben (und somit die fehlerhafte Kostenfestsetzung verursacht).

Die Kostengläubigerin tritt (nur) dem Kostenantrag entgegen und beantragt,

die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Kostenschuldner aufzuerlegen.

Sie verzichtet auf die ihr aus dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss

zustehende Forderung, soweit diese den Betrag von 1.679,80 € überschreitet. Der

Ansatz der Umsatzsteuer im Kostenfestsetzungsgesuch stelle ein Büroversehen

ihrer Bevollmächtigten dar. Ungeachtet dessen beruhe die Berücksichtigung der

Umsatzsteuer im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss auf einem Verfahrensfehler des DPMA, denn ohne die Erklärung nach § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO,

die nicht schon in der Geltendmachung der Umsatzsteuer liege, hätte diese nicht

festgesetzt werden dürfen. Die Markenabteilung hätte vor einer Entscheidung entweder bei ihr nachfragen müssen - wie die Rechtspflegerin des BPatG im Parallelverfahren - oder die Umsatzsteuer mangels Vorlage der betreffenden Erklärung unberücksichtigt lassen müssen. Im Übrigen habe der Kostenschuldner in

seiner Stellungnahme zum Kostenfestsetzungsgesuch den Ansatz der Umsatzsteuer - anders als angebliche sonstige Mängel - nicht beanstandet. Ein formloser

außergerichtlicher Hinweis auf das Versehen von Anwalt zu Anwalt hätte ausgereicht, um das Beschwerdeverfahren zu vermeiden.

Der Kostenschuldner entgegnet, ein etwaiges Büroversehen der Bevollmächtigten

der Kostengläubigerin könne ihm ebenso wenig angelastet werden wie ein Verfahrensfehler der Markenabteilung. Die - mit der Markenabteilung abgesprochene - Beschwerde gegen einen unrichtigen Vollstreckungstitel sei geboten gewesen, da der „Sachbearbeiter“ sich außer Stande gesehen habe, den Kostenfestsetzungsbeschluss abzuändern.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

1. Wie sich aus dem gesamten Vorbringen des Beschwerdeführers ergibt, soll

der Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung nur teilweise angefochten

werden, nämlich insoweit, als zugunsten der Beschwerdegegnerin auch die geltend gemachte Umsatzsteuer in Höhe von 220,77 € als erstattungsfähig festgesetzt worden ist. Die weiteren Positionen stehen nicht (mehr) im Streit.

2. Die Beschwerde des Kostenschuldners ist zulässig, insbesondere fristgerecht

eingelegt (§ 63 Abs. 3 Sätze 3 und 4 MarkenG). Sein Interesse an der Abänderung des - unstreitig - unrichtigen Kostenfestsetzungsbeschlusses, ist nicht dadurch entfallen, dass die Kostengläubigerin erklärt hat, sie verzichte auf die Forderung, soweit diese den Betrag von 1.679,80 € übersteige. Als behördliche Entscheidung (Verwaltungsakt) unterliegt der Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung des DPMA nicht der Disposition der Beteiligten, d. h. seine Rechtswirksamkeit wird durch die betreffende Erklärung der Kostengläubigerin nicht berührt.

3. Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet, weil die im Kostenfestsetzungsgesuch der Kostengläubigerin vom 7. Dezember 2006 geltend gemachte

Umsatzsteuer (gem. Nr. 7008 VV RVG) in Höhe von 220,77 Euro nicht erstattungsfähig ist; denn die Kostengläubigerin ist - wie sie inzwischen klargestellt hat -

vorsteuerabzugsberechtigt. Der erstattungsfähige Betrag war daher in Abänderung des Beschlusses der Markenabteilung und unter Zurückweisung des weitergehenden Festsetzungsantrags auf 1.679,80 € festzusetzen. Der Ausspruch über

die Zinsen beruht auf § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO.

4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

der Kostengläubigerin aufzuerlegen. In einem Nebenverfahren, wie dem der Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss für das patentamtliche Löschungsverfahren, entspricht es im Regelfall der Billigkeit, dass dem Obsiegenden, d. h. hier dem Kostenschuldner, die ihm entstandenen Kosten zu erstatten

sind (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 17). Ob etwas anderes

gelten könnte, wenn die Ursache für die unrichtige Kostenfestsetzung ausschließlich im Verantwortungsbereich der Markenabteilung gelegen hätte, kann dahinstehen. Denn zwar hätte der Kostenbeamte der Markenabteilung die geltend gemachte Umsatzsteuer mangels Vorlage der nach § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO erforderlichen Erklärung ohne die gebotene Rückfrage nicht berücksichtigen dürfen.

Unabhängig davon stellte aber der Ansatz der Umsatzsteuer im Kostenfestsetzungsgesuch, ohne dass die gesetzlichen Voraussetzungen für deren Erstattung

vorlagen, eine Sorgfaltspflichtverletzung dar; die Kostengläubigerin kann sich

insoweit auch nicht mit einem „Büroversehen“ ihrer Bevollmächtigten exkulpieren,

da ihr dieses als eigenes Verschulden zuzurechnen ist. Spätestens nachdem im

parallel durchgeführten Kostenfestsetzungsverfahren für das gerichtliche Beschwerdeverfahren die Kostengläubigerin durch den Zwischenbescheid der

Rechtspflegerin vom 28. Dezember 2006 auf die Notwendigkeit der Abgabe der

Erklärung nach § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO hingewiesen worden war, hätte sie - so

wie gegenüber dem BPatG mit Schriftsatz vom 4. Januar 2007 - unverzüglich

auch der Markenabteilung mitteilen müssen, dass sie zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Da sie dies unterlassen hat, entsprach ihre Verfahrensführung (auch)

insoweit nicht der gebotenen Sorgfalt.

5. Gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist anzuordnen, dass die vom Kostenschuldner

entrichtete Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist, weil dies angesichts der Sach-

und Rechtslage, insbesondere der fehlerhaften Sachbehandlung durch den Kostenbeamten der Markenabteilung, der Billigkeit entspricht.

Hacker

Kober-Dehm

Viereck

Hu