BPatG Urteil vom 03.06.2008 – 3 Ni 42/06

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 3. Juni 2008 …

In der Patentnichtigkeitssache

3 Ni 42/06

(Aktenzeichen)

… 08.05

betreffend das europäische Patent 0 391 033

(DE 690 27 057

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 3. Juni 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Dr. Schermer, des Richters Engels, der Richterin

Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Gerster sowie der

Richterin Dipl.-Chem. Zettler

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 391 033 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig

erklärt.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten.

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages

vorläufig vollsteckbar.

Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des am 7. Februar 1990 beim europäischen Patentamt angemeldeten, die Priorität der US-Anmeldung 334 518 vom

7. April 1989 in Anspruch nehmenden mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 0 391 033 (Streitpatent), das vom

Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 609 27 057 geführt wird.

Das in der Verfahrenssprache Englisch erteilte Streitpatent trägt die Bezeichnung

„Retinal, dessen Derivate und deren therapeutische Verwendung“ und umfasst

26 Patentansprüche. Die unabhängigen, nicht rückbezogenen Patentansprüche 1, 6 und 12 des Streitpatents lauten:

1. Verwendung einer Retinal-Verbindung mit der Formel

C6H6(R1)3 (CH=CH-CR2=CH)2 CHR3

worin

R1, R2 = Alkyl-, Aralkyl-, Aryl- oder Alkoxy-Gruppe in gesättigter

oder ungesättigter, isomerer oder nicht-isomerer, gerad- oder

verzweigtkettiger oder cyclischer Form mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen,

R3=O oder (OR4)(OR5), worin R4, R5 = H, eine Alkyl-, Aralkyl- oder

Aryl-Gruppe in gesättigter oder ungesättigter, isomerer oder nichtisomerer, gerad- oder verzweigtkettiger oder cyclischer Form mit

1 bis 25 Kohlenstoffatomen;

und wobei sowohl das an das Kohlenstoffatom in der Hauptkette

als auch das in R1, R2, R4 und R5 gebundene Wasserstoffatom

durch ein Halogenatom oder ein niederes Alkyl- oder Alkoxyradikal

mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann; oder Stereoisomere hiervon

für die Herstellung einer therapeutischen Zusammensetzung, im

Wesentlichen bestehend aus:

-

-

der genannten Retinal-Verbindung und

einem pharmazeutisch annehmbaren Träger für die äußerliche

Applikation auf betroffene Bereiche für die Behandlung von

dermatologischen Hautkrankheiten oder -störungen mit Ausnahme von Dyskeratose-Krankheiten; ausgewählt unter fettiger oder öliger Haut, pigmentierten Altersflecken, Warzen, Ekzemen, Psoriasis, Fältchen, Pruritus, viralen Infektionen und

mit den Altern einhergehenden Hautveränderungen, oder für

die innerliche Verabreichung für die Behandlung von dermatologischen Hautkrankheiten oder -störungen, ausgewählt

unter Akne, Psoriasis, Ekzemen, Xerose, Schuppen, entzündliche Dermatosen, Pruritus, viralen Infektionen, Fältchen, Warzen, mit dem Alter einhergehenden Hautveränderungen und

Dyskeratose, unter der Bedingung, dass die therapeutische

Zusammensetzung, sofern sie Retinal und eine in Bezug auf

die Wundheilung wirksame Menge eines Polypeptid-Wachstums-Faktors oder von Polypeptid-Wachstums-Faktoren mit

beim Menschen wirksamer mitogener oder angiogener Aktivität enthält, ausgeschlossen ist.

6. Zusammensetzung

für die äußerliche Behandlung von

dermatologischen Hautkrankheiten oder -störungen mit Ausnahme

von Dyskeratose-Krankheiten, ausgewählt unter fettiger oder öliger Haut, pigmentierten Altersflecken, Warzen, Ekzemen, Psoriasis, Fältchen, Pruritus, viralen Infektionen und mit dem Alter einhergehenden Hautveränderungen, oder für die systemische Behandlung von dermatologischen Hautkrankheiten oder -störungen,

ausgewählt unter Akne, Psoriasis, Ekzemen, Xerose, Schuppen,

entzündlichen Dermatosen, Pruritus, viralen Infektionen, Fältchen,

Warzen, mit dem Alter einhergehenden Hautveränderungen und

Dyskeratosen, umfassend

-

eine Retinal-Verbindung mit der folgenden Formel

C6H6(R1)3 (CH=CH-CR2=CH)2 CHR3

worin

R1, R2 = Alkyl-, Aralkyl-, Aryl- oder Alkoxy-Gruppe in gesättigter

oder ungesättigter, isomerer oder nicht-isomerer, gerad- oder

verzweigtkettiger

oder

cyclischer

Form

mit

1 bis

25 Kohlenstoffatomen,

R3=O oder (OR4)(OR5), worin R4, R5 = H, eine Alkyl-, Aralkyl- oder

Aryl-Gruppe in gesättigter oder ungesättigter, isomerer oder nichtisomerer, gerad- oder verzweigtkettiger oder cyclischer Form mit

1 bis 25 Kohlenstoffatomen;

und wobei sowohl das an das Kohlenstoffatom in der Hauptkette

als auch das in R1, R2, R4 und R5 gebundene Wasserstoffatom

durch ein Halogenatom oder ein niederes Alkyl- oder Alkoxyradikal

mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann; oder Stereoisomere hiervon,

-

ein oder mehr dermatologische Wirkstoffe, ausgewählt unter

5-Fluoruracil, Monobenzon, Hydrochinon, Clotrimazol, Miconazol, Ketoconazol, Pramoxin, Salicylsäure, Menthol, Hydrocortison, Hydrocortisonvalerat, Betamethasonvalerat, Betamethasondipropionat, Triamcinolonacetonid, Fluocinonid, Clobetasolpropionat, Benzoylperoxid, Crotamiton, Vitamin C,

Sonnenschutzmittel und α-Tocopherylacetat

und falkutativ

-

einen pharmazeutisch annehmbaren Träger für die äußerliche

Applikation auf betroffene Bereiche oder für die innerliche

Verabreichung.

12. Verwendung einer Zusammensetzung, bestehend

im

Wesentlichen aus

-

einer Retinal-Verbindung mit der folgenden Formel

C6H6(R1)3 (CH=CH-CR2=CH)2 CHR3

worin

R1, R2 = Alkyl-, Aralkyl-, Aryl- oder Alkoxy-Gruppe in gesättigter

oder ungesättigter, isomerer oder nicht-isomerer, gerad- oder

verzweigtkettiger

oder

cyclischer

Form

mit

1 bis

25 Kohlenstoffatomen,

R3=O oder (OR4)(OR5), worin R4, R5 = H, eine Alkyl-, Aralkyl- oder

Aryl-Gruppe in gesättigter oder ungesättigter, isomerer oder nichtisomerer, gerad- oder verzweigtkettiger oder cyclischer Form mit

1 bis 25 Kohlenstoffatomen;

und wobei sowohl das an das Kohlenstoffatom in der Hauptkette

als auch das in R1, R2, R4 und R5 gebundene Wasserstoffatom

durch ein Halogenatom oder ein niederes Alkyl- oder Alkoxyradikal

mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann; oder Stereoisomere hiervon

-

einer wirksamen Menge eines kosmetischen Mittels, das nicht

mit den genannten Retinal-Verbindungen identisch ist,

und gegebenenfalls

-

einem pharmazeutisch annehmbaren Träger für die äußerliche

Applikation auf betroffene Bereiche oder für die innerliche Anwendung als kosmetisches Produkt für kosmetische Indikationen mit Ausnahme von Dyskeratose, die mit fettiger oder öliger Haut, pigmentierten Altersflecken, Warzen, Fältchen, Pruritus, entzündlichen Dermatosen, viralen Infektionen und mit

dem Alter einhergehenden Hautveränderung in Zusammenhang stehen, unter der Bedingung, dass das kosmetische

Produkt nicht 0,0001 bis 0,05 Gew.-% Retinal, Dehydroretinal

oder ein Ester davon enthält, sofern es 0,0001 bis 0,05 Gew.-

% eines Östrogens enthält und für die Verwendung bei kosmetischen Indikationen vorgesehen ist, die die Hautalterung

betreffen.

Die Patentansprüche 2, 7, 11 und 25 betreffen weitere unabhängige Patentansprüche, die Patentansprüche 3 bis 5, 8 bis 10, 13 bis 24 und 26 betreffen besondere Ausgestaltungen der Verwendungen und der Zusammensetzungen nach den

unabhängigen Ansprüchen.

Die Klägerin bestreitet die Patentfähigkeit des Streitpatents wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit und stützt sich u. a. auf die Druckschriften:

NK3 : US 4 034 114

NK10: EP 253 393 A2

NK11: JP-A-61-152615 mit engl. Übersetzung

NK14: GB 1 466 062.

Sie macht geltend, dass auch die Gegenstände der nunmehr nur noch beschränkt

verteidigten Patentansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen gegenüber

NK11 nicht neu seien und im Hinblick insbesondere auf NK10, NK14 und NK3

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.

Sie macht weiterhin geltend, dass der Gegenstand der Patentansprüche erteilter

Fassung wie auch die nunmehr nur noch beschränkt verteidigten Patentansprüche

gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen über den Inhalt der ursprünglich beim Europäischen Patentamt eingereichten Anmeldung hinausgingen, da die in den Ansprüchen enthaltenen Disclaimer unzulässig seien. Es handele sich weder gegenüber dem abzugrenzenden vorveröffentlichten Stand der Technik, wie der NK3

und JP-A-1-40412, um eine zufällige Offenbarung, noch erfüllten die Disclaimer

die weiteren Voraussetzungen. Denn diese besäßen insbesondere im Hinblick auf

NK3 auch Relevanz im Hinblick auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

Hinsichtlich des „Östrogen“ insgesamt betreffenden Disclaimers gemäß Patentanspruch 2 nach Hauptantrag sei zudem mehr ausgeschlossen, als zur Wiederherstellung der Neuheit notwendig sei.

Die Klägerin stellt den Antrag,

das Streitpatent mit Wirkung für das Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagten verteidigen das Streitpatent gemäß Hauptantrag mit den in der

mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 und 2; hilfsweise verteidigen sie das Patent mit den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Hauptantrag mit

der Maßgabe, dass der in Patentanspruch 2 enthaltene Disclaimer wie folgt lautet:

„unter der Bedingung, dass das kosmetische Produkt nicht 0,0001 bis 0,05 Gew.-

% Retinal davon enthält, sofern es 0,0001 bis 0,05 Gew.-% eines Östrogens enthält, und für die Verwendung bei kosmetischen Indikationen vorgesehen ist, die

die Hautalterung betreffen“; weiterhin hilfsweise mit einem Patentanspruch gemäß

Hilfsantrag 2 und 3, jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung.

Die Beklagten beantragen

die Klage insoweit abzuweisen.

Die Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag lauten:

1. Verwendung einer Zusammensetzung für die äußerliche Behandlung von dermatologischen Hauterkrankungen oder -störungen mit Ausnahme von Dyskeratose-Krankheiten, ausgewählt unter Falten und mit dem Alter einhergehenden Hautveränderungen, umfassend

Retinal oder Stereoisomere hiervon,

-

α-Tocopherylacetat

und fakultativ

- einen pharmazeutisch annehmbaren Träger

für die äußerliche Applikation auf betroffene Bereiche.

2. Verwendung einer Zusammensetzung, bestehend

im

Wesentlichen aus

- Retinal oder Stereoisomeren hiervon,

-

einer wirksamen Menge eines kosmetischen Mittels,

das nicht mit der Retinalverbindung identisch ist,

-

-

und gegebenenfalls

einem pharmazeutisch annehmbaren Träger für die

äußerliche Applikation auf betroffene Bereiche als

kosmetisches Produkt für kosmetische Indikationen

mit Ausnahme von Dyskeratose, die mit Fältchen und

mit dem Alter einhergehenden Hautveränderungen in

Zusammenhang stehen, unter der Bedingung, dass

das kosmetische Produkt kein Östrogen enthält.

Die Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag 1 entsprechen den Patentansprüchen 1 und 2 des Hauptantrags mit der Maßgabe, dass der in Patentanspruch 2 enthaltene Disclaimer lautet: „unter der Bedingung, dass das kosmetische Produkt nicht 0,0001 bis 0,05 Gew.-% Retinal davon enthält, sofern es

0,0001 bis 0,05 Gew.-% eines Östrogens enthält, und für die Verwendung bei

kosmetischen Indikationen vorgesehen ist, die die Hautalterung betreffen“.

Der einzige Patentanspruch gemäß Hilfsantrag 2 stimmt mit dem Patentanspruch 1 des Hauptantrags und der einzige Patentanspruch gemäß Hilfsantrag 3

mit dem Patentanspruch 2 des Hilfsantrags 1 überein.

Die Beklagten verweisen u. a. auf folgende Dokumente und Druckschriften:

NB1: Akten des Erteilungsverfahren des Streitpatents, Bl. 60 bis 99

NB2: EP 0 751 764 B1, Deckblatt

NB3: Akten des Erteilungsverfahren der EP 0 253 393 A2 (NK10), Bl. 14

bis 69

NB4: Kerscher M., Kosmetik und Hautpflege aus dermatologischer

Sicht, SKIN CARE FORUM, Ausg. 35, Dez. 2003, S. 1 bis 10,

Ausdruck aus scf-online.com vom 14. Februar 2007

NB5: Mayer P. et al, Cosmetics & Tolletries, Vol. 108, Feb. 1993, S. 99

bis 109.

NB6: US 4 670 257

Sie treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen und machen geltend, dass das

Streitpatent nicht unzulässig erweitert sei. Die in den verteidigten Patentansprüchen 2 gemäß Haupt- und Hilfsantrag 1 sowie im Hilfsantrag 3 enthaltenen Disclaimer seien in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zwar nicht offenbart, stellten aber entsprechend der im Zeitpunkt der Erteilung des Streitpatents geltenden

Spruchpraxis des EPA keine unzulässigen Erweiterungen dar und erfüllten auch

die Erfordernisse des Artikels 123 Abs. 2 EPÜ, wie sie die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA G1/03 vom 8. April 2004 nachträglich aufgestellt habe.

Die Neuheit der verteidigten Ansprüche sei gegeben. Die NK10 sei bereits ausführlich im Erteilungsverfahren diskutiert worden und als nicht neuheitsschädlich

angesehen worden. Es handle sich bei den verteidigten Verwendungen von Retinal um eine erfinderische Auswahl aus den bei NK10 verwendeten Retinoiden

bzw. Vitamin A-Verbindungen, wobei nur die Säurederivate nachgewiesen bei der

Behandlung von sonnengeschädigter Haut eingesetzt werden können. Auch sei

die beanspruchte Verwendung gegenüber NK11 neu, denn die Wirkung gegen

Falten und mit dem Alter einhergehenden Hautveränderungen gemäß Streitpatent

habe nichts mit dem Verleihen von Glätte für Haut und Haare nach NK11 zu tun.

Auch die erfinderische Tätigkeit der Gegenstände der verteidigten Ansprüche sei

gegenüber NK10, NK11, NK14 und NK3 gegeben.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Parteien sowie des Wortlauts

der Patentansprüche wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

I.

Die zulässige Klage erweist sich als begründet. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents,

da sich die gemäß Haupt- und Hilfsanträgen zulässig verteidigte Fassung mangels

erfinderischer Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ

i. V. m. Art. 56 EPÜ) nicht als patentfähig erweist und das Streitpatent, soweit es

über die von den Beklagten nur noch beschränkt verteidigte Fassung hinausgeht,

ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären war (vgl. Schulte., PatG, 7. Aufl., § 81

Rdn. 132 m. w. H.).

1. Das Streitpatent betrifft in seiner verteidigten Fassung die Verwendung einer

Zusammensetzung für die äußerliche Behandlung von dermatologischen Hauterkrankungen mit Ausnahme von Dyskeratose-Krankheiten, die mit Fältchen und mit

dem Alter einhergehenden Hautveränderungen im Zusammenhang stehen, die

Retinal oder Stereoisomere hiervon, α-Tocopherylacetat und fakultativ einen

pharmazeutisch annehmbaren Träger umfasst, sowie einer Zusammensetzung im

Wesentlichen bestehend aus Retinal oder Stereoisomeren hiervon, einer wirksamen Menge eines kosmetischen Mittels, das nicht mit der Retinalverbindung identisch ist, und fakultativ einem pharmazeutisch annehmbaren Träger für die äußerliche Applikation auf betroffene Bereiche als kosmetisches Produkt für kosmetische Indikationen mit Ausnahme von Dyskeratose, die mit Fältchen und mit dem

Alter einhergehenden Hautveränderungen in Zusammenhang stehen.

2. Retinal, auch als Vitamin A-Aldehyd bezeichnet, unterscheidet sich in seiner

Chemie deutlich von Retinol und Retinsäure. Retinol, auch als Vitamin A-Alkohol

bezeichnet, ist allgemein als Vitamin A bekannt und tritt in Fischlebertranen als

Esterkomponente Retinylpalmitat auf. Retinsäure, auch als Vitamin A-Säure bezeichnet, ist ein Oxidationsprodukt von Retinol oder Retinal. Sowohl Retinol als

auch Retinal sind bei den physiologischen Funktionen Sehkraft, Wachstum, Zellneubildung und Differenzierung von Bedeutung, aber Retinsäure trägt zur Sehkraft

und Zellneubildung bei Menschen und Tieren nicht bei. Retinal kann in stereoisomerischen Formen, nämlich in all-trans, 13-cis, 11-cis, 9-cis, 7-cis, 11,13-cis und

9,13-cis auftreten. Die gewöhnliche Form ist all-trans-Retinal. Da Retinal chemisch

ein Aldehyd ist, kann es in hemiacetalen und acetalen Formen auftreten, indem es

mit einem oder zwei Alkoholmolekülen reagiert. Diese sind gewöhnlich stabiler

gegen Alkali und resistenter gegenüber einer Oxidation der Aldehydgruppe. Retinal kann durch die Strukturformel C6H6(CH3)3 (CH=CH-CCH3=CH)2 CHO dargestellt werden. Topische Behandlung mit Retinal und dessen Derivaten gegen Akne

Vulgaris und gegen aktinische und nichtaktinische Keratosen beim Menschen

wurde bereits beschrieben. Die aktinischen Keratosen, auch als Solarkeratosen

bekannt, finden sich auf den dem Sonnenlicht ausgesetzten Körperteilen wie auf

dem Gesicht, Kopf, Nacken und auf den Händen. Alterungsphänomene der Haut

wurden bereits mit einer Kombination von Retinal mit einem Östrogen behandelt.

Pharmazeutische Zusammensetzungen mit Retinal und einem Polypeptid-

Wachstumsfaktor sind wirksam zur Beschleunigung der Wundheilung, für die Behandlung von Psoriasis, Sonnenbrand und Hautausschlägen (vgl. deutsche Übersetzung des Streitpatents DE 690 27 057 T2 (NK1b), S. 1 Abs. 2 bis S. 2 Abs. 3

i. V. m. S. 3 Abs. 3 bis S. 4 Abs. 1).

3. Davon ausgehend liegt dem Streitpatent nach den Angaben in der Patentschrift die Aufgabe zugrunde, sowohl kosmetische als auch medizinische Verbindungen, die Retinal oder dessen Derivate enthalten, bereitzustellen, welche bei

topischer oder systemischer Verabreichung die Symptome verschiedener kosmetischer Zustände oder dermatologischer Störungen oder Krankheiten deutlich bessern oder lindern, sowie Verfahren zur Behandlung solcher Zustände oder Störungen mit topischen Präparaten oder systemischen Zusammensetzungen, die Retinal oder dessen Derivate enthalten, bereitzustellen (NK1b S. 6 Z. 23 bis 34).

4. Die Aufgabe wird gemäß Hauptantrag gelöst durch die Verwendung einer Zusammensetzung nach Patentansprüchen 1 und 2 mit folgenden Merkmalen:

Patentanspruch 1:

1. Verwendung einer Zusammensetzung für die äußerliche Behandlung von dermatologischen Hauterkrankungen oder -störungen

2. mit Ausnahme von Dyskeratose-Krankheiten,

3. ausgewählt unter Falten und mit dem Alter einhergehenden

Hautveränderungen, umfassend

4. Retinal oder Stereoisomere hiervon,

5. α-Tocopherylacetat und,

6.

fakultativ einen pharmazeutischen annehmbaren Träger für

die äußerliche Applikation auf betroffene Bereiche

Patentanspruch 2

1. Verwendung einer Zusammensetzung, bestehend im Wesentlichen aus

2. Retinal oder Stereoisomeren hiervon,

3. einer wirksamen Menge eines kosmetischen Mittels, das nicht

mit der Retinalverbindung identisch ist, und

4. gegebenenfalls einen pharmazeutisch annehmbaren Träger,

5.

für die äußerliche Applikation auf betroffene Bereiche als

kosmetisches Produkt für kosmetische Indikationen

6. mit Ausnahme von Dyskeratose,

7. die mit Fältchen und mit dem Alter einhergehenden Hautveränderungen im Zusammenhang stehen,

8. unter der Bedingung dass das kosmetische Produkt kein

Östrogen enthält.

5. Zuständiger Fachmann ist ein Diplomchemiker, Pharmazeut oder Dermatologe, der sich in das spezielle Fachgebiet der Hautkosmetik und Dermatologie intensiv eingearbeitet hat.

II.

1. Die verteidigten Patentansprüche 1 und 2 sind zwar aus den erteilten

Patentansprüchen 6 und 12 ableitbar und gehen auch auf die Erstunterlagen zurück, vgl. EP 0 391 033 A2, Patentansprüche 17, 18, 20 und 22. Das Gleiche gilt

für die Patentansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags 1 und den Patentanspruch der

Hilfsanträge 2 und 3. Der Senat hat aber erhebliche Bedenken, ob der im Patentanspruch 2 des Hauptantrags enthaltene, in den Anmeldeunterlagen nicht offenbarte Disclaimer „unter der Bedingung, dass das kosmetische Produkt kein Östrogen enthält“ und der im Patentanspruch 2 des Hilfsantrags 1 sowie dem gleichlautenden Patentanspruch des Hilfsantrags 3 enthaltene Disclaimer „unter der Bedingung, dass das kosmetische Produkt nicht 0,0001 bis 0,05 Gew.-% Retinal davon enthält, sofern es 0,0001 bis 0,05 Gew.-% eines Östrogens enthält und für die

Verwendung bei kosmetischen Indikationen vorgesehen ist, die die Hautalterung

betreffen“, die jeweils zur Abgrenzung gegenüber der vorveröffentlichten JP

01040412 A dienen, den Anforderungen an die Zulässigkeit nicht offenbarter

Disclaimer genügen (vgl. Benkard PatG, 10. Aufl., § 4 Rdn. 25). Dies kann vorliegend letztlich aber dahinstehen.

2. Es kann auch dahinstehen, ob die mit den Patentansprüchen 1 und 2 beanspruchten Verwendungen zur äußerlichen Behandlung von Falten und mit dem

Alter eingehenden Hautveränderungen gegenüber Druckschrift NK11 neu sind,

aus der die Verwendung von kosmetischen Zusammensetzungen mit Retinal und

Vitamin E zum Glätten bzw. Weichmachen (smoothness) der Haut hervorgeht (vgl.

S. 2 (purpose of invention), S. 3 Abs. 3 und 4 i. V. m. Vergleichsbeispiel 1 in Tabelle 1).

3. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 2 nach Hauptantrag beruhen jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3.1 Aus

der

Patentschrift GB 1 466 062 (NK14)

sind

kosmetische

Zusammensetzungen bekannt, die Retinsäure und dl-α-Tocopherol in einem kosmetischen Träger enthalten. Diese Zusammensetzungen werden auf die menschliche Haut, insbesondere Gesicht und Hände aufgetragen, und verleihen der durch

die Abnahme der Fettschicht trockenen Haut insbesondere älterer Personen kosmetische Verbesserungen. Dabei werden braune Flecken gebleicht und andere

Zeichen der Hautalterung und Falten beseitigt (Anspruch 1, Beispiele 1 und 2

i. V. m. S. 1 Z. 36 bis 45, 51 bis 57 und 63 bis 66). Diese Zusammensetzungen

werden also entsprechend den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 2 für

die äußerliche Behandlung von Falten und mit dem Alter einhergehender Hautveränderungen eingesetzt. Bei Retinsäure handelt es sich um Vitamin A Säure, die

ein Oxidationsprodukt von Retinol (Vitamin A, bzw. Vitamin A Alkohol) oder Retinal

(Vitamin A Aldehyd) ist (Streitpatent NK1b S. 3 Z. 17 bis 23). Diese Verbindungen

werden auch als natürliche Retinoide bezeichnet (vgl. NK10, S. 5 Z. 30 bis 31). Dl-

α-Tocopherol gehört zur Vitamin E-Gruppe und stellt das racemische Gemisch des

natürlichen Vitamins E (D-α-Tocopherol) dar (vgl. Römpps Chemie-Lexikon, Bd. 6,

8. Aufl. (1988) S. 4286, 4287, 4543 und 4544).

Geltender Rechtsprechung folgend richtet sich die Formulierung der Aufgabe alleine nach dem tatsächlich Erfundenen (Schulte PatG 7. Aufl. § 1 Rdn. 63, 64).

Nachdem NK14 bereits die Verwendung einer Zusammensetzung enthaltend Retinsäure - einem Vitamin der A-Gruppe - und dl-α-Tocopherol - einem Vitamin der

E-Gruppe - für die äußerliche Behandlung von Falten und mit dem Alter einhergehender Hautveränderungen beschreibt, ist der Fachmann ausgehend von diesem

nächstliegenden Stand der Technik vor die objektive Aufgabe gestellt, eine weitere

Zusammensetzung auf Basis von Verbindungen der Vitamin A- und Vitamin E-

Gruppe für diese Verwendung bereitzustellen.

Die Aufgabe wird gemäß Patentanspruch 1 durch die Verwendung einer Zusammensetzung gelöst, die Retinal oder Stereoisomere hiervon und α-Tocopherylacetat (Merkmale 4 und 5) umfasst bzw. gemäß Patentanspruch 2 durch die Verwendung einer Zusammensetzung, bestehend im Wesentlichen aus Retinal oder

Stereoisomeren hiervon und einer wirksamen Menge eines kosmetischen Mittels,

das nicht mit der Retinalverbindung identisch ist (Merkmale 2 und 3).

Die Anregung, gerade Retinal gemäß Merkmal 4 des Patentanspruchs 1 und gemäß Merkmal 2 des Patentanspruchs 2 in den Zusammensetzungen für den vorgesehenen Verwendungszweck einzusetzen, erhält der Fachmann aus NK3. NK3

betrifft die Behandlung von aktinischen und nicht-aktinischen Hautkeratosen bei

Menschen durch äußerliche Applikation von Retinal umfassenden Zusammensetzungen in pharmakologisch annehmbaren Trägern (Anspruch 1). Die Behandlung

von Dyskeratosen ist zwar bei den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 2

durch Disclaimer ausgenommen. Aus NK3 geht aber hervor, dass die aktinische

Keratose auch als Sonnenkeratose oder senile Keratose bezeichnet wird. Diese

Keratose steht damit mit alterungsbedingten Hautschädigungen in Zusammenhang, zu deren Behandlung der Fachmann eine weitere Zusammensetzung sucht.

Aus NK3 erfährt der Fachmann darüber hinaus, dass sich die topische Behandlung von Patienten mit aktinischer Keratose mit Retinsäure enthaltenden Zusammensetzungen zwar als erfolgreich erweist, jedoch immer mit einer schweren entzündlichen Hautreaktion verbunden war, wogegen die Behandlung mit Retinal

nicht mit dieser Nebenwirkung einhergeht (Sp. 1 Z. 6 bis 10, Sp. 2 Z. 5 bis 20

und 57 bis 59). Der Fachmann wird daher, um diese Nachteile zu vermeiden, der

Anregung aus NK3 folgend, in einfachen Versuchen Zusammensetzungen gemäß

NK14 mit Retinal anstelle der Retinsäure für die äußerliche Behandlung von Falten und mit dem Alter einhergehender Hautveränderungen durch Applikation auf

die betroffenen Bereiche testen.

α-Tocopherylacetat, ein Ester des α-Tocopherols, gemäß Merkmal 5 des Patentanspruchs 1 ist eine übliche Applikationsform für die Anwendung als Vitamin E,

wie es das bei NK14 verwendete racemische dl-α-Tocopherol, darstellt. Zum Beleg des allgemeinen Fachwissens hierzu wird auf Römpp a. a. O. S. 4287 li. Sp.

Z. 10 bis 15 verwiesen. Dies wird auch im Streitpatent so gesehen, denn gemäß

Beispiel 3 auf S. 9 der NK1a werden, um eine Kombination mit Vitamin A-palmitat

und Vitamin E herzustellen, einer Creme Retinylpalmitat und α-Tocopherylacetat

zugefügt. Es liegt daher im Belieben des Fachmanns für die Vitamin E-Komponente α-Tocopherolacetat einzusetzen.

Auch auf das Merkmal 1 des Patentanspruchs 1, dass die Zusammensetzung für

die äußerliche Behandlung von dermatologischen Hauterkrankungen oder -störungen eingesetzt werden soll, kann das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit

nicht gestützt werden, da unter diesen dermatologischen Hauterkrankungen ausschließlich die Behandlung von Falten und mit dem Alter einhergehenden Hautveränderungen durch äußerliche Applikation auf betroffene Bereiche nach den

Merkmalen 3 und 6 verstanden wird, die sich in keiner Weise von der Verwendung

der Zusammensetzungen gemäß NK14 unterscheidet. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hauptantrags ist daher ausgehend von NK14 nahegelegt

3.2 Das Gleiche gilt für den Gegenstand des Patenanspruchs 2. Neben Retinal

oder Stereoisomeren hiervon wird hier nach Merkmal 3 eine wirksame Menge eines kosmetischen Mittels, das nicht mit der Retinalverbindung identisch ist, in einer Zusammensetzung eingesetzt, die für die äußerliche Applikation auf betroffene

Bereiche für kosmetische Indikationen, die mit Fältchen und mit dem Alter einhergehenden Hautveränderungen im Zusammenhang stehen, verwendet wird. Gemäß NK14 wird, wie vorstehend dargelegt, dl-α-Tocopherol, in einer wirksamen

Menge als kosmetisches Mittel, das nicht mit der Retinalverbindung identisch ist,

in einem kosmetischen Produkt für diese Indikation verwendet. NK14 nimmt daher

das Merkmal 3 des Patentanspruchs 2, wie auch die Merkmale 1, 5 und 7 vorweg.

Der Austausch der Retinsäure durch Retinal ist, wie vorstehend erläutert, durch

Hinzuziehen von NK3 nahegelegt. Nachdem NK14, wie auch NK3 kein Östrogen

enthalten, ist die Ausnahmebestimmung gemäß Merkmal 8 gegenüber diesem

Stand der Technik unbeachtlich. Es verbleibt somit auch hier kein Merkmal, auf

das sich das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit stützen könnte.

3.3 Die Patentansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags 1 entsprechen den

Patentansprüchen 1 und 2 des Hauptantrags bis auf die Ausnahmebestimmung im

Patentanspruch 2. Hier lautet der Disclaimer im Patentanspruch 2 anstelle des

entsprechenden Disclaimers des Hauptantrags, „dass das kosmetische Produkt

nicht 0,0001 bis 0,05 Gew.-% Retinal davon enthält, sofern es 0,0001 bis

0,05 Gew.-% eines Östrogens enthält und für die Verwendung bei kosmetischen

Indikationen vorgesehen ist, die die Hautalterung betreffen“. Diese Ausnahmebestimmung ist, wie vorstehend zur Ausnahmebestimmung des Patentanspruchs 2

des Hauptantrags dargelegt, gegenüber dem zur Verneinung einer erfinderischen

Tätigkeit in Betracht zu ziehenden Stand der Technik unbeachtlich. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags 1 beruhen daher ebenfalls

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das Gleiche gilt dann auch für die Gegenstände des Patentanspruchs des Hilfsantrags 2 und des Patentanspruchs des

Hilfsantrags 3, die den Patentansprüchen 1 und 2 des Hilfsantrags 1 im Wortlaut

entsprechen.

IV

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Dr. Schermer

Engels

Dr. Proksch-Ledig

Dr. Gerster

Zettler

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