Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 21.07.2008 – 15 W (pat) 325/04
15. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
15 W (pat) 325/04 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 100 51 495
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 21. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer und
Dr. Maksymiw 08.05
beschlossen:
Das Patent wird widerrufen.
G r ü n d e
I.
Auf die am 17. Oktober 2000 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche
Patent- und Markenamt das Patent 100 51 495 mit der Bezeichnung
„Verwendung einer teil-transparenten Polyolefinfolie“
erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 25. September 2003.
Die Patentansprüche gemäß der DE 100 51 495 C2 haben folgenden Wortlaut:
1.
Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie mit einer
Foliendicke zwischen 5 und 250 µm,
an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind und
welche durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflächenpolarisiert ist, wobei die elektrostatische Haftkraft durch
Bemessung der Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die Folie mit der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und planen
Floatglasfläche in jeder Lage haften bleibt,
als Flip-Chart-Folie, die beschreibbar ist und einen Haftgrund für
eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos bildet.
2.
Verwendung einer Polyolefinfolie nach Anspruch 1, mit der
Maßgabe, dass die Foliendicke einen Wert zwischen 10 und
100 µm aufweist.
3.
Verwendung einer Polyolefinfolie nach Anspruch 1 oder 2,
mit der Maßgabe, dass die Folie zwei oder drei durch Coextrusion
hergestellte Schichten aufweist.
4.
Verwendung einer Polyolefinfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 3, mit der Maßgabe, dass die folie ein oder mehrere
anorganische Füllmaterialien aus der Gruppe Calciumcarbonat,
Titandioxid, Talkum und Kreide enthält, wobei der Anteil der
Füllmaterialien bis zu 45 Gew.-%, bezogen auf die Endmischung,
beträgt.
5.
Verwendung einer Polyolifinfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 4, mit der Maßgabe, dass eine Folienseite mit einem
Raster bedruckt ist.
Gegen
die Patenterteilung
hat
die
F… GmbH
in M…, mit
Schriftsatz vom 23. Dezember 2003, eingegangen am DPMA per Telefax am
23. Dezember 2003, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent zu widerrufen.
Als Einspruchsgrund nennt sie mangelnde Neuheit und fehlende erfinderische
Tätigkeit, zum einen aufgrund offenkundiger Vorbenutzung und zum anderen
aufgrund von druckschriftlichem Stand der Technik. Darüber hinaus erhebt sie den
Einwand widerrechtlicher Entnahme.
Sie stützt ihr Vorbringen unter anderem auf die vorveröffentlichten Druckschriften
US 5 638 249 (1) sowie WO 96/08318 A1 (2).
Im Zusammenhang mit ihrem Einwand der widerrechtlichen Entnahme verweist
sie außerdem auf ein gegebenenfalls zu beachtendes amerikanisches Patent mit
der Nummer US 5 010 671 betreffend Flip-Chart-Folien und reicht eine Kopie
dieses Patents zur Akte.
Mit Schriftsatz vom 1. Juli 2008 hat die Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen.
Die Patentinhaberin hat dem Einspruchsvorbringen mit Schriftsatz vom 7. Januar 2005 widersprochen und beantragt, den Einspruch als unzulässig zu
verwerfen, hilfsweise das Patent in unveränderten Umfang, weiter hilfsweise mit
einem geänderten Patentanspruch 1 beschränkt aufrechtzuerhalten.
Patentanspruch 1 in der mit Schriftsatz vom 7. Januar 2005 eingereichten hilfsweise verteidigten Fassung hat demnach folgenden Wortlaut:
„1. Verwendung einer teiltransparenten Polyolefinfolie mit
einer Foliendicke zwischen 5 und 250 µm,
an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige
Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind und
welche durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung
oberflächenpolarisiert ist, wobei die elektrostatische Haftkraft
durch Bemessung der Oberlächenpolarisation so auf das
Flächengewicht der Folie abgestimmt ist, dass die Folie mit
der behandelten Seite auf einer sauberen, getrockneten und
planen Floatglasfläche in jeder Lage haften bleibt,
als zu beschreibende Flip-Chart-Folie und als Haftgrund für
eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos.“
Für den Fall, dass keinem der Anträge stattgegeben werde, beantragt die
Patentinhaberin mündliche Verhandlung und regt außerdem an, die Auffassung
des Senats vorab im Rahmen einer Zwischenverfügung bekanntzugeben.
Mit Schriftsatz eingegangen per Telefax am 4. Juli 2008 hat die Patentinhaberin
ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen und um Absetzung der
für den 21. Juli 2008 anberaumten mündlichen Verhandlung gebeten. Ihre übrigen
Anträge hält sie aufrecht. Des Weiteren
trägt sie sinngemäß vor, der
widerrechtlichen Entnahme sowie der offenkundigen Vorbenutzung sei wegen der
Rücknahme des Einspruchs ohne eigene Sachaufklärung durch das Gericht nicht
mehr nachzugehen. Zur Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des Patents durch
den Senat
im Offizialverfahren könne deshalb
lediglich der
Inhalt der
Druckschriften (1) und (2) herangezogen werden.
Die Patentinhaberin beantragt,
das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten,
hilfsweise das Patent aufrechtzuerhalten mit dem mit Schriftsatz
vom 7. Januar 2005 eingereichten geänderten Patentanspruch 1.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die
Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002
bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit des § 147 Abs. 3 PatG
(BGH GRUR 2007, 859
Informationsübermittlungsverfahren I), noch berührt die Aufhebung dieser
Bestimmung ihre Geltung für alle bereits tatbestandlich erfassten Fälle (BPatG
und
Nach
dem
allgemeinen
verfahrensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori (§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO)
besteht eine einmal begründete gerichtliche Zuständigkeit vielmehr fort, solange
der Gesetzgeber nichts anderes bestimmt hat
(BGH GRUR 2007, 862
Informationsübermittlungsverfahren II).
Nach Rücknahme des Einspruchs endet die Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden, das Einspruchsverfahren wird gemäß § 61 (1) 2 PatG von Amts
wegen ohne die Einsprechende fortgesetzt. Das Patentgericht erforscht dabei den
Sachverhalt innerhalb der gestellten Sachanträge von Amts wegen und ist dabei
nicht an das Vorbringen der Beteiligten gebunden (§ 87 (1) PatG).
III.
Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig, denn es sind
innerhalb der Einspruchsfrist die den Einspruch nach § 21 Abs. 1 PatG
rechtfertigenden Tatsachen
im Einzelnen dargelegt worden, so dass die
Patentinhaberin und der Senat daraus abschließende Folgerungen für das
Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe ohne
eigene Ermittlungen ziehen können (§ 59 Abs. 1 PatG).
Der zulässige Einspruch hat in der Sache Erfolg und führt zum Widerruf des
Patents. Denn die Verwendung einer teil-transparenten Polyolefinfolie als Flip-
Chart-Folie sowohl gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung als auch
gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag beruht gegenüber der Lehre der
Druckschrift US 5 638 249 (1) in Verbindung mit dem Inhalt der Druckschrift US
5 010 671 (3) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Bei der Druckschrift (3), auf die die Einsprechende im Zusammenhang mit ihrem
Einwand widerrechtlicher Entnahme hingewiesen hat, handelt es sich um der
Öffentlichkeit zugänglichen, vorveröffentlichten und für die Frage der Rechtsbeständigkeit des mit Einspruch angegriffenen Patents relevanten Stand der
Technik, der losgelöst von dem Einwand widerrechtlicher Entnahme von Amts
wegen zu berücksichtigen ist, ohne dass hierzu eigene Ermittlungen notwendig
sind, auch wenn die Einsprechende auf den Inhalt dieser Druckschrift nicht näher
eingegangen ist.
1. Die Verwendung gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung des
Streitpatents weist folgende Merkmale auf (Merkmalsanalyse):
1)
Verwendung einer Polyolefinfolie,
1.1) die teil-transparent ist,
1.2) mit einer Foliendicke zwischen 5 und 250 µm,
1.3) an deren Folienoberfläche durch ein- oder beidseitige
Oberflächenbehandlung sauerstoffhaltige Gruppen angelagert sind,
1.4) die Folienoberfläche ist durch eine nachfolgende, elektrostatische Aufladung oberflächenpolarisiert,
1.5) die elektrostatische Haftkraft ist durch Bemessung der
Oberflächenpolarisation so auf das Flächengewicht der Folie
abgestimmt, dass die Folie mit der behandelten Seite auf
einer sauberen, getrockneten und planen Floatglasfläche in
jeder Lage haften bleibt,
2)
als Flip-Chart-Folie,
2.1) die beschreibbar ist
2.2) und einen Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von
Papierblättern und Fotos bildet.
2. Bezüglich der Offenbarung der Patentansprüche in der erteilten Fassung
sowie in der Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag bestehen keine
Bedenken (vgl. urspr. Unterlagen Anspr. 1, 2 i. V. m. S. 4 Z. 24, Anspr. 5, 7, 8, 10;
DE 100 51 495 C2 Anspr. 1 bis 5).
3. Was die von der Einsprechenden gegenüber der Lehre der US 5 38 249 (1) in
Abrede gestellte Neuheit anbelangt, so kann eine Entscheidung darüber
dahinstehen. Denn die beanspruchte Verwendung einer
teil-transparenten
Polyolefinfolie beruht ausgehend von der Lehre der Druckschrift (1) jedenfalls
nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Die Druckschrift (1) betrifft ein von Hand bedienbares Gerät zum elektrostatischen
Aufladen und zum reversiblen Anbringen von Polymerfolien an Wandoberflächen,
wobei auf den Polymerfolien wiederum Papierposter reversibel angebracht werden
können (vgl. (1) Sp. 3 Z. 3 bis 20). Unter anderem geht aus (1) hervor, dass sich
hierzu bevorzugt Polyethylen- oder Polypropylenfolien einer Foliendicke von
1/1000 inch bis 1/2000 inch, d. h. von 25,4 µm bis 12,7 µm, nach elektrischer
Aufladung durch Corona-Behandlung, in einem System Wand - Folie - Papier
eignen (vgl. (1) Sp. 6 Z. 65 bis Sp. 7 Z. 37, insbes Sp. 7 Z. 33 bis 37), womit die
Merkmale 1, 1.2, 1.3 sowie 2.2 gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents
verwirklicht sind.
Die Ausbildung sauerstoffhaltiger funktioneller Gruppen an der Folienoberfläche
durch Corona-Behandlung ist dem Fachmann, ein mit der Herstellung und
Anwendung von Polymerfolien befasster und vertrauter Diplom-Chemiker oder
Chemie-Ingenieur, auch ohne diesbezüglichen Hinweise oder Ausführungen
geläufig, wobei im Hinblick auf das in (1) beschriebene System Wand-Folie-Papier
diese Behandlung der Folie offensichtlich auch beidseitig erfolgen kann, sodass
sich daraus das Merkmal 1.4 unmittelbar erschließt.
Was die Frage der Transparenz der Polyolefinfolie und damit das Merkmal 1.1
anbelangt, so geht aus der Beschreibung von (1) lediglich hervor, dass eine
weitere transparente Folie mit vergleichbarer Haftkraft als Schutzschicht über das
Papierposter angebracht werden kann (vgl. (1) Sp. 7 Z. 46 bis 52).
Konkrete Angaben über die Beschreibbarkeit der Polyolefinfolien (Merkmal 2.1)
fehlen indes in der Druckschrift (1) ebenso wie ein Hinweis auf die spezielle
Anwendung als Flip-Chart-Folie (Merkmal 2).
Die Verwendung von statisch aufladbaren, beschreibbaren und teil-transparenten
Polyolefinfolien als Flip-Chart-Folien und damit die Merkmale 1.1, 2 und 2.1
ergeben sich für den Fachmann jedoch aus dem gattungsgleichen amerikanischen Patent US 5 010 671 (3), das schon ausweislich seiner Bezeichnung
einen Flip-Chart-Notiz- bzw. -Schreibblock betrifft.
Der Flip-Chart-Block gemäß (3) ist aus abnehmbaren Blättern zusammengesetzt,
die nicht nur reversibel aneinander haften, sondern die nach Abnahme von dem
Flip-Chart-Block auch auf einer anderen Oberfläche allein aufgrund
ihrer
statischen Ladung sicher und reversibel haftend anbringbar und zudem
beschreibbar sind (vgl. (3) Sp. 1 Z. 57 bis Sp. 2 Z. 4). Die Blätter des Flip-Chart-
Blocks bestehen dabei bevorzugt aus (durch Reckung) orientierten Polypropylenfolien, wobei insbesondere die im Handel erhältlichen Folien „Oppalyte“ und
„Bicor“ der Mobil Chemical Company (vgl. (3) Sp. 2 Z. 56 bis 65), die zudem eine
Foliendicke von 32 bis 63,5 µm entsprechend dem Merkmal 1.2 aufweisen (vgl. (3)
Sp. 3 Tabellen), geeignet sind.
Aus der Druckschrift (3) ist des Weiteren zu entnehmen, dass solche Flip-Chart-
Folien auch auf transparenten Oberflächen, beispielsweise Glas, haften und in
dieser Anwendung aufgrund ihrer nur teilweisen Durchlässigkeit für sichtbares
Licht (vgl. den Handelsnamen „Oppalyte“) auch
im beschriebenen oder
bedruckten Zustand als Datenträger dienen können (vgl. (3) Sp. 5 Z. 30 bis 43),
sodass auch das Merkmal 1.1 daraus hervorgeht. Unabhängig davon ist aber der
Begriff „teil-transparent“ schon deshalb nicht patentbegründend, weil ausweislich
der Streitpatentschrift darunter einerseits eine Transparenz zwischen 10 und 90 %
zu verstehen ist (vgl. DE 100 51 495 C2), andererseits Polyolefinfolien bekanntlich
häufig mehr oder weniger milchig-trüb, d. h. nur teil-transparent sind, und deshalb
demgegenüber ohnehin nicht abgrenzbar sind.
Was die Abstimmung der elektrostatischen Haftkraft auf das Flächengewicht der
Folie durch Bemessung der Oberflächenpolarisation entsprechend dem Merkmal
1.5 anbelangt, so ergibt sich dieses Erfordernis aus der in (3) beschriebenen
Anwendbarkeit auf Glas als Oberfläche (vg.l (3) Sp. 5 Z. 30 bis 34) für den
Fachmann von selbst, sodass auch das Merkmal 1.5 die Patentfähigkeit der
beanspruchten Verwendung nicht zu begründen vermag.
Schließlich ist auch in der Haftung auf Floatglass nichts besonderes, die
Patentfähigkeit Begründendes zu erkennen, da es sich bei Floatglas um ein nach
dem namensgleichen Verfahren hergestelltes Flachglas handelt, aus dem
heutzutage nahezu jedwedes Fensterglas, auch das in (3) (vgl. Sp. 5 Z. 38)
angeführte Autofenster, hergestellt ist.
Damit erschließt sich die Verwendung einer Polyolefinfolie mit sämtlichen
gegenständlichen Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents als Flip-
Chart-Folie dem Fachmann aus dem Stand der Technik, wie er sich aus den
Druckschriften
(1) und
(3) darbietet,
in naheliegender Weise, sodass
Patentanspruch 1 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar ist.
Sofern die Patentinhaberin auf Unterschiede zum Stand der Technik gemäß (1)
hinsichtlich der angelagerten Sauerstoffgruppen verweist (vgl. Schrifts. v.
7. Januar 2005 S. 16 le Abs. bis S. 17 Abs. 1), kann sich der Senat dem nicht
anschließen. Denn dem Fachmann ist geläufig, dass eine Corona-Behandlung
gemäß (1) zur Funktionalisierung der Polymeroberfläche, hier der Polyolefinoberfläche, in Form der Anlagerung von aus dem Luftsauerstoff stammenden
Sauerstoffgruppen führt. Erläuterungen hierzu bedarf es nicht. Auch wenn in (3)
über eine solche Corona-Behandlung sowie die Aufladung der Folie nichts
ausgeführt ist, wird der Fachmann diese fehlenden Informationen aufgrund seines
Wissens ohne Weiteres ergänzen und aufgrund seines experimentellen Könnens
in der Lage sein, eine Corona-Behandlung sowie eine elektrostatische Aufladung
entsprechend (1) auszuführen. Dieser Kenntnisstand des Fachmanns ergibt sich
im Übrigen auch aus der Beschreibung der bereits im Streitpatent als Stand der
Technik zitierten WO 96/08318 A1 (2) (vgl. (2) S. 1 le Abs. bis S. 2 Abs. 1 i. V. m.
S. 6 Abs. 2 sowie S. 7 Abs. 3).
4. Was den Patentgegenstand in der Fassung gemäß Anspruch 1 nach
Hilfsantrag anbelangt, so unterscheidet sich dieser vom Hauptantrag durch die
Formulierung der Merkmale 2.1 und 2.2. Bei den Änderungen in dem Wortlaut des
Merkmals 2.1 „(Flip-Chart-Folie), die beschrieben ist“ in „als zu beschreibende
(Flip-Chart-Folie)“ sowie des Merkmals 2.2 „(Flip-Chart-Folie, die) einen Haftgrund
für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos bildet“ in „(Flip-Chart-
Folie) als Haftgrund für eine klebstofffreie Fixierung von Papierblättern und Fotos“
handelt es sich weiterhin um die gleichen Angaben zu Eigenschaften im Rahmen
der beanspruchten Verwendung der Flip-Chart-Folie, sodass damit keine
tatsächliche Einschränkung gegenüber dem Patentanspruch 1 in der erteilten
Fassung verbunden ist.
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist deshalb ebenfalls nicht gewährbar, wobei
vollumfänglich auf die Gründe zu Patentanspruch 1 nach Hauptantrag verwiesen
wird.
5. Die Patentinhaberin hat mit der am 4. Juli 2008 eingegangenen Eingabe unter
Aufrechterhaltung der bisher gestellten Anträge mitgeteilt, dass nach Rücknahme
des Einspruchs durch die Einsprechende der Antrag auf mündliche Verhandlung
zurückgenommen wird und dass von einer Teilnahme an der mündlichen Verhandlung abgesehen wird. Die Patentfähigkeit der Unteransprüche 2 bis 5 muss
somit nicht gesondert geprüft werden, da die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents erkennbar nur im Umfang der Anspruchssätze gemäß
Haupt- bzw. Hilfsantrag begehrt, die - wie oben aufgezeigt - einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch enthalten (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgeraät).
Feuerlein
Schwarz-Angele
Egerer
Maksymiw
Na