Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 05.08.2008 – 27 W (pat) 83/07
27. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
5. August 2008
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 08.05
betreffend die Marke 304 23 443
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 5. August 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Albrecht sowie der Richter Dr. van Raden und Kruppa
beschlossen:
Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse vom 4. Juni 2006
und vom 7. Februar 2007, berichtigt durch Beschluss vom
7. März 2007, aufgehoben.
G r ü n d e
I.
Die am 23. April 2004 angemeldete, am 8. Juni 2004 in das Markenregister eingetragene und am 9. Juli 2004 veröffentlichte Wortmarke 304 23 443
POLLINO
ist für folgende Waren der Klasse 25 bestimmt:
„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“.
Widerspruch erhoben ist von der Inhaberin des deutschen Anteils der seit dem
18. Februar 1972 unter der Nr. IR 385 729 international registrierten Wortmarke
POLLINI
deren Warenverzeichnis lautet:
„Souliers; bottes, sandales; pantoufles; vestons;
foulards;
pardessus; jupes; chemises; chemisettes: articles de bonneterie
de dessous et de dessus; cravates; imperméables; chapeaux;
pantalons; combinaisons et vètements de sport; ceintures“.
Der Widerspruch wird auf alle Waren der Widerspruchsmarke gestützt und richtet
sich gegen alle Waren der angegriffenen Marke.
Der Markeninhaber hat mit Schriftsatz vom 7. März 2005 die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben. Die Widersprechende hat daraufhin
im Amtsverfahren diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht, u. a. eine eidesstattliche Versicherung ihres Wirtschaftsdirektors, wonach
die Widerspruchsmarke in den Jahren 2001 bis 2004 in Deutschland zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen benutzt
worden sei und die Umsätze in diesen Jahren mehr als … Euro betragen
hätten. Zum Nachweis der Art und Weise der Benutzung hat die Widersprechende
Photos und Prospekte eingereicht, die laut der eidesstattlichen Versicherung aus
den Jahren 2001 bis 2004 stammten.
Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit einem ersten Beschluss vom 4. Juni 2006 zurückgewiesen. Die
Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht. Aus der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung ergebe sich
nicht, in welcher Art die Marke in Verbindung mit den Waren verwendet werde. Die
eingereichten Unterlagen, auf die sich die eidesstattliche Versicherung beziehe,
besage nichts über die funktionsgemäße Nutzung der Marke in der Bekleidung
oder in bzw. auf Schuhen. Herstellermarken müssten auf der Marke selbst, ihrer
Verpackung oder Umhüllung angegeben werden, auf dem hier relevanten Warensektor in der Regel auf Einnäh- oder Klebeetiketten oder auf Wareneinlagen. Der
bloße Hinweis auf eine Verwendung der Marke beispielsweise in Prospekten oder
in Medien ohne funktionelle Verbindung zu den Waren könne nicht als rechtserhaltende Benutzung gewertet werden. Die Verwendung der Marke in diesen Medien
sei nur dann rechtserhaltend, wenn dort eine Anbringung der Marke auf der jeweiligen Ware ersichtlich wäre. Dies könne bei den vorgelegten Unterlagen nicht festgestellt werden. Die konkrete Benutzung der Widerspruchsmarke bleibe deshalb
unklar.
Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Im Erinnerungsverfahren hat sie weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt, nämlich eine nicht datierte „ergänzende“ eidesstattliche Versicherung ihres Wirtschaftsdirektors, Rechnungsdaten, eine CD-ROM sowie diverse
Photos von Schuhen und Handtaschen.
Mit Beschluss vom 7. Februar 2007 hat die Markenstelle für Klasse 25 die Erinnerung zurückgewiesen. Die Erinnerungsprüferin hält eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke auch unter Berücksichtigung der im Erinnerungsverfahren eingereichten Unterlagen nicht für glaubhaft gemacht. Aus den Photos
ergebe sich keine funktionelle Verbindung der Marke mit der Ware, insbesondere
nicht hinsichtlich der beanspruchten Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen.
Die eingereichten Unterlagen ließen außerdem nicht erkennen, welche konkreten
Umsätze auf welche von der Marke umfassten Waren entfielen. Unabhängig von
der Benutzungsfrage habe die Erinnerung auch deshalb keinen Erfolg, weil die
Vergleichsmarken wegen des unterschiedlichen Endbuchstabens weder klanglich,
noch schriftbildlich verwechselbar seien. Dies gelte selbst dann, wenn man von
Warenidentität und durchschnittlicher Kenzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
ausgehe.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat sie im Beschwerdeverfahren weitere
eidesstattliche Versicherungen sowie umfangreiche Unterlagen eingereicht. In den
eidesstattlichen Versicherungen werden Umsatzzahlen für Schuhe und Bekleidung von 1999 bis März 2008 genannt. Der jährliche Umsatz habe 1999 ca.
… € und 2007 ca. … € betragen. Die Widersprechende hält die
Vergleichsmarken klanglich und schriftbildlich für verwechselbar, wobei sie aufgrund der großen Bekanntheit der Widerspruchsmarke von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgeht.
Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),
die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom
4. Juni 2006 und vom 7. Februar 2007 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.
Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht eingelassen. Sein anwaltlicher Vertreter hat mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2007 das
Mandat niedergelegt. Im Amtsverfahren hat der Markeninhaber die Auffassung
vertreten, die Marken seien nicht verwechselbar.
In der mündlichen Verhandlung, zu welcher der ordnungsgemäß geladene Markeninhaber nicht erschienen ist, hat die Widersprechende ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.
Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil die einander gegenüberstehenden Marken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr unterliegen (§ 9
Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 107, § 114 MarkenG i. V. m. Art. 5 MMA, Art. 6 quinquies BN1 PVÜ).
1. Die mit Schriftsatz vom 7. März 2005 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist
zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist gemäß § 107, § 116
Abs. 1 i. V. m. § 115 Abs. 2 MarkenG, Art. 5 Abs. 2 MMA der Widerspruchsmarke
bereits 1977 abgelaufen war. In allen Fällen, in denen - wie hier - die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gegeben sind, liegen
zugleich die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vor
(vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939 f. - DRAGON; GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp).
Die Widersprechende trifft mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für beide maßgeblichen Benutzungszeiträume - hier Juli 1999 bis
Juli 2004 und August 2003 bis August 2008 - glaubhaft zu machen. Der Senat hat
in Bezug auf Schuhe bereits Bedenken an der Auffassung der Erinnerungsprüferin, die Widersprechende habe im Erinnerungsverfahren eine rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Die im
Erinnerungsverfahren eingereichten Photos lassen nämlich eine Verwendung der
Marke auf Schuhen erkennen. Außerdem lassen sich der (nicht datierten) eidesstattlichen Versicherung des Wirtschaftsdirektors der Widersprechenden erhebliche Umsätze für die hier relevanten Jahre 2001 bis 2004 entnehmen.
Letztlich kann die Frage, ob bereits im Amtsverfahren eine ausreichende Glaubhaftmachung der Benutzung erfolgt ist, dahingestellt bleiben, da jedenfalls im
Beschwerdeverfahren aufgrund der eingereichten umfangreichen Unterlagen eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für beide hier maßgeblichen
Zeiträume jedenfalls in Bezug auf die Waren „Schuhe, Sandalen; Hausschuhe;
Jacken, Maschenware als Oberbekleidung“ glaubhaft gemacht worden ist. Eine
entsprechende Verwendung ergibt sich aus der eidesstattlichen Versicherung vom
26. November 2007 in Verbindung mit den eingereichten Photos, auf denen die
Widerspruchsmarke auf den vorgenannten Produkten zu erkennen ist. Den eidesstattlichen Versicherungen sind Umsatzzahlen für den hier einschlägigen Zeitraum
von 1999 bis März 2008 zu entnehmen, wobei der Umsatz in Deutschland mit
Schuhen und Bekleidungsartikeln pro Jahr ca. … bis … € betragen
hat. Dass aus Gründen der internen Organisation der Widersprechenden eine
getrennte Ausweisung der Umsätze für Schuhe und Bekleidung nicht möglich ist,
rechtfertigt es unter Berücksichtigung der umfangreichen Unterlagen nicht, eine
rechtserhaltende Benutzung zu verneinen.
2. Die sich gegenüberstehenden Marken unterliegen der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr.
Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller
Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der
von ihnen erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389
(Nr. 22 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR
2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHE/
TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627
- IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May;
GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach
diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr einer
unmittelbaren Verwechslungsgefahr.
a) Die Bekleidungsstücke und Schuhwaren der jüngeren Marke sind mit den auf
Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu berücksichtigenden Waren „Schuhe; Sandalen; Hausschuhe; Jacken; Maschenware als
Oberbekleidung“ identisch. Zwischen den vorgenannten Widerspruchswaren und
den Kopfbedeckungen der jüngeren Marke besteht eine durchschnittliche Warenähnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen,
14. Aufl., S. 167 m. w. Nachw.).
b) Die Kenzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat für durchschnittlich. Die von der Widersprechenden unter Hinweis auf die große Bekanntheit der Widerspruchsmarke geltend gemachte überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft vermag der Senat nicht zu erkennen. Die Angaben der Widersprechenden zur Benutzung sind insoweit nicht ausreichend, wobei auffällt, dass die
Umsatzzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen sind.
c) Die Widerspruchsmarke POLLINI und die jüngere Marke POLLINO sind sich
phonetisch hochgradig ähnlich. Beide Marken stimmen in zwei von drei Silben
(POL-LI) und im Anfangsbuchstaben der dritten Silbe (N) überein. Eine Übereinstimmung besteht in Länge und Silbengliederung und damit in den wesentlichen
Vergleichsmerkmalen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 130). Zu
berücksichtigen ist, dass Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet werden als
die übrigen Markenteile. Unterschiede in den Endungen von Markenwörtern bleiben meist weniger in Erinnerung (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 131, 133).
Fälle des sich Verhörens können nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Vor allem unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen, etwa bei
telefonischen Bestellungen, kann es zu Markenverwechslungen kommen.
d) Die Gesamtabwägung von teilweiser Warenidentität und im Übrigen durchschnittlicher Warenähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und hochgradiger klanglicher Markenähnlichkeit ergibt die Gefahr
von Verwechslungen.
3. Gründe für eine Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1
MarkenG sind nicht ersichtlich.
Dr. Albrecht
Dr. van Raden ist wegen Urlaubs an der Unterschrift verhindert.
Dr. Albrecht
Kruppa
br/Fa