BPatG Beschluss vom 23.10.2008 – 30 W (pat) 72/05

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 72/05 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die angegriffene Marke 301 69 545

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 23. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Vogel von Falckenstein und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I .

Am 18. Juni 2002 unter der Nummer 301 69 545 in das Markenregister eingetragen und am 19. Juli 2002 veröffentlicht worden ist die Bezeichnung

Bestboy.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet:

„Bespielte und unbespielte Ton- und Bildtonträger sowie On- und

Offline-Datenträger jeden Formats, insbesondere Compactdiscs,

Schallplatten, Bildplatten, CD-ROM, DVD, MD, Netzwerkdatenbänke, Magnetaufzeichnungsträger (u. a. Kassetten, Tonbänder,

Videos, Digital-Audio-Tapes); aufgezeichnete Fernseh-, Video-,

Kino- und Trickfilme; Spiel- und Unterhaltungsautomaten (auch

münzbetätigte), Video- und Computerspiele zum Anschluss an

Fernsehgeräte (auch münzbetätigte); Zubehör für Video- und

Computerspiele und für ähnliche elektronische Apparate, nämlich

Boxen zum Aufbewahren von Kassetten oder Disketten, Spielkassetten, -disketten, -patronen für Video- und Computerspiele; auf

maschinenlesbare Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme, soweit in Klasse 9 enthalten; elektronische Spiele als

Zusatzgeräte für Fernsehapparate, soweit in Klasse 9 enthalten;

Veröffentlichung von bespielten Ton- und Bildton- sowie Datenträgern jeden Formats, auf welchen Informationen jeglicher Art gespeichert sind,

insbesondere von bespielten Compactdiscs,

Schallplatten, Bildplatten, Compactdiscs-ROM, DVD, MD, Magnetaufzeichnungsträgern (u. a. Kassetten, Tonbänder, Videos, Digital-Audio-Tapes), Videokassetten, Videospielen, Videospielkassetten; Publikationen; Veröffentlichung von Druck- und Zeitschriften sowie sonstigen Druckerzeugnissen (u. a. Magazinen, Büchern, Postern, Plakaten), Photographien, Schreibwaren; Erstellung von Multimediaproduktionen für Dritte (soweit in Klasse 41

enthalten); Ton-, Film-, Video-, Fernseh- und Musikproduktionen

für Dritte; Gestaltung, Durchführung und Beratung von Angeboten/Anbietern (Webdesign, Webconsulting, Webhosting) im Internet und anderen digitalen Netzwerken; Darbietungen eines ausübenden Künstlers, insbesondere Darbietungen eines Musikers;

Durchführung von Liveveranstaltungen; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Durchführung von Musikproduktionen für Dritte;

Design von Computersoftware; Erstellen von Programmen für die

Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Grafikers; Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners; Photographieren; Verwaltung von Urheber- und Urhebernebenrechten; Lizenzvergabe von

Urheber- und Urhebernebenrechten.“

Gegen die Eintragung hat die seinerzeit im Register eingetragene Markeninhaberin, die G… AG, aus folgenden Marken Widerspruch erhoben:

- am 18. Oktober 2002 - beschränkt auf die Waren/Dienstleistungen der Klassen 9

und 42 - aus der am 18. Februar 1955 für „tragbare Rundfunkempfänger“ eingetragenen Marke 671 672

Boy;

- am 21. Oktober 2002 (einem Samstag) - beschränkt auf die Waren/Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 - aus der Marke 753 969

Prima-Boy

eingetragenen am 17. Oktober 1961 für „tragbare Rundfunkempfänger“

- am 21. Oktober 2002 aus der Marke 301 25 549

WebBoy,

eingetragenen am 11. Oktober 2001 für:

„Geräte und daraus zusammengestellte Systeme zur Aufnahme,

Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung und/oder Wiedergabe

von analogen und/oder digitalen Bildsignalen und/oder analogen

und/oder digitalen Tonsignalen und/oder Daten, jeweils auch zur

Verbindung an das/mit dem Internet, insbesondere Geräte der

Unterhaltungselektronik, einschließlich Fernsehgeräten, Autoradios, Uhrenradios, Videorecorder, Camerarecorder, DVD-Player,

Bildschirmen bzw. Bildröhren, Displays, Monitoren, Projektoren,

Antennen und Set-Top-Boxen; Geräte und Anlagen der Satellitenempfangstechnik, einschließlich Antennen und Zubehör, nämlich

Konverter, LNCs, Antennensteckdosen, Verteiler, Abzweiger,

Halterungen, Kabel, Adapter, Module, Filter, Verstärker, Multischalter, Modems, Descrambler, Umsetzer; Navigationssysteme,

insbesondere satellitengestützt und für Fahrzeuge, im Wesentlichen bestehend aus Rechnereinheit, Laufwerk für Speichermedien, Monitor bzw. Display, Antenne, Lautsprecher, Richtungssensor, Impulsdetektor, CD-ROMs, Videokamera, Video-Player und

Fernbedienung; Multimedia-Geräte, einschließlich Modems und

interaktiver Geräte; band-, scheiben- oder flächenförmige magnetische, elektronische (insbesondere Halbleiterspeicher), digitale

und/oder optische Aufzeichnungs- bzw. Datenträger (soweit in

Klasse 9 enthalten); Geräte der Informationstechnik; Geräte der

Kommunikationstechnik; Geräte der Telekommunikation, insbesondere drahtgebundene und drahtlose Teilnehmereinrichtungen;

Drucker; Scanner; Computer, auch solche für Spiele, Computerteile und Computer-Peripheriegeräte, Datenverarbeitungsgeräte;

Netzwerkgeräte, insbesondere Netzwerkserver und Netzwerkanschlussgeräte und Netzwerksysteme, bestehend aus verkoppelten

Einzelnetzwerken, insbesondere in Form von Intra-/Interneteinrichtungen in lokalen oder Großraumnetzen; Fernbedienungssender und Fernbedienungsempfänger für die vorgenannten

Waren; Datenverarbeitungsprogramme, Software, insbesondere

für Massenspeichermedien; Betriebsprogramme und Betriebssysteme

(soweit

in Klasse 9 enthalten); mit Programmen

versehene maschinenlesbare Datenträger; Videospiele einschließlich Software; Zubehör für die vorgenannten Waren, nämlich

Magnetbandcassetten, Speicherchips, Speicherkarten, Magnetkarten, Steckkarten, Mischpulte, Datenübertragungseinheiten,

insbesondere card-stations, Kopfhörer, Mikrofone, Netzteile,

Schalter, Löschmagnete, Akkus, Batterien, Ladegeräte, Akustikkoppler, Adapter, Kabel, Stecker, Verteiler, Abzweiger, Halterungen, Module, Filter, Verstärker, Modems, Umsetzer; Teile aller

vorgenannten Waren; Kombinationen der genannten Waren;

Telekommunikation und Multimedia-Dienste, nämlich elektronische Kommunikations-, Datenbank- oder

Informationsdienste

(auch entgeltlich), Bestelldienste, Sprach- und Auskunftsdienste,

Offline- sowie Online-, On-Demand- und andere elektronische

Mediendienste, nämlich Verarbeitung und Weiterleitung von elektronisch übermittelten Daten, Ton und Bild durch Kabel, Satellit,

Computer, Computernetzwerke, Telefonleitungen sowie jegliche

andere Übertragungsmedien; Betrieb von Netzwerken zur Übertragung von Daten, Bildern und Sprache; Fest- und Mobilfunkdienste sowie Telematikdienste; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeinen Informationen (sämtliche vorgenannten

Dienstleistungen soweit in Klasse 38 enthalten);

Erstellen sowie Service und Wartung von Datenverarbeitungsprogrammen und Software, insbesondere multimedialer Computersoftware (Musik, Ton, Daten, Video und Bild) sowie für den Betrieb

von Netzwerken gemäß Klasse 38; Einrichten und Betreiben einer

Datenbank; technische Beratung bei der Projektierung von Geräten, Einrichtungen und Anlagen für Netzwerkdienste sowie bei der

Projektierung einschließlich Planung und Entwicklung von Netzwerken; Entwicklung elektronischer Programmführer; Verwertung

von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten für andere“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch

zwei Beschlüsse, einer davon im Erinnerungsverfahren ergangen, wegen der Widersprüche aus den Marken Boy und Prima-Boy die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und zwar für die Waren:

„Bespielte und unbespielte Ton- und Bildtonträger sowie On- und

Offline-Datenträger jeden Formats, insbesondere Compactdiscs,

Schallplatten, Bildplatten, CD-ROM, DVD, MD, Netzwerkdatenbänke, Magnetaufzeichnungsträger (u. a. Kassetten, Tonbänder,

Videos, Digital-Audio-Tapes)“.

Im Übrigen sind diese Widersprüche sowie insgesamt der Widerspruch aus der

Marke WebBoy zurückgewiesen worden. Zur Begründung ist im Wesentlichen

ausgeführt, dass nur im Umfang der Teillöschung wegen der Widersprüche aus

den Marken Boy und Prima-Boy Verwechslungsgefahr bestehe. Im Übrigen sei

wegen fehlender Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarken und

Dienstleistungen der angegriffenen Marke und wegen allenfalls entfernt ähnlicher

Waren die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke WebBoy bestehe unter keinem Gesichtspunkt Verwechslungsgefahr. Zwar seien hier die Waren/Dienstleistungen identisch bzw. ähnlich. Dennoch

sei der Abstand der Marken ausreichend. Die Wortanfänge „Best“ gegenüber

„Web“ seien deutlich. Die Endungen seien zwar identisch; der Begriff „Boy“ sei

jedoch in einer Vielzahl von Marken enthalten und deshalb verbraucht. Deshalb

komme auch Prägung der Marken durch diesen Bestandteil nicht in Betracht. Mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens

scheitere am Fehlen einer Serie für die hier eingetragenen Waren/Dienstleistungen.

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der G… AG hat

der Insolvenzverwalter das Verfahren fortgeführt und Erinnerung gegen den Beschluss der Markenstelle eingelegt. Nach Umschreibung der Widerspruchsmarken

auf die G1… B.V.

im Juni 2004 sowie weiterer Umschreibung auf

die Firma N…

(J…)

im Lauf des Beschwerdeverfahrens

im November 2006 hat die G1… B.V. das Verfahren fortgeführt.

Von Seiten der Widersprechenden ist Beschwerde eingelegt worden. Sie hält auch

hinsichtlich der nicht gelöschten Waren und Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen für gegeben. Jedenfalls bestehe hinsichtlich aller Widerspruchsmarken die Gefahr mittelbarer Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens. Die Marke Boy sei seit Jahrzehnten intensiv benutzt worden und Basis

vieler Serienmarken, insbesondere Beat-Boy, City-Boy, Concert-Boy, Elite-Boy,

Hit-Boy, Micro-Boy, Music-Boy, Ocean-Boy, Prima-Boy, Teleboy, Yacht-Boy, Surfboy, WebBoy etc. Zahlreiche dieser Kombinationsmarken seien seit langem und in

großem Umfang für Geräte der Unterhaltungselektronik benutzt worden. Die

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei überdurchschnittlich; der Verkehr werde daher in der angegriffenen Marke ein weiteres Zeichen ihrer Serie sehen. Hinsichtlich aller nicht gelöschten Waren und Dienstleistungen sei im Übrigen

Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit zu bejahen, da die Bereiche Unterhaltungselektronik und EDV zusammengewachsen seien. Drittzeichen seien nicht unbedingt für solche Waren eingetragen.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Marke

über die bereits gelöschten Waren hinaus weiter zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält mit näheren Ausführungen die Beschlüsse des Patentamts für zutreffend.

Er meint, dass Verwechslungsgefahr mit der Marke Boy an der fehlenden Waren-

/Dienstleistungsähnlichkeit scheitere. Aber auch im Fall der Bejahung von Waren-

/Dienstleistungsähnlichkeit sei Verwechslungsgefahr zu verneinen. Das Wort

„Boy“ sei als Bezeichnung für ein technisches Hilfsgerät wenn nicht schutzunfähig,

jedenfalls aber wegen Verwendung

in zahlreichen Drittzeichen wie z. B.

„PARKINGBOY“, „clip boy“, „pneu-boy“ verbraucht. Der Widerspruchsmarke Boy

komme auch keine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Zudem seien die sich

gegenüberstehen Marken nicht ähnlich. Bei Bestboy handele es sich um einen

Gesamtbegriff im Sinn von „erster Assistent des Lichtmeisters“. Serienzeichenverwechslungsgefahr scheitere aus diesen Gründen ebenfalls; auch fehle es für

hier maßgebliche Waren/Dienstleistungen an einer Serie von Marken mit dem Bestandteil „Boy“; zudem weise Bestboy nicht denselben charakteristischen Aufbau

mit den von der Widersprechenden angeführten Marken auf. Auch mit der Marke

Prima-Boy bestehe aus diesen Gründen keine Verwechslungsgefahr; hilfsweise

werde deren Benutzung bestritten. Auch hinsichtlich des Widerspruchs aus der

Marke WebBoy sei die Verwechslungsgefahr zutreffend verneint worden; diese

Widerspruchsmarke sei ein beschreibender Begriff, so dass Kennzeichnungskraft

fast nicht vorhanden sei; der Begriff sei jahrelang von einem Computerhersteller

für ein auf Nutzung des Internets ausgerichtetes Notebook verwendet worden.

Wegen Verbrauchtheit des Wortes „boy“ sei es jedenfalls als Serienzeichenbestandteil nicht geeignet; abgesehen davon sei auch WebBoy mit den geschützten

Waren/Dienstleistungen nicht Teil einer Serie der Widersprechenden. Er verweist

ferner darauf, dass Inhaberin der Widerspruchsmarken inzwischen die Firma N…

sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Auch nach Umschreibung der Widerspruchsmarken

auf

die Firma N…

bleibt

die G1… B.V.

verfahrensführungsbefugt (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 265 Abs. 2 ZPO entsprechend; vgl. BGH

GRUR 1998, 940, 941 - Sanopharm; vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG 8. Aufl., § 28

Rdn. 14).

Die Beschwerde ist in der Sache nicht begründet. Es besteht nach Auffassung des

Senats im für das Beschwerdeverfahren noch maßgeblichen Umfang keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die

Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den

Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall

zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen

den genannten Faktoren, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren

durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann

und umgekehrt (ständige Rechtsprechung z. B. EuGH GRUR 2006, 237, 238

[Tz 18 f.] - PICASSO; BGH WRP 2006, 92, 93 [Nr. 12] - coccodrillo; BGH MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz). Bei dieser umfassenden Beurteilung der

Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2007,

1009 [Nr. 33] - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; GRUR Int. 2004, 843,

845 - MATRATZEN; GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 28] - THOMSON LIFE; BGH

GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/Il Portone).

Der Gesamteindruck ist deshalb maßgebend, weil der Durchschnittsverbraucher

eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen

Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 [Nr. 35] - HABM/Shaker [Limoncello]). Anzuknüpfen ist dabei an das Verbraucherleitbild des EuGH, der auf den

normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der entsprechenden Waren/Dienstleistungen abstellt (EuGH

GRUR 2004, 943, 944 [Tz 24] - SAT.2).

1. Der Widerspruch aus der Marke Boy

Nach den genannten Grundsätzen ist hinsichtlich des Widerspruchs aus der

Marke Boy Verwechslungsgefahr zu verneinen. Es fehlt an der Ähnlichkeit zwischen den für die Widerspruchsmarke konkret eingetragenen Waren „tragbare

Rundfunkempfänger“ und den nach beschränkt erhobenem Widerspruch und erfolgter Teillöschung noch maßgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 auf Seiten der angegriffenen Marke, nämlich:

„aufgezeichnete Fernseh-, Video-, Kino- und Trickfilme; Spiel- und

Unterhaltungsautomaten (auch münzbetätigte), Video- und Computerspiele zum Anschluss an Fernsehgeräte (auch münzbetätigte); Zubehör für Video- und Computerspiele und für ähnliche

elektronische Apparate, nämlich Boxen zum Aufbewahren von

Kassetten oder Disketten, Spielkassetten, -disketten, -patronen für

Video- und Computerspiele; auf maschinenlesbare Datenträger

aufgezeichnete Computerprogramme, soweit in Klasse 9 enthalten; elektronische Spiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate,

soweit in Klasse 9 enthalten;

Design von Computersoftware; Erstellen von Programmen für die

Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Grafikers; Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners; Photographieren; Verwaltung von Urheber- und Urhebernebenrechten; Lizenzvergabe von

Urheber- und Urhebernebenrechten“.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung

sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Tz 23] - Canon). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter

ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte

aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH MarkenR 2006, 390, 392 [Nr. 13] - TOSCA BLU, MarkenR 2007, 74, 76 [Nr. 20]

- COHIBA). Umgekehrt kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden,

wenn trotz unterstellter Identität der Marken und zu unterstellender höchstmöglicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr

im Sinne einer Verwirrung über die Ursprungsidentität der Waren/Dienstleistungen wegen ihres Abstands von vornherein ausgeschlossen ist

(vgl. BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2004, 594, 596

- Ferrari-Pferd; EuGH GRUR 1998, 922, 923

[Tz 29] - Canon; BGH MarkenR 2006, 390, 392, [Nr. 13] - TOSCA BLU; MarkenR 2007, 74, 76 [Nr. 20]

- COHIBA). Dafür bestehen nach Auffassung des Senats bei den hier maßgeblichen Waren (und Dienstleistungen) durchgreifende Anhaltspunkte.

Die sich gegenüberstehenden Waren unterscheiden sich grundlegend. Sie sind

zwar in die Klasse 9 eingeteilt. Dies allein bedeutet indessen nicht, dass Warenähnlichkeit im Sinn des Markengesetzes von vornherein besteht. Maßgeblich abzustellen ist vielmehr auf die Waren, für die die Marke Schutz genießt, hier also

„tragbare Rundfunkempfänger“ auf Seiten der Widerspruchsmarke. Die Zuordnung

der zu vergleichenden Waren zu einem gemeinsamen sprachlichen Oberbegriff,

der als solcher nicht im Warenverzeichnis enthalten ist, reicht ebenfalls nicht zur

Bejahung der Ähnlichkeit aus. Deshalb kann entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht allein entscheidend darauf abgestellt werden, dass die sich

gegenüberstehenden Produkte dem Bereich Unterhaltung zuzuordnen sind. Der

Senat vermag sich daher einzelnen Entscheidungen des Bundespatentgerichts

nicht anzuschließen, in denen ohne nähere Begründung auf den für die sich gegenüberstehenden Warenverzeichnisse für in Betracht kommend erachteten

Oberbegriff „Unterhaltungselektronik“ zurückgegriffen wurde. Zwar nehmen, worauf die Widersprechende als solches zutreffend hinweist, die Warenverzeichnisse

älterer Marken an der technischen Entwicklung teil, was bei der Auslegung der

Warenbegriffe zu berücksichtigen ist (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 57

m. w. N.). Das kommt dann in Betracht, wenn im Zuge technischer Fortentwicklung Waren an die Stelle der im Warenverzeichnis aufgeführten Produkte getreten

sind, die sich ihrem Wesen nach zwanglos den registrierten Begriffen zuordnen

lassen. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Die registrierten Waren „tragbare

Rundfunkempfänger“ sind nach wie vor mit dieser Bezeichnung im Handel, ohne

dass entsprechende Produkte mit anderer Bezeichnung an ihre Stelle getreten

sind. Die technische Fortentwicklung hat die Ausstattung betroffen (Transistoren,

Batterien, integrierte Schaltkreise), ohne dass das Produkt als solches oder seine

Bezeichnung untergegangen sind. Nur „tragbare Rundfunkempfänger“ sind damit

für die Beurteilung in Betracht zu ziehen (vgl. BPatG GRUR 2002, 345 - ASTRO

BOY/Boy).

„Rundfunkempfänger“ sind Geräte zum Empfang von Rundfunksendungen (vgl.

Wikipedia online-Lexikon zum Stichwort „Rundfunkempfangsgerät“). Sie bestehen

aus Empfangsteil, Verstärker und Lautsprecher, die in einem Gehäuse untergebracht sind. Herstellerbetriebe sind auf den Bereich der Hörfunk-/Fernseh-Unterhaltungsgeräte ausgerichtet (z. B. Blaupunkt, Graetz, Loewe, Telefunken). „Tragbar“ bezieht sich in Verbindung mit den Waren auf leichtes Gewicht und grds. Kabelungebundenheit (Antenne, Stromversorgung) also ein „mobiles Radio“.

Demgegenüber geht es bei den Waren „aufgezeichnete Fernseh-, Video-, Kino-

und Trickfilme“ um die Herstellung von Filmen, also aufgezeichnete, bewegte

Bilder, die zum Zweck der Wiedergabe auf ein Trägermaterial aufgebracht sind

(vgl. Wikipedia-Online-Lexikon Stichwort „Filmproduktion“). Filme werden von

Film-Produktionsgesellschaften hergestellt und aufgezeichnet (z. B. Universal,

Warner, Pixar, Constantin). Beide Waren unterscheiden sich grundlegend in ihrer

stofflichen Beschaffenheit sowie ihrer Produktionsweise. Sie sind aus Sicht des

Konsumenten nicht austauschbar, konkurrieren nicht miteinander und ergänzen

auch nicht einander in einem funktionalen Zusammenhang. Dementsprechend

stammen sie im Allgemeinen auch nicht aus denselben - oben beispielhaft

genannten - Herkunftsstätten, was dem Verkehr auch bekannt ist. Soweit es bei

den Waren der jüngeren Marke zum Vertrieb über spezielle Verleihgesellschaften

kommt, sind Berührungspunkte mit den zumeist im Einzelhandel angebotenen

Waren der Widerspruchsmarke nicht möglich. Soweit z. B. DVDs

in die

Betrachtung einzubeziehen sind, können die beiderseitigen Waren zwar in

einzelnen Großmärkten (Saturn, Media Markt) nebeneinander angeboten werden;

dies trägt aber nicht zur Begründung eines abweichenden Verkehrsverständnisses

über die Herstellungsstätten bei. Der Verkehr wird aufgrund dieses Umstands

kaum zu der Annahme gelangen, dass die Herstellung von Waren, die ansonsten

keine oder nur geringe Berührungspunkte aufweisen, in einem und demselben

Unternehmen bzw. unter einer gemeinsamen betrieblichen Verantwortung nun

allgemein üblich wäre. Der Verkehr ist zunehmend daran gewöhnt, eine Vielzahl

völlig unterschiedlicher Waren oder Dienstleistungen in denselben Verkaufsstätten

angeboten zu bekommen, so dass dem Gesichtspunkt regelmäßig gleicher

Vertriebs- und Erbringungsstätten allenfalls eine untergeordnete Bedeutung

beigemessen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 68). Die

Beschaffenheit, das äußere Erscheinungsbild, der spezielle Verwendungszweck

und die Anwendungsweise sowie die regelmäßigen Herstellerbetriebe der

beiderseitigen Waren sind nach alledem so unterschiedlich, dass eine

Warenähnlichkeit zu verneinen ist.

Ein Spielautomat ist ein mechanisches oder elektronisches Gerät, das einen bestimmten Spielverlauf simuliert und entweder völlig mittels des Zufallsprinzips oder

aber mit teilweiser oder völliger Steuerung durch einen oder mehrere Mitspieler

betätigt wird. Ein Computerspiel ist ein interaktives Medium; es ist ein Programm

auf einem Computer, das einem oder mehreren Benutzern ermöglicht, ein durch

implementierte Regeln beschriebenes Spiel zu spielen. Die Bezeichnung Videospiel hebt die visuelle Ausgabe der Spielhandlung auf einem Monitor hervor. In

dieser Hinsicht sind fast alle Computerspiele Videospiele. Umgangssprachlich wird

mit „Computerspiel“ in der Regel Spielesoftware für Personal Computer bezeichnet (PC-Spiele). Daneben gibt es Spielcomputer, die an Fernsehgeräte angeschlossen werden (vgl. Wikipedia-Online-Lexikon Stichwort „Spielautomat“). Hersteller der Automaten sind im Allgemeinen Spezialbetriebe; Marktführer in der

BRD ist z. B. die Gauselmann-Gruppe. Zum Verbraucherschutz und zur Eindämmung von Spielabhängigkeit oder Spielsucht unterliegen Geldspielautomaten in

Gaststätten oder Spielhallen genauen gesetzlichen Vorschriften. Daher sind in

Deutschland nur bestimmte Typen von Spielautomaten zugelassen. Die Einzelheiten des Betriebs von Spielautomaten sind in Deutschland in der seit dem

1. Januar 2006 gültigen Spielverordnung genau festgelegt. Computerspielen liegt

Software zu Grunde, die allgemein in hierauf spezialisierten Spiele-Software-Unternehmen entwickelt wird. Unter diesen Umständen ergeben sich in Bezug auf

die Beschaffenheit, das äußere Erscheinungsbild, den Verwendungszweck und

die Anwendungsweise sowie die Herstellerbetriebe keine Überschneidungen, die

zur Bejahung der Warenähnlichkeit mit tragbaren Rundfunkempfängern führen

könnten.

Unter welchen Gesichtspunkten Warenähnlichkeit zwischen „Zubehör für Video-

und Computerspiele und für ähnliche elektronische Apparate, nämlich Boxen zum

Aufbewahren von Kassetten oder Disketten, Spielkassetten, -disketten, -patronen

für Video- und Computerspiele“ einerseits und tragbaren Rundfunkempfängern

andererseits bestehen könnte, ist weder dargelegt noch ersichtlich. Diese speziellen Aufbewahrungsboxen weisen weder in Beschaffenheit, Zweck, Erscheinungsbild noch Herstellungsweise Gemeinsamkeiten mit Rundfunkempfängern

auf.

Ein Computerprogramm ist eine Folge von Anweisungen, welche auf einem Computer zur Ausführung gebracht werden können, um damit eine bestimmte Funktionalität (z. B. Textverarbeitung) zur Verfügung zu stellen. Unter keinem Gesichtspunkt sind Annäherungen zu Rundfunkempfängern erkennbar. Warenähnlichkeit

ist zu verneinen.

Wegen Unähnlichkeit der sich gegenüberstehenden, maßgeblichen Waren ist eine

Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 1. Halbs. MarkenG von vornherein ausgeschlossen.

Auch zwischen den Dienstleistungen der Klasse 42, nämlich „Design von Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Grafikers; Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners; Photographieren; Verwaltung von Urheber- und Urhebernebenrechten; Lizenzvergabe von

Urheber- und Urhebernebenrechten“ einerseits und tragbaren Rundfunkempfängern andererseits ist Ähnlichkeit zu verneinen.

Die Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist allgemein problematischer als die Ähnlichkeit zwischen Waren, weil grundlegende Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung

bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen; gleichwohl können besondere Umstände die Feststellung der Ähnlichkeit aber nahelegen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 83). Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob

bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, die Waren und

Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass

der Dienstleistungsbetrieb sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem

Vertrieb der Waren befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder –händler sich

auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig betätigt (vgl.

BGH GRUR 1999, 586, 587

- White Lion; GRUR 2000, 883, 884 f.

- PAPPAGALLO; GRUR 2002, 544 - BANK 24; BGH a. a. O. 1999, 731, 733

- Canon II; GRUR 2001, 507 - EVIAN/REVIAN; GRUR 1986, 380, 382 - RE-WA-

MAT; GRUR 1989, 347, 348 - MICROTRONIC). Nur wenn der Verkehr insoweit zu

der Auffassung gelangt, die miteinander in Berührung kommenden Waren und

Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer

unzutreffenden Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung unterliegen (vgl.

Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdnr. 83).

Ausgehend davon fehlt es an einer Ähnlichkeit zwischen den für die Widerspruchsmarke konkret eingetragenen Waren „tragbare Rundfunkempfänger“ und

den auf Seiten der insoweit angegriffenen Marke maßgeblichen Dienstleistungen

der Klasse 42. Angesichts des Umstands, dass kein erkennbarer Zusammenhang

zwischen der Herstellung und/oder Vertrieb von tragbaren Rundfunkempfängern

und den vorgenannten Dienstleistungen besteht, kann nicht angenommen werden,

dass Hersteller und Vertreiber solcher Geräte auch als Erbringer solch spezieller

Dienstleistungen in Erscheinung treten. Eine entsprechende Übung bzw. Praxis,

welche Einfluss auf das Verkehrsverständnis haben könnte, lässt sich ebenfalls

nicht feststellen. Weder sind dem Senat entsprechende Beispiele bekannt noch

hat die Widersprechende solche benannt. Damit fehlt es in Bezug auf diese

Dienstleistungen der angegriffenen Marke an jeglicher Waren-/Dienstleistungs-

Ähnlichkeit, so dass eine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2,

1. Halbs. MarkenG auch hier bereits aus diesem Grunde ausscheidet (vgl. BGH,

GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 23).

Es besteht entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch keine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung

i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2,

2. Halbs. MarkenG. Dabei darf nicht jegliche wie auch immer geartete gedankliche

Assoziation als Schutzhindernis im Sinn dieser Bestimmung angesehen werden.

Vielmehr fallen unter diesen gesetzlichen Tatbestand ausschließlich Fälle einer

markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. So ist vom EuGH eindeutig hervorgehoben worden (vgl. GRUR 1998, 387, 389 [Nr. 18 - 21] - Sabèl/Puma; GRUR

Int. 2000, 899, 901 [Nr. 34] - Marca/Adidas), dass der Begriff einer gedanklichen

Verbindung keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr darstellt, sondern nur dessen Umfang näher bestimmt. Eine Ausdehnung auf Gedankenverbindungen, die zu lediglich behindernden, rufausbeutenden oder verwässernden Wirkungen, die nicht zu eigentlichen Verwechslungen führen, wird somit abgelehnt

(st. Rspr. vgl. BGH GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont; GRUR 2000, 886,

887 - Bayer/BeiChem). Dementsprechend ist z. B. kein Raum für eine assoziative

Verwechslungsgefahr, sofern die Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit verneint

wird (vgl. BGH GRUR 1999, 158, 159 f.. - GARIBALDI; Ströbele/Hacker a. a. O.

§ 9 Rdn. 314 m. w. N.). So liegt der Fall hier. Wie oben ausgeführt besteht Unähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

2. Widerspruch aus der Marke Prima-Boy

Nach den oben genannten Grundsätzen ist die Gefahr von Verwechslungen zwischen der angegriffenen Marke Bestboy und der Widerspruchsmarke Prima-Boy

zu verneinen.

Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist auf Seiten der

Widerspruchsmarke von der Registerlage auszugehen. Zwar hat der Inhaber der

angegriffenen Marke hilfsweise die Benutzung der seit 1961 eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten. Der Wille, die Benutzung zu bestreiten, muss jedoch eindeutig und unbedingt erklärt werden; dies ist mit einem „hilfsweisen“ Bestreiten

nicht der Fall (vgl. Ströbele/Hacker § 43 Rdn. 19 m. w. N.).

Nach beschränkt erhobenem Widerspruch und erfolgter Teillöschung der angegriffenen Marke aufgrund dieses Widerspruchs stehen sich dieselben Waren und

Dienstleistungen gegenüber wie hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke

Boy.

Es fehlt an der Ähnlichkeit zwischen den für die Widerspruchsmarke konkret eingetragenen Waren „tragbare Rundfunkempfänger“ und den nach beschränkt erhobenem Widerspruch und erfolgter Teillöschung noch maßgeblichen Waren und

Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 auf Seiten der angegriffenen Marke. Auf

die Begründung unter 1. wird Bezug genommen. Verwechslungsgefahr im

Rechtssinn ist hinsichtlich dieses Widerspruchs in jeder Hinsicht zu verneinen. Auf

die Ausführungen oben unter 1. wird verwiesen, die bezüglich dieser Widerspruchsmarke in gleicher Weise gelten.

3. Widerspruch aus der Marke WebBoy

Hinsichtlich der für das Beschwerdeverfahren maßgeblichen Waren und Dienstleistungen der Kassen 9, 41 und 42 ist nach den eingangs genannten Grundsätzen die Gefahr von Verwechslungen zwischen der angegriffenen Marke Bestboy

und der Marke WebBoy zu verneinen.

Das gilt auch vor dem Hintergrund, dass sich vorliegend nach der Registerlage

jedenfalls im Bereich „Videospiele“ identische Waren gegenüberstehen können;

auch die Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

einerseits und „Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen und Software“ andererseits können identisch sein; inwieweit im Bereich der weiteren Waren und

Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 von Ähnlichkeit auszugehen ist oder

wie der Abstand im Einzelnen zu bewerten ist, bedarf letztlich keiner abschließenden Entscheidung; selbst wenn zu Gunsten der Widersprechenden davon ausgegangen wird, dass sich insgesamt identische bzw. eng ähnliche Waren und

Dienstleistungen gegenüberstehen, besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen

im Rechtssinn.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als etwas reduziert einzustufen. Der Begriff „Web“ bedeutet in wörtlicher Übersetzung aus dem Englischen

„Netz, Gewebe“; er wird indessen im allgemeinen Sprachgebrauch – hergeleitet

aus dem Kürzel „www“ (world wide web), ein über das Internet abrufbares Hypertext-System (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. S. 1898; Wikipedia-Online-Lexikon Stichwort „world wide web“), mit dem Internet gleichgesetzt.

In dieser Bedeutung ist der Markenbestandteil für sämtliche Waren und Dienstleistungen, die - teilweise nach der ausdrücklichen Fassung des Warenverzeichnisses - einen Bezug zum Internet aufweisen können, im Sinn einer Bestimmungsangabe ein beschreibender und damit zumindest eher schwacher Bestandteil. Das englische Wort „Boy“ ist in der Bedeutung von „Junge“ nicht unmittelbar beschreibend. Jedoch ist dieser Begriff vielfach im Sinn eines Hinweises auf

ein Hilfsgerät im Gebrauch, und mit dieser Begründung auch als beschreibend

angesehen worden (vgl. zuletzt HABM R0762/02-3 vom 12.2.2003 - CLIP BOY,

veröffentlicht auf PAVIS-PROMA CD-ROM; BPatG Mitt. 1976, 56, 57 - hausboy).

Wenngleich „boy“ zeitweise bei Markenbildungen wohl nicht mehr so beliebt war,

wird er im genannten Sinn seit geraumer Zeit wieder verwendet. Neben den vom

Inhaber der angegriffenen Marke angeführten Begriffen („PARKINGBOY“,

„clip boy“, „pneu-boy“) wird nur beispielhaft auf folgende Bezeichnungen Bezug

genommen, die bei Aufruf mit der Suchmaschine …, Seiten aus Deutschland,

bei Eingabe *boy gezeigt werden: Waterboy (Wasserenthärter), Cool boy (tragbare Klimaanlage), weather boy (Funkwetterstation), Lucky boy (Kratzbaum),

Double Boy (Abfallsammler), Sunny Boy (Solar-Wechselrichter). Auch wenn über

den Umfang der Benutzung der Bezeichnungen im Einzelnen nichts bekannt ist,

so spricht die Verwendung für entsprechende Produktangebote doch dafür, dass

in dem Wort „boy“ nicht nur der Begriff „Junge“, sondern auch der Begriff für ein

Gerät gesehen wird, was für eine Originalitätsschwäche spricht. Hinsichtlich der

Gesamtmarke ist damit von etwas reduzierter Kennzeichnungskraft und damit von

einem etwas reduzierten Schutzumfang auszugehen. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke WebBoy ist nicht beansprucht und mangels

tragfähiger Nachweise nicht ersichtlich.

Angesichts dieser Konstellation sind an den erforderlichen Abstand der Marken

zueinander grundsätzlich noch eher strenge Anforderungen zu stellen.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an, der allerdings durch einzelne Bestandteile geprägt

sein kann (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 232 ff. m. w. N.; EuGH

GRUR 2005, 1042, 1044 [Tz 32 ff.] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859,

861 [Nr. 21] - Malteserkreuz).

In der Gesamtheit sind die Marken deutlich verschieden. In Konsonantenfolge und

Buchstabenzahl weichen die Wortanfänge „Best“ gegenüber „Web“ deutlich voneinander ab, was auch bei einem - angesichts der Waren und Dienstleistungen

hier kaum vorstellbaren - flüchtigen Verhalten weder überhört noch übersehen

werden kann. Dies verhindert trotz der übereinstimmenden Endungen „boy/Boy“

unmittelbare Verwechslungen in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht. Dabei ist von dem Grundsatz auszugehen, dass Wortanfänge allgemein

stärker beachtet werden als die Wortenden; hinsichtlich der Gefahr bildlicher Verwechslungen ist der Grundsatz zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken allgemein genauer wahrgenommen wird, als das schnell verklingende Wort.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird die angegriffene Marke

nicht von dem Bestandteil „boy“ geprägt, welcher darin zudem auch nicht als selbständig kennzeichnender Bestandteil wirkt. Bei der angegriffenen Marke handelt

es sich zunächst nicht um eine aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzte

Marke. Die angegriffene Marke Bestboy ist einheitlich und einteilig gestaltet, so

dass nicht isoliert auf die Endung „boy“ abgestellt werden kann; die Zusammenschreibung der Bestandteile „Best“ und „boy“ zu einer Einwortmarke bewirkt eine

erhebliche Klammerwirkung (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 218 m. w. N.).

Weiter kommt hinzu, dass der Begriff „best boy“ in der englischen Sprache einen

Gesamtbegriff darstellt, der ins Deutsche mit „erster Assistent des Elektromeisters/Lichttechnikers“ übersetzt wird (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch Englisch

Teil I S. 129); der gesamtbegriffliche Charakter ergibt sich auch für die Verkehrskreise, die die angegriffene Marke wörtlich mit „bester Junge“ übersetzen, was

einen ohne weiteres verständlichen, gesamtbegrifflichen Sinngehalt vermittelt.

Aber auch die Widerspruchsmarke WebBoy wird weder durch „Boy“ geprägt, noch

kann diesem Bestandteil in der Widerspruchsmarke eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zugemessen werden. Zwar wird aufgrund der sog. Binnengroßschreibung eine gewisse bildliche Zäsur zwischen den einzelnen Wortbestandteilen „Web“ und „Boy“ begründet; es handelt sich hierbei jedoch um ein übliches graphisches Stilmittel im Rahmen eines gängigen Schriftbildes (vgl. BGH

GRUR 2005, 963, 965 - AntiVir/Antivirus). Im Übrigen ist die Marke durch die

Zusammenschreibung als Einwortmarke ausgestaltet, was wesentlich berücksichtigt werden muss, zumal im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren aus

Rechtsgründen allein auf die Marke in ihrer im Markenregister eingetragenen

Form abgestellt werden muss (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 93).

Sonstige Anhaltspunkte, die den Bestandteil „boy“ als selbständig kennzeichnend

erscheinen lassen könnten, liegen ebenfalls nicht vor. Insbesondere hat Boy aufgrund einer tatsächlichen Benutzung der Marke Boy als isoliertes Zeichen auch

keine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt. Auf der Grundlage der von der Widersprechenden in diesem Zusammenhang vorgebrachten Angaben lässt sich eine

solche erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke Boy weder für den zunächst

maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (hier also für

den 18. Juni 2002) noch für den ebenfalls relevanten Zeitpunkt der Entscheidung

über den Widerspruch (hier also für 23. Oktober 2008) feststellen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 35).

Für diese Feststellung sind neben den dem Zeichen von Haus aus zukommenden

Eigenschaften der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten

Verkehrskreisen von Bedeutung. Dazu fehlen Angaben. Die Behauptung, dass

diese Marke seit langem umfangreich benutzt worden sei, stellt keinen tragfähigen

Nachweis dar. Dass der Widerspruchsmarke Boy in älteren Entscheidungen des

Bundespatentgerichts eine erhöhte Kennzeichnungskraft zuerkannt worden ist, ist

ohne konkrete Angaben zu den genannten Kriterien nicht geeignet, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die hier maßgeblichen

Zeitpunkte zu belegen. Angesichts des aus der Akte ersichtlichen Insolvenzverfahrens und der mehrfachen Übertragung der Widerspruchsmarke waren hierzu konkrete Angaben auch nicht entbehrlich. Insoweit ergeben auch die Ausführungen

zur Benutzung der Marke Prima-Boy, die sich auf einen Produktkatalog aus dem

Jahr 2002/2003 beziehen, keine weitere Benutzung nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Es müssen somit nach alledem die beiden Gesamtmarken und es können nicht

lediglich „boy“ und „Boy“ miteinander verglichen werden. Verwechslungsgefahr

i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2, 1. Halbs. MarkenG ist damit auszuschließen.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken i. S. v. § 9 Abs. 1

Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens gedanklich

miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art von Verwechslungsgefahr

setzt voraus, dass der Verkehr die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt,

auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die

angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen

oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen

den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung für

das Waren- und Dienstleistungsangebot zu schließen.

Eine derartige Verwechslungsgefahr wird regelmäßig bejaht, wenn der Widersprechende im Verkehr bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das in

den Vergleichsmarken übereinstimmende Element als Stammbestandteil enthalten und unter Berücksichtigung auch der abweichenden Bestandteile damit zu

rechnen ist, dass der Verkehr die jüngere Marke mit der Widerspruchsmarke als

ein davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung bringt (vgl. z. B. BGH

GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont; GRUR 2000, 886, 887 - Bayer-

/BeiChem).

Ob der Verkehr im vorliegenden Fall überhaupt Veranlassung hat, die Widerspruchsmarke WebBoy als Marke einer Serie mit dem Stammbestandteil Boy

anzusehen, begegnet Bedenken. Die Marke ist seit Erhebung des Widerspruchs

zweimal umgeschrieben worden, und zu Serienmarken der weiteren Markeninhaber ist nichts dargelegt. Zwar hat sich die Beschwerdeführerin darauf bezogen,

dass die G… AG Inhaberin einer Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil

„Boy“ sei. Ob es hierauf angesichts der Umschreibungen der Widerspruchsmarken

WebBoy und Boy noch ankommt, kann dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls

kann, wenn nicht genügend Marken benutzt werden, um eine Familie oder Serie

bilden zu können, von einem Verbraucher nicht erwartet werden, dass er in dieser

Markenfamilie oder - Serie ein gemeinsames Element entdeckt und/oder diese mit

einer anderen Marke mit dem gleichen gemeinsamen Element in Verbindung

bringt. Für das Bestehen einer Gefahr, dass sich das Publikum hinsichtlich der

Zugehörigkeit der jüngeren Marke zu einer „Familie“ oder „Serie“ von Marken irrt,

ist es daher erforderlich, dass die dieser „Familie“ oder „Serie“ angehörenden älteren Marken auf dem Markt präsent sind (EuGH GRUR Int. 2007, 1009 [Nr. 63, 64]

- Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Die Ausführungen der Widersprechenden, die sich auf den Registerstand von Marken der G… AG und die

bloße Behauptung einer Benutzung beziehen, reichen für die Annahme der Marktpräsenz einer Markenserie der G… AG schon nicht aus.

Abgesehen hiervon wird der Verkehr in der jüngeren Marke nicht das Wort „boy“

als Hinweis auf den Betrieb Widersprechenden sehen, dem lediglich das Element

„Best“ vorangestellt ist. Denn zum einen bewirkt - wie bereits oben schon ausgeführt - die Zusammenschreibung der Worte „Best“ und „boy“ zu einer Einwortmarke Bestboy eine erhebliche Klammerwirkung und zum anderen steht der bereits geschilderte gesamtbegriffliche Sinngehalt der Annahme entgegen, die angesprochenen Verkehrskreise könnten die Bezeichnung zergliedern oder lediglich

den Wortbestandteil „boy“ als eigenständig kennzeichnend verstehen. Zudem ist

nicht erkennbar, dass sich die angegriffene Einwortmarke in die Bezeichnungspraxis der G… AG einfügt, die vor allem durch Voranstellung eines beschreibenden Begriffs in Verbindung mit einem Bindestrich vor dem Wort Boy gekennzeichnet ist (Beat-Boy, Concert-Boy, Elite-Boy, Micro-Boy, Music-Boy usw.).

Die Übereinstimmung der Vergleichsmarken in den Endungen „boy/Boy“ begründet auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Verwechslungsgefahr im

weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem weiteren Bestandteil eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen

Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 [Tz 30 ff.] - THOMSON LIFE;

BGH GRUR 2008, 258, 261 - [Nr.Tz. 34] - INTERCONNECT).

Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Da der Verkehr aus den oben

genannten Gründen bei der angegriffenen Marke nicht allein in „boy“ den produktkennzeichnenden Bestandteil sehen wird, besteht auch nicht die Gefahr, dass der

Verkehr Anlass hat, in der angegriffenen zusammengesetzten Marke die Widerspruchsmarke zu erkennen.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Hartlieb

Cl