Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 29.10.2008 – 25 W (pat) 78/05
25. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 78/05 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 08.05
betreffend die Marke 399 69 102
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
29. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der
Richterin Bayer und des Richters Merzbach
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen
G r ü n d e
I.
Die Wort-/Bildmarke
ist am 12. Juli 2000 für die Waren und Dienstleistungen
„Druck auf Papier und Pappe, Druckereierzeugnisse, Flyer, Präsentationsmaterialien, soweit in Klasse 16 enthalten, insbesondere
Faltblätter, Infobroschüren; Werbemaßnahmen für Dritte; Dienstleistungen eines Designers und Graphikers, Erstellen, Gestalten,
Entwickeln von Modellen, Mustern, Layouts, Scan und Belichtung“
unter der Nummer 399 69 102 in das Markenregister eingetragen worden.
Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 14. April 1997 u. a. für die
Waren und Dienstleistungen
„….. Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften,
Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte,
Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster),
auch in Buchform, Transparente, nicht-codierte Telefonkarten,
Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten,
auch in Form von Adhäsionspostkarten,……; Werbung und Marketing für Dritte;…… Dienstleistungen eines Grafikers“
eingetragenen Wortmarke 396 55 193
ELCH
Das Widerspruchsverfahren gegen die Eintragung dieser Marke wurde am
11. März 2003 abgeschlossen. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im
Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 11. Januar 2005 eine rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.
Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschlüssen vom 1. Juli 2003 und 25. Oktober 2004, von denen einer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angegriffene Marke 396 55 193 gelöscht.
Ausgehend von einer Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden
Waren und Dienstleistungen seien strenge Anforderungen an den Markenabstand
zu stellen, denen die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht
gerecht werde. Denn die jüngere Marke werde mit dem Kenn- und Merkwort „ELCH“
wiedergeben. Der weitere Bestandteil „GRAPHICS“ werde hingegen als rein
beschreibende Angabe nicht mitbenannt, da er vom Verkehr als nicht kennzeichnend und prägend empfunden werde. Außerdem sei er nur mit „abgeschnittenen“
und nicht mit kompletten Buchstaben und deutlich kleiner als das allein prägende
Wort „ELCH“ wiedergegeben. Daher seien beide Marken in klanglicher Hinsicht
identisch, was eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nach sich
ziehe, und zwar unabhängig davon, wie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bewerten sei.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke mit
dem Antrag
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2003 und 25. Oktober 2004
aufzuheben.
Trotz der Zeichennähe führe der geringe Grad der Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr. So seien in
Deutschland 96 Marken mit dem Bestandteil „ELCH“ eingetragen und eine Vielzahl von Unternehmen mit dem entsprechenden Firmenbestandteil im geschäftlichen Verkehr tätig. Es sei daher von einer äußerst schwachen Kennzeichnungskraft und einem entsprechend geringen Schutzumfang der Widerspruchsmarke
auszugehen. Aufgrund des weiteren Bestandteils und insbesondere der bildlichen
Darstellung fehle es dann aber an einer Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „ELCH“ stehe auch einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens entgegen.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Die im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 11. Januar 2005 erhobene Einrede der Nichtbenutzung sei unzulässig, da das Widerspruchsverfahren gegen die
Widerspruchsmarke erst am 11. März 2003 abgeschlossen worden sei.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde nicht allein durch weitere
eingetragene Marken mit dem Bestandteil „ELCH“ geschwächt, zumal es sich
dabei in vielen Fällen auch Marken der Widersprechenden handele. Vielmehr verfüge die Widerspruchsmarke aufgrund intensiver Benutzung über eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse und die
Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Senat mit der
Markenstelle ebenfalls davon ausgeht, dass zwischen beiden Marken die Gefahr
von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.
Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger
Rechtsprechung unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls und vor allem
der Waren- bzw. Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, der Markenidentität
oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorzunehmen (zur ständigen Rspr. vgl. zuletzt BGH MarkenR 2005, 519 Rn. 12 - coccodrillo; MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405 Tz. 10
- SIERRA ANTIGUO; EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO).
1.
Für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist die Registerlage maßgebend. Die im Beschwerdeverfahren seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 11. Januar 2005 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist unzulässig, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist erst mit Abschluss des gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahrens am 11. März 2003 begann (§ 26 Abs. 5 MarkenG) und daher
zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede noch nicht abgelaufen war. Eine im Zeitpunkt der Erhebung unzulässige Einrede darf nicht mit Ablauf der maßgeblichen
Frist - hier: 11. März 2008 - als nachträglich zulässig gewordene Einrede bewertet
werden (BPatG GRUR 2000, 1052, 1053 - Rhoda-Hexan/Sota-Hexal). Vielmehr
muss in jedem Fall hinreichend deutlich zum Ausdruck kommen, dass der Inhaber
der angegriffenen Marke von der Möglichkeit eines Bestreitens der Benutzung der
Widerspruchsmarke Gebrauch machen will (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz,
8. Aufl., § 43 Rdnr. 18). Der Beschwerdeführer hat sich jedoch nach Ablauf der
Benutzungsschonfrist am 11. März 2008 trotz eines entsprechenden Hinweises
der Widersprechenden auf die Unzulässigkeit der erhobenen Einrede (Schriftsatz
vom 15. März 2005) sowie eines Hinweises des Senats auf eine beabsichtigte
Entscheidung im schriftlichen Verfahren nicht mehr zur Benutzungslage geäußert.
Bei der Widerspruchsmarke sind deshalb ebenso wie bei der angegriffenen Marke
alle im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen.
Auszugehen ist dabei von den für die beiden Marken eingetragenen Waren- und
Dienstleistungs(ober-)begriffen, wobei grundsätzlich eine objektive und generalisierende Betrachtungsweise angezeigt ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz,
8. Aufl., § 9 Rdnr. 63). Danach besteht aber eine Identität in Bezug auf sämtliche
von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen.
a. So ist die angegriffene Marke für „Druckereierzeugnisse“ registriert und damit
auch für die unter diesen Oberbegriff fallenden Waren „Zeitungen, Zeitschriften,
Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen,
Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster), auch in Buchform, Transparente“, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Ebenso können diese Waren
der Widerspruchsmarke in Form von „Flyern“ oder „Präsentationsmaterialien“
herausgebracht und veröffentlicht werden, so dass auch insoweit Identität zu den
entsprechenden Warenoberbegriffen der angegriffenen Marke besteht, wobei die
Auflistung der „insbesondere“ davon erfassten „Faltblätter, Infobroschüren“ keine
Einschränkung der beanspruchten Warenoberbegriffe bewirkt und daher für die
Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ohne Bedeutung ist. Des
Weiteren können jedenfalls einzelne dieser für die Widerspruchsmarke konkret
eingetragenen Druckereierzeugnisse wie z. B. „Kalender, Fotomappen“ als „Druck
auf Papier und Pappe“ - wie von der angegriffenen Marke beansprucht - erscheinen und vertrieben werden, so dass auch insoweit eine Warenidentität besteht.
b.
Identität besteht weiterhin auch zwischen der Dienstleistung „Werbung und
Marketing für Dritte“ der Widerspruchsmarke und der Dienstleistung „Werbemaßnahmen für Dritte“ der angegriffenen Marke. Ebenso sind die „Dienstleistungen
eines Grafikers“ der angegriffenen Marke im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführt. Dieser Dienstleistungsoberbegriff umfasst
auch die weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten „Dienstleistungen
eines Designers, Erstellen, Gestalten, Entwickeln von Modellen, Mustern, Layouts,
Scan und Belichtung“, da diese Leistungen auch zum Tätigkeitsbereich eines Grafikers gehören und auch durch diesen erbracht werden können.
2. Was den Schutzumfang der Widerspruchsmarke betrifft, bedarf es keiner
Entscheidung, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen einer
Vielzahl eingetragener Marken mit dem Bestandteil „ELCH“ geschwächt ist oder
ob sogar darüber hinaus sogar eine bis zur Schutzunfähigkeit reichende Schwäche der Widerspruchsmarke anzunehmen ist, weil diese in Bezug auf die hier für
die Verwechslungsgefahr relevanten Waren und Dienstleistungen möglicherweise
einen engen, unmittelbar beschreibenden Bezug aufweist und der Verkehr daher
in diesem Begriff einen Hinweis auf Inhalt, Thematik oder Motiv der Waren und/
oder Dienstleistungen erkennen kann, dann darin jedoch keinen betrieblichen Herkunftshinweis und damit keine Marke sehen wird.
Denn selbst wenn man ohne nähere Sachprüfung zugunsten der Inhaberin der
angegriffenen Marke eine Schutzunfähigkeit der Widerspruchsmarke unterstellt,
besteht dennoch eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken.
3.
Zu beachten ist nämlich, dass der Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren nicht jeglicher Schutz versagt werden kann. Denn die Bindung der Behörden und Gerichte an die Eintragung einer Marke im Markenregister führt dazu,
dass ihr ein Mindestmaß an Schutz zu gewähren ist (vgl. BPatG PAVIS PROMA
25 W (pat) 2/03 v. 10.02.2005 - X-Lite / Lite). Im Falle einer - hier vorliegenden -
Waren- und Dienstleistungsidentität kann daher eine Verwechslungsgefahr auch
nicht bereits deshalb aus Rechtsgründen ausscheiden, weil die Widerspruchsmarke für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren keinen Schutz
beanspruchen kann, wie es bei lediglich im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren
und/oder Dienstleistungen der jüngeren Marke der Fall wäre (vgl. dazu BGH
MarkenR 2004, 358, 360 - Regiopost/Regional Post).
Allerdings kommt in diesem Fall aufgrund der Ausgestaltung der angegriffenen
Marke als Wort-/Bildmarke ein Eingriff in den durch die Eintragung begründeten,
eng zu messenden Schutzbereich der Widerspruchsmarke nur dann in Betracht,
wenn auf Seiten der angegriffenen Marke der allein für Verwechslungen mit der
Widerspruchsmarke in Betracht kommende Wortbestandteil „ELCH“ den durch die
Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck derart prägt, dass die anderen Bestandteile in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mehr mitbestimmen (vgl. BGH
MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405 406 Tz. 18
- SIERRA ANTIGUO).
Von einer solchen Prägung des Gesamteindrucks des angegriffenen Zeichens
durch den Wortbestandteil „ELCH“ ist jedoch - jedenfalls in klanglicher Hinsicht -
im Anschluss an die Entscheidungen der Markenstelle auszugehen, selbst wenn
man auch insoweit ohne nähere Sachprüfung unterstellt, dass dieser Begriff sich
vergleichbar der Widerspruchsmarke in einer Benennung des inhaltlich-thematischen Gegenstandes bzw. des Motivs der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpfen kann und dann schutzunfähig ist. Wenngleich ein schutzunfähiger Markenbestandteil in aller Regel nicht den Gesamteindruck eines Zeichens in
kollisionsbegründender Weise zu prägen vermag, da die Marke ihre Schutzfähigkeit in diesen Fällen regelmäßig nicht aus diesem Bestandteil, sondern aus der
Gesamtheit der Wort- und Bildbestandteile bezieht (vgl. BPatG GRUR 2002, 68
- COMFORT HOTEL), kann gleichwohl ein solcher Bestandteil im Einzelfall durch
eine kennzeichenmäßige Hervorhebung vom Verkehr nicht mehr (nur) als Sachhinweis, sondern - wie beabsichtigt - im Sinne eines betrieblichen Herkunftszeichens verstanden werden, so dass ihm im Gesamteindruck des Zeichens eine
selbständig kollisionsbegründende und eine Verwechslungsgefahr begründende
Stellung zukommt (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - Fläminger/Fälinger; PAVIS
PROMA, BPatG 25 W (pat) 76/96 - acut/ACCUR; Ströbele/Hacker, Markengesetz,
8. Aufl., § 9 Rdnr. 226).
Dies trifft auch auf den Wortbestandteil „ELCH“ der angegriffenen Marke zu. Denn
dieser wird im Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens aufgrund seiner
Größe als auch seiner auffälligen grafischen Ausgestaltung in grünen Buchstaben
blickfangartig hervorgehoben, so dass der Verkehr allein darin das Kenn- und
Merkwort der angegriffenen Marke sehen wird. Demgegenüber tritt der weitere
Bestandteil „GRAPHICS“ nicht nur aufgrund seiner deutlich kleineren Schrifttype
und seiner Darstellung in unvollständigen „abgeschnittenen“ Buchstaben hinter
den Wortbestandteil „ELCH“ zurück, sondern dieser zum englischen Grundwortschatz gehörende Begriff erschöpft sich zudem hinsichtlich der beanspruchten
Waren und Dienstleistungen in einem Hinweis auf Art, Gegenstand und Inhalt der
Waren und Dienstleistungen. Für die vorliegend angesprochenen allgemeinen
Verkehrskreise besteht daher kein Anlass, darin ein kennzeichnendes Element zu
sehen. Vielmehr soll die angegriffene Marke aufgrund ihrer Ausgestaltung als
„Elch“-Marke wahrgenommen und verstanden werden. Dementsprechend werden
die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise allein in dem Bestandteil „ELCH“
die eigentliche Kennzeichnung sehen und nur diesen Wortbestandteil als betriebliches Herkunfts- und Unterscheidungsmerkmal auffassen. Der Verkehr wird sich
somit jedenfalls bei mündlicher Wiedergabe der angegriffenen Marke, die auch
keine weiteren für den Gesamteindruck bedeutsamen Elemente aufweist, an diesem Wortelement orientieren und die Marke daher mit dem Wortbestandteil
„ELCH“ benennen, so dass eine klangliche Identität zu der Widerspruchsmarke
besteht. Eine solche Identität im Klangbild reicht aber unabhängig von weiteren
- hier offensichtlich nicht gegebenen - Ähnlichkeiten im Schriftbild auch zur Begründung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr aus (vgl. BGH
MarkenR 2008, 325, 329 Tz. 37 - idw; MarkenR 2008, 393, 395 Tz. 21 - HEITEC).
Verwendet die angegriffene Marke somit den Begriff „ELCH“ jedenfalls in klanglicher Hinsicht selbst als betriebliches Herkunftskennzeichen und damit als Marke,
ist damit ein Eingriff in den durch die Eintragung begründeten Schutzbereich der
Widerspruchsmarke verbunden (vgl. dazu BGH, GRUR 1988, 542, 543
- ROYALE).
Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,
Kliems
Bayer
Merzbach
Fa