BPatG Beschluss vom 10.12.2008 – 29 W (pat) 88/07

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 88/07

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(Aktenzeichen)

Verkündet am

10. Dezember 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 304 68 321.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und des Richters Dr. Kortbein 08.05

beschlossen:

Die Beschlüsse

der Markenstelle

für Klasse 16

vom

1. November 2005 und vom 25. Juni 2007 werden aufgehoben,

soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 2. Dezember 2004 die Wort-/Bildmarke

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder,

Kassetten, CDs, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Audio-

und Videoplatten, Audio- und Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Videobänder, Disketten, CD-ROMs, Digital

Versatile Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung

und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computer-

Software;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Kataloge und Prospekte; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 41:

Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung;

Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Filmvermietung; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere

Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Katalogen und Prospekten; Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung durch Beschlüsse vom 1. November 2005 und vom 25. Juni 2007 teilweise für folgende Waren gemäß § 37 Abs. 1 und 5, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen:

CDs, Video-Discs, Schallplatten, CD-ROMs, Digital Versatile Discs

(DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder

Übergröße.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass "Maxi" die lexikalisch nachweisbare

Kurzbezeichnung für "Maxisingle" oder "Maxi-CD" sei. Darüber hinaus würden Begriffe wie "Maxi-CD" oder "DVD-Video Single/Maxi" gegenwärtig zur Beschreibung

eines Formats in der Werbung verwendet. Somit werde der angesprochene Verkehr in der Kurzbezeichnung "Maxi" in Verbindung mit Medienträgern einen beschreibenden werbeüblichen Hinweis auf ein Format, nicht aber einen Herkunftshinweis erblicken. Die konkrete Schriftgestaltung könne dem Zeichen ebenso keine Unterscheidungskraft verleihen, denn Schriftformen seien häufig verwendete

Gestaltungsmittel und würden von den Verbrauchern nicht als charakteristisches

Merkmal angesehen. Der Schutz werde auch nicht durch den Ausnahmevermerk

"ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße" begründet, da er

dem Verkehr nicht bekannt sei und nicht umfassend die Bedeutung des Begriffs

"Maxi" treffe. Selbst wenn sich der Verkehr auf Grund der gleichnamigen Zeitschrift an das Zeichen gewöhnt habe, so könne seine Bekanntheit nur im Rahmen

eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens berücksichtigt werden.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den versagenden Teil der Beschlüsse vom 1. November 2005 sowie vom 25. Juni 2007 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin hat hierzu ausgeführt, dem angemeldeten Zeichen fehle

auf Grund des in das Warenverzeichnis aufgenommenen Ausnahmevermerks

nicht die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Durch seine konkrete Formulierung werde exakt definiert, dass die jeweiligen Maxi-Gattungen nicht zum Warenverzeichnis gehörten. Insofern könne der Begriff

"Maxi" in keinem Fall zur Bezeichnung der Art und Beschaffenheit der gegenständlichen Waren dienen. Ferner würden üblicherweise durch die Präsentation

der Waren und die jeweilige Aufmachung der Trägermedien die verschiedenen

Formate und Warenarten unterschieden. Auch weise das angemeldete Zeichen

auf Grund seiner konkreten Gestaltung die notwendige Unterscheidungskraft auf.

Schließlich verhindere der Ausnahmevermerk eine Benutzung des Zeichens in

Verbindung mit den Waren, für die ein Freihaltungsbedürfnis bestehen könnte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung und den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und in der Sache

begründet.

1. Der Senat sieht von einer Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ab.

Die Waren "CDs, Video-Discs, Schallplatten, CD-ROMs, Digital Versatile

Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter

Form, ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße", für die

das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung zurückgewiesen hat,

wurden nicht einzeln angemeldet. Vielmehr sind sie ausweislich der Voranstellung des Wortes "insbesondere" Teil der beispielhaften Aufzählung verschiedener, vom beanspruchten Oberbegriff "Ton-, Bild- sowie Datenträger aller

Art" umfassten Waren. Unterfällt eine spezielle Ware einem im Verzeichnis

enthaltenen Oberbegriff, so ist die Unterscheidungskraft zwar (auch) auf diese

spezielle Ware bezogen zu prüfen. Sofern sie für diese Ware fehlt, ist die Anmeldung jedoch bezüglich des weiten Oberbegriffs zurückzuweisen (vgl. BGH

Mitt. 2004, 225, Rdnr. 14 - Käseform). Demzufolge hätte die Anmeldung für

"Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder, Kassetten,

CDs, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Audio- und Videoplatten, Audio- und Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Videobänder, Disketten, CD-ROMs, Digital Versatile Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, ausgenommen Versionen

in Überlänge und/oder Übergröße" zurückgewiesen werden müssen. Trotz

dieses wesentlichen Verfahrensmangels entscheidet der Senat jedoch aus

Gründen der Verfahrensökonomie in der Sache selbst.

2. Das angemeldete Zeichen weist die notwendige Unterscheidungskraft auf und

unterliegt damit nicht dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die

von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens

gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten

Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr., vgl. u. a. EUGH GRUR

2008, 608 ff., Rdnr. 66, 67 - EUROHYPO; EUGH GRUR 2006, 229,

Rdnr. 27 ff. - BioID). Einem Wortzeichen fehlt die Unterscheidungskraft dann,

wenn es sich um eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im

Vordergrund stehende Sachaussage oder um ein gebräuchliches Wort der

deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom

angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; BGH GRUR

2003, 1050 - Cityservice). Umgekehrt kann sich ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis aus einer besonderen bildlichen oder graphischen Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile ergeben, die eine

den schutzunfähigen Charakter aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck des Zeichens bewirkt (vgl. BGH GRUR 2001, 1153

- antiKALK; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8 Rdnr. 99). Dies ist

vorliegend der Fall.

Das Wort "Maxi" ist sowohl ein weiblicher als auch ein männlicher Vorname

und kann für die beanspruchen Waren als Themenangabe zu einer Person

namens Maxi in Frage kommen. Da Namen jedoch grundsätzlich schutzfähig

sind (vgl. EuGH GRUR 2004, 946 - Nichols) und Maxi kein Name ist, der in

Bezug auf seine Symbolbedeutung oder sonstige Eigenschaften die beanspruchten Waren eine im Vordergrund stehende Sachaussage enthält, sieht

der Senat hier kein Schutzhindernis. Des weiteren ist Maxi im Bereich der hier

einschlägigen Waren die Abkürzung für Maxisingle oder Maxi-CD (vgl. Duden,

Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, Seite 1125). Zu letztgenannten gehören zum einen Audio-Compact-Discs in normaler Größe, die

aber mit nur etwa ein bis fünf Stücken bespielt sind. Als Maxisingle oder Maxi-

Single werden zum anderen Vinyl-Singles mit dem Durchmesser einer herkömmlichen Langspielplatte bezeichnet, die die Langversion eines bekannten

Hits in besserer Qualität enthalten (vgl. "Wikipedia", Suchbegriffe "Compact

Disc Digital Audio" und "Single"). Daran anlehnend wird mit dem Gesamtbegriff "DVD-Video Maxi" beispielsweise zum Ausdruck gebracht, dass sich auf

der DVD eine bestimmte Anzahl von Stücken - meist Musikvideos - befindet

(vgl. "Google-Trefferliste", Suchbegriff "DVD-Video Maxi"). Darüber hinaus findet sich das Wort "Maxi" in Kombination mit verschiedenen Angaben zu Videoformaten, um auf die damit verbundene längere Spieldauer des Films

hinzuweisen (vgl. "Google-Trefferliste", Suchbegriffe "Maxi VCD" und "Maxi

SVCD"). Ansonsten wird das angemeldete Zeichen in Verbindung mit weiteren

Angaben zur Verdeutlichung der vergrößerten Kapazität eines Speichermediums verwendet.

Unabhängig davon, ob das Wort "Maxi" in Alleinstellung vom Verkehr als Hinweis auf bestimmte Eigenschaften bespielter oder unbespielter Ton-, Bild- und

Datenträger aufgefasst wird, ist festzustellen, dass sich das angemeldete Zeichen auf Grund seines bildlichen Gesamteindrucks als Sach- und insbesondere Formatangabe nicht eignet. Technische Hinweise sind nüchtern und

sachlich gestaltet, um sofort als solche erkannt und verstanden zu werden. Im

Gegensatz dazu stehen die runden, geschwungenen und teilweise unterbrochenen Buchstaben des beanspruchten Zeichens, die an Schreibschrift erinnern und ihm eine individuelle Note verleihen. Es erweckt damit den Eindruck

eines Eigennamens und nicht einer Größenbezeichnung. Diese Art der Darstellung findet sich ausweislich der ermittelten Belege nicht auf dem beschwerdegegenständlichen Gebiet der Ton-, Bild- und Datenträger. Die graphische Ausgestaltung führt somit von der Interpretation des angemeldeten

Zeichens als beschreibende Angabe im Allgemeinen und als Formatangabe

im Besonderen weg. Einem Namen kommt jedoch, sofern er wie hier keinen

Sachbezug zu den beanspruchten Waren aufweist, grundsätzlich die notwendige Hinweisfunktion zu (vgl. EuGH GRUR 2004, 946 - Nichols). Demzufolge kann dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft, die sich auf

die konkrete bildliche Darstellung beschränkt, nicht abgesprochen werden.

3. Das angemeldete Zeichen ist darüber hinaus keine unmittelbar beschreibende

freihaltungsbedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen

können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH

GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im

Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden

(vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Die graphische Ausgestaltung lässt es als fern liegend erscheinen, dass gegenwärtig oder in Zukunft Mitbewerber das konkret beanspruchte Zeichen als

Sachhinweis in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren benötigen. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte ist ein Freihaltungsbedürfnis zu

verneinen, so dass der Eintragung auch nicht die Bestimmung des § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

4. Weitere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich. Insbesondere ist

eine Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG

nicht zu befürchten, da das angemeldete Zeichen nicht als Sachangabe verstanden wird. Auf die Zulässigkeit des Zusatzes "ausgenommen Versionen in

Überlänge und/oder Übergröße" kommt es somit nicht an.

Der Beschwerde war demzufolge stattzugeben.

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

Hu