BPatG Urteil vom 31.03.2009 – 3 Ni 30/08 (EU)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 31. März 2009 …

3 Ni 30/08 (EU) führend verb. m. 3 Ni 35/08 (EU)

(Aktenzeichen)

…

In der Patentnichtigkeitssache 08.05

…

betreffend das europäische Patent 0 711 887

(DE 595 00 006)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 31. März 2009 unter Mitwirkung des Richters

Engels als Vorsitzendem, der Richterin Martens sowie der Richter

Dipl.-Ing. Schneider, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 711 887 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

2. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten des Rechtsstreits und der

Nebenintervention gegen Sicherheitsleistung in Höhe von

120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 13. April 1995 angemeldeten und

u. a. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in deutscher Sprache erteilten europäischen Patents 0 711 887 (Streitpatent), das vom

Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 595 00 006 geführt wird

und die Bezeichnung „Werkzeug zur Nacharbeit von Fugen aus dauerelastischer

Fugenmasse“

trägt. Das Streitpatent beansprucht die deutsche Priorität

DE 94 13 523 U vom 23. August 1994 und umfasst 10 Patentansprüche, die sämtlich mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage angegriffen sind, und wie folgt lauten:

1. Werkzeug zur Nacharbeit von Fugen, die mit dauerelastischer

Fugenmasse, insbesondere Kunststoffmasse gefüllt sind, welches eine ebene Platte mit einer im Wesentlichen konstanten

Dicke und mit einem umlaufenden, beidseitig senkrecht zur

Plattenebene (1) überstehenden Rand (2) ist, der seinerseits

aus drei aneinander anschließenden Kanten besteht, wobei

zwei Kanten (3,4) gerade sind und eine Kante (5) bogenförmig

verläuft, wobei die beiden geraden Kanten (3, 4) sowie die längere der beiden geraden Kanten (3) und die gebogene Kante

(5) einen spitzen Winkel einschließen, dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeug aus einem Elastomer besteht und im

Innern relativ dünn und weich ist und somit durch Biegen optimal angepasst werden kann.

2. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die gebogene Kante (5) in einem konvexen Bogen verläuft.

3. Werkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass die Ecke, die von der längeren der beiden geraden Kanten (3) und von der gebogenen Kante (5) gebildet wird, abgerundet ist.

4. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der gebogenen Kante (5) von der längeren gerade Kante (3) stetig in Richtung der

kürzeren geraden Kante (4) zunimmt.

5. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die kürzere gerade Kante (4) bogenförmig in die gebogene Kante (5) übergeht.

6. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel zwischen kürzerer gerader Kante (4) und gebogener Kante (5) ein rechter Winkel

ist.

7. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stirnfläche des Randes (2)

ganz oder teilweise senkrecht der Plattenebene (1) verläuft.

8. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenseite des Randes (2) in

einer Kante in seine Ober- und/oder Unterseite übergeht.

9. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Überstand des Randes (2) in

Richtung auf das Plattenzentrum zu abnimmt.

10. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Platte eine Dicke von 3 bis

20 mm, vorzugsweise 5 bis 10 mm, die längere gerade Kante

(3) eine Länge von 50 bis 120 mm und die kürzere gerade

Kante (4) eine Länge von 30 bis 60 mm aufweist und der

Rand (3) auf jeder Seite 1 bis 5 mm übersteht.

Die Klägerinnen, die das Streitpatent vollumfänglich angreifen und den Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit geltend machen, beziehen sich u. a. auf folgende Dokumente:

HA 2 (E1) Das Heimwerker-Magazin „Selbst ist der Mann“, Nr. 11,

November 1988, Deckblatt und Seite 73;

HA 3 (E2) Gebrauchsmuster DE 85 03 947 U1.

Die Klägerinnen berufen sich insoweit im Hinblick auf die fehlende Neuheit des

Patentgegenstandes gemäß Patentanspruch 1 auf das Dokument HA2 und im

Hinblick auf die fehlende erfinderische Tätigkeit auf die Druckschriften HA2 und

HA3 und machen geltend, dass sich für den maßgeblichen Fachmann ausgehend

von dem in Dokument HA 2 offenbarten „Kunststoffkeil“ als gattungsgemäßer und

nächstliegender Stand der Technik lediglich die Problemstellung hätte ergeben

können, aus welchem Kunststoff das Werkzeug beschaffen sei. Diese Lücke über

die spezifische Eigenschaft des Materials werde aber durch die vorveröffentlichte

Druckschrift HA 3 gefüllt, die bereits 1985 ein entsprechendes Werkzeug, nämlich

eine elastische Fugenschablone aus Gummi oder gummiähnlichem Material mit

einer Shore-Härte von ca. 60-70, offenbart habe. Der Fachmann sei deshalb bei

der Suche nach einem geeigneten Werkstoff zur Herstellung des Werkzeugs

zwangsläufig auf die HA 3 gestoßen. Dies gelte auch für die Unteransprüche. Der

Beklagte könne sich auch nicht auf die in der Entscheidung T 0064/01 der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3 des Europäischen Patentamts vom 29. Januar 2003 (B3) geäußerte Ansicht berufen, dass die in der HA 3 angegebene

Shore-Härte von ca. 60-70 derjenigen zwischen Feldspat und Quarz entspreche.

Denn diese Bewertung beruhe offensichtlich auf einem Irrtum und sei mit dem Offenbarungsgehalt der HA 3 nicht vereinbar, wie das LG Mannheim (HA 6) und

OLG Karlsruhe (HA 7) in dem anhängigen Verletzungsverfahren ebenfalls ausdrücklich bestätigt hätten.

Die Klägerinnen beantragen,

das europäische Patent EP 0 711 887 B2 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte hält den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig und macht

geltend, dass das in Dokument HA 2 dargestellte und mit „Kunststoffkeil“ bezeichnete Werkzeug nicht die mit Merkmal 10 beanspruchte Beschaffenheit eines

Elastomers aufweise. Auch die HA 3 offenbare nur ein Werkzeug, welches aufgrund des angegebenen Bereichs der Shore-Härte von 60-70 ein Biegen des

Werkzeugs während des Arbeitens nicht gestatte, da diesem Wertebereich eine

Härte entspreche, die sich zwischen den Materialien Feldspat und Quarz einordne. Derartige Materialien ließen sich aber nicht biegen. Insoweit macht sich der

Beklagte auch die Gründe der Entscheidung B 3 zu Eigen.

Der Beklagte verweist zur Stützung seines Vorbringens auf folgende Unterlagen:

B1a

B1b

B1c

B2

Internetauszug zur Härte von Gummihämmern

Katalogauszug über „Hochelastik Labor-Rollen“ der Firma FTA

Internetauszug über Angebote von Motorradreifen

Tabelle zum Begriff „Härte“ aus Brockhaus-Enzyklopädie,

19. Auflage, Band 9, Seite 502

B3

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3 des

Europäischen Patentamts vom 29. Januar 2003,

Aktenzeichen T 0064/01 - 3.2.3, über die Aufrechterhaltung

des Patents EP 0 711 887 B2.

Der Senat hat informationshalber das Verfahren 3 Ni 19/05 in das Verfahren eingeführt. Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf den

Inhalt der Akten Bezug genommen.

I.

Die Klage ist zulässig und begründet. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund

fehlender Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1

lit a EPÜ i. V. m. Art. 56 EPÜ) führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, da der Patentgegenstand gegenüber dem sich aus HA 2 i. V. m. HA 3 ergebenden Stand der Technik

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sondern für den hier maßgeblichen

Fachmann nahegelegt war.

1. Das Streitpatent betrifft nach der Streitpatentschrift [0001] ein Werkzeug zur

Nacharbeit von Fugen, die mit dauerelastischer Fugenmasse, insbesondere

Kunststoffmasse gefüllt sind, welches eine ebene Platte mit einer im Wesentlichen

konstanten Dicke und mit einem umlaufenden, beidseitig senkrecht zur Plattenebene überstehenden Rand ist, der seinerseits aus drei aneinander anschließenden Kanten besteht, wobei zwei Kanten gerade sind und eine Kante bogenförmig

verläuft, wobei die beiden geraden Kanten sowie die längere der beiden geraden

Kanten und die gebogene Kante einen spitzen Winkel einschließen.

In [0002] ist ausgeführt, dass bei der Bearbeitung von Fugen das überschüssige

Fugenmaterial oft nur sehr schwer geglättet oder abgetragen werden könne. Als

Werkzeuge kämen dabei die Spachtel oder ähnliche Hilfsmittel in Betracht. An

Kanten, Ecken oder anderen unzugänglichen Stellen sei jedoch mit diesen Werkzeugen eine Bearbeitung nicht oder nur sehr schwer möglich, weil die Form und

die Abmessungen der Werkzeuge kein Glattstreichen an ungünstigen Punkten erlaubten. Außerdem seien die Werkzeuge auch bei ebenen Flächen umständlich zu

handhaben, da sie meist einen Griff aufwiesen, der mit der ganzen Hand umfasst

werde. Von den bekannten Werkzeugen werde die Fugenmasse in dem Sinne nur

schlecht aufgenommen, dass sie während des Glattstreichens wieder von dem

Werkzeug falle und dadurch Teile in der Umgebung, z. B. Fliesen, verunreinige

(vgl. [0003]).

Zum Stand der Technik verweist die Streitpatentschrift in [0005] auf ein aus dem

- unbestritten zum Stand der Technik zu rechnenden - Prospekt HA 2 bekanntes,

gattungsgemäßes und dort als Kunststoffkeil bezeichnetes Werkzeug, welches

sich aber nur in begrenztem Umfang zur Aufnahme des abgetragenen Materials

eigne.

2. Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift als zu

lösendes technisches Problem, ein Werkzeug anzugeben, mit dem bei verbesserter Handhabung Fugen geglättet werden können, und mit dem überschüssiges Fugenmaterial exakt und ohne weitere Hilfsmittel abgetragen werden kann ([0006]).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt Patentanspruch 1, nach Merkmalen gegliedert, ein

Werkzeug zur Nacharbeit von Fugen, die mit dauerelastischer Fugenmasse, insbesondere Kunststoffmasse gefüllt sind;

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

das Werkzeug ist eine ebene Platte,

die Platte weist eine im Wesentlichen konstante Dicke auf,

die Platte hat einen umlaufenden Rand (2),

der Rand (2) steht beidseitig senkrecht zur Plattenebene (1) über,

der Rand (2) besteht seinerseits aus drei aneinander anschließenden

Kanten,

zwei Kanten (3, 4) sind gerade,

eine Kante (5) verläuft bogenförmig,

die beiden geraden Kanten (3, 4) schließen einen spitzen Winkel ein,

die längere (3) der beiden geraden Kanten und die gebogene Kante (5)

schließen einen spitzen Winkel ein,

dadurch gekennzeichnet, dass

M10

M11

M12

M13

das Werkzeug aus einem Elastomer besteht,

das Werkzeug im Innern relativ dünn ist,

das Werkzeug im Innern relativ weich ist,

das Werkzeug somit durch Biegen optimal angepasst werden kann.

Hierzu wird in der Streitpatentschrift in [0007] ausgeführt: „Erfindungsgemäß wird

die Aufgabe dadurch gelöst, dass das Werkzeug aus einem Elastomer besteht

und im Innern relativ dünn und weich ist und somit durch Biegen optimal angepasst werden kann.“ In [0008] heißt es u. a.: „Durch den umlaufenden Rand wird

das überschüssige, abgestriffene Fugenmaterial löffelartig vom Werkzeug aufgenommen, wodurch verhindert wird, dass sich das Fugenmaterial wieder an Fliesen

oder anderen der Fuge benachbarten Teile absetzt. Außerdem ist das Werkzeug

durch die Kanten verstärkt, wodurch die Platte am Rand relativ hart ist und eine

maximale Kraftentwicklung gegeben ist, ohne dass die Flexibilität des Werkzeugs

leidet, da es im Inneren relativ dünn und weich ist und somit durch Biegen optimal

angepasst werden kann“. In [0009] heißt es: „Als Material findet ein Elastomer

Verwendung, um ausreichende Flexibilität, genügende Festigkeit am Rand und

Abriebfestigkeit zu erreichen“. In [0010] heißt es u. a.: „Um die Flexibilität im Inneren und die Festigkeit am Rand zu gewährleisten ist es außerdem notwendig, das

Werkzeug entsprechend zu bemaßen“.

Weiterhin erläutert die Beschreibung in den Absätzen [0018] und [0019], dass die

Zeichnung (nachfolgend abgebildet)

in schematischer Darstellung ein erfindungsgemäßes Werkzeug zeigt mit der Sicht

auf eine Plattenebene (1), welche von einem umlaufenden Rand (2) umgeben

wird, der wiederum aus einer längeren geraden Kante (3), einer kürzeren geraden

Kante (4) und einer gebogenen Kante (5) gebildet wird, so dass ungefähr die Form

eines Dreiecks entsteht. Die Ecke zwischen der längeren geraden Kante (4) und

der gebogenen Kante ist abgerundet und ist ebenso wie der Winkel, der von den

beiden geraden Kanten (3, 4) eingeschlossen wird, spitz. Die Außenseite des umlaufenden Randes (2) verläuft senkrecht der Plattenebene (1) und geht in rechtem

Winkel in die Ober- und Unterseite des Randes (2) über, so dass eine weitere

Kante entsteht, mit der sich überschüssiges Material gut aus einer Fuge abstreifen

lässt.

II.

1. Als zuständiger Durchschnittsfachmann ist vorliegend ein mit der Ausführung

von Verfugungsarbeiten vertrauter Handwerksmeister im Bereich Innenausbau /

Fliesen / Sanitär anzusehen.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents erweist sich als

nicht patentfähig. Die zur Lösung der Problemstellung beanspruchte technische

Lehre des angegriffenen Patentanspruchs 1, welche ausgehend von der HA 2 als

nächstliegend ergebenden Stand der Technik objektiv darin zusehen ist, durch geeignete Auswahl des Kunststoffmaterials eine verbesserte Handhabung des Werkzeugs zu erzielen, war dem Fachmann in Kenntnis der Druckschrift HA 3 nahegelegt und bedurfte keiner erfinderischen Tätigkeit.

2.1 Hinsichtlich der kennzeichnenden Merkmale des angegriffenen Patentanspruchs 1 ist der Senat zu der Überzeugung gelangt, dass einzig das Merkmal M10, welches für das Material des Werkzeugs ein Elastomer angibt, eine gegenständlich unterscheidbare Konkretisierung gegenüber dem Stand der Technik

darstellt. In dieser Materialangabe unterscheidet sich der Gegenstand des Streitpatents insbesondere von dem Kunststoffkeil nach der HA 2. Da diesem Prospekt

keinerlei weitere Angaben zum Material des unbestritten in seiner geometrischen

Beschaffenheit (Merkmale M1 bis M9) identisch mit dem Patentgegenstand übereinstimmenden Keils zu entnehmen sind, ist das Werkzeug nach dem angegriffenen Patentanspruch 1 als neu anzusehen. Zwar umfasst der Begriff Kunststoff

auch Elastomere; ob ein solches aber bei dem in dem Prospekt abgebildeten

Kunststoffkeil vorliegt, bleibt mangels weiterer diesbezüglicher Angaben offen, so

dass die HA 2 jedenfalls kein Werkzeug speziell aus einem Elastomer offenbart.

Nach dem Merkmal M11 des Patentanspruchs 1 soll das Werkzeug „im Inneren

relativ dünn“ sein. Diese Eigenschaft ergibt sich nach Auffassung des Senats jedoch zwangsläufig aus den Merkmalen M1 bis M4 im Oberbegriff des Anspruchs 1

insofern, als bei einer ebenen Platte mit im Wesentlichen konstanter Dicke, welche

einen beidseitig senkrecht zur Plattenebene überstehenden, umlaufenden Rand

aufweist, aufgrund der geometrischen Verhältnisse das Innere der Platte notwendigerweise dünner ist als der diese umgebende Rand. Da weitere Angaben im Anspruchswortlaut dazu fehlen, gegenüber welcher anderen Größe das Platteninnere „relativ dünn“ sein soll, verbleibt als Bezugsgröße alleine der überstehende

Rand des Werkzeugs. Dem Merkmal M11 kommt somit keine konkrete gegenständliche Unterscheidungskraft zu, die über die in den Merkmalen M1 bis M4 definierten geometrischen Verhältnisse hinausgeht.

Dies gilt analog auch für die Angabe im Merkmal M12, dass das Werkzeug „im Inneren relativ weich“ sein soll. Wiederum mangels weiterer diesbezüglicher Angaben im Patentanspruch 1 ist nämlich davon auszugehen, dass das in Rede stehende Werkzeug materialeinheitlich aus dem in Merkmal M10 beanspruchten

Elastomer besteht, so dass insbesondere das Platteninnere und der Rand aus

demselben Material bestehen. Es liegt im Fachwissen des Fachmanns, dass die

konkrete Elastizität eines Materials bei ansonsten gleichen Verhältnissen von dessen Dicke abhängt. Es ist für ihn daher selbstverständlich, dass ein relativ dünner

Bereich (Inneres der Platte) weicher sein muss als ein demgegenüber dickerer Bereich in Form der überstehenden Plattenränder. Auch das Merkmal M12 gibt somit

keine Konkretisierung des Gegenstandes des Patentanspruchs 1, die nicht schon

in den Merkmalen M1 bis M4 i. V. m. der Materialangabe nach Merkmal M10 vorweggenommen ist.

Schließlich kann auch dem Merkmal M13 des Patentanspruchs 1 lediglich entnommen werden, dass das Werkzeug biegbar ist. Die Angabe, wonach „das

Werkzeug somit durch Biegen optimal angepasst werden kann“, könnte nur insoweit als merkmalsbildend angesehen und zur Abgrenzung gegenüber dem Stand

der Technik herangezogen werden, als hierin eine körperliche oder funktionale Eigenschaft des beanspruchten Gegenstands liegt. Die Frage, ob eine bestimmte

Anweisung zum Gegenstand eines Anspruchs des Patents gehört, entscheidet

sich danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat

(vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2007, 959 - Pumpeinrichtung, BGH GRUR 2007,

778 - Ziehmaschinenzugeinheit; BPatG GRUR 2009, 145, 147 - Fentanylpflaster -

m. w. H.). Dies ist durch Auslegung des Offenbarungsgehalts des Patentanspruchs und ergänzend der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat, zu ermitteln. Den Grundsätzen zu Art. 69 Abs. 1 EPÜ folgend, ist bei der Auslegung eines europäischen Patents der Patentanspruch seinem technischen Sinn nach aufzufassen. Das heißt, dass der Erfindungsgedanke

unter Ermittlung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich aus dem Patent ergeben,

zu bestimmen (vgl BGH Mitt. 1999, 304, 307 - Spannschraube) und maßgebend

ist, wie der angesprochene Fachmann die Angaben versteht (vgl. BGH

GRUR 2004, 47, 49 - blasenfreie Gummibahn I) und welche Schlussfolgerungen

er hieraus für die erfindungsgemäße Beschaffenheit zieht (vgl. zum Herstellungsanspruch: BGH GRUR 2001, 1129, 1133 - zipfelfreies Stahlband). Wenn danach

die einzelnen Merkmale auch unter Einbeziehung von Beschreibung und Zeichnungen des betreffenden Patents durch Auslegung zu ermitteln sind, so darf die

Einbeziehung jedoch nicht zu einer sachlichen Einengung oder inhaltlichen Erweiterung des durch den Wortlaut festgelegten Patentgegenstands führen (st. Rspr.

vgl. z. B. BGH GRUR 2007, 959 - Pumpeinrichtung und BGH GRUR 2007, 778

- Ziehmaschinenzugeinheit - jeweils unter Hinweis auf GRUR 2004, 1023, 1024

- Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Auch darf nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung zu Grunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit

eher bejaht werden kann (BGH GRUR 2004, 47, 49 - blasenfreie Gummibahn I).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze kann entgegen der Rechtsansicht des

Beklagten den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents

auch unter Berücksichtigung des gesamten Offenbarungsgehalts der Patentschrift

weder eine näher spezifizierte Wechselwirkung zwischen der Geometrie des

Werkzeugs und der - nicht offenbarten - Elastizitätskonstante bzw. Shore-Härte

des verwendeten Kunststoffmaterials entnommen werden, noch insbesondere eine merkmalsbildende Ausgestaltung des Werkzeugs hinsichtlich einer besonders

vorteilhaften Verformung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Der objektive Merkmalsumfang des Patentanspruchs 1 beschränkt sich nach alledem auf ein Werkzeug mit den Merkmalen M1 bis M9, welches gemäß Merkmal M10 aus einem Elastomer besteht. Alleine in letzterer Materialangabe unterscheidet sich somit der Gegenstand des Streitpatents von dem Kunststoffkeil nach

dem Prospekt HA 2.

2.2 Das Deutsche Gebrauchsmuster DE 85 03 947 U1 (HA 3) betrifft ein „Werkzeug zum Ausformen von Fugen aus dauerelastischer Silikon-Verfugungsmasse

oder dergleichen“ und damit ein dem Gegenstand des Streitpatents unmittelbar

vergleichbares Werkzeug. Dieser Druckschrift entnimmt der Fachmann im dortigen Anspruch 1 zunächst den Hinweis, für das Material des Werkzeugs „Gummi

oder gummiähnliches Material“ zu wählen. Zwar ist in dem weiteren Anspruchswortlaut dieses Material mit der Angabe „mit einer Shorehärte von ca. 60 - 70“ auf

einen bestimmten Härtebereich beschränkt; grundsätzlich erfährt der Fachmann

aus diesem Anspruch jedoch die Anregung, für ein solches Werkzeug nicht etwa

ein starres, relativ hartes Material zu wählen, sondern eines mit gummiähnlichen

Eigenschaften, was - unabhängig von der einschränkenden Härtebereichsangabe - unmittelbar auf ein „Elastomer“ als dem Fachmann geläufiger Oberbegriff

für gummiähnliche Materialien hinführt. Überdies wird der Fachmann in der Beschreibung der HA 3 ausdrücklich auf die „Elastizität der Fugenschablone“ mit den

daraus folgenden Vorteilen hingewiesen (s. dort Seite 2, Abs. 2, Zeilen 12 ff.).

Falls dem Fachmann hinsichtlich einer vorteilhaften Handhabbarkeit des Fugenwerkzeugs überhaupt Zweifel bezüglich des einzusetzenden Materials verbleiben,

so wird er jedenfalls aufgrund der o. a. Offenbarungsstellen der HA 3 in naheliegender Weise auf ein Elastomer hingeführt.

Nach Überzeugung des Senats kann es für die Frage der erfinderischen Tätigkeit

dahinstehen, ob der - für eine Neuheitsbetrachtung sicherlich relevante - Härtebereich, wie er in Anspruch 1 der HA 3 festgelegt ist, auch beim Gegenstand des

Streitpatents gegeben ist. Mangels näherer Angaben zur Härte des verwendeten

Elastomers beim Patentgegenstand kommt es vielmehr lediglich darauf an, ob die

HA 3 eine hinreichende Anregung dazu vermittelt, für das Material eines derartigen Werkzeugs, wie es mit seinen übrigen Merkmalen aus dem Prospekt HA 2

bekannt ist, ein Elastomer zu wählen. Dies ist aus den oben genannten Gründen

zu bejahen, so dass sich eine weitere Betrachtung der Frage unterschiedlicher

Härteangaben und deren Definition bzw. Messverfahren (Shore -A- oder D- bzw.

Mohssche Härteskala) bereits aus diesem Grund erübrigt. Entsprechend sieht der

Senat damit auch die diesbezüglichen Ausführungen in der von der Beklagten in

Bezug genommenen Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3

des Europäischen Patentamts vom 29. Januar 2003 als nicht relevant an, wobei

der Beklagtenvertreter im Übrigen in der mündlichen Verhandlung nicht mehr

ernstlich abgestritten hat, dass diese Beurteilung auf einem Versehen hinsichtlich

der unterschiedlichen Shore-Härte-Messverfahren A und D beruhte und die für

Elastomere maßgebliche Shore-Härte A überhaupt nicht in die Betrachtungen einbezogen worden ist.

Nach alledem konnte der Fachmann daher, ausgehend von der HA 2 und gestützt

auf die HA 3, mithilfe seines allgemeinen Fachwissens, ohne erfinderisch tätig zu

werden, zum Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 gelangen.

Der Patentanspruch 1 hat deshalb keinen Bestand.

3.

Auch die Gegenstände der Unteransprüche 2 bis 10 des Streitpatents

erweisen sich mangels entgegenstehender Umstände nicht als patentfähig. Auch

hat der Beklagte insoweit trotz ausdrücklichen Hinweises von Seiten des Senats

keine entsprechenden weiteren Anträge gestellt.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91 Abs. 1 ZPO,

die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG

i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Dipl.-Ing.

Hildebrandt

Dipl.-Ing.

Dipl.-Ing. Küst

Schneider

Engels Martens

Wegen Urlaubs an der Unterschrift verhindert

Engels

Be