BPatG Beschluss vom 01.04.2009 – 28 W (pat) 152/08

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 152/08

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

1. April 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 306 75 489

hier: Löschungsverfahren

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 1. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke 306 75 489

LUCKY CHARMS

die für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 14, 18 und 25

„Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte

oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten;

Juwelierwaren; Schmuckwaren; Ringe, Ohrringe, Ohrclips, Broschen, Colliers, Halsbänder, Anhänger, Ketten, Armbänder; Edelsteine, Perlen; Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere

Kleinuhren, Armbanduhren, Uhrteile, Zifferblätter, Uhrgehäuse,

Uhrwerke, Uhrwerkteile; Teile und Bestandteile vorgenannter

Waren, soweit in Klasse 14 enthalten;

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in

Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer;

Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen,

Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 18 enthalten;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teile und

Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 25 enthalten“

am 1. Februar 2007 eingetragen wurde.

Die Beschwerdegegnerin hat die Löschung der Marke beantragt und zur

Begründung vorgetragen, der Wortfolge „LUCKY CHARMS“ komme als englischer

Begriff für „Glücksbringer“ ein produktbeschreibender Aussagegehalt zu und sie

werde in diesem Sinne auch bereits im Inland verwendet. Der Begriffsgehalt bzw.

der beschreibende Produktbezug der Marke sei dem inländischen Publikum

geläufig und ohne weiteres verständlich. Die angegriffene Marke müsse bei dieser

Sachlage zur ungehinderten Verwendung durch die Mitbewerber freigehalten

werden. Darüber hinaus fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft. Da diese Umstände der Antragsgegnerin bei der Markenanmeldung bereits bekannt gewesen

seien, müsse außerdem davon ausgegangen werde, dass sie bei der Anmeldung

der angegriffenen Marke bösgläubig gehandelt habe.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag fristgemäß widersprochen. Sie

trägt vor, es fehle an jeglichen konkreten Anhaltspunkten dafür, dass der Marke

die behaupteten Schutzhindernisse bereits zum Eintragungstag entgegengestanden hätten. Alle vorgelegten Nachweise für eine beschreibende Verwendung

des Begriffs „LUCKY CHARMS“ datierten mit Ausnahme zweier Zeitschriften

eindeutig nach dem Eintragungstag, und selbst diese Zeitschriftenauszüge

dokumentierten keine beschreibende, sondern eine kennzeichenmäßige Verwendung dieses Ausdrucks. Ein beschreibender Bezug zwischen dem Begriffsgehalt der Marke und den beanspruchten Waren bestehe nicht, da durch die

Wortfolge „LUCKY CHARMS“ weder die Art, noch die Beschaffenheit, die Menge,

der Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Waren,

sondern allenfalls Aspekte beschrieben würden, die ausschließlich zum subjektiven Vorstellungsbereich der angesprochenen Verbraucher zählten und damit

markenrechtlich irrelevant seien. Eine bösgläubige Markenanmeldung liege

ebenfalls nicht vor.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss

vom 12. September 2008 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Im

Hinblick auf die beanspruchten Waren sei der Begriff „LUCKY CHARMS“ geeignet, deren Beschaffenheit und Zweckbestimmung zu beschreiben, indem er

schlagwortartig darauf hinweise, dass es sich dabei um Glücksbringer und

Talismane handle. Die englische Bezeichnung „LUCKY CHARMS“ sei den angesprochenen Verkehrskreisen in ihrer Bedeutung „Glücksbringer, Talisman“ ohne

weiteres verständlich. Zwar sei die Einschätzung, wann ein Produkt als Glücksbringer dienen könne, durchaus individuell unterschiedlich und vor allem durch

persönliche Erfahrungen bestimmt, dies ändere jedoch nichts daran, dass die

Marke für die Verbraucher eine wichtige, die Kaufentscheidung beeinflussende

Produkteigenschaft bezeichne. Für die hier maßgeblichen Produktbereiche lasse

sich eine beschreibende Verwendung der Sachaussage zum maßgeblichen Zeitpunkt ihrer Eintragung auch bereits belegen. Die angegriffene Marke stelle sich

damit für die beanspruchten Waren als merkmalsbeschreibende Angabe i. S. v.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Dies gelte sowohl für den Zeitpunkt der Eintragung

als auch dem Zeitpunkt der Entscheidung. Aufgrund des beschreibenden Bedeutungsgehalts der Marke und ihrer Verständlichkeit beim Publikum fehle ihr

zudem die erforderliche Unterscheidungskraft, so dass ein weiterer relevanter

Löschungsgrund vorliege. Auf die Frage, ob die Marke bösgläubig angemeldet

worden sei, komme es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin und Löschungsantragsgegnerin

Beschwerde eingelegt. Da die Vorstellung der angesprochenen Verbraucher von

Glück und damit auch von der Bedeutung eines „Glücksbringers“ rein subjektiv

bestimmt sei, scheide ein eindeutig beschreibender Begriffsgehalt der angegriffenen Marke von vornherein aus. Ein beschreibender Begriffsgehalt müsse sich

immer objektiv zur Produktbeschreibung eignen, während persönliche Vorstellungen der Käufer außer Betracht bleiben müssten. Soweit die Markenabteilung in

dem angefochtenen Beschluss zur Veranschaulichung ihrer gegenteiligen Wertung konkrete Verwendungsbeispiele aufgeführt habe, sei dies ohne vorherige

Absprache mit ihr erfolgt. Da sie somit keine Möglichkeit gehabt habe, hierzu

Stellung zu nehmen, liege eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs vor, was die

Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde regt sie die Zulassung der

Rechtsbeschwerde zu der Rechtsfrage an, ob es für die Zurückweisung eines

Markenworts nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits ausreiche, dass es von einem

gewissen Teil der angesprochenen Verbraucher nach ihrem subjektiven Empfinden als produktbeschreibend angesehen werde.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent-

und Markenamts, vom 12. September 2008, aufzuheben und den

Löschungsantrag zurückzuweisen sowie die Rückzahlung der

Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin, beantragt sinngemäß

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Begriff „LUCKY CHARMS“ sei bereits seit längerem lexikalisch nachweisbar

und außerdem in seiner beschreibenden Verwendung hinreichend belegt worden.

Dies habe die Markenabteilung in dem angefochtenen Beschluss zutreffend

dargelegt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung und auf

den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Markenabteilung

hat zu Recht die Löschung der Marke „LUCKY CHARMS“ angeordnet, da ihr

sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch zum Zeitpunkt dieser Entscheidung

das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstand bzw. -steht.

Der Ausschlusstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasst alle Angaben, die

im Verkehr zur Bezeichnung wesentlicher Merkmale der beanspruchten Waren

dienen können, wie etwa ihre Art oder ihr Bestimmungszweck (vgl. BGH GRUR

2002, 64 - INDIVIDUELLE). Dadurch soll die Entstehung markenrechtlicher Monopole an beschreibenden Zeichen oder Angaben verhindert werden, an deren

freier Verwendbarkeit ein schutzwürdiges Allgemeininteresse besteht. Dies gilt

grundsätzlich auch für Marken, die aus fremdsprachigen Wörtern bestehen. In

diesen Fällen ist ein Freihaltebedürfnis allerdings nur dann anzunehmen, wenn die

beschreibende Bedeutung der Marke von den inländischen Verkehrskreisen ohne

weiteres erkannt wird, oder wenn die Mitbewerber das Markenwort für den

Import/Export bzw. für den inländischen Absatz zur ungehinderten beschreibenden Verwendung benötigen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413, Rdn. 26) -

Matratzen Concord/Hukla).

Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die angegriffene Wortfolge den

beteiligten Verkehrskreisen in ihrem Bedeutungsgehalt „Glücksbringer, Talisman“

ohne weiteres verständlich ist. Wie bereits die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, sind insoweit auch die am Handel mit den fraglichen Waren beteiligten

Fachkreise zu berücksichtigen, die schon aufgrund der Anforderungen an ihre

berufliche Qualifikation über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen, um die

angegriffene Marke in dem dargestellten Bedeutungsgehalt zu verstehen (vgl.

EuGH a. a. O., Rdn. 24, 26, 32 - Matratzen Concord/Hukla).

Mit dem dargestellten Begriffsgehalt kann die Marke i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG zur Beschreibung relevanter Produktmerkmale dienen, indem sie auf die

Zweckbestimmung bzw. auf eine besondere Produkteigenschaft der fraglichen

Waren hinweist. Dieses Schutzhindernis erfasst dabei nicht nur Zeichen, die

besonders wichtige oder objektiv überprüfbare Produkteigenschaften beschreiben,

sondern alle Angaben, die sich auf Aspekte beziehen, die für die angesprochenen

Verbraucher im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen

relevant sein können.

Dass es sich bei der Eigenschaft „Glücksbringer“ für die angesprochenen Verbraucher um einen solchen bedeutsamen Aspekt handelt, liegt auf der Hand und

bedarf keiner näheren Ausführungen. Diese Wertung wird auch nicht dadurch in

Frage gestellt, dass die konkreten Vorstellungen über Glück und dementsprechend über einen Glücksbringer unterschiedlich sein können. Dass sich die

subjektiven Vorstellungen der angesprochenen Verbraucher über den Wert oder

die Bedeutung bestimmter Produkteigenschaften individuell unterscheiden, ist

nicht etwa der Ausnahme- sondern der Regelfall. Gerade auch auf den im

vorliegenden Fall einschlägigen Warengebieten spielen subjektive Elemente bei

der Kaufentscheidung eine zentrale Rolle. Der Ausschlusstatbestand des § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG würde deshalb weitgehend ins Leere laufen, wenn er nur

solche Produkteigenschaften erfassen würde, die bei allen beteiligten Verkehrsteilnehmern nachweislich übereinstimmende Assoziationen oder Wertungen auslösen. Im Rahmen der markenrechtlichen Schutzfähigkeitsprüfung ist es auch

völlig unerheblich, ob die mit einer angemeldeten Marke beschriebenen Produktmerkmale wissenschaftlich belegbar oder sich – wie dies zu wünschen bleibt -

für die jeweiligen Käufer der betreffenden Produkte überhaupt realisieren können.

Maßgeblich ist insoweit vielmehr nur, ob es sich hierbei um Produkteigenschaften

handelt, die für den angesprochenen Verkehr wesentlich sind, woran im vorliegenden Fall kein Zweifel besteht.

Die Markenabteilung hat hinreichend belegt, dass der Begriff „LUCKY CHARMS“

im Zusammenhang mit den hier einschlägigen Produkten zum maßgeblichen

Zeitpunkt bereits als beschreibender Sachhinweis verwendet wurde. Zwar ist es

für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

keineswegs erforderlich, dass sich eine beschreibende Verwendung der fraglichen

Angabe bereits nachweisen lässt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 57 -

Postkantoor). Gelingt dieser Nachweis jedoch, spricht dies eindeutig für ein

schutzwürdiges Interesse der Wettbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit.

Der Eintragung der angegriffenen Marke stand daher bereits das Schutzhindernis

nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, das auch aktuell noch fortbesteht. Das

Vorliegen weiterer Schutzhindernisse konnte daher unerörtert bleiben.

Die Beschwerde war zurückzuweisen. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung. Ebenso wenig kam eine Rückzahlung

der Beschwerdegebühr in Betracht, weil es selbst bei Annahme einer Verletzung

des rechtlichen Gehörs der Widersprechenden an der erforderlichen Kausalität

zwischen Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung

fehlen würde.

Die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht

veranlasst, da keine der in § 83 Abs. 2 MarkenG genannten Voraussetzungen

vorliegt. Vielmehr ging es im vorliegenden Verfahren um die Klärung rein tatsächlicher Fragen sowie um die Subsumtion des Sachverhalts unter das absolute

Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, deren Beurteilung auf tatrichterlichem Gebiet liegt.

Stoppel

Martens

Schell

Me