BPatG Beschluss vom 08.04.2009 – 29 W (pat) 107/06

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 107/06 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 304 08 148.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 8. April 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die

Richterin Fink und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

feelix

Die Wortmarke 304 08 148

ist für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung, Präsentation von Firmen im Internet und

anderen Medien, Verbreitung von Werbeanzeigen,

Merchandising, Marketing;

Klasse 38: Bereitstellen von Informationen im Internet;

Klasse 41: Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen

Druckarbeiten, Herausgabe von Verlags- und Druckerzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet,

Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet

am 27. Mai 2004 in das Register eingetragen und am 2. Juli 2004 im Markenblatt

veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren

Gemeinschaftmarke 001 469 709

FELIX

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische (soweit in Klasse 9 enthalten), photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-,

Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente;

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Aufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen,

Datenverarbeitungsgeräte; Computer und Computerprogramme sowie Teile dieser Waren; Feuerlöschgeräte;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte;

Immobilienwesen;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und

kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42: Ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Mit Beschluss vom 22. Mai 2006 hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass aufgrund teilweiser Identität der beiderseitigen

Dienstleistungen die zu vergleichenden Marken einen deutlichen Abstand zueinander einhalten müssten. Die Gefahr von Verwechslungen sei indes wegen der

erhöhten Aufmerksamkeit der beteiligten Fachkreise ausgeschlossen. Hierzu trage

auch der eindeutige Sinngehalt der Widerspruchsmarke bei, die als männlicher

Vorname häufig vorkomme und bei der es sich um das lateinische Wort für

"glücklich" handele. Demgegenüber werde die jüngere Marke als englisches Wort

aufgefasst und demzufolge wie "fiehlix" mit einem deutlich langen "i" ausgesprochen. Da sie von dem Verb "to feel" abgeleitet sei, weise sie einen die Verwechslungsgefahr weiter vermindernden Begriffsanklang auf. Schriftbildliche Verwechslungen seien auf Grund der Unüblichkeit handschriftlicher Wiedergaben der

Marken auf dem einschlägigen Dienstleistungsgebiet ebenfalls nicht zu befürchten. Schließlich fielen bei kürzeren Wörtern Abweichungen auch in nur einem

Buchstaben deutlicher auf.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, mit

der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss vom 22. Mai 2006 aufzuheben und die Löschung

der angegriffenen Marke anzuordnen.

Sie vertritt die Auffassung, die Markenstelle habe mangels Eingehen auf die Frage

der Identität der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen den notwendigen Abstand der Marken nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Die Dienstleistung "Werbung"

und die unter diesen Oberbegriff fallenden weiter genannten Dienstleistungen

"Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Verbreitung von Werbeanzeigen, Merchandising, Marketing der Widerspruchsmarke" der Klasse 35

sowie die der Klasse 41 zugeordneten "Dienstleistungen eines Verlages" seien mit

den Dienstleistungen der älteren Marke identisch. Sie richteten sich auch nicht nur

an überdurchschnittlich informierte und aufmerksame Fachleute, denn Verlagsdienstleistungen nehme jeder Bürger in Anspruch. Im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr sei festzustellen, dass bei fremdsprachigen Markenwörtern grundsätzlich sowohl mit einer sprachregelgemäßen als auch mit einer der Schreibweise

entsprechenden "deutschen" Aussprache gerechnet werden müsse. Da es sich

bei "feelix" um einen reinen Fantasiebegriff handele, werde zumindest ein Teil des

Verkehrs die angegriffene Marke nach deutschen Ausspracheregeln aussprechen.

Wie sich aus der Internet-Recherche ergebe, komme das Wort "FELIX" andererseits auch im englischsprachigen Raum vor, weshalb auch die Widerspruchsmarke englisch ausgesprochen werden könne. Aus den vom Markeninhaber genannten Voreintragungen sei eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke nicht herzuleiten, da lediglich … der … Markeneintragungen ausschließ

lich aus der Bezeichnung "FELIX" bestünden. Zudem weist die Widersprechende

auf einen rechtskräftigen Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 20. Dezember 2007 hin, in dem eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "FEELIX" und "FELIX" (gleiche Widerspruchsmarke) für ähnliche Warengebiete festgestellt worden sei.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er vertritt die Auffassung, dass eine Gefahr von Verwechslungen nur dann vorliegen könne, wenn eine Marke über eine gewisse Bekanntheit oder Verkehrsgeltung verfüge, die in der Widerspruchsmarke nicht zu erkennen sei. Es gebe

107 Markeneintragungen mit dem Vornamen "FELIX". Aufgrund der Häufigkeit des

Namens bestehe nur eine Verwechslungsgefahr untereinander und nicht in Bezug

auf das Kunstwort "feelix". Dieses werde aufgrund dem Verkehr vielfältig bekannter Anglizismen stets englisch ausgesprochen. In diesem Zusammenhang sei auf

die Entscheidung "SIR./.ZIRH" (Rechtssache C 206/04 P) des EuGH zu verweisen, der eine Verwechslungsgefahr ablehne. Neben der klanglichen und begrifflichen sei auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu verneinen, da die

Widerspruchsmarke "FELIX" belegbar nur groß geschrieben werde.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Verfahrensbeteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde erweist sich als

begründet. Zu Unrecht hat die Markenstelle das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nach §§ 42, Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei

besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren,

insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen

gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.

Rspr., vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. - Canon; BGH GRUR 2001, 164,

166 - Wintergarten; GRUR 2006, 60, 61 - cocodrillo; GRUR 2006, 859

- Malteserkreuz).

1.

Die beiderseitigen Dienstleistungen sind identisch bzw. eng ähnlich. Die

Dienstleistung "Werbung" ist in beiden Dienstleistungsverzeichnissen identisch enthalten. Die Dienstleistungen "Präsentation von Firmen im Internet

und anderen Medien, Verbreitung von Werbeanzeigen, Merchandising, Marketing, Bereitstellen von Informationen im Internet" der angegriffenen Marke

sind als hochgradig ähnlich zu "Werbung" zu erachten, weil sie auf Werbezwecke gerichtet sein können und daher für den Empfänger den gleichen

Nutzen haben (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24; a. a. O.

- Wintergarten). Ähnlich sind zudem die "Dienstleistungen eines Verlages,

ausgenommen Druckarbeiten, Herausgabe von Verlags- und Druckerzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet, Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet" der angegriffenen

Marke zu den Dienstleistungen "Erziehung" (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O.,

S. 369 re Spalte) und "Ausbildung" (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O. S. 362 li

Spalte) der Widerspruchsmarke, da Verlags- und Druckerzeugnisse, Zeitschriften und Bücher auch Ausbildungs- und Schulungsmaterialien umfassen

(vgl. Richter/Stoppel, a. a. O. - S. 372 re Spalte).

2.

Die Widerspruchsmarke "FELIX" weist für die im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen einen normalen Schutzumfang auf. Wörter, deren

begrifflicher Inhalt keinen Bezug zur geschützten Ware oder Dienstleistung

aufweist, sind durchschnittlich kennzeichnungskräftig (vgl. BGH GRUR 1999,

990, 992 - Schlüssel). Die Widerspruchsmarke stellt einen im deutschen

Sprachraum geläufigen Vornamen dar. Ein beschreibender Begriffsgehalt

bzw. -anklang lässt sich für keine der im Ähnlichkeitsbereich liegenden

Dienstleistungen feststellen. Eine Kennzeichnungsschwäche von Vornamen

besteht nur auf speziellen Warengebieten wie etwa dem Bekleidungssektor,

wo aus Eigennamen bestehende Kennzeichen besonders häufig auftreten

(vgl. BGH GRUR 1988, 307, 308 - Gaby). Zwar sind für die betreffenden

Klassen 35, 38 und 41 nach der Recherche des Senats insgesamt 24 Marken mit dem Bestandteil "FELIX" eingetragen. Bei dem Großteil der Eintragungen handelt es sich jedoch um Kombinationsmarken, so dass daraus

keine unmittelbare Kennzeichnungsschwäche des Vornamens "FELIX" in

Alleinstellung abgeleitet werden kann. Darüber hinaus kann eine Schwächung der Kennzeichnungskraft in der Regel lediglich durch benutzte Drittmarken herbeigeführt werden. Diese Benutzung muss aber "liquide", d.h.

amtsbekannt oder unstreitig sein (vgl. BPatG GRUR 2004, 433, 434

- OMEGA/OMEGA LIFE), was vorliegend nicht der Fall ist. Eingetragene

Marken, bei denen die Benutzungslage nicht liquide oder amtsbekannt ist,

können zwar als Indiz für einen von Haus aus bestehenden Originalitätsmangel und damit geringeren Schutzumfang der älteren Marke gewertet werden.

Allerdings erfordert eine solche Annahme eine wesentlich größere Anzahl

von Marken im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke (vgl.

BGH 1999, 586, 587 - White Lion). Vorliegend gibt es in den einschlägigen

Klassen lediglich fünf Eintragungen von "FELIX" in Alleinstellung. Dies reicht

für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft - zumal, wie vorstehend festgestellt, kein beschreibender Bezug bzw. Anklang zu den betreffenden

Dienstleistungen erkennbar ist - nicht aus.

3.

Aufgrund der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Dienstleistungen

sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

sind strenge Anforderungen an den zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr zu fordernden Abstand zu stellen. Diesen halten die Vergleichsmarken nicht ein.

3.1. Es besteht eine erhebliche Markenähnlichkeit. Die Markenähnlichkeit ist

anhand des Gesamteindrucks, den beide Marken hervorrufen, nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und

nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2005,

1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. Tz. 17 - coccodrillo; BGH

a. a. O. Tz. 17f. - Malteserkreuz).

Einziger Unterschied zwischen den beiden Vergleichswörtern ist der zusätzliche Buchstabe "e" in der angegriffenen Marke. Zwar kann nicht in

Abrede gestellt werden, dass ein Teil des Verkehrs die doppelte Vokalfolge

"ee" in der angegriffenen Marke nach englischen Ausspracheregeln wie "i"

ausspricht, zumal diese Vokalkombination in geläufigen englischen Wörtern

häufig vorkommt (vgl. z. B. "street", "meeting" etc.). Bei fremdsprachigen

Markenwörtern muss jedoch grundsätzlich sowohl mit einer sprachregelmäßigen als auch mit einer der Schreibweise entsprechenden deutschen

Aussprache gerechnet werden. Letztere kann selbst bei Verkehrskreisen

nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden, denen die Herkunft des fremdsprachigen Wortes und dessen korrekte Aussprache bekannt sind (vgl. BGH

GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.,

§ 9 Rdnr. 141). Vor allem spricht für eine deutsche Aussprache der Umstand,

dass es sich bei "feelix" um einen Fantasiebegriff handelt, den der Verkehr

nicht ohne Weiteres der englischen Sprache zuordnet. Da es sich um ein

einheitliches Wort handelt, das überdies keine typisch englische Endung

aufweist, tritt auch das englische Verb "feel" nicht eigenständig hervor, zumal

die Silbentrennung "fee-lix" lautet. Demnach ist davon auszugehen, dass

zumindest ein beachtlicher Teil des Verkehrs - zu dem nicht nur Fachleute zu

zählen sind - die angegriffene Marke gemäß der Schreibung nach deutschen

Ausspracheregeln ausspricht, was eine klangliche Identität zur Widerspruchsmarke zur Folge hat.

3.2. Selbst unter der Voraussetzung, dass der verbleibende Teil des angesprochenen Verkehrs die angegriffene Marke nach englischen Ausspracheregeln wie "fiehlix" aussprechen würde, ergeben sich angesichts nur eines

differierenden Vokals, der überdies hellklingend ist, immer noch weitgehende

sowohl klangliche als auch schriftbildliche Übereinstimmungen zwischen den

Vergleichszeichen. Dass dabei die Widerspruchsmarke als männlicher Vorname erscheint, während die angegriffene Marke das englische Verb "feel"

aufweist, vermag eine Verwechslungsgefahr schon deshalb nicht zu beseitigen, weil die Bedeutung des einen oder des anderen Markenwortes bei

Verhören oder Verlesen nicht mehr zum Bewusstsein kommt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 155 m. w. N.).

3.3. Die vom Markeninhaber zitierte Entscheidung "ZIRH./. SIR" des Gerichtshofs

der Europäischen Gemeinschaften vermag vorliegend keine andere

kollisionsrechtliche Betrachtung zu rechtfertigen (vgl. EuGH GRUR 2006,

413). Dort ist festgestellt worden, dass die begrifflichen und visuellen Unterschiede zwischen zwei Zeichen die zwischen ihnen bestehenden klanglichen

Ähnlichkeiten neutralisieren können, wenn zumindest eines der Zeichen eine

eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass die maßgeblichen

Verkehrskreise sie ohne Weiteres erfassen können. Es gilt jedoch zu

bedenken, dass sich neben dem Bestehen des Sinngehalts in der Widerspruchsmarke "SIR" nicht zuletzt die Schriftbilder von "SIR" und "ZIRH" sehr

deutlich voneinander abheben, während vorliegend "feelix" gegenüber

"FELIX" nur einen zusätzlichen Buchstaben aufweist, wobei der Wechsel von

Groß- und Kleinschrift regelmäßig unschädlich ist (vgl. BGH GRUR 1999,

167, 168 - Karolus-Magnus; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 139, 141

- EVIAN/REVIAN II). Damit sind im vorliegenden Fall die visuellen Übereinstimmungen weitreichender als bei "ZIRH./.SIR", weshalb in der Gesamtbetrachtung der drei Komponenten Klang, Bild und Begriff von einer Neutralisierung der klanglichen Verwechslungsgefahr allein aufgrund des begrifflichen Unterschieds im Gegensatz zum Vorliegen begrifflicher und visueller

Unterschiede bei "ZIRH./.SIR" nicht auszugehen ist.

4.

Besondere Umstände, die es als billig erscheinen lassen könnten, einer der

Verfahrensbeteiligten die Kosten des Widerspruchsverfahrens gemäß § 71

Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen, sind nicht ersichtlich. Somit verbleibt

es bei der durch § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gesetzlich bestimmten Kostenfolge, wonach jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst

trägt.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist wegen Urlaubs gehindert zu unterschreiben.

Fink

Fink

Kopacek

Hu