BPatG Beschluss vom 16.04.2009 – 15 W (pat) 371/04

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 371/04 _______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am 16. April 2009

…

B E S C H L U S S

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 20 849

… 08.05

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 16. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer

und Dr. Lange

beschlossen:

Das Patent 100 20 849 wird widerrufen.

G r ü n d e

I.

Auf die am 28. April 2000 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 100 20 849 mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Herstellung von Dihydroxy- und Polyhydroxy-Verbindungen dimerisierter und oligomerisierter Fettsäuren“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 15. Juli 2004.

Die Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Streitpatent haben folgenden Wortlaut:

Gegen die Patenterteilung hat die L… GmbH in L…, mit

Schriftsatz vom 14. Oktober 2004, eingegangen per Telefax am 14. Oktober 2004,

Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Einsprechende führt insbesondere aus, der Gegenstand des Patents sei nicht

neu und beruhe darüber hinaus nicht auf einer erfinderischer Tätigkeit. Außerdem

offenbare das Patent die Erfindung hinsichtlich des Katalysators nicht so deutlich

und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Die Einsprechende stützt ihr Vorbringen auf die bereits im Prüfungsverfahren in

Betracht gezogenen Druckschriften

(1)

(2)

(3)

DE 41 42 899 A1

DE 37 08 430 A1

DE 1 768 313 A1

sowie weiterhin auf die Druckschriften

(4)

(5)

DE 197 54 788 A1

DE 195 00 783 A1.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom

24. Juni 2005, eingegangen am 27. Juni 1005, widersprochen und beantragt, das

Patent in der erteilten Fassung aufrecht zu erhalten. Als Hilfsantrag hat sie einen

neugefassten Anspruchssatz mit den Patentansprüchen 1 bis 6 eingereicht, dessen Patentanspruch 1 sich aus den Merkmalen der Patentansprüche 1, 7 und 8

der erteilten Fassung ergibt.

Mit Schriftsatz vom 30. März 2009 hat sie weitere Hilfsanträge 2 bis 4 eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung am 16. April 2009 ändert die Patentinhaberin die

jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge 1 bis 4 durch Einschränkung des

Merkmals betreffend die Hydriertemperatur sowie durch Einschränkung des Merkmals betreffend den Wasserstoffüberschuss.

Die jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge 1 bis 4 in der geänderten Fassung haben demnach folgenden Wortlaut:

1. Hilfsantrag

„1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung höhermolekularer

mehrwertigen Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer

gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren oder deren Ester in Gegenwart kupferhaltiger stückiger Festbettkatalysatoren bei Drücken von 200 bis 320 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die Katalysatoren

(a) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Bestandteile aufweisen:

- Kupfer

25 bis 70 Gew.%

sowie zumindest eines der folgenden Metalle:

- Chrom

0 bis 40 Gew.%

- Barium

0 bis 15 Gew.%

- Aluminium 0 bis 25 Gew.%

- Mangan

0 bis 10 Gew.%

- Zink

0 bis 50 Gew.%

jeweils bezogen auf die oxidische Masse, (b) eine BET-Oberfläche von 10 bis 100 m2/g bestimmt nach

ASTM D4567-86 und (c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5 cm3/g bestimmt nach

ASTM D4284-92

aufweisen und die Hydrierung (d) bei Temperaturen von 170 bis 220oC,

(c) in Gegenwart eines Wasserstoffüberschusses von 10 bis kleiner 50-fach, bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge und

(f) in Abwesenheit eines Lösungsmittels durchgeführt wird,

wobei als die di- und/oder oligomere gesättigte oder ungesättigte Fettsäure oder deren Ester Dimerfettsäuren bzw. deren Ester

mit 32 bis 44 Kohlenstoffatomen und/oder Trimerfettsäuren

bzw. deren Ester mit 45 bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt

werden.“

2. Hilfsantrag

„1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung höhermolekularer

mehrwertigen Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer

gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren oder deren Ester in Gegenwart kupferhaltiger stückiger Festbettkatalysatoren bei Drücken von 200 bis 320 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die Katalysatoren

(a.1) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Bestandteile aufweisen:

- Kupfer

25 bis 70 Gew.%

- Chrom

>0 bis 40 Gew.%

sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte

- Barium

0 bis 15 Gew.%

- Mangan

0 bis 10 Gew.%

oder

(a.2) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Bestandteile aufweisen:

- Kupfer

25 bis 70 Gew.%

sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte:

- Aluminium 0 bis 25 Gew.%

- Mangan

0 bis 10 Gew.%

jeweils bezogen auf die oxidische Masse, (b) eine BET-Oberfläche von 10 bis 100 m2/g bestimmt nach

ASTM D4567-86 und (c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5 cm3/g bestimmt nach

ASTM D4284-92

aufweisen und die Hydrierung (d) bei Temperaturen von 170 bis 220oC,

(e) in Gegenwart eines Wasserstoffüberschusses von 10 bis kleiner 50-fach, bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge und

(f) in Abwesenheit eines Lösungsmittels durchgeführt wird,

wobei als die di- und/oder oligomere gesättigte oder ungesättigte

Fettsäure oder deren Ester Dimerfettsäuren bzw. deren Ester mit

32 bis 44 Kohlenstoffatomen und/oder Trimerfettsäuren bzw. deren Ester mit 45 bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.“

3. Hilfsantrag

„1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung höhermolekularer

mehrwertigen Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer

gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren oder deren Ester in Gegenwart kupferhaltiger stückiger Festbettkatalysatoren bei Drücken von 200 bis 320 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die Katalysatoren

(a.1) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Bestandteile aufweisen:

- Kupfer

30 bis 40 Gew.%

- Chrom

25 bis 35 Gew.%

sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte

- Barium

0 bis 10 Gew.%

- Mangan

0 bis 10 Gew.%

oder

(a.2) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Bestandteile aufweisen:

- Kupfer

40 bis 70 Gew.%

sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte:

- Aluminium 0 bis 25 Gew.%

- Mangan

0 bis 10 Gew.%

jeweils bezogen auf die oxidische Masse, (b) eine BET-Oberfläche von 10 bis 100 m2/g bestimmt nach

ASTM D4567-86 und (c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5 cm3/g bestimmt nach

ASTM D4284-92

aufweisen und die Hydrierung (d) bei Temperaturen von 170 bis 220oC,

(e) in Gegenwart eines Wasserstoffüberschusses von 10 bis kleiner 50-fach, bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge und

(f) in Abwesenheit eines Lösungsmittels durchgeführt wird,

wobei als die di- und/oder oligomere gesättigte oder ungesättigte

Fettsäure oder deren Ester Dimerfettsäuren bzw. deren Ester mit

32 bis 44 Kohlenstoffatomen und/oder Trimerfettsäuren bzw. deren Ester mit 45 bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.“

4. Hilfsantrag

„1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung höhermolekularer

mehrwertigen Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer

gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren oder deren Ester in Gegenwart kupferhaltiger stückiger Festbettkatalysatoren bei Drücken von 200 bis 320 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die

Katalysatoren

(a) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Bestandteile aufweisen:

- Kupfer

30 bis 40 Gew.%

- Chrom

25 bis 35 Gew.%

sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte

- Barium

0 bis 15 Gew.%

- Mangan

0 bis 10 Gew.%

jeweils bezogen auf die oxidische Masse, (b) eine BET-Oberfläche von 10 bis 100 m2/g bestimmt nach

ASTM D4567-86 und (c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5 cm3/g bestimmt nach

ASTM D4284-92

aufweisen und die Hydrierung (d) bei Temperaturen von 170 bis 220oC,

(e) in Gegenwart eines Wasserstoffüberschusses von 10 bis kleiner 50-fach, bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge und

(f) in Abwesenheit eines Lösungsmittels durchgeführt wird,

wobei als die di- und/oder oligomere gesättigte oder ungesättigte

Fettsäure oder deren Ester Dimerfettsäuren bzw. deren Ester mit

32 bis 44 Kohlenstoffatomen und/oder Trimerfettsäuren bzw. deren Ester mit 45 bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.“

Wegen des Wortlauts der sich jeweils daran anschließenden Patentansprüche 2

bis 6 wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten,

hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten

auf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 6, gemäß 1. bis 4. Hilfsantrag, vorgelegt mit Schriftsatz vom 30. März 2009, wobei der

Anspruch 1 dieser Hilfsanträge modifiziert wird durch die in der

mündlichen Verhandlung überreichte Änderung dieses Anspruchs.

Beschreibung wie Patentschrift.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.

II.

Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mündlicher Verhandlung

in entsprechender Anwendung von § 78 und § 147 (3) PatG, nachdem die Beteiligten Terminsanträge gestellt haben (vgl. auch BPatG 34. Senat, Mitt. 2002, 417).

Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die

Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002

bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der

Verfassungsmäßigkeit des § 147 Abs. 3 PatG (BGH GRUR 2007, 859 - Informationsübermittlungsverfahren I), noch berührt die Aufhebung der Bestimmung ihre

Geltung für alle bereits tatbestandlich erfassten Fälle (BPatG 19 W (pat) 344/04

und 23 W (pat) 313/03). Nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz

der perpetuatio fori (§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) besteht eine einmal begründete gerichtliche Zuständigkeit vielmehr fort, solange der Gesetzgeber nichts anderes bestimmt hat (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; bestätigt durch: BGH GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung).

III.

Der zulässige Einspruch hat in der Sache Erfolg und führt zum Widerruf des Patents.

Dem Antrag der Einsprechenden auf Widerruf des Streitpatents in vollem Umfang

ist stattzugeben. Denn dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 sowohl in der

Fassung nach Hauptantrag als auch in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1

bis 4 mangelt es an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit. Bei dieser Sachlage erübrigt es sich, auf die von der Einsprechenden in Frage gestellte Ausführbarkeit des Verfahrens näher einzugehen.

Gegenstand des Streitpatents ist gemäß Patentanspruch 1 der erteilten Fassung

und damit nach Hauptantrag ein

1)

kontinuierliches Verfahren zur Herstellung höhermolekularer mehrwertiger

Alkohole

2)

durch Hydrierung di- und/oder oligomerer gesättigter oder ungesättigter

Fettsäuren oder deren Ester

bei Temperaturen von 170 bis 240oC bei Drücken von 200 bis 320 bar

in Gegenwart eines 10- bis 50-fachen Wasserstoffüberschusses bezogen

2.1)

2.2)

2.3)

auf die theoretisch erforderliche Menge

2.4)

in Abwesenheit eines Lösungsmittels

3)

in Gegenwart von stückigen Festbettkatalysatoren, die folgende Metalle

bzw. deren Umsetzungsprodukte, jeweils bezogen auf die oxidische Masse, aufweisen:

3.1)

3.2)

3.3)

3.4)

3.5)

3.6)

3.7)

3.8)

25 bis 70 Gew.-% Cu und mindestens eines der folgenden Metalle

0 bis 40 Gew.-% Cr

0 bis 15 Gew.-% Ba

0 bis 25 Gew.-% Al

0 bis 10 Gew.-% Mn

0 bis 50 Gew.-% Zn

jeweils bezogen auf die oxidische Masse eine BET-Oberfläche von 10 bis 100 m2/g, bestimmt nach ASTM D4567-86 ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,50 cm3/g, bestimmt nach ASTM D4284-92.

Demgemäß ist das streitpatentgemäße kontinuierliche Verfahren zur Herstellung

höhermolekularer mehrwertiger Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer

gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren oder deren Ester (Merkmale 1 und 2),

neben den allgemeinen Verfahrensmerkmalen 2.1 bis 2.4, insbesondere gekennzeichnet durch die Merkmale 3 bis 3.8 betreffend den Katalysator zur Durchführung des Verfahrens.

Aus der gattungsgemäßen Druckschrift DE 37 08 430 A1 (2) sind Hydrierkatalysatoren für Fettsäuren zu entnehmen, welche die Bemessungsregel mit den Merkmalen 3, 3.1 bis 3.8 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ersichtlich erfüllen

(vgl. (2) Anspr. 1 i. V. m. Anspr. 13 und 14). Es lag für den Fachmann ausgehend

von der Druckschrift DE 1 768 313 A1 (3), die, wie bereits in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents zitiert, ein gattungsgemäßes Verfahren mit den Merkmalen 1, 2 bis 2.2 und 3 betrifft (vgl. DE 100 20 849 B4 S. 2 re. Sp. le. Abs.), das

in Gegenwart eines 50- bis 500-fachen Wasserstoffüberschusses (Merkmal 2.3)

und auch ohne Lösungsmittel (Merkmal 2.4) durchgeführt werden kann (vgl. (3)

S. 3 Abs. 1), auf der Hand, fehlende Parameter betreffend einen geeigneten Hydrierkatalysator aus der Druckschrift (2) zu ergänzen, so dass das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag jedenfalls nicht auf der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit beruht.

Der Fachmann konnte bei Einsatz der aus Druckschrift (2) bekannten Hydrierkatalysatoren in dem Verfahren gemäß Entgegenhaltung (3) durchaus erhebliche Aktivitätssteigerungen erwarten.

Zu einem anderen Ergebnis kommt man in diesem Fall auch nicht unter Berücksichtigung der ergänzenden bzw. geänderten Merkmale aus den Hilfsanträgen 1

bis 4, zu denen der Fachmann auf der Grundlage der Dokumente (2) und (3) ohne

Weiteres allein schon durch routinemäßiges Optimieren üblicher Verfahrensparameter und damit ohne erfinderisches Zutun gelangen konnte.

Eine von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nach Belieben getroffene Auswahl eines engeren Bereichs aus einem größeren ist für sich

grundsätzlich nicht geeignet, eine erfinderische Leistung zu begründen (BGH

GRUR 2004, 47 - blasenfreie Gummibahn I).

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung nach ausführlicher Erörterung der Sachlage abschließend vier Hilfsanträge gestellt. Weitere Anhaltspunkte

für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung haben sich

nicht ergeben. Infolgedessen hat die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des

Patents erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt, der sowohl

nach Hauptantrag als auch nach sämtlichen Hilfsanträgen zumindest einen nicht

rechtsbeständigen Anspruch enthält. Deshalb war das Patent insgesamt zu widerrufen. Auf die übrigen Patentansprüche brauchte bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862

- Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

Dr. Feuerlein

Schwarz-Angele

Dr. Egerer

Dr. Lange

Ko