Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 30.04.2009 – 21 W (pat) 11/08
21. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
21 W (pat) 11/08 _______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am 30. April 2009
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 197 36 306
… 08.05
hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 30. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner,
Dipl.-Ing. Bernhart und Dipl.-Phys. Dr. Müller
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
12. Juli 2005 aufgehoben.
Das Patent DE 197 36 306 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:
Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung von Drucksensoren
Patentansprüche 1 bis 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 30. April 2009,
Beschreibung, Spalten 1 bis 5, gemäß Patentschrift,
3 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 6, gemäß Patentschrift.
Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Auf die am 21. August 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte
Patentanmeldung ist das Patent DE 197 36 306 mit der Bezeichnung "Verfahren
zur Herstellung von Drucksensoren" erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 17. Mai 2001 erfolgt.
Der mit Gliederungspunkten versehene erteilte Patentanspruch 1 lautet:
M1
Verfahren zur Herstellung von Drucksensorelementen,
M2
die eine Metallmembran und eine darauf angeordnete resistive Dünnschicht aufweisen,
M3
wobei in einen Grundkörper eine Sacköffnung eingebracht
wird und auf einer der Sacköffnung abgewandten Seite des
Grundkörpers die resistive Dünnschicht aufgebracht wird,
M4
wobei gleichzeitig eine Vielzahl von Drucksensorelementen (10) in einem Nutzen (28) hergestellt werden,
M5
wobei nach Aufbringen der resistiven Dünnschicht auf den
Nutzen (28) dieser zu den Drucksensorelementen (10) vereinzelt wird,
M6
wobei zur Herstellung des Nutzen (28)
M6a ein Metallspritzgußverfahren oder Sinterverfahren verwendet wird oder
M6b eine Stahlstange (100) mit einer Längsachse (101) verwendet wird, die nur in Längsrichtung (101) gewalzt wurde, und
durch Zerteilen der Stahlstange (100) senkrecht zur Längsrichtung (101) Edelstahlsubstrate (103) für den Nutzen gewonnen werden.
Hinsichtlich der erteilten Patentansprüche 2 bis 4 wird auf den Akteninhalt verwiesen.
Gegen das Patent ist am 14. August 2001 Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende hat mangelnde Patentfähigkeit geltend gemacht. Außerdem hat sie
geltend gemacht, dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig
offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne und dass das Patent über den
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgehe.
Zum Stand der Technik hat sie neben den bereits im Prüfungsverfahren in Betracht gezogenen Druckschriften
D1: JP 1-29 94 32 (A) In: Pat. Abstr. of Japan, P-1009 Feb. 20,
1990 Vol. 14/No. 92
D2: DE 39 19 059 C2
D3: DE 43 21 804 A1
D4: JP 1-18 74 26 (A) In: Pat. Abstr. of Japan, P-950 Oct. 27,
1989, Vol. 13/No. 475 und
D5: H. A. Kayal et al, Anwendungsspezifische intelligente
Sensoren
("ASIS"),
Elektronik
9/29. April 1988,
S. 112-117
noch auf die Druckschriften
D6: EP 0 381 775 B1
D7: EP 0 338 180 A1 und
D8: DE 38 37 776 A1
verwiesen.
Mit Beschluss vom 12. Juli 2005 hat die Patentabteilung 52 den Einspruch als zulässig erachtet und das Patent widerrufen. Zur Begründung hat sie ausgeführt,
dass der Variante des Gegenstandes des erteilten Patentanspruchs 1 betreffend
die Herstellung des Nutzens durch ein Sinterverfahren im Hinblick auf den Stand
der Technik gemäß den Druckschriften D2 und D6 (hier als D1 und D2 bezeichnet) die erforderliche erfinderische Tätigkeit fehle.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie verteidigt das angegriffene Patent eingeschränkt mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 4.
Der mit Gliederungspunkten versehene geltende Patentanspruch 1 lautet:
M1
Verfahren zur Herstellung von Drucksensorelementen,
M2
die eine Metallmembran und eine darauf angeordnete resistive Dünnschicht aufweisen,
M3
wobei in einen Grundkörper eine Sacköffnung eingebracht
wird und auf einer der Sacköffnung abgewandten Seite des
Grundkörpers die resistive Dünnschicht aufgebracht wird,
M4
wobei gleichzeitig eine Vielzahl von Drucksensorelementen (10) in einem Nutzen (28) hergestellt werden,
M5
wobei nach Aufbringen der resistiven Dünnschicht auf den
Nutzen (28) dieser zu den Drucksensorelementen (10) vereinzelt wird,
M6
wobei zur Herstellung des Nutzens (28)
M6b eine Stahlstange (100) mit einer Längsachse (101) verwendet wird, die nur in Längsrichtung (101) gewalzt wurde, und
durch Zerteilen der Stahlstange (100) senkrecht zur Längsrichtung (101) Edelstahlsubstrate (103) für den Nutzen gewonnen werden.
Hinsichtlich der geltenden Patentansprüche 2 bis 4 wird auf den Akteninhalt verwiesen.
Die Patentinhaberin beantragt,
den Beschluss der Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 12. Juli 2005 aufzuheben und das Patent
DE 197 36 306 beschränkt aufrechtzuerhalten mit den in der
mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 4,
im Übrigen mit den erteilten Unterlagen.
Die wie schriftlich angekündigt nicht zur mündlichen Verhandlung erschienene
Einsprechende beantragt sinngemäß,
die Beschwerde zurückzuweisen.
II
Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist insoweit begründet, als sie zur
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents führt. Denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung steht der im Verfahren befindliche Stand der Technik dem Gegenstand der
verteidigten Patentansprüche nicht entgegen.
Ob der angefochtene Beschluss im Hinblick auf die BGH-Entscheidung "Informationsübermittlungsverfahren II" (vgl. GRUR 2007, S. 862 - 865) Bestand haben
kann, sei dahingestellt, da sich die Patentinhaberin ohnehin auf die gewährbare
Variante betreffend die Verwendung einer Stahlstange für den Nutzen eingeschränkt hat.
1. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig, denn die Einsprechende hat sich im Einspruchsschriftsatz ausreichend substantiiert i. S. v. § 59
Abs. 1 S. 4 PatG mit allen Merkmalen des erteilten Patenanspruchs 1 auseinandergesetzt.
Die Patentinhaberin hat in ihrer Einspruchserwiderung vom 21. Mai 2002 zwar bemängelt, dass sich aus dem Einspruchsvorbringen nicht ergebe, aufgrund welcher
Tatsachen die Einsprechende der Meinung sei, dass der Gegenstand des Streitpatents im Hinblick auf die Druckschriften D7 oder D8 weder neu sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Ausdrücklich hat sie die Zulässigkeit des Einspruchs aber nicht gerügt. Die Patentabteilung hat die Zulässigkeit mit der nicht
weiter ins Detail gehenden Begründung als gegeben angesehen, dass der Einspruch ausreichend mit Gründen versehen sei, die ihn rechtfertigen sollen.
Die Zulässigkeit des Einspruchs ist aber unabhängig von Anträgen der Beteiligten
und ohne Rücksicht darauf, ob die Patentabteilung sie bejaht hat, als unabdingbare Verfahrensvoraussetzung in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen zu prüfen (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, § 59 Rn. 160 m. w. N.).
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genügt eine Einspruchsbegründung der formalen gesetzlichen Anforderung nur, wenn sie innerhalb der Einspruchsfrist (vgl. Busse PatG, 6. Aufl. 2003, § 59 Rn. 64 m. w. N.) die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Tatsachen im Einzelnen
so darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Deutsche Patent- und
Markenamt bzw. das Bundespatentgericht daraus abschließende Folgerungen für
das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (vgl.
BGH GRUR 1972, 592 ff. - Sortiergerät; GRUR 1987, 513 ff. - Streichgarn;
GRUR 1988, 113 ff. - Alkyldiarylphosphin; GRUR 1988, 364 - Epoxidationsverfahren; GRUR 1993, 65 ff. - Tetraploide Kamille; GRUR 1995, 333 ff. - Aluminium-Trihydroxid, jeweils m. w. N.).
Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Ein Zusammenhang mit der Einspruchserhebung im August 2001 besteht insoweit allerdings nicht. Es ist seitens
des Senats nicht erkennbar, was die Einsprechende mit ihrem Hinweis im Schriftsatz vom 27. April 2009 zum Ausdruck bringen wollte, dass der Einspruch am
14. August 2001 noch "nach altem Recht" erhoben worden sei. Insbesondere hat
sich seither weder das Gesetz noch die Rechtsprechung in Bezug auf die hier relevanten Zulässigkeitsvoraussetzungen geändert.
Vorliegend lässt der Vortrag der Einsprechenden erkennen, dass ein bestimmter
Tatbestand behauptet werden soll, der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden
kann. Dass die Einsprechende in der Einspruchsbegründung sich hinsichtlich der
Merkmale M1 bis M5 auf den Prüfungsbescheid vom 10. Februar 2002 bezogen
hat, steht dem nicht entgegen. Denn die Einsprechende hat dadurch, dass sie sich
die dort enthaltenen detaillierten Ausführungen zu diesen Merkmalen und zum
Stand der Technik zu eigen gemacht hat, klar zu erkennen gegeben, dass und
aufgrund welcher Überlegungen sie die dort enthaltenen Verfahrensschritte für
vom Stand der Technik als vorweggenommen oder nahegelegt hält. Dazu war es
nicht erforderlich, den der Patentinhaberin und dem Deutschen Patent- und Markenamt bekannten Inhalt des Prüfungsbescheids im Einzelnen zu wiederholen.
Bezüglich der weiteren Merkmale M6 bis M6b hat die Einsprechende durch konkrete Benennung des ihrer Auffassung nach relevanten druckschriftlichen Standes
der Technik (D7 und D8) vorgetragen, weshalb sie die dort beanspruchten Verfahren zur Herstellung der Nutzen für vorweggenommen bzw. nahegelegt hält. Außerdem hat sie Ausführungen dazu gemacht, worin sie eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs zu erkennen glaubte.
Ob diese Überlegungen zutreffend sind oder ob der genannte Stand der Technik
den von der Einsprechenden gezogenen Schluss rechtfertigt, ist keine Frage der
Substantiierung. Vielmehr ist es Aufgabe des Patentamts, hieraus Folgerungen zu
ziehen. Es kommt damit seiner Verpflichtung nach, die rechtliche Bedeutung der
vorgebrachten Tatsachen herauszufinden und zu würdigen (BGH a. a. O. - Sicherheitsvorrichtung; ebenso BPatG, Beschluss vom 17. Juli 1998, 4 W (pat) 4/96).
2. Mit den neu eingereichten Ansprüchen hat die Patentinhaberin das Patent
durch die Streichung der vorher als alternative Herstellungsmöglichkeiten für den
Nutzen beanspruchten Sinter- und Metallspritzgussverfahren in Patentanspruch 1
in zulässiger Weise beschränkt. Die geänderte Fassung, die damit weder die dem
erteilten Patent zugrunde liegende Anmeldung noch dessen Schutzbereich erweitert, findet ihre Stütze in den erteilten Patentansprüchen.
Der geltende Patentanspruch 1 geht auf den erteilten Patentanspruch 1 bzw. auf
die ursprünglichen Patentansprüche 1 und 6 zurück.
Die geltenden Patentansprüche 2 bis 4 sind die erteilten Patentansprüche 2 bis 4
bzw. die ursprünglichen Patentansprüche 2 bis 4.
3. Dem Streitpatent liegt gemäß Spalte 1, Zeile 63, bis Spalte 2, Zeile 3, der Beschreibungseinleitung die Aufgabe zugrunde, eine besonders einfache Herstellung
von qualitativ hochwertigen Drucksensoren zu erreichen und in einfacher Weise
gleichzeitig eine Vielzahl von Drucksensorelementen herzustellen.
4. Da sämtliche Patentansprüche, wie oben dargelegt, ursprünglich offenbart sind
und auch die Beschreibung nicht über das ursprüngliche Offenbarte hinausgeht,
ist eine unzulässige Erweiterung des Anmeldungsgegenstandes nicht gegeben.
Dies trifft auch für den gemäß der Beschreibung durch die Verwendung nur in
Längsrichtung gewalzter Rundstahlstangen erzielten Vorteil zu, wonach innere
Spannungen in der Membran gering gehalten werden sollen, das weder in den Ansprüchen noch in der Beschreibung neu aufgenommen wurde und lediglich am ursprünglichen Ort in der Beschreibung (Spalte 5, Zeilen 32 bis 50) beibehalten wurde.
5. Die Erfindung ist so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann - hier
ein mit der Entwicklung von Drucksensoren befasster berufs-erfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Messtechnik - sie ausführen kann. Dies gilt auch
hinsichtlich der angegebenen Wirkung der Reduzierung der Spannungen der
Membran. Sie ist im Patent nur im Hinblick auf die Stahlstangen angegeben und
nicht im Zusammenhang mit (den im Übrigen nicht mehr beanspruchten) Metallspritzgußverfahren oder Sinterverfahren, und die auch glaubhaft ist. Im Übrigen
spielt dies für die Ausführbarkeit der Erfindung keine Rolle.
6. Im Hinblick auf den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 die erforderliche Neuheit auf und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns.
Insbesondere weist keine der entgegengehaltenen Druckschriften einen entsprechend den Merkmalen M6 und M6b ausgebildeten Nutzen auf, zu dessen Herstellung eine Stahlstange mit einer Längsachse verwendet wird, die nur in Längsrichtung gewalzt wurde, wobei durch Zerteilen der Stahlstange senkrecht zur Längsrichtung Edelstahlsubstrate für den Nutzen gewonnen werden, und legt einen solchen auch nicht nahe.
Den nächstkommenden Stand der Technik stellen die Druckschriften D2 und D6
dar:
So ist aus der Druckschrift D2 (vgl. die Figuren 1 bis 3 mit Beschreibung Spalte 4,
Zeilen 8 bis 64) ein Verfahren zur Herstellung von Drucksensorelementen (Drucksensor P) (M1) bekannt, die eine Metallmembran (Membran 8 aus metallischem
Substrat) und eine darauf angeordnete resistive Dickschicht (Dickschichtwiderstände 16, 17) (M2 bis auf "Dünnschicht") aufweisen, wobei in einem Grundkörper
(Sensorsubstrat 6) eine Sacköffnung eingebracht wird und auf einer der Sacköffnung abgewandten Seite des Grundkörpers (Grundkörper 7) die resistive Dickschicht (16, 17) (M3 bis auf "Dünnschicht") aufgebracht wird. Zur Herstellung der
Membran wird ein Sinterverfahren angewandt.
Die Drucksensorelemente werden jeweils einzeln hergestellt und es werden nicht
gleichzeitig eine Vielzahl von Drucksensorelementen in einem Nutzen hergestellt
und anschließend vereinzelt, wie in den Merkmalen M4 und M5 des Gegenstandes gemäß dem Patentanspruch 1 beansprucht ist. Somit weist die Druckschrift D2 auch keinen Nutzen auf, der aus einer Stahlstange mit einer Längsachse hergestellt wird, die nur in Längsrichtung gewalzt wurde, wobei durch Zerteilen
der Stahlstange senkrecht zur Längsrichtung Edelstahlsubstrate gewonnen werden, wie in den Merkmalen M6 und M6b des Gegenstandes gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 beansprucht ist und legt einen solchen auch nicht nahe.
Aus der Druckschrift D6 (vgl. die Figuren 3, 4, und 7 bis 14 mit jeweils zugehörigen Beschreibungsteilen) ist ein Verfahren zur Herstellung von Drucksensorelementen (pressure sensor) (M1) mit einer Metallmembran (vgl. Spalte 15, dritter Absatz, metal-made diaphragm 2, sowie die Figur 38 mit Beschreibung Spalte 1, Zeile 21, bis Spalte 3, Zeile 9, diaphragm section 305) und einer auf der Metallmembran (2, 305) aufgebrachten resistiven Dünnschicht (silicon thin film, strain
gauges 9, 302) (M2) bekannt, wobei (vgl. die Figur 38, Spalte 1, Zeile 21, bis Spalte 3, Zeile 9) in einem Grundkörper (base 300) eine Sacköffnung (vgl. Figur 38)
eingebracht wird und auf einer der Sacköffnung abgewandten Seite des Grundkörpers (base 300) die resistive Dünnschicht (strain gauges 302) aufgebracht wird
(M3), wobei gleichzeitig eine Vielzahl von Drucksensorelementen in einem Nutzen
(vgl. die Figur 13, plate substrat 32) hergestellt werden (M4) und nach dem Aufbringen der resistiven Dünnschicht (silicon thin film, strain gauges 9) auf den Nutzen dieser zu den Drucksensorelementen (vgl. die Figuren 13 und 14) vereinzelt
wird (M5).
Bei dem aus der Druckschrift D6 bekannten Verfahren zur Herstellung von Drucksensorelementen wird jedoch zur Herstellung des Nutzens keine Stahlstange mit
einer Längsachse, die nur in Längsrichtung gewalzt wurde, verwendet, und es
werden auch nicht durch Zerteilen einer Stahlstange senkrecht zur Längsrichtung
Edelstahlsubstrate für den Nutzen gewonnen, wie dies in den Merkmalen M6 und
M6b beim Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beansprucht ist. Dies
wird durch die Druckschrift D6 auch nicht nahegelegt, da über die Herstellung des
Nutzens nichts Näheres ausgeführt ist.
Als einzige im Verfahren befindliche Druckschrift erwähnt die Druckschrift D8 (vgl.
Spalte 2, Zeilen 57 bis 62) die Verwendung von Stangenmaterial, das jedoch im
Unterschied zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 stranggepreßt und nicht in
Längsrichtung gewalzt ist und außerdem für einen anderen Zweck, nämlich zur
Herstellung von Federkörpern für Kraftmeßdosen und nicht zur Herstellung eines
Nutzens für Drucksensorelemente vorgesehen ist. Demzufolge führt auch die
Kombination der Lehre dieser Entgegenhaltung mit dem Inhalt der Druckschriften D2 oder D6 nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1.
Der übrige im Verfahren befindliche Stand der Technik liegt weiter ab und steht
dem Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 auch nicht patenthindernd
entgegen, wie der Senat im Einzelnen überprüft hat.
Mit rechtsbeständigen Patentanspruch 1 haben auch die auf ihn rückbezogenen
geltenden Unteransprüche 2 bis 4 Bestand.
Dr. Winterfeldt
Baumgärtner
Bernhart
Dr. Müller
Pü