BPatG Beschluss vom 13.05.2009 – 26 W (pat) 324/03

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 324/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die IR-Marke 730 038

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 13. Mai 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wissemann,

den Richter Reker und den Richter Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Schutzbewilligung für die IR-Marke 730 038

WELT

für die Waren

„Cigarettes et autres articles de tabac“

in der Bundesrepublik Deutschland ist Widerspruch erhoben worden aus der auf

Grund von Verkehrsdurchsetzung für die Ware

„Filterzigaretten“

eingetragenen Marke 1 152 164

WEST.

Die Markenstelle hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen, weil zwischen der ihrer Ansicht nach durchschnittlich

kennzeicnungskräftigen Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke trotz

teilweiser Identität der Waren nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widersprechende habe zwar eine durch umfangreiche Benutzung erworbene erhöhte

Kennzeichnungskraft ihrer Marke geltend gemacht. Diese habe jedoch nicht

berücksichtigt werden können, weil die Markeninhaberin eine nachträgliche

Steigerung der Kennzeichnungskraft bestritten habe und diese deshalb nicht

„liquide“ sei. Bei den beiderseitigen Marken handele es sich um kurze und

überschaubare Wörter, bei denen schon geringe Abweichungen Verwechslungen

ausschlössen. Die Unterschiede in den Konsonanten „S“ und „L“ führten angesichts der geringen Wortlängen zu deutlich verschiedenen Schrift- und Klangbildern. Zudem wiesen beide Marken jeweils einen sofort erfassbaren, unterschiedlichen Begriffsgehalt auf, der die Gefahr von Verwechslungen weiter

reduziere.

Auf die hiergegen erhobene Beschwerde der Widersprechenden hat der Senat mit

Beschluss vom 25. Januar 2006 die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle

aufgehoben und der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs den Schutz in

der Bundesrepublik Deutschland verweigert.

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs den Senatsbeschluss mit Beschluss vom 1. März 2007 aufgehoben

und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das

Bundespatentgericht zurückverwiesen, weil nicht ausgeschlossen werden könne,

dass die Entscheidung des Bundespatentgerichts auf einer Verletzung des

rechtlichen Gehörs der Markeninhaberin beruhe (Art. 103 Abs. 1 GG).

Die Widersprechende, auf deren Hilfsantrag hin der Senat nach der Zurückverweisung der Sache zur mündlichen Verhandlung geladen hat, hat mitgeteilt, dass

sie den Termin zur mündlichen Verhandlung nicht wahrnehmen werde, und

zugleich um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Sie ist der Auffassung, der Senat habe in seinem Beschluss vom 25. Januar 2006

zu Recht die Gefahr von Verwechslungen bejaht. Die beiderseitigen Waren seien

identisch bzw. hochgradig ähnlich. Die Widerspruchsmarke weise eine deutlich

überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Sie gehöre zu den bekanntesten

Marken im Tabakbereich. In einzelnen Segmenten, z. B. bei Tobacco Rolls und

bei Feinschnitt, sei sie sogar seit Jahren der Marktführer. Nicht nur durch den

Vertrieb und die Bewerbung von Tabakprodukten, sondern auch durch die

langjährige Sponsortätigkeit im Bereich der Formel 1 habe die Marke einen

erhöhten Bekanntheitsgrad erreicht. Zur Glaubhaftmachung der behaupteten gesteigerten Kennzeichnungskraft ihrer Marke hat die Widersprechende eidesstattliche Versicherungen vorgelegt, die u. a. Angaben zu den unter der Widerspruchsmarke mit Filterzigaretten in den Jahren 1994 bis 2007 erzielten Umsätzen

sowie zu den Marktanteilen der Widerspruchsmarke in diesen Jahren enthalten.

Sie hat weiterhin u. a. Beispiele aus der Werbung für die Widerspruchsmarke,

Muster von mit der Widerspruchsmarke versehenen Zigarettenpackungen sowie

Rechnungskopien vorgelegt. Im Übrigen vertritt sie die Ansicht, dass die Bekanntheit der Widerspruchsmarke amts- und gerichtsbekannt sei. Die beiderseitigen Marken wiesen eine erhebliche schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit

auf, da sie in drei von vier Buchstaben übereinstimmten, wobei die erfahrungsgemäß am stärksten beachteten Wortanfänge identisch seien und sich die

einzige Abweichung nur an wenig auffälliger Stelle, nämlich in der Mitte der

Markenwörter befinde. Angesichts des nur geringen phonetischen Unterschieds

der Markenwörter sei ein Verhören bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen

nicht auszuschließen. Auch der unterschiedliche Sinngehalt der Markenwörter

könne angesichts der Gefahr eines Verhörens bei mündlichen Bestellungen nicht

entscheidend zur Verminderung der Verwechslungsgefahr beitragen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und

der IR-Marke 730 038 wegen des Widerspruchs aus der Marke

1 152 164 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu

verweigern.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Beschlüsse der Markenstelle in der Sache für zutreffend. Zwischen

den Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der

von Haus aus rein beschreibenden, nur auf Grund von Verkehrsdurchsetzung

eingetragenen Widerspruchsmarke sei zum Zeitpunkt ihrer Eintragung nur

durchschnittlich gewesen, weil im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragenen

Marken nach ständiger Rechtsprechung des BGH im Regelfall zunächst nur eine

normale Kennzeichnungskraft zukomme. Eine weitere Steigerung der Kennzeichnungskraft nach dem Eintragungstag sei durch die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen nicht nachgewiesen und werde bestritten. Auf

Grund des ständigen Rückgangs der Absätze von Zigaretten und des Werbeverbots für Tabakwaren müsse vielmehr gefolgert werden, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seit ihrer Eintragung bis zur Registrierung der

angegriffenen Marke und auch in der Folgezeit eher geringer geworden sei.

Hiervon ausgehend bestehe zwischen den beiderseitigen Marken auch bei einer

Benutzung für identische Waren keine die Gefahr von Verwechslungen begründende Ähnlichkeit. Die Markenwörter „WELT“ und „WEST“ hätten jeweils einen

dem deutschen Verkehr bekannten, sehr unterschiedlichen Begriffsgehalt, der

eventuelle klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeiten maßgeblich reduziere.

Zudem handele es sich bei beiden Marken um kurze, einsilbige Wörter, bei denen

schon geringe Abweichungen eine Verwechslungsgefahr ausschließen könnten.

Die Unterschiede zwischen den in den beiderseitigen Marken enthaltenen abweichenden Konsonanten „L“ und „S“ seien sowohl klanglich als auch schriftbildlich so deutlich, dass ein Verlesen oder ein Verhören nicht befürchtet werden

müsse.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen den

beiderseitigen Marken besteht nach der Überzeugung des Senats in seiner

jetzigen, gegenüber der Beschlussfassung vom 25. Januar 2006 geänderten Besetzung keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Gefahr von Verwechslungen im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung

ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu

beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der

Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Im Einzelfall kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren

Grad der Ähnlichkeit der Waren bzw. eine erhöhte Kennzeichnungskraft der

prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998,

922, 923 - Canon).

Auch unter Berücksichtigung dieser Wechselwirkung zwischen den einzelnen

Faktoren besteht zwischen den beiderseitigen Marken nicht die Gefahr von

Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Zwar ist - was auch die Markeninhaberin nicht in Abrede stellt - für die Prüfung der

Verwechslungsgefahr von einer teilweisen Identität der beiderseitigen Waren auszugehen, weil die Ware „Cigarettes“, für die die Widerspruchsmarke um Schutz

nachsucht, auch Filterzigaretten umfasst, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Auch im Übrigen besteht zwischen Filterzigaretten und den übrigen

Tabakprodukten eine hochgradige Warenähnlichkeit. Dies erfordert einen deutlichen Abstand der Marken, um eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können.

Den insoweit erforderlichen Abstand hält die angegriffene Marke gegenüber der

Widerspruchsmarke ein, bei der aus den nachstehend dargelegten Gründen zu

Gunsten der Widersprechenden nur eine allenfalls leicht erhöhte Kennzeichnungskraft unterstellt werden kann, sofern überhaupt trotz des Bestreitens einer

erhöhten Kennzeichnungskraft deren Prüfung veranlasst

ist

(vgl. BPatG

GRUR 1997, 840 - Lindora/Linola)

Aus dem Umstand, dass eine von Haus aus schutzunfähige Marke auf Grund festgestellter Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist, folgt zunächst nur, dass

sie die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG überwunden hat und

damit im Zeitpunkt ihrer Eintragung in der Regel eine normale Kennzeichnungskraft besitzt (BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder; GRUR 2007, 1071,

1072 - Kinder II; GRUR 2008, 719, 722 - idw Informationsdienst Wissenschaft).

Um von einer weiteren Steigerung der Kennzeichnungskraft ausgehen zu können,

muss ein nahezu einhelliger Zuordnungsgrad nachgewiesen werden (BGH a. a. O.

- Kinder: 48,5% nicht ausreichend; a. a. O. - Kinder II : 61,3% nicht ausreichend).

Einen solchen nahezu einhelligen Zuordnungsgrad wies die Widerspruchsmarke

zum Zeitpunkt ihrer Eintragung nicht auf, wie sich aus dem zum Nachweis der

Verkehrsdurchsetzung eingereichten Gutachten der GFM Gesellschaft

für

Marktforschung ergibt, das für das Jahr 1983 einen Zuordnungsgrad von (nur)

48% ausweist.

Liegt der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung - wie im Fall der im Jahre 1990

eingetragenen Widerspruchsmarke - bereits längere Zeit zurück, ist bei der

Geltendmachung von Rechten aus dieser Marke im Einzelfall ferner zu prüfen, ob

sich deren Kennzeichnungskraft nach der Eintragung bis zum maßgeblichen Zeitpunkt verringert oder erhöht hat. Maßgeblich ist insoweit sowohl der Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke als auch der Zeitpunkt der Entscheidung über den

Widerspruch. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft muss also schon im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben und auch im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH GRUR 2008, 903, 904, Nr. 14 - SIERRA

ANTIGUO). Für die Zuerkennung einer nachträglich weiter erhöhten Kennzeichnungskraft und damit eines erweiterten Schutzumfangs ist eine durch intensive

und nicht nur kurzfristige Benutzung entstandene gesteigerte Verkehrsbekanntheit

erforderlich, zu deren Feststellung alle relevanten Umstände heranzuziehen sind.

Dazu zählen insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität,

geografische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den jeweiligen

Verkehrskreisen. Diese Bekanntheit kann nicht ohne weiteres allein aus den

erzielten Umsätzen hergeleitet werden, weil selbst umsatzstarke Marken wenig

bekannt sein können. Insoweit lassen nur objektive Statistiken oder demoskopische Befragungen sowie Angaben über Werbeaufwendungen zuverlässige

Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (BGH a. a. O - Kinder;

GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24).

Die von der Widersprechenden glaubhaft gemachten, im Inland unter der Widerspruchsmarke mit Filterzigaretten erzielten Umsätze lassen für sich genommen

somit noch keinen Schluss auf eine weitere Erhöhung der Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke bis zum Prioritätstag der jüngeren Marke und darüber

hinaus bis zur Entscheidung über den Widerspruch zu. Die ergänzenden Angaben

der Widersprechenden zu den Marktanteilen, die sie mit der Widerspruchsmarke

in dem Marktsegment der Filterzigaretten in den Jahren 1994 bis 2007 gehalten

hat, lassen zwar einen Schluss dahingehend zu, dass die Widerspruchsmarke

über einen längeren Zeitraum eine nicht ganz unbeträchtliche Marktstellung innegehabt hat. Sie lassen jedoch zugleich erkennen, dass die Bedeutung der

Widerspruchsmarke seit dem Jahre 2000 ständig abgenommen hat, wie sich aus

einer Verringerung des Marktanteils um rund 25% bis zum Jahre 2007 ergibt. Bei

dieser sich aus dem eigenen Vortrag der Widersprechenden ergebenden Sachlage hätte es angesichts des substantiellen Bestreitens der Markeninhaberin zum

Nachweis einer deutlichen Steigerung der Bekanntheit und damit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Vorlage weiterer Unterlagen, wie z. B.

demoskopischer Befragungen zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke in den

maßgeblichen Verkehrskreisen, bzw. eines substantiierten Vortrags und der

Glaubhaftmachung des Umfangs der Werbeaufwendungen für die Widerspruchsmarke bedurft. Angesichts der rückläufigen Marktanteile der unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Filterzigaretten sowie des seit dem Dezember 2006

gültigen Werbeverbots für Tabakwaren verfügen auch die vom Senat selbst

ermittelten, den Beteiligten zugestellten Ergebnisse einer Internetrecherche über

die mit der Widerspruchsmarke in den Jahren 1999 bzw. 2006 gehaltenen

Marktanteile jedenfalls für den Entscheidungszeitpunkt über keine ausreichende

Aussagekraft, was den Grad der Bekanntheit der Widerspruchsmarke bei den

beteiligten Verkehrskreisen betrifft. Damit ist für die Prüfung der Verwechslungsgefahr der Marken nunmehr nur von einer allenfalls leicht erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, bei deren Zugrundelegung

die Unterschiede der Marken auch im Bereich identischer Waren für die Verneinung einer Verwechslungsgefahr noch ausreichen.

Die Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken „WELT“ und „WEST“ ist nach Überzeugung des Senats insgesamt als nur sehr gering zu bewerten. Zwar stimmen diese,

worauf die Widersprechende im Ausgangspunkt zu Recht verweist, formal betrachtet in drei von vier Buchstaben überein und unterscheiden sich nur durch

ihren jeweils dritten Buchstaben „L“ bzw. „S“. Jedoch handelt es sich bei beiden

Markenwörtern um Kurzwörter, die durch einzelne Abweichungen im Verhältnis

stärker beeinflusst werden und im Allgemeinen auch besser und genauer in

Erinnerung bleiben als längere Markenwörter. Dies hat zur Folge, dass bei ihnen

im Einzelfall auch Abweichungen in nur einem Buchstaben eine Verwechslungsgefahr ausschließen können (vgl. u. a. BPatG mitt. 1989, 243 - Mona/Moras;

HABM-BK GRUR-RR 2007, 204, 206 - she/S-HE; SchweizBG GRUR Int. 1996,

1235, 1236 - BOSS/BOKS).

Auch bei den Wörtern “WELT” und “WEST” ist entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht zu befürchten, dass sich der Verkehr bei diesen verhört oder

verliest, weil sowohl die Konturen als auch die Aussprache der beiden abweichenden Buchstaben „L“ und „S“ sich so deutlich unterscheiden und im kurzen

Gesamtbild noch so deutlich in Erscheinung treten, dass diese Unterschiede bei

den zwei jeweils aus nur vier Buchstaben bestehenden, einsilbigen Wörtern nicht

unbemerkt bleiben werden.

Die Gefahr möglicher Verwechslungen der Marken wird zudem durch die unterschiedlichen Bedeutungen der beiden Markenwörter „WELT und „WEST“ weiter

entscheidungserheblich vermindert. Nach ständiger Rechtsprechung können

Übereinstimmungen im Schrift- und Klangbild von Marken durch deren abweichenden Begriffsgehalt so reduziert werden, dass eine Verwechslungsgefahr zu

verneinen ist, weil bildliche und klangliche Unterschiede vom Leser oder Hörer

wesentlich schneller und besser erfasst werden, so dass es gar nicht erst zu

Verwechslungen kommt (BGH GRUR 1992, 130, 132 - Bally/BALL; EuG GRUR

Int. 2003, 1017, 1019, Nr. 54 - BASS-PASH). Voraussetzung für eine derartige

Reduzierung der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Begriffsgehalt

ist, dass dieser vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird

und sein Verständnis keinen weitergehenden Denkvorgang erfordert (BGH GRUR

2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX). Da es sich bei den beiderseitigen Marken um

geläufige Begriffe der deutschen Alltagssprache handelt und zudem beide Marken

einen unterschiedlichen, jeweils sofort erfassbaren Begriffsgehalt aufweisen,

werden die durchschnittlich aufmerksamen und verständigen Abnehmer der beiderseitigen Waren die Marken trotz ihrer quantitativ vorhandenen teilweisen

klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmungen nicht miteinander verwechseln.

Bei dieser, was die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke betrifft, teilweise

veränderten Sachlage muss der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg

versagt bleiben.

Anlass für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der

Beteiligten gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bietet die Sach- und Rechtslage

nicht.

Dr. Fuchs-Wissemann

Dr. Fuchs-Wissemann

Reker

zugleich für den wegen Unterschrift verhinderten Richter Lehner

Me