BPatG Beschluss vom 16.06.2009 – 27 W (pat) 45/08

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 45/08 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

…

betreffend die Marke 303 09 127

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

16. Juni 2009 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden und die Richter

Schwarz und Kruppa

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag des Beschwerdegegners, der Widersprechenden die

Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 20. Juni 2003 veröffentlichte Eintragung

der am 19. Februar 2003 von der Gemeinschuldnerin angemeldeten, u. a. für

Werbung; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen, soweit in

Klasse 35 enthalten; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, insbesondere im Internet; Marketing; Marktforschung und Marktanalyse; Meinungsforschung; Unternehmensberatung; Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften

für andere; Vermittlung von Verträgen über

Anschaffung und Veräußerung von Waren; Verteilung von Waren

zu Werbezwecken; Vervielfältigung von Dokumenten; Rundfunk-,

Fernseh-, Kino- und Internetwerbung; Werbemittlung; Vermittlung

von Verkäufen und deren Abrechnung (Onlineshopping)

in

Computernetzwerken und/oder vermittels anderer Vertriebskanäle;

Entwicklung von Konzepten für die Abwicklung und Durchführung

kompletter unternehmerischer Dienstleistungen und betriebswirtschaftliche Beratung für Logistikdienster als Unternehmens-

Dienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten; Erziehung; Ausbildung; Verpflegung; Beherbergung von Gästen

geschützten Marke Nr. 303 09 127

CENA

Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistungen im Dienstleistungsverzeichnis der

angegriffenen Marke eingelegt aus ihrer am 11. Januar 1995 angemeldeten und

seit 5. Oktober 1995 für

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes,

getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten

(Gelees), Konfitüren, Fruchtsaucen; Eier, Milch und Milchprodukte;

Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka,

Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot,

feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel);

Gewürze; Kühleis; Land-, garten und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner (soweit in Klasse 31 enthalten);

lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende

Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz; Biere;

Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und

andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische

Getränke (ausgenommen Biere); Marketing, Marktforschung,

Marktanalyse, Werbung, Unternehmens- und Organisationsberatung

eingetragenen MarkeNr. 395 00 620

CMA.

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit

Erstbeschluss vom 30. September 2004 den Widerspruch und mit Beschluss vom

31. August 2005 die von der Widersprechenden gegen den Erstbeschluss eingelegte Erinnerung zurückgewiesen.Dies wird jeweils darauf gestützt, dass auch

im Bereich identischer bzw. ähnlicher Dienstleistungen der Grad der Zeichenähnlichkeit zu gering sei, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen; denn

die nur als Buchstabenfolge aussprechbare Widerspruchsmarke habe bei ihrer

Aussprache einen von der angegriffenen Marke deutlich abweichenden Klangcharakter, so dass klangliche Verwechslungen nicht zu befürchten seien; auch

schriftbildlich könne das Publikum sie ohne Weiteres auseinanderhalten.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber . Sie ist

der Auffassung, dass die beiden Marken klanglich so ähnlich seien, dass auf dem

Gebiet identisch bzw. hochgradig ähnlich beanspruchter Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen bestehe.

beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen

Patent- und Markenamtes vom 30. September 2004 und vom

31. August 2005 aufzuheben und die Löschung der Marke Nr. 303

09 127 wegen des Widerspruchs aus der eingetragenen Marke

Nr. 395 00 620 für die Dienstleistungen „Werbung; Veranstaltung

von Messen und Ausstellungen, soweit in Klasse 35 enthalten;

Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, insbesondere

im

Internet; Marketing; Marktforschung und Marktanalyse;

Meinungsforschung; Unternehmensberatung; Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften

für andere;

Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung

von Waren; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Vervielfältigung von Dokumenten; Rundfunk-, Fernseh-, Kino- und

Internetwerbung; Werbemittlung; Vermittlung von Verkäufen und

deren Abrechnung (Onlineshopping)

in Computernetzwerken

und/oder vermittels anderer Vertriebskanäle; Entwicklung von

Konzepten für die Abwicklung und Durchführung kompletter

unternehmerischer Dienstleistungen und betriebswirtschaftliche

Beratung für Logistikdienster als Unternehmens-Dienstleistungen,

soweit

in Klasse 35 enthalten; Erziehung; Ausbildung; Verpflegung; Beherbergung von Gästen“ zu löschen.

Über das Vermögen der Gemeinschuldnerin ist mit Beschluss des Amtsgerichts

A… vom 24. Januar 2007 das

Insolvenzverfahren eröffnet worden. Mit

Schriftsatz vom 22. Januar 2009 hat der zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der Gemeinschuldnerin bestellte Beschwerdegegner das Verfahren aufgenommen und beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er hält eine Verwechslungsgefahr aus den nach seiner Ansicht zutreffenden

Gründen der angefochtenen Beschlüsse für nicht gegeben.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat

zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den

Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

zurückgewiesen.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren

Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden

Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder

-ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens

die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken

miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer

Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen

werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon;

MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] -Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 -

Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken,

in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen

Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur

Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den

Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003,

55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] -

Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundsätzen ist der Grad der Markenähnlichkeit, selbst wenn ein

höherer Grad der Dienstleistungsähnlichkeit und eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt würde, zu gering, um eine

Verwechslungsgefahr zu begründen.

a) Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der

Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten,

aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 –

Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so

stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr

hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz,

8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]).

Die Ähnlichkeit von Marken ist dabei grundsätzlich aufgrund ihres jeweiligen

Gesamteindrucks unabhängig vom Prioritätsalter zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR

1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] -

Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f.

- Rausch/Elfi Rauch); hierbei sind ihre Übereinstimmungen oder Abweichungen im

Bild, im Klang und in der Bedeutung umfassend zu ermitteln, wobei berücksichtigt

werden kann, welche Bedeutung diesen Aspekten beim Vertrieb der jeweiligen

Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 415 [Rn. 28]

- SIR/Zirh). Eine Ähnlichkeit in nur einem dieser drei Aspekte begründet zwar nicht

notwendig die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21 f.]

- SIR/Zirh), kann aber im Einzelfall ausreichen (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21] -

SIR/Zirh; BGH GRUR 1959, 182, 185 - Quick; GRUR 1979, 853, 854 - LILA;

GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110, 112 - dipa/dib; GRUR

1992, 550, 551 - ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 - Lions), sofern nicht die

Übereinstimmungen in einem Aspekt durch die bestehenden Unterschiede in den

anderen neutralisiert werden (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 35] -SIR/Zirh).

b) Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend kein Grad an Zeichenähnlichkeit

festgestellt werden, der selbst bei unterstellten hohen Graden an Dienstleistungsähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr begründen könnte.

aa) Ungeachtet der Frage einer möglichen klanglichen oder schriftbildlichen

Ähnlichkeit scheidet eine hierauf gestützte Verwechslungsgefahr für einen nicht

gering zu veranschlagenden Teil des Publikums schon deshalb aus, weil diesem

der Bedeutungsgehalt der aus dem romanischen Sprachkreis stammenden angegriffenen Marke („cena“ steht im Italienischen und Spanischen gleichermaßen

für „Abendessen; Abendbrot“) bekannt ist. Damit wirkt möglichen visuellen oder

akustischen Ähnlichkeiten für diesen Teil des Publikums von vornherein i. S. d. der

„Neutralisierungstheorie“ des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH a. a. O. [Rn.

35] - SIR/Zirh), an welche der Senat nach Art. 234 EGV i. V. m. Art. 101 GG

zwingend gebunden ist (a. A. - unter Verkennung der europa- und verfassungsrechtlichen Bindung - Hacker, Markenrecht, 2007 Rn. 409), entgegen.

bb) Aber auch bei denjenigen Teilen des Verkehrs, welchen die Bedeutung der

angegriffenen Marke nicht bekannt ist und die diese daher als Fantasiebegriff

ansehen, scheidet, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, eine Gefahr

von Verwechslungen der beiden Marken aus. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit

besteht dabei schon deshalb nicht, weil dem Publikum der Unterschied zwischen

der als bloße Buchstabenfolge erkennbaren Widerspruchsmarke und der bereits

infolge zweier Vokale als Wort interpretierbaren angegriffenen Marke ins Auge

springt. In klanglicher Hinsicht kann die Widerspruchsmarke entgegen der Ansicht

der Widersprechenden immer nur als Buchstabenfolge ausgesprochen werden,

weil der Aussprechende keine Veranlassung hat, die Buchstabenfolge bei einer

Wiedergabe der Marke zu einem Wort umzugestalten. Hiergegen spricht zum

einen, dass die Buchstabenfolge selbst in Ermangelung hinreichender Vokale sich

nicht als Wort anbietet; insofern unterscheidet sie sich deutlich von den

Beispielen „RAF“ und „GRUR“, auf welche die Widersprechende hingewiesen hat,

wobei die weiteren Beispiele „ORF“ und „UEFA“, auf welche sich die Widersprechende ebenfalls berufen hat, schon deshalb unbehelflich sind, weil jedenfalls

der durchschnittlich verständige Verbraucher, auf den nach der Rechtsprechung

des Europäischen Gerichtshofs abzustellen ist und bei dem ein zumindest

durchschnittliches Sprachverständnis anzunehmen ist, diese beiden Abkürzungen

in keinem Fall als Wort - wobei im Falle von „UEFA“ unklar ist, ob die

Widersprechende eine Aussprache als „Uefa“ oder als „Üfa“ unterstellt - ausspricht. Und zum anderen spricht gegen eine Aussprache der Widerspruchsmarke

als Wort auch der Umstand, dass es - geht man mit der Widersprechenden von

einer Aussprache als „Tschema“ oder „Kema“ aus - kein entsprechendes Wort in

einer im Inland geläufigen und bekannten Sprache gibt, was dem Aussprechenden

u. U. eine entsprechende Wiedergabe der Widerspruchsmarke wie ein solches

Wort nahe legen könnte. Wird die Widerspruchsmarke aber als Buchstabenfolge

wiedergegeben - gleich ob als „Tsche - Em - A“, „Ka - Em - A“ oder „Tse - Em -

A“ -, bleibt ihr Charakter als Buchstabenfolge und Abkürzung wegen der deutlich

abgehackten Sprechweise für den Hörer erhalten. Damit wird dieser aber keine

Mühe haben, die Widerspruchsmarke von der angegriffenen Marke - gleich ob

diese entsprechend als „Tschena“, „Kena“ oder „Tsena“ wiedergegeben wird -

hinreichend zu unterscheiden. Aber selbst wenn hierbei noch ein geringer Grad an

Markenähnlichkeit angenommen würde, wäre dieser selbst bei unterstellten hohen

Graden an Dienstleistungsähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht mehr ausreichend, eine Verwechslungsgefahr zu begründen

(vgl. Schwarz, MarkenR 2008, 237, 248 f.).

cc) Für die Annahme einer Markenähnlichkeit in Form des gedanklichen

Inverbindungbringens i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG, die nur

gegeben wäre, wenn der Verkehr zwar die hinter den Zeichen stehenden Unternehmen auseinanderhält, aber unzutreffend den Eindruck gewinnt, diese seien

wirtschaftlich miteinander verbunden, weil sich das ältere Zeichen allgemein zu

einem Hinweis auf das oder die Unternehmen der Widersprechenden entwickelt

hat (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro), sind Anhaltspunkte weder

vorgetragen noch anderweitig ersichtlich.

3. Da damit im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden kann

und die Markenstelle somit den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat, war

der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg zu versagen.

B. Der Antrag des Beschwerdegegners, der Widersprechenden die Kosten des

Verfahrens aufzuerlegen, war zurückzuweisen, da Gründe hierfür, die nach § 71

Abs. 1 Satz 1 MarkenG nur aus Billigkeitsgründen in eng umgrenzten Ausnahmefällen in Betracht kommen, weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich

sind. Damit hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen

außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Schwarz

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