Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 22.06.2009 – 15 W (pat) 339/04
15. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
22. Juni 2009
…
B E S C H L U S S
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 102 15 641
… 08.05
…
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele und der Richter Dr. Egerer
und Dr. Lange
beschlossen:
Das Patent 102 15 641 wird widerrufen.
G r ü n d e
I.
Auf die am 9. April 2002 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent-
und Markenamt das Patent 102 15 641 mit der Bezeichnung
„Verfahren zur Herstellung einer Polyurethan-Zusammensetzung
mit einem geringen Anteil an Diisocyanatmonomeren“
erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 27. November 2003. Die
Patentansprüche in der erteilten Fassung gemäß Streitpatent lauten wie folgt:
Gegen die Patenterteilung haben die H… AG & Co. KGaA in D…,
(Einsprechende I), mit Schriftsatz vom 25. Februar 2004, eingegangen per Telefax
am 26. Februar 2004, und die K… GmbH & Co. KG,
in W…, (Einsprechende II), mit Schriftsatz vom 27. Februar 2004,
eingegangen per Telefax am 27. Februar 2007, Einspruch erhoben und beantragt,
das Patent mangels Neuheit und mangels erfinderischer Tätigkeit in vollem
Umfang zu widerrufen. Sie stützen sich dabei auf die Druckschriften
(1a) DE 101 50 722 A1
(1b) WO 03/33562 A1
(2) WO 01/40342 A1
(3)
DE 197 00 014 A1
(4)
DE 42 32 015 A1
(5)
EP 0 511 566 A1
(6a) Technische Informationen zu VORAMER* RR 1020, Januar 2000
(6b) Technische Informationen zu VORAMER* RM 1022, Januar 2000
(6c)
Technische Informationen zu VORASTAR* B 1500, Januar 2000
(6d) Technische Informationen zu VORASTAR* B 1505, Januar 2000.
(7)
DE 29 17 314 B1
(8)
DE 198 51 182 A1
(9)
DE 100 30 908 A1
(10) DE 199 57 351 A1
(11) DE 199 31 997 A1
(12) Merkblatt der Berufsgenossenschaft Chemie „Polyurethan-Herstellung und
Verarbeitung/Isocyanate“
(13) EP 0 204 970 A2
(13a) US 4 888 124 A
(14) WO 99/58590 A1
(14a) DE 198 20 270 A1
(15) EP 0 922 720 A1
(16) DE 195 04 007 A1
(17) Rundschreiben M 21/99 vom 7. Sept. 1999 des Industrieverb. Klebstoffe
e.V., Neuklassifizierung MDI/TDI „Merkblatt des Technischen Ausschusses
zur Kennzeichnung“
(18) Schreiben Dr. Herbert Blankenheim, Bayer AG, v 5. Nov. 1999 an Herrn
Vuchetich, Klebchemie M.G. Becker GmbH + Co. KG
(19) EP 511 586 A1.
Des Weiteren hat die Einsprechende II vorgebracht, das Patent offenbare die
Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen
könne, und
im Erteilungsverfahren
seien unzulässige Erweiterungen
vorgenommen worden.
Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom
8. Juni 2004 widersprochen und beantragt, das Patent
in vollem Umfang
aufrechtzuerhalten. Mit Schriftsatz vom 28. September 2004 verteidigt sie das
Streitpatent hilfsweise mit den Hilfsanträgen I bis IV und legt hierzu eine
ausführliche Begründung vor, die sie mit Schriftsatz vom 30. August 2005 ergänzt
hat.
Das Patent weise gegenüber dem vorgebrachten Stand der Technik nicht nur die
erforderliche Neuheit auf, sondern beruhe demgegenüber auch auf einer
erfinderischen Tätigkeit. Es liege auch keine unzulässige Erweiterung gegenüber
den ursprünglichen Unterlagen vor, wobei sie hilfsweise auf die Anspruchsfassung
gemäß Hilfsantrag I verweist. Auch sei die Ausführbarkeit im beanspruchten
Umfang gegeben.
In der mündlichen Verhandlung am 22. Juni 2009 überreichte die Patentinhaberin
des Weiteren Anspruchsfassungen gemäß Hilfsanträgen V und VI.
Die Anspruchsfassungen der Hilfsanträge I bis VI lauten wie folgt:
Hilfsantrag I:
Hilfsantrag II:
Hilfsantrag III:
Hilfsantrag IV:
Hilfsantrag V:
Hilfsantrag VI:
Außerdem verteidigt die Patentinhaberin das Patent auf Grundlage weiterer
Hilfsanträge Ia bis IVa, die sich von den Hilfsanträgen I bis IV durch die Streichung
aller verfahrensunabhängig formulierten Sachansprüche unterscheiden, sowie
weiterer Hilfsanträge Ib bis IVb, die sich von den Hilfsanträgen I bis IV dadurch
unterscheiden, dass sie nurmehr auf die Verfahrensansprüche beschränkt sind.
Die Patentinhaberin stellt den Antrag,
das Patent vollumfänglich aufrecht zu erhalten,
hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf
Grundlage der Hilfsanträge I bis IV, überreicht mit Schriftsatz vom
28. September 2004,
weiter hilfsweise auf Grundlage der Hilfsanträge V und VI,
überreicht in der mündlichen Verhandlung,
sowie weiter hilfsweise auf Grundlage der Hilfsanträge Ia bis IVa,
welche sich von den Hilfsanträgen I bis IV durch die Streichung
aller
verfahrensunabhängig
formulierter
Sachansprüche
unterscheiden,
und weiter hilfsweise auf Basis der Hilfsanträge Ib bis IVb, welche
sich von den Hilfsanträgen I bis IV dadurch unterscheiden, dass
sie nur auf die Verfahrensansprüche beschränkt sind,
mit der Maßgabe, dass folgende Reihenfolge eingehalten wird:
Hilfsantrag I, Ia, Ib, II, IIa, IIb, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb, V, VI.
Die Einsprechende I stellt den Antrag,
das Patent vollumfänglich zu widerrufen.
Die Einsprechende II stellt den Antrag,
das Patent vollumfänglich zu widerrufen.
Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt
der Akte verwiesen.
II.
Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mündlicher Verhandlung
in entsprechender Anwendung von § 78 und § 147 (3) PatG, nachdem die
Beteiligten Terminsanträge gestellt haben (vgl auch BPatG 34. Senat, Mitt. 2002,
417).
Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die
Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002
bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit des § 147 Abs. 3 PatG
(BGH GRUR 2007, 859
- Informationsübermittlungsverfahren I), noch berührt die Aufhebung der
Bestimmung ihre Geltung für alle bereits tatbestandlich erfassten Fälle (BPatG
und
Nach
dem
allgemeinen
verfahrensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori (§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO)
besteht eine einmal begründete gerichtliche Zuständigkeit vielmehr fort, solange
der Gesetzgeber nichts anderes bestimmt hat
(BGH GRUR 2007, 862
- Informationsübermittlungsverfahren II; bestätigt durch: BGH GRUR 2009, 184
- Ventilsteuerung).
III.
Die zulässigen Einsprüche haben in der Sache Erfolg und führen zum Widerruf
des Patents.
Dem Antrag der Einsprechenden auf Widerruf des Streitpatents in vollem Umfang
ist stattzugeben. Denn einem Verfahren zur Herstellung einer Polyurethan-
Zusammensetzung mit einem geringen Anteil an Diisocyanatmonomeren sowie
einer betreffenden Polyurethanzusammensetzung sowohl in der erteilten Fassung
(Hauptantrag) als auch in den Fassungen gemäß den Hilfsanträgen I, Ia, Ib, II, IIa,
IIb, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb, V, VI mangelt es an der erforderlichen Neuheit
gegenüber der älteren deutschen Anmeldung DE 101 50 722 A1 (1a).
1.
Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung und damit nach
Hauptantrag betrifft gemäß Patentanspruch 1 ein
1)
Verfahren zur Herstellung einer Polyurethanzusammensetzung
1.1) mit einem geringen Anteil an Diisocyanatmonomeren
2)
durch Umsetzung von mindestens einem isocyanatreaktiven Polymer mit
mindestens einem monomeren Diisocyanat (erster Schritt)
in der Schmelze
derart, dass nach erfolger Umsetzung
in der Mischung höchstens
0,5 Gew.-% freie Isocyanatgruppen vorhanden sind,
2.1)
2.2)
und
3)
Vermischen der erhaltenen Umsetzungsprodukte mit mindestens einem
isocyanatterminierten Präpolymer (zweiter Schritt)
3.1)
in mindestens 20 Gew.-% bezogen auf das Umsetzungsprodukt
3.2) mit einem Gehalt an freien NCO-Gruppen von bis zu 25 Gew.-%
3.3)
und höchstens 0,1 Gew.-% monomeres Diisocyanat
4)
die
resultierende Gesamtzusammensetzung enthält weniger als
0,1 Gew.-% monomeres Diisocyanat.
Gemäß Patentanspruch 29 der erteilten Fassung betrifft der Gegenstand des
Streitpatents eine Polyurethanzusammensetzung, die nach einem Verfahren mit
den Merkmalen 1 bis 4 des Patentanspruchs 1 erhältlich
ist, gemäß
Patentansprüchen 30 bis 32 Polyurethanzusammensetzungen mit den
im
Wesentlichen stofflichen Merkmalen aus den Patentansprüchen 1, 2, 3 sowie 7 bis
28,
gemäß
Patentanspruch 33
die
Verwendung
dieser
Polyurethanzusammensetzungen
in
einem
Klebeverfahren
oder
zu
Beschichtungszwecken, und schließlich gemäß Patentanspruch 34 einen Klebstoff
oder eine Beschichtungsmasse enthaltend eine Polyurethanzusammensetzung
nach einem der Patentansprüche 29 bis 32.
2.
Die Einsprechende II hat unzulässige Erweiterung der erteilten Fassung
gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen und damit den
Widerrufsgrund der mangelnden Offenbarung geltend gemacht, und zwar
bezüglich der Merkmale 2.2 und 3.2 sowie bezüglich Patentanspruch 30 wegen
fehlendem Rückbezug auf Patentanspruch 5.
Das Verfahren mit den Merkmalen 1 bis 2.1 und 3 bis 4 gemäß Patentanspruch 1
in der erteilten Fassung des Streitpatents (Hauptantrag) ergibt sich unmittelbar
aus den ursprünglichen Unterlagen [vgl. urspr. Unterl. Anspr. 1 (Merkmale 1, 1.1,
2, 3, 4) i. V. m. Anspr. 4 (Merkmal 2.1), Anspr. 23 (Merkmal 3.3), Anspr. 25
(Merkmal 3.2) und Anspr. 27 (Merkmal 3.1)].
Die Merkmale der Patentansprüche 2 bis 29 sowie 31 bis 34 der erteilten Fassung
des Streitpatents, ausgenommen das Merkmal 2.2, ergeben sich aus den
ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 29 sowie 31 bis 34.
Nicht begründet ist nach Ansicht des Senats der Einwand der Einsprechenden, es
handle sich bei dem Merkmal 3.2 um eine unzulässige Änderung gegenüber der
ursprünglich eingereichten Fassung. Denn der ursprüngliche Patentanspruch 25
war so
formuliert, dass der breiteste Bereich, d. h. bis zu 25 Gew.-%
NCO-Gruppen, als besonders bevorzugt angegeben ist. Es spricht nichts
dagegen, entgegen üblicher Gepflogenheit den breitesten Zahlenbereich als
besonders bevorzugt zu kennzeichnen und in den Anspruch 1 aufzunehmen. Auch
das einzige Ausführungsbeispiel, in dem der NCO-Gehalt etwa 3 Gew.-% beträgt,
steht dem nicht entgegen.
Was dagegen das Merkmal 2.2 anbelangt, so handelt es sich nach Ansicht des
Senats um eine unzulässige Änderung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen.
Auch wenn die erste Maßgabe des ursprünglichen Anspruchs 5, wonach die
Umsetzung in Gegenwart eines geringen Überschusses an Diisocyanat erfolgt,
durchaus auch unabhängig von einer Durchführung der Umsetzung derart zu
sehen ist, dass höchstens 0,5 Gew.-% freie Isocyanatgruppen in der nach
erfolgter Umsetzung vorliegenden Mischung vorhanden sind, so offenbart der
ursprüngliche Patentanspruch 5 beide Merkmale ausschließlich in kombinierter
Form, und es ist davon auszugehen, dass der geringe Überschuss an Diisocyanat
in ursächlichem Zusammenhang mit der nach Schritt a) vorhandenen Menge an
freien Isocyanatgruppen steht. Aus der ursprünglichen Beschreibung ist das
isolierte Merkmal 2.2 ebenfalls nicht herleitbar.
Entsprechendes gilt für die Offenbarungsrüge der Einsprechenden II zu dem
erteilten Patentanspruch 30 hinsichtlich des Merkmals 2.2.
Unbeachtlich ist dagegen der in Patentanspruch 30 fehlende Rückbezug auf
Patentanspruch 5. Denn auf Grundlage des Patentanspruchs 29, der einen
Rückbezug auf Patentansprüche 1 bis 28 und damit sämtliche fehlenden
Merkmale aufweist, lässt sich diese Lücke im Rückbezug ohne Weiteres
schließen.
Eine Entscheidung darüber, ob das Streitpatent in der erteilten Fassung
(Hauptantrag) bereits wegen unzulässiger Änderung betreffend das Merkmal 2.2
in den Patentansprüchen 1 und 30 und damit wegen mangelnder Offenbarung zu
widerrufen ist, kann jedoch im Hinblick auf den Widerrufsgrund fehlender Neuheit
dahinstehen.
Im Übrigen hat die Patentinhaberin dem Offenbarungseinwand zu Merkmal 2.2
durch die Neufassung der Patentansprüche 1 und 28 gemäß Hilfsantrag 1
Rechnung getragen.
3.
Was den weiteren Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit bzw.
Nacharbeitbarkeit betrifft, so ist sowohl bei der Lehre des Streitpatents als auch
bei dem in den Entgegenhaltungen beschriebenen Stand der Technik der gleiche
Maßstab anzulegen.
Die streitpatentgemäße Lehre ist zwar lediglich anhand eines Ausführungsbeispiel
konkret beschrieben, damit jedoch ein Weg zur Nacharbeitung offenbart und somit
dem Erfordernis entsprechend der Entscheidung des Bundesgerichtshofs „Taxol“
(vgl GRUR 2001, 813 - Taxol) jedenfalls in formaler Hinsicht Genüge getan.
Hinsichtlich der Ausführbarkeit
im beanspruchten Umfang bestehen
in
vorliegendem Fall, der sich von dem Fall „Taxol“ grundsätzlich unterscheidet,
deshalb Bedenken, weil die Umsetzung eines isocyanatreaktiven Polymers mit einem monomeren Diisocyanat die Grundreaktion eines jeden Polyurethans
darstellt, deren Variation ganze Bibliotheken füllt. Es ist schon nicht feststellbar,
unter welchen der gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents umfassten
Bedingungen man einen PU-Schaum, einen unlöslichen bzw. unschmelzbaren
Feststoff, oder ein
für die erfindungsgemäße Weiterverarbeitung geeignet
viskoses Gemisch erhält.
Selbst in dem auf das spezielle Diphenylmethan-2,4’-diisocyanat mit zwei unterschiedlich reaktiven NCO-Gruppen eingeschränkten Verfahren bestehen
Bedenken dahin, ob, unter welchen Bedingungen und in welchem Ausmaß auch
die weniger reaktiven, die halbe Molmenge ausmachenden Gruppen tatsächlich
mit OH-Gruppen der Polyole abreagieren.
Auch bei dem einzigen konkreten Ausführungsbeispiel des Streitpatents bestehen
erhebliche Bedenken hinsichtlich der Ausführbarkeit.
In dem Ausführungsbeispiel ist der Gehalt der nach Umsetzung erhaltenen
Mischung an freien NCO-Gruppen mit einem theoretischen Wert von 0,49 Gew.-%
angegeben (vgl. DE 102 15 641 C1 Sp. 5 Z. 4), so dass mit diesem theoretischen
Wert der anspruchsgemäße Bereich von bis zu 0,5 Gew.-% freie NCO-Gruppen
(Merkmal 2.2) gerade noch erfüllt wird.
Da aber dieser theoretische Wert nur dann erreicht wird, wenn alle OH-Gruppen
abreagieren, bleibt offen, ob und unter welchen Bedingungen der
anspruchsgemäß
geforderte Wert
von
höchstens
0,5 Gew.-%
freie
Isocyanatgruppen (Merkmal 2.2) experimentell und damit in der Praxis tatsächlich
erfüllt wird. Denn der theoretische Wert sagt nichts darüber aus, welcher Wert
nach erfolgter Umsetzung tatsächlich gemessen wird. Außerdem wird keine Lehre
dahin offenbart, wie dieser Wert experimentell zu messen bzw. zu bestimmen ist.
Hinzu kommt, dass der theoretische NCO-Wert im Fall des Ausführungsbeispiels
nur dadurch zustande kommt, dass eine gewisse Menge eines gegenüber NCO
nicht reaktiven Harzes (25 g Novarez®TM80) quasi als Verdünnung zugegeben
wird mit der Folge, dass dadurch der NCO-Wert ohne Abreaktion von
NCO-Gruppen herabgesetzt wird. Ohne die Zugabe dieses gegenüber NCO nicht
reaktiven Harzes läge der theoretische NCO-Wert aber noch höher und damit
außerhalb des beanspruchten Bereichs.
Es stellt sich deshalb die Frage, wie die diesbezügliche Lehre des Streitpatents
gemäß Patentanspruch 1, wonach die Zumischung nicht NCO-reaktiver Harze
nicht zwingend vorgesehen ist, ohne dieses „Verdünnen des Zahlenwerts“
auskommt. Darüber hinaus bleibt unerläutert, ob es sich bei dem
anspruchsgemäßen Merkmal 2.2 lediglich um den theoretischen Wert oder den
tatsächlichen, experimentell bestimmten Wert handelt.
Eine Entscheidung über die Ausführbarkeit kann jedoch dahin stehen, da es dem
Gegenstand des Streitpatents an der erforderlichen Neuheit gegenüber der Lehre
der Druckschrift DE 101 50 722 A1 (1a) fehlt.
4.
Bei der Beurteilung der Neuheit ist zu differenzieren zwischen dem
beanspruchten Verfahren
(Anspr. 1 bis 28) und den beanspruchten
Stoffzusammensetzungen bzw. Erzeugnissen sowie deren Verwendung
(Anspr. 29 bis 34). Hierfür ist bei der Bewertung des Offenbarungsgehalts der
Druckschrift (1a) der gleiche Maßstab anzulegen wie beim Streitpatent.
Eine gemäß Patentanspruch 29 beanspruchte, nach einem Verfahren mit den
Merkmalen 1 bis 4 erhältliche Polyurethanzusammensetzung ist als Erzeugnis
bzw. Stoff ungeachtet der reinen Verfahrensmaßnahmen in diesen Merkmalen auf
seine Neuheit hin zu untersuchen. Denn der Sachanspruch ist absolut und nicht
beschränkt auf das nach einem speziellen Verfahren, hier gekennzeichnet durch
die Verfahrensmaßnahmen der Merkmale 1 bis 4, hergestellte Produkt. Deshalb
sind
die
in
den
Verfahrensmaßnahmen
enthaltenen
stofflichen
Merkmalsbestandteile maßgeblich und kennzeichnend für die beanspruchten und
unter Schutz gestellten Polyurethanzusammensetzungen und bei der
Neuheitsprüfung zu berücksichtigen.
In der nachveröffentlichten, wegen des gegenüber dem Streitpatent früheren
Zeitrangs gemäß § 3 (2) PatG bei der Prüfung auf Neuheit zu berücksichtigenden
Druckschrift DE 101 50 722 A1 (1a) sind Polyurethanzusammensetzungen
(Merkmal 1) mit einem niedrigen Restmonomergehalt (Merkmal 1.1) beschrieben
(vgl. (1a)
z. B.
Bezeichnung
i. V. m.
S. 2
Z. 3
u.
4). Diese
Polyurethanzusammensetzungen werden erhalten durch Umsetzung von
mindestens einem isocyanatreaktiven Polymer (Polyol) mit mindestens einem
monomeren Diisocyanat (Merkmal 2, vgl. (1a) S. 3 Z. 55 bis 58 sowie S. 5 Z. 63
bis S. 6 Z. 5) ohne Lösungsmittel bei Temperaturen von bevorzugt nicht über 110oC, in den Beispielen bei 100oC, und damit zweifelsohne in der Schmelze
(Merkmal 2.1, vgl. (1a) S. 5 Z. 54 i. V. m. S. 6 erfindungsgemäßes Beisp. Z. 49 bis
50) derart, dass der Gehalt an restlichem Diisocyanat nach erfolgter Umsetzung
höchstens 0,25 Gew-% beträgt (Merkmal 2.2, vgl. (1a) S. 5 Z. 55 bis 57). Die
angegebenen weniger
als
0,25 Gew.-% Diisocyanat
sind
praktisch
gleichbedeutend mit höchstens 0,5 Gew.-% freien Isocyanatgruppen, da letztere
im Wesentlichen von restlichem Diisocyanat herrühren.
Mithin
enthält
die
gemäß
Streitpatent
hergestellte,
beanspruchte
Polyurethanzusammensetzung genau solche Umsetzungsprodukte, wie sie auch
in Polyurethanzusammensetzungen gemäß Druckschrift (1a) enthalten sind.
Dieses Umsetzungsprodukt wird gemäß (1a) unter anderem mit weniger als
30 Gew.-% eines migrationsfähigen, haftungsverstärkenden Polyisocyanats
(vgl. (1a) S. 5 Z. 20 bis 23 sowie Z. 31 u. 32, S. 6 Z. 7 u. 8 i. V. m. S. 8 Anspr. 4 u.
5) und damit mit einem isocyanatterminierten Präpolymer entsprechend der
Merkmale 3, 3.1 und 3.2 des Streitpatents gemischt.
Was den Zahlenbereich
„mindestens 20 Gew.-% bezogen auf das
Umsetzungsprodukt“ des Merkmals 3.1 anbelangt, so überlappt dieser mit den
diesbezüglichen Vorgaben der Druckschrift (1a) von weniger als 30 Gew.-%. Denn
die gemäß Merkmal 3.1 des Streitpatents auf das Umsetzungsprodukt des
Schrittes a) bezogene Bereichsangabe von mindestens 20 Gew.-% erniedrigt sich
bei Einrechnung der weiteren, nicht-isocyanatreaktiven Zusatzstoffe, z. B. nichtreaktive Harze und Füllstoffe etc., die bei dem Zahlenbereich der Druckschrift (1a)
bereits berücksichtigt sind, erheblich.
Der Gehalt an freien NCO-Gruppen von bis zu 25 Gew.-% und damit das
Merkmal 3.2 wird bei einem isocyanatterminierten Präpolymer praktisch immer
erfüllt. Denn der Gehalt an freien NCO-Gruppen von monomeren Diisocyanaten,
der bei dem monomeren Diisocyanat MDI bei 33,6 Gew.-% liegt, erniedrigt sich
bei deren Polymeren und Addukten ersichtlich auf deutlich unter 25 Gew.-%, so
dass das Merkmal 3.2 bereits durch den allgemeinen Offenbarungsgehalt der
Druckschrift (1a)
„Addukte von Diisocyanaten an Polyolen“, sogenannten
isocyanatterminierten Präpolymeren, erfüllt ist.
Die Polyurethanzusammensetzung gemäß Druckschrift (1a) enspricht damit auch
insofern den Maßgaben gemäß Patentansprüchen 1, 29 und 30 des Streitpatents,
als sie neben Umsetzungsprodukten des Schrittes a) als Beimischung ein
isocyanatterminiertes Präpolymer in weniger als 30 Gew.-% bezogen auf die
Gesamtzusammensetzung enthält, das bis zu 25 Gew.-% freie NCO-Gruppen und
höchstens 0,1 Gew.-% monomeres Diisocyanat aufweist (vgl. (1a) S. 5 Z. 7 bis 24
u. Z. 31 bis 34 i. V. m. S. 6 Z. 7 u. 8).
Eine Abgrenzung ist mit den Merkmal 3.1 ebenso wenig verbunden wie mit dem
Merkmal 3.3. Denn die Maßgabe „höchstens 0,1 Gew.-% monomeres Diisocyanat
in dem NCO-terminierten Präpolymer“ wird von dem Zahlenbereich von
vorzugsweise kleiner 1 Gew.-% in der Druckschrift (1a) (vgl. (1a) S. 5 Z. 22 u. 23)
umfasst und ist im Hinblick darauf, dass die Druckschrift (1a) am 13. Oktober 2001
und damit geraume Zeit nach der Kennzeichnungspflicht
(vgl. hierzu
Druckschrift (17)) abgefasst wurde, als Grenzwert für Restmonomere für die
Fachwelt selbstverständlich und handelsübliche Vorgabe (vgl. hierzu auch die
damit im Einklang stehende Feststellung in der Streitpatentschrift Sp. 4 Z. 21 bis
29).
Ein Verfahren zur Herstellung von Polyurethanzusammensetzungen gemäß
Patentanspruch 1 sowie betreffende Polyurethanzusammensetzungen gemäß den
Patentansprüchen 29 und 30 des Streitpatents
in der erteilten Fassung
(Hauptantrag) sind damit durch die Lehre der Druckschrift (1a) neuheitschädlich
vorweggenommen.
Entsprechendes gilt für die Verwendung solcher Polyurethanzusammensetzungen
in Klebeverfahren oder zu Beschichtungszwecken gemäß Patentanspruch 33
sowie für die Klebstoffe und Beschichtungsmassen gemäß Patentanspruch 34
(vgl. (1a) S. 6 Z. 18 bis 23).
5.
Aber auch der Gegenstand des Streitpatents in beschränkt verteidigter
Fassung gemäß einem der eingereichten Hilfsanträge ist mangels Neuheit nicht
patentfähig.
a)
Die in den Hilfsanträgen gegenüber der erteilten Fassung vorgenommenen
Änderungen ergeben sich aus der ursprünglichen bzw. aus der erteilten Fassung
wie nachfolgend dargelegt.
Hilfsantrag I: Patentanspruch 1 (vgl. urspr. Unterl. bzw. ert. Fass. Anspr. 1 i. V. m.
Anspr. 4, 5, 23, 25, 27), Patentanspruch 28 (vgl. urspr. Unterl. Anspr. 29 bzw. 30
i. V. m. Anspr. 4, 5, 23, 25, 27), Patentansprüche 2 bis 27 und 29 bis 32 (vgl.
urspr. sowie ert. Fass. Anspr. 2 bis 4, 6 bis 24, 26 bis 29, 31 bis 34).
Hilfsantrag II: Patentanspruch 1 ist gegenüber Hilfsantrag I weiter ausgebildet
durch die Aufnahme von Merkmalen aus dem ursprünglichen bzw. erteilten
Anspruch 26.
Hilfsantrag III: Patentanspruch 1 ist gegenbüer Hilfsantrag II weiter ausgebildet
durch Aufnahme von Merkmalen aus dem ursprünglichen bzw. erteilten
Anspruch 24.
Hilfsantrag IV: Patentanspruch 1 ist gegenüber Hilfsantrag III weiter ausgebildet
durch Aufnahme von Merkmalen aus dem ursprünglichen bzw. erteilten
Anspruch 9.
Hilfsantrag V: Patentanspruch 1 ist gegenüber Hilfsantrag IV weiter ausgebildet
durch Aufnahme von Merkmalen aus dem ursprünglichen bzw. erteilten
Anspruch 15.
Hilfsantrag VI: Gegenüber Hilfsantrag V wurden Sachansprüche gestrichen.
In den Hilfsanträgen Ia bis IVa sowie Ib bis IVb wurden gegenüber den jeweiligen
Hilfsanträgen I bis IV die Sachansprüche gestrichen.
b)
Die Patentinhaberin verteidigt ihr Patent hilfsweise in der Reihenfolge der
Hilfsanträge I, Ia, Ib, II, IIa, IIb, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb, V und VI.
Hilfsanträge I, Ia, Ib:
Patentanspruch 1, Patentanspruch 27
sowie Patentanspruch 28
gemäß
Hilfsantrag I unterscheiden sich von der erteilten Fassung (Hauptantrag) durch die
Aufnahme des Merkmals „in Gegenwart eines geringen Überschusses an
Diisocyanat“ bei der Umsetzung in Schritt a). Das Streitpatent definiert bzw.
quantifiziert nicht, was unter einem geringen Überschuss an Diisocyanat zu
verstehen ist. Lediglich aus dem einzigen Ausführungsbeispiel ergibt sich nach
Berechnung ein Verhältnis von Diisocyanat zu (Polyether)Polyol von etwa 1,3 und
damit ein Wert, der den Vorgaben von 1,1 bis 1,9, bevorzugt von 1,2 bis 1,7, der
Lehre der Druckschrift (1a) entspricht (vgl. (1a) S. 5 Z. 52 u. 53).
Der Gegenstand des Streitpatents ist damit auch in der gemäß Hilfsantrag I
verteidigten Fassung nicht gegenüber der Lehre der Druckschrift (1a) abgegrenzt,
so dass diesem Antrag mangels Neuheit nicht stattzugeben ist.
Entsprechendes gilt für die Hilfsanträge Ia und I b, in denen die Patentinhaberin
den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I beibehalten hat und
lediglich
Sachansprüche gestrichen hat.
Hilfsanträge II, IIa, IIb:
Patentanspruch 1 sowie die Patentansprüche 26 und 27 unterscheiden sich von
Hilfsantrag I durch die Einschränkung der
in Schritt b) beigemischten
isocyanatterminierten
Präpolymere
auf
TDI-Präpolymere
und
MDI/TDI-Präpolymere.
Diese vorgenommene Einschränkung führt zu keiner Abgrenzung von der Lehre
der Druckschrift (1a), da gemäß (1a) insbesondere die Addukte von aromatischen
Diisocyanaten und Triolen umgesetzt werden (vgl. (1a) S. 5 Z. 19 bis 22) und der
fachkundige Leseer darunter
in erster Linie nicht nur das diesbezüglich
beispielhaft genannte 2, 4’-Diphenylmethan-diisocyanat (MDI), sondern daneben
auch die Diisocyanattoluole (TDI) verstehen wird. Damit ist Hilfsantrag II mangels
Neuheit nicht stattzugeben. Entsprechendes gilt für die Hilfsanträge IIa und IIb, die
ebenfalls Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags II enthalten.
Hilfsanträge III, IIIa, IIIb:
Nicht abgegrenzt von der Lehre der Druckschrift (1a) und deshalb dadurch
neuheitschädlich
vorweggenommen
sind auch die Gegenstände der
Patentansprüche 1, 26 und 27 gemäß Hilfsantrag III, die gegenüber der Fassung
des Hilfsantrags II als weiteres Merkmal „die Viskosität des isocyanatterminierten Präpolymers beträgt bei 20oC mindestens 1500 mPas“ aufweisen. Denn die
Bereichsgrenze dieses Merkmals ist so niedrig gewählt, dass die Viskosität
(handelsüblicher) Addukte aromatischer Diisocyanate an Di- oder Polyole
entsprechend der Lehre der Druckschrift (1a) (vgl. (1a) S. 5 Z. 19 bis 22) in jedem
Fall über diesem Zahlenwert
liegt
(vgl. hierzu z. B. (6a) bis
(6d) die
handelsüblichen isocyanatterminierten Präpolymere Voramer und Vorastar, die
auch gemäß Streitpatent, Sp. 4 Z. 21 bis 29, zum Einsatz gelangen).
Dementsprechend
ist auch den Hilfsanträgen IIIa und
IIIb, die den
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag III enthalten, mangels Neuheit nicht
stattzugeben.
Hilfsanträge IV, IVa, IVb:
Aber auch die Aufnahme von nicht-isocyanatreaktiven Zusatzstoffen in die
beanspruchten Polyurethanzusammensetzungen gemäß den Hilfsanträgen III, IIIa
und IIIb, ganz gleich ob bereits in Schritt a) und/oder erst in Schritt b), führt zu
keiner Abgrenzung von der Lehre der Druckschrift (1a), in der den betreffenden
Polyurethanzusammensetzungen ebenfalls solche nicht-reaktiven Zusatzstoffe
beigemischt sind (vgl. (1a) z. B. S. 4 Z. 65 bis 68 i. V. m. S. 6 Z. 10), so dass auch
diesen Anträgen mangels Neuheit nicht stattzugeben ist.
Hilfsanträge V und VI:
Schließlich muss auch der Versuch der Patentinhaberin scheitern, eine
Abgrenzung gegenüber der Lehre der Druckschrift (1a) dadurch herbeizuführen,
dass in Schritt a) „als Diisocyanat ein unsymmetrisch substituiertes Diisocyanat,
das zwei NCO-Gruppen unterschiedlicher Reaktivität aufweist, eingesetzt wird“.
Denn gemäß dem Ausführungsbeispiel der Druckschrift (1a) wird 2, 4’-MDI in
einer Reinheit von 97,5 % an 2, 4’-Isomerem und damit gerade ein unsymmetrisch
subsitutuiertes Diisocyanat mit zwei unterschiedlich reaktiven NCO-Gruppen
eingesetzt (vgl. (1a) S. 6 Z. 34 u. 35 i. V. m. Z. 49 u. 50).
Damit kann weder dem Hilfsantrag V noch dem Hilfsantrag VI, der den selben
Patentanspruch 1 wie Hilfsantrag V umfasst, stattgegeben werden.
6.
Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung nach ausführlicher
Erörterung der Sachlage abschließend die Hilfsanträge I, Ia, Ib, II, IIa, IIb, III, IIIa,
IIIb, IV, IVa, IVb, V, VI gestellt. Weitere Anhaltspunkte für ein stillschweigendes
Begehren einer darüber hinaus noch weitergehend beschränkten Fassung haben
sich nicht ergeben. Infolgedessen hat die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung
des Patents erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt, der
sowohl nach Hauptantrag als auch nach sämtlichen Hilfsanträgen zumindest einen
nicht rechtsbeständigen Anspruch enthält. Deshalb war das Patent insgesamt zu
widerrufen. Auf die übrigen Patentansprüche der jeweiligen Anträge brauchte bei
dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH v 27. Juni 2007
- X ZB 6/05,
Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v
26. September 1996
- X ZB 18/95,
GRUR 1997,
120,
Elektrisches
Speicherheizgerät).
Feuerlein
Schwarz-Angele
Egerer
Lange
Bb