Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 22.06.2009 – 27 W (pat) 105/08
27. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
22. Juni 2009
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 08.05
betreffend die Marke 304 56 158
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2009 durch den Richter Dr. van Raden als
Vorsitzenden und die Richter Schwarz und Kruppa
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e :
I.
Die Widersprechende hat gegen die am 15. April 2005 veröffentlichte Eintragung
der am 1. Oktober 2004 angemeldeten, für
Klasse 33:
Alkoholfreie Weine, alkoholhaltige Fruchtextrakte, alkoholhaltige
Getränke (ausgenommen Bier), alkoholhaltige Milchgetränke mit
überwiegendem Milchanteil, alkoholische Essenzen, alkoholische
Extrakte, alkoholische Fruchtgetränke, alkoholreduzierte Weine,
Anislikör (Anisette), Anislikör, Apfelwein, Aquavit, aromatisierte
Weine, Arrak, Birnenmost, Brandy, Branntwein, Cocktails,
Cocktails und Aperitifs auf Spirituosen- und Weingrundlage,
Cognac, Curacao, destillierte Getränke, Digestive, Genever, Gin,
Honigwein, Kirschwasser, Kornbrand, Liköre, Likörweine, Magenbitter
(Liköre), Met, Obstbrände, Obstweine, Perlweine,
Pfefferminzlikör, Reisalkohol, Reiswein, Rum, Sake, Schnaps,
Sekt, Schaumwein, Softspirituosen, Spirituosen, Tresterwein,
Verdauungslikör, -schnaps, Wacholderbranntwein, Weinbrand,
Weine, Whisky, Wodka
Klasse 39:
Veranstaltung und Vermittlung von Reisen; Betreuung von
Reisenden, nämlich Durchführung des Flughafentransfers
Klasse 41:
Veranstaltung und Durchführung von Tagungen
Klasse 43:
Betrieb einer Bar, Betrieb eines Campingplatzes, Betrieb von
Feriencamps (Beherbergung), Betrieb von Hotels, Betrieb von
Motels, Catering, Dienstleistungen von Pensionen, Hotelreservierung, Reservierung von Pensionsunterkünften, Vermietung
von Ferienhäusern, Vermietung von Gästezimmern, Vermietung
von Versammlungsräumen, Verpflegung von Gästen in Cafeterias,
Verpflegung von Gästen in Cafés, Verpflegung von Gästen in
Kantinen, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Verpflegung
von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snackbars), Verpflegung
von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants, Zimmerreservierung,
Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen), Beherbergung und Verpflegung von Gästen in Hotels, Pensionen und Restaurants, Hotel-
und Gaststättenbetrieben
geschützten Marke Nr. 304 56 158
Regent International
Widerspruch eingelegt aus ihrer am 2. Februar 1988 angemeldeten und seit
12. Juni 1990 für
Beherbergung und Bewirtung von Gästen
innerhalb des
Restaurants und des Hotels; Verteilung von Werbeunterlagen Dritter; Beförderung von Personen gegen Entgelt mit hoteleigenen
Kraftfahrzeugen; Vermittlung von Reisen und Verkehrsleistungen;
Dienstleistungen eines Fitneß- Centers, nämlich Durchführung von
Bewegungs-, Regenerations-, Entspannungs- und Fitneß-Training;
gesundheitsbezogene Beratung; Dienstleistungen eines Schönheits- und Frisiersalons
eingetragenen Marke Nr. 1 159 989
.
Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes mit
Erstbeschluss vom 29. Juni 2006 den Widerspruch mangels hinreichender
Markenähnlichkeit mit der Begründung zurückgewiesen, beide Marken würden
nicht allein von dem übereinstimmenden Bestandteil „Regent“ geprägt. Die
hiergegen eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss vom
1. April 2008 mit der Begründung zurückgewiesen, der Widerspruch habe schon
deshalb keinen Erfolg, weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft
gemacht habe. Aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich nämlich nicht hinreichend, ob und in welcher Form die Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung der
beanspruchten Dienstleistungen verwendet worden sei, da sie auch eine
abweichende Verwendung enthielten, durch den der kennzeichnende Charakter
der Widerspruchsmarke verändert worden sei; hierfür reichten bereits geringfügige
Änderungen wie die Hinzufügung eines Ortsnamens aus, da es in Deutschland
eine Vielzahl an Hotels gebe, welche den Begriff „Regent“ enthielten, aber in
keiner Beziehung zu der Widersprechenden stünden.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber . Sie
meint, eine Markenähnlichkeit könne nicht verneint werden, weil beide Marken von
dem übereinstimmenden Bestandteil „Regent“ geprägt würden. Auch sei die
Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt worden.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 43 vom 29. Juni 2006
und 1. April 2008 aufzuheben und die Marke Nr. 304 56 158 zu
löschen.
Die Markeninhaber beantragt,
Sie meint, es fehle bereits an einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke, die zudem erneut bestritten werde. Darüber hinaus scheitere der
Widerspruch an der fehlenden Verwechslungsgefahr wegen der mangelnden
Zeichenähnlichkeit.
In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte
aufrechterhalten und vertieft.
II.
A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat
zu Recht den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der
Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG zurückgewiesen.
1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren
Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden
Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder
-ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens
die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken
miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer
Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen
werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon;
MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 -
Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken,
in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen
Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur
Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den
Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003,
55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] -
Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).
2. Nach diesen Grundsätzen ist ungeachtet der Frage einer rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke der Grad der Zeichenähnlichkeit selbst im
Bereich identischer oder hochgradig ähnlicher Waren und Dienstleistungen zu
gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
a) Die aus mehreren Bestandteilen gebildete und somit als Kombinationsmarke
anzusehende Widerspruchsmarke weist nur unter Berücksichtigung ihrer grafischen Ausgestaltung, die in der angegriffenen Marke keine Entsprechung hat,
eine normale Kennzeichnungskraft auf. Soweit es den von der Widersprechenden
dem Zeichenvergleich zugrundegelegten Wortbestandteil „Regent“ betrifft, handelt
es sich bei diesem hingegen um einen deutlich geschächten Kennzeichenbestandteil. Denn auf dem hier maßgeblichen Hotelsektor fügt sich diese
Bezeichnung zwanglos in übliche Hotelnamen ein, bei denen auf royalistische
Bezeichnungen oder Adelsprädikate zurückgegriffen wird; im Regelfall soll hierdurch eine besondere Beherbergungsqualität werbeanpreisend hervorgehoben
werden. Dies wird vorliegend auch - worauf die Markenstelle bereits zutreffend
hingewiesen hatte - dadurch deutlich, dass der Begriff „Regent“ - gleich ob als
deutsches oder (was bei der Widerspruchsmarke durch den englischen Artikel
„The“ nahe gelegt wird) als englisches Wort aufgefasst wird - sich in einer Vielzahl
von inländischen Hotels wiederfindet, die bereits vor der Eintragung der
Widerspruchsmarke unter Verwendung dieser Bezeichnung betrieben wurden und
mit der Widersprechenden in keinerlei Beziehung stehen; insoweit sei auf die
Hotels Regent in Baden-Baden, The Royal Inn Regent in Gera, das Airport Hotel
Regentpark in Hallbergmoos (beim Flughafen München), das Hotel Regent in
Euskirchen, das Hotel Prinzregent in Nürnberg, das HOTEL REGENT in München
und das REGENT HOTEL in Duisburg hingewiesen. Bei solchen gebräuchlichen
Hotelbezeichnungen, an welche der Verkehr gewöhnt ist, orientiert er sich
zwangsläufig an den Abweichungen, um die jeweiligen Hotelnamen auseinander
zu halten, wobei die Inhaberin der angegriffenen Marke in der mündlichen
Verhandlung zutreffend - wenn es auch anders als im Verletzungsstreit vor den
ordentlichen Gerichten für das vorliegende Registerverfahren, in dem nicht auf die
tatsächliche, sondern allein auf die eingetragene Verwendungsform abzustellen
ist, keine ausschlaggebende Bedeutung hat - darauf hingewiesen hat, dass der
Verkehr, gerade weil er gleichlautende Hotelnamen in verschiedenen Standorten
nicht zwangsläufig demselben Inhaber zuordnet, sich überwiegend auch an der
jeweiligen Benennung des Standortes orientiert, um die einzelnen Hotels im
Hinblick auf ihre jeweilige konkrete Herkunftsbezeichnung und damit auch
hinsichtlich ihres jeweiligen Inhabers auseinander zu halten; zutreffend hat er in
diesem Zusammenhang auch darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Wahrnehmungsform des Publikums auch die tatsächlichen Kennzeichnungsgewohnheiten der Hoteleigner Rechnung tragen, indem sie - wie vorliegend auch die
Widersprechende - bei der Bewerbung ihres jeweiligen Hotels die Standortangabe
der sonstigen Kennzeichnung üblicherweise hinzufügen.
Infolge dessen ist die der Kennzeichnungskraft zugrundeliegende Eignung des
Wortbestandteils „Regent“ in der Widerspruchsmarke, die Dienstleistungen, für die
sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und damit diese Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen
zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] - Chiemsee;
MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints), als deutlich gering anzusehen;
da für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft einer Marke oder wie
hier einzelner Bestandteile einer Kombinationsmarke maßgeblich ist, inwieweit
sich die Marke oder der betreffende Bestandteil dem Publikum aufgrund der
Eigenart und des ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt-
und Leistungskennzeichnung so einzuprägen vermag, dass sie in Erinnerung
behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14
Rn. 320), kann dem Wortbestandteil „Regent“ beim Zeichenvergleich von vornherein nur eine untergeordnete Bedeutung zukommen.
Diese originäre Kennzeichenschwäche des Wortbestandteils „Regent“ ist nicht
durch eine intensive Benutzung ausgeglichen. Ungeachtet der streitigen (und von
der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss als ungenügend glaubhaft gemacht
erachteten) Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke
geben die vorgelegten Benutzungsunterlagen keinerlei Hinweis darauf, dass
dieser Wortbestandteil vom Verkehr allein oder zumindest überwiegend allein mit
der Widersprechenden und dem von ihm betriebenen Hotel in Berlin verbunden
wird; hiergegen spricht auch die bereits vor der Eintragung der Widerspruchsmarke bestehende häufige Verwendung dieses Bestandteils durch andere
Hotels.
Unter Berücksichtigung der originären Kennzeichnungsschwäche des in den
gegenüberstehenden Marken gleichermaßen verwendeten Begriffs „Regent“ sind
an den erforderlichen Abstand der Vergleichsmarken äußerst geringe Anforderungen zu stellen.
aa) Beim Zeichenvergleich ist darauf abzustellen, ob Übereinstimmungen in den
gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen
Teilen der durchschnittlich
informierten, aufmerksamen und verständigen
Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 –
SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in
der jeweiligen Marke zukommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden
Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können
(vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn.
311]). Dabei ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken unabhängig von ihrem Prioritätsalter auszugehen (vgl. EuGH
GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.]
- Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000,
233 f. - Rausch/Elfi Rauch); hierbei sind ihre Übereinstimmungen oder Abweichungen im Bild, im Klang und in der Bedeutung umfassend zu ermitteln, wobei
berücksichtigt werden kann, welche Bedeutung diesen Aspekten beim Vertrieb der
jeweiligen Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 413,
415 [Rn. 28] - SIR/Zirh). Eine Ähnlichkeit in nur einem dieser drei Aspekte
begründet zwar nicht notwendig die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl.
EuGH a. a. O. [Rn. 21 f.] - SIR/Zirh), kann aber im Einzelfall ausreichen (vgl.
EuGH a.a.O. [Rn. 21] - SIR/Zirh; BGH GRUR 1959, 182, 185 - Quick; GRUR
1979, 853, 854 - LILA; GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110,
112 - dipa/dib; GRUR 1992, 550, 551 - ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 - Lions),
sofern nicht die Übereinstimmungen in einem Aspekt durch die bestehenden
Unterschiede in den anderen neutralisiert werden (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 35] -
SIR/Zirh).
bb) In ihrem Gesamteindruck unterscheiden sich die hier zu beurteilenden Marken
aber visuell in ihrer grafischen Ausgestaltung und akustisch durch den in der
angegriffenen Marke nicht enthaltenen Artikel „The“ und den in der Widerspruchsmarke wiederum nicht enthaltenen Zusatz „International“ in der angegriffenen Marke.
cc) Daneben kommt zwar bei Kombinationsmarken eine Markenähnlichkeit auch
in Betracht, wenn Bestandteile einer komplexen Marke, die Bestandteilen der
gegenüberstehenden Marke entsprechen, den durch die Marke im Gedächtnis der
angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck dominieren
(vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR
2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder prägen (vgl. BGH GRUR 2006,
60 Tz. 17 - coccodrillo). Eine solche Prägung scheidet aber durch solche Bestandteile, die eine deutliche Kennzeichenschwäche aufweisen, von vornherein
aus, so dass die Widersprechende aus dem Umstand, dass die angegriffene
Marke wie die Widerspruchsmarke den übereinstimmenden Bestandteil „Regent“,
dem nach den obigen Ausführungen eine solche (originäre) Kennzeichenschwäche zukommt, gegenüber der Inhaberin der angegriffenen Marke keine
Rechte herleiten kann.
dd) Aus demselben Grund scheidet vorliegend auch eine Markenähnlichkeit in
Form des gedanklichen Inverbindungbringens i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter
Halbsatz MarkenG aus. Der Annahme, der Verkehr werde, obwohl er die hinter
den Zeichen stehenden Unternehmen auseinanderhält, unzutreffend den Eindruck
gewinnen, diese seien wirtschaftlich miteinander verbunden, etwa weil sich das
ältere Zeichen allgemein zu einem Hinweis auf das oder die Unternehmen der
Widersprechenden entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro)
oder weil das in die angegriffene Marke aufgenommene, mit der Widerspruchsmarke oder einem ihrer Bestandteile identische oder ähnliche Zeichenelement eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat, ohne das Erscheinungsbild der Marken zu dominieren oder prägen (vgl. EuGH GRUR 2005,
1042 [Rz 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] -
Malteserkreuz; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866 -
Mustang), steht nämlich entgegen, dass kennzeichenschwachen Markenteilen
keine selbständig kennzeichnende Stellung i. S. d. der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs zukommen kann, weil der
Verkehr bei Markenbestandteilen, die ihm wie vorliegend für eine Vielzahl von (wie
der Verkehr weiss) unabhängigen Hotels gebräuchlich sind, keinen Anlass hat,
aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten des betroffenen Dienstleistungssektors eine bestimmte Markengestaltung - hier also der Verwendung des Begriffs
„Regent“ - als geläufiger besonderer Herkunftshinweis für die angebotenen
Dienstleistungen der Widersprechenden anzusehen (vgl. BGH a. a. O. [Rz. 22] -
Malteserkreuz).
ee) Angesichts der damit allenfalls als äusserst gering anzusetzenden Ähnlichkeit
der gegenüberstehenden Zeichen scheidet selbst im Bereich der von beiden
Marken beanspruchten
identischen und hochgradig ähnlichen Waren und
Dienstleistungen auch bei Zugrundelegung einer normalen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit die Annahme einer Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 MarkenG aus (vgl. Schwarz, MarkenR 2007, 248 f.).
3. Da die Markenstelle somit im Ergebnis zutreffend mangels Bestehens einer
Verwechslungsgefahr den Widerspruch zurückgewiesen hat, war der hiergegen
gerichteten Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg zu versagen.
B. Da Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei
zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten
selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).
Schwarz
Kruppa
Schwarz
Dr. van Raden ist wegen Krankheit an der Beifügung seiner Unterschrift gehindert.
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