Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 06.08.2009 – 10 W (pat) 10/07
10. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen:
Entscheidungsdatum:
6. August 2009
Rechtsbeschwerde zugelassen: nein
Normen:
PatG § 39
Augenbestrahlung
Auch nach dem Wegfall der Möglichkeit zur Teilung des Patents im Einspruchsverfahren (§ 60 PatG a. F.) gelten die Grundsätze der BGH-Entscheidung "Graustufenbild" (GRUR 2000, 688) unverändert weiter, d. h. eine Patentanmeldung kann noch nach dem Erlass des Erteilungsbeschlusses innerhalb der Beschwerdefrist geteilt werden.
BUNDESPATENTGERICHT
10 W (pat) 10/07 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 199 43 735
wegen Wirksamkeit einer Teilungserklärung
hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 6. August 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die
Richterin Püschel und den Richter Rauch
beschlossen:
Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 1.55 - vom 5. Februar 2007 wird aufgehoben.
G r ü n d e
I.
Auf eine Patentanmeldung vom 3. September 1999 hat das Deutsche Patent- und
Markenamt
für die damalige Anmelderin, die Z.… GmbH, durch Beschluss vom 28. August 2006 das Patent 199 43 735 mit der Bezeichnung „Vorrichtung zur Bestrahlung des Auges“ erteilt. Am 22. Januar 2007 wurde das Patent
auf die jetzige Inhaberin umgeschrieben.
Der damaligen Anmelderin wurde der Erteilungsbeschluss am 4. September 2006
zugestellt. Am 29. September 2006 erklärte sie die Teilung der Anmeldung. Im
Anschluss an einen Zwischenbescheid und die darauf erfolgte Antwort der Patentinhaberin stellte die Patentabteilung 1.55 durch Beschluss vom 5. Februar 2007
fest, dass die Teilungserklärung nicht zum Entstehen einer Teilanmeldung geführt
habe und deshalb keine Akte für die Teilanmeldung angelegt und kein Aktenzeichen vergeben werde.
Zur Begründung stellt die Patentabteilung darauf ab, dass der zeitliche Spielraum,
innerhalb dessen eine Teilungserklärung abgegeben werden könne, mit dem Erlass des Erteilungsbeschlusses endige, weil damit das aus der Patenterteilung erwachsende Recht des Anmelders fixiert werde und sich die gestaltbare Anmeldung in ein Patent umwandle. Mit der rechtlichen Existenz des Erteilungsbeschlusses, die mit der Herausgabe an die Postabfertigungsstelle eintrete und insbesondere auch das DPMA binde, beginne die Phase des erteilten Patents. Dann
dürfe der durch die Patentansprüche festgelegte Schutzbereich nicht mehr erweitert werden, auch nicht auf Grundlage einer Teilanmeldung.
Die Patentabteilung weicht damit ausdrücklich von der in den letzten Jahren geübten Praxis des DPMA ab. Danach kann - im Anschluss an den Beschluss des
Bundesgerichtshofs vom 28. März 2000 (GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) - eine
Patentanmeldung auch nach Erlass des Erteilungsbeschlusses noch bis zum Ablauf der Frist zur Einlegung einer gegen diesen gerichteten Beschwerde erklärt
werden. Den der genannten Entscheidung zu Grunde liegenden Erwägungen sei
die Rechtsgrundlage entzogen, nachdem zum 1. Juli 2006 die im früheren
§ 60 PatG vorgesehene Möglichkeit einer Teilung des Patents im Einspruchsverfahren weggefallen sei. Zuvor sei es möglich gewesen, den Patentschutz durch
eine im Einspruchsverfahren erklärte Teilung auszudehnen. Damit korrespondierend sei eine Teilung auch im Zeitraum zwischen Erteilung und Einspruch möglich
gewesen. Es sei nun der Wille des Gesetzgebers, dass es keine Ausdehnung
oder Verlagerung des Patentschutzes nach antragsgemäßer Patenterteilung mehr
geben dürfe. Nur im Falle der Aufhebung des Erteilungsbeschlusses auf Grund
zulässiger und begründeter Beschwerde könne eine Teilung erneut vorgenommen
werden. Der bloße Lauf der Frist für eine solche Beschwerde genüge hierfür nicht
mehr.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie beantragt,
-
-
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
die Sache an das DPMA mit der Maßgabe zurückzuverweisen, dass die am 29. September 2006 erklärte Teilung zum
Entstehen einer Teilanmeldung geführt habe, dass eine Akte
für diese Teilanmeldung anzulegen und ein Aktenzeichen zuzuteilen sei.
Nach Auffassung der Patentinhaberin gelten die Grundsätze, die der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung „Graustufenbild“ zur Teilung einer Patentanmeldung entwickelt hat, unverändert fort. Die Abschaffung der Möglichkeit einer Teilung des Patents im Einspruchsverfahren habe darauf keinen Einfluss.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg und führt zur Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses.
Die von der damaligen Anmelderin nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses im
Laufe der damit in Gang gesetzten Beschwerdefrist erklärte Teilung ist wirksam
und bewahrt ihre Gültigkeit auch in dem durch die jetzige Patentinhaberin fortgeführten Verfahren. Entgegen der in dem angefochtenen Beschluss vertretenen
Auffassung bildet der Erlass des Erteilungsbeschlusses - d. h. im schriftlichen
Verfahren der Zeitpunkt, in dem dieser im DPMA zur Postabfertigung gegeben
wird - keine Zäsur in dem Sinne, dass danach eine Teilung nicht mehr wirksam erklärt werden könnte.
Gemäß § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Patentanmelder die Anmeldung jederzeit teilen. Dies bedeutet, dass eine Teilung solange möglich ist, als die Anmeldung noch nicht zum Vollrecht erstarkt ist, d. h. auch nach dem Erlass und nach
der Zustellung des Erteilungsbeschlusses, solange dieser noch nicht durch Ablauf
der Beschwerdefrist oder durch Rechtsmittelverzicht bestandskräftig geworden ist
bzw. - bei eingelegter Beschwerde - solange über diese noch nicht rechtskräftig
entschieden ist bzw. solange das anhängige Erteilungs- oder Erteilungsbeschwerdeverfahren nicht auf andere Weise, etwa durch Rücknahme der Anmeldung oder
der Beschwerde, beendigt ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 29 f.).
Diese Auslegung des § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG, die auf den im angefochtenen Beschluss zitierten Beschluss „Graustufenbild“ des Bundesgerichtshofs zurückgeht,
wird durch die Abschaffung des früheren § 60 PatG, d. h. der Möglichkeit einer
Teilung des Patents im Einspruchsverfahren, zum 1. Juli 2006 (Art. 1 Nr. 6 des
Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006, BGBl. I S. 1318, BlPMZ 2006, 225) nicht in
Frage gestellt.
Der Bundesgerichtshof weist zwar in dieser Entscheidung auf die damalige Regelung des § 60 PatG hin, durch die dem Anmelder für die Abgabe einer Teilungserklärung ein weiterer Zeitraum nach dem Erstarken der Anmeldung zum Vollrecht
zur Verfügung gestellt wurde. Seine Überlegungen beziehen sich aber nicht nur
vielmehr behalten sie ihre Gültigkeit gleichermaßen bei isolierter Betrachtung der
Teilung einer Anmeldung.
Der Bundesgerichtshof geht davon aus, dass die Regelung des § 39 PatG das
eventuell sich anschließende Rechtsmittelverfahren einschließe, wobei es auf die
Zulässigkeit oder Begründetheit des Rechtsmittels nicht ankomme. Daran anschließend heißt es in dem Beschluss: „Vor diesem Hintergrund hätte die Verneinung einer Teilungsmöglichkeit nach der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses
zur Folge, dass das dem Anmelder vom Gesetz eingeräumte Teilungsrecht zunächst unterginge und erst mit der Einleitung eines Beschwerdeverfahrens wieder
entstehen würde. Zugleich würde der Anmelder gezwungen, ein unnötiges
Rechtsmittel einzulegen, um sich - bis zum Ablauf der Frist - die Teilungsmöglichkeit zu erhalten“.
Daraus folgert der Bundesgerichtshof, dass eine Teilung auch in der Phase zwischen der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle
und dem Ablauf der gegen diese Entscheidung gerichteten Rechtsmittelfrist zulässig sein müsse. Dafür sprächen auch praktische Gründe. Die Wirksamkeit der
Teilung könne auch bei eingelegtem Rechtsmittel angesichts der möglicherweise
längeren Dauer des Rechtsmittelverfahrens nicht von der Zulässigkeit oder Begründetheit des Rechtsmittels abhängig gemacht werden. Daher wäre es letztlich
nur unnötige Förmelei, wenn der Anmelder gezwungen wäre, allein zum Zwecke
der Erhaltung der Teilungsmöglichkeit gegen den Erteilungsbeschluss mit einem
in der Sache überflüssigen Rechtsmittel vorzugehen.
Schließlich steht nach Meinung des Bundesgerichtshofs der Wirksamkeit einer
nach der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle erklärten Teilung auch nicht entgegen, dass sie bei einer von dem Anmelder nicht
angegriffenen antragsgemäßen Erteilung des Patents zu einer Teilanmeldung mit
einem im Verhältnis zu diesem identischen oder über ihn hinausgehenden Gegenstand führen könne. Insoweit dürfe für die Teilung im Anmeldeverfahren nichts
anderes gelten als für die damals mögliche Teilung des Patents, bei der auf den
gesamten Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung zurückgegriffen
werden und dabei ein Schutzrecht mit einem über das erteilte Patent hinausgehenden Gegenstand beansprucht werden könne.
Es ist nicht ersichtlich, dass bei der Teilung der Anmeldung die Verhinderung einer
über die Gegenstände des erteilten Patents hinausgehenden Teilanmeldung durch
die Abschaffung des § 60 PatG einen erhöhten Stellenwert erhalten hat. Insbesondere ergeben sich aus den Materialen des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens
und
des Patentkostengesetzes
vom
21. Juni 2006 keine diesbezüglichen Hinweise. In der Begründung des Entwurfs
zu diesem Gesetz findet sich bzgl. der Teilung der Anmeldung folgender Hinweis:
„Im Anmeldeverfahren, also vor der Erteilung des Patents, kann der Anmelder
nach § 39 Abs. 1 Satz 1 jederzeit die Anmeldung teilen. Diese generelle uneingeschränkte Zulassung der Teilung entspricht dem praktischen Bedürfnis der Anmelder nach weitgehender Gestaltungsfreiheit“ (Begründung Teil B zu Art. 1 Nr. 6,
BlPMZ 2006, 230). Aus diesem Passus kann geschlossen werden, dass durch die
Gesetzesänderung die dem Gesetzgeber bekannte, die Teilung der Anmeldung
betreffende Rechtspraxis nicht eingeschränkt werden sollte.
Auch die im angefochtenen Beschluss geäußerten Bedenken gegen die Zulassung der Teilung einer Anmeldung nach Herausgabe des Erteilungsbeschlusses
erscheinen nicht berechtigt. Dies betrifft insbesondere die angebliche Gefahr einer
Schutzbereichserweiterung. Diese setzt das Vorhandensein eines erteilten Patents voraus, worum es sich bei der Anmeldung vor Ablauf der Beschwerdefrist
eben nicht handelt.
Somit erweist sich die von der Patentabteilung getroffene Feststellung, wonach die
Teilungserklärung nicht zum Entstehen einer Teilanmeldung geführt habe, als unzutreffend. Das DPMA wird im weiteren Verfahren - nach Anlegung einer Akte und
Vergabe eines Aktenzeichens - über die Teilanmeldung zu entscheiden haben.
Schülke
Püschel
Rauch
Pr