BPatG Beschluss vom 12.08.2009 – 29 W (pat) 56/07

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 56/07

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

13. Mai 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 302 40 845

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mündlichen Verhandlung am 13. Mai 2009 durch die Vorsitzende Richterin

Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse

des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Oktober 2004 und

vom 2. Februar 2007 aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren "Schreibwaren;

Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel (ausgenommen Möbel)" angeordnet worden ist.

G r ü n d e

I.

CrisMa,

Die Wortmarke 302 40 845

ist für die Waren

Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Geldschränke; Waren aus

Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Taschen, Etuis und andere

Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme

bestimmt sind, soweit in Klasse 6 enthalten; Maschinen und elektrisch betriebene Geräte für Haushalt, Heim und Garten, nämlich

Dampfreiniger, elektrische Messer, elektrische Küchenmaschinen,

Nähmaschinen, Messerschleifmaschinen; Maschinen und elektrisch betriebene Geräte zur Reparatur, Wartung und Reinigung

von Fahrzeugen; maschinell betriebene Handwerkzeuge; elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte; Taschen, Etuis und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 7 enthalten; handbetätigte

Werkzeuge; handbetätigte Geräte für Körperpflege, Haushalt,

Heim und Garten, nämlich Ahlen, Austernöffner, nicht-elektrische

Bügeleisen, nicht-elektrische Dosenöffner, Nadeleinfädler, Gemüsehobel, Mörser (Stampfgefäß), Nussknacker (nicht aus Edelmetall), Zuckerzangen sowie handbetätigte Geräte zur Reparatur,

Wartung und Reinigung von Fahrzeugen, soweit in Klasse 8

enthalten; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Rasierapparate; elektrische Geräte für Körperpflege, soweit in Klasse 8 enthalten; Taschen, Etuis und andere Behältnisse, die diesen Waren

angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 8 enthalten; elektrische Apparate und Instrumente, soweit in

Klasse 9 enthalten; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-,

Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente;

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton

und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Taschen, Etuis und andere

Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme

bestimmt sind, soweit in Klasse 9 enthalten, mit Ausnahme von

Computersoftware; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-,

Koch-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Taschen, Etuis und andere Behältnisse, die diesen

Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit

in Klasse 11 enthalten; Edelmetalle und deren Legierungen sowie

daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse

14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren

und Zeitmessinstrumente; Taschen, Etuis und andere Behältnisse,

die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt

sind, soweit in Klasse 14 enthalten; Papier, Pappe (Karton) und

Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten.

Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen

und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckstöcke; Taschen, Etuis

und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu

deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 16 enthalten;

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse

18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Aktentaschen, Dokumentenmappen,

Badetaschen, Brieftaschen, Campingtaschen, Einkaufsnetze und

-taschen, Geldbörsen (Geldbeutel), Kettenmaschengeldbörsen

(nicht aus Edelmetall), Geldbörsen (nicht aus Edelmetall), Halsbänder für Tiere, Handtaschen, Kartentaschen (Brieftaschen),

Kästen und Dosen aus Vulkanfiber, Kindertragtaschen, Kleidersäcke für die Reise, Notenmappen, Reisetaschen, Rucksäcke,

Schulranzen, Schultaschen, Schulterriemen, Sitzstöcke, Taschen

mit Rollen, Tornister (Ranzen), Umhängeriemen, Schlüsselmäppchen; Taschen, Etuis und andere Behältnisse, die diesen Waren

angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in

Klasse 18 enthalten; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in

Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn,

Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter,

Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Taschen, Etuis und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst

und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 20 enthalten; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus

Edelmetall oder plattiert); Kämme und Schwämme; Bürsten (mit

Ausnahme von Pinseln); Putzzeug; Glaswaren, Porzellan und

Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Taschen, Etuis und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 21 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Taschen, Etuis und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren

Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 25 enthalten; Spielkarten; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in

Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck; Taschen, Etuis und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 28 enthalten; Raucherartikel; Streichhölzer; Taschen, Etuis und andere Behältnisse, die

diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind,

soweit in Klasse 34 enthalten

am 31. Januar 2003 eingetragen und am 7. März 2003 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke

748 953

die für die Waren

PRISMA

Papier, Pappe, Karton, Papier- und Pappwaren

seit 18. Mai 1961 eingetragen ist.

Mit Beschluss vom 6. Oktober 2004 hat die Markenstelle für Klasse 16 des

Deutschen Patent- und Markenamts die teilweise Löschung der angegriffenen

Marke "CrisMa" angeordnet im Umfang der Waren "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien,

soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten". Auf die sich

gegen die Anordnung der Löschung der Waren "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel" (ausgenommen Möbel) gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin hat

die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts mit

Beschluss vom 2. Februar 2007 den Beschluss vom 6. Oktober 2004 aufgehoben,

soweit die Löschung für "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte; Druckereierzeugnisse" angeordnet worden ist, den Widerspruch diesbezüglich zurückgewiesen und im Übrigen die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke

zurückgewiesen. Zur Begründung führt die Markenstelle aus, dass im Hinblick auf

den Bedeutungsgehalt der Marke "Prisma" in Mathematik und Optik von einer

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft für die Widerspruchswaren ausgegangen

werden könne. Hinsichtlich der Warenoberbegriffe der angegriffenen Marke

"Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel (ausgenommen Möbel)" und

den Waren der Widerspruchsmarke "Papier, Pappe, Karton, Papier- und

Pappwaren" bestehe ein geringer Ähnlichkeitsgrad, so dass reduzierte, unterhalb

des Durchschnitts liegende Anforderungen an den Markenabstand zu stellen

seien, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Dieser Zeichenabstand

werde bei den Vergleichsmarken aufgrund der hohen klanglichen Ähnlichkeit, die

auch durch den Begriffsgehalt der Widerspruchsmarke "PRISMA" nicht reduziert

werde, nicht eingehalten. Auf Grund des großen Warenabstands von "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und Druckereierzeugnissen" zu den Waren der Widerspruchsmarke und entsprechend weiter reduzierter Anforderungen

an den Markenabstand sei dieser durch den Unterschied in den Anfangskonsonanten jedoch ausreichend.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat hiergegen Beschwerde eingelegt, mit

der sie beantragt,

den Beschluss vom 2. Februar 2007 im Umfang der Waren

"Schreibwaren; Künstlerbedarf; Büroartikel (ausgenommen Möbel)" aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Marke

auch in diesem Umfang zu beschließen.

Sie bestreitet mit Schriftsatz vom 20. April 2007 die rechtserhaltende Benutzung

der Widerspruchsmarke "PRISMA". Weiterhin vertritt sie die Auffassung, dass die

Vergleichswaren zwar Berührungspunkte aufwiesen, diese jedoch nicht dazu

führen würden, dass die beteiligten Verkehrskreise die betreffenden Waren ein

und demselben Unternehmen zuordnen würden. Weiterhin sei die Marke "PRIS-

MA" für die beanspruchten Waren kennzeichnungsschwach, da "PRISMA" dahingehend beschreibend sei, dass sich die Waren zum farbigen Bedrucken eignen

würden bzw. selber farbig ausgestaltet seien. Zum anderen sei der Bestandteil

"PRISMA" für eine Vielzahl von Waren der Klasse 16 eingetragen. Aufgrund der

geringen Warenähnlichkeit und der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke sei ein geringerer Markenabstand ausreichend. Dieser werde eingehalten,

da durch die unterschiedlichen Konsonanten "C" und "P" am Wortanfang eine

klangliche Verwechslung vermieden werde. Durch den Bedeutungsinhalt der Widerspruchsmarke werde ebenfalls eine Verwechslung verhindert.

Die Widersprechende hat sich zum Vorbringen der Markeninhaberin nicht geäußert und keine Anträge gestellt. Sie hat nicht an der mündlichen Verhandlung

am 13. Mai 2009 teilgenommen.

II.

1.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet,

da die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat.

1.1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 20. April 2007

die Benutzung der seit 18. Mai 1961 eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten. Diese Einrede war nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig, denn

die Widerspruchsmarke war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (7. März 2003) mehr als fünf Jahre eingetragen. Die undifferenzierte Geltendmachung der Nichtbenutzung umfasst neben der Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auch die weitere Einrede nach § 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 43

Rdnr. 15 m. w. N.), wonach die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den

Widerspruch glaubhaft zu machen hat.

1.2. Nachdem der Schriftsatz, in dem die Benutzung bestritten worden ist, an die

Widersprechende ausweislich des Zustellungsnachweises am 10. Mai 2007

zugestellt worden ist, oblag es ihr vorzutragen und glaubhaft zu machen,

dass sie ihre Marke im Zeitraum vom 7. März 1998 bis zum 7. März 2003

(nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) und im Zeitraum von Mai 2004 bis

(mindestens) Mai 2009 (nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) benutzt hat. Dies

ist vorliegend nicht geschehen.

1.3. Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das

Gericht im Rahmen seiner Hinweispflicht nach § 139 ZPO. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus die erforderlichen

Unterlagen vorzulegen. Einer der Ausnahmefälle, in dem im Markenbeschwerdeverfahren bezüglich der Nichtbenutzungseinrede ein gerichtlicher

Hinweis für erforderlich erachtet wird, ist nicht gegeben (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band 1, Markenverfahrensrecht, Nationales Markenverfahren BPatG Rdnr. 253, 254; BPatG Mitt. 2006, 567 - VisionArena/@rena vision).

Die Widersprechende hat ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen (vgl. BPatG a. a. O. - VisionArena/@rena vision).

Seit Übersendung des Schriftsatzes der Markeninhaberin vom 20. April 2007,

in dem die Einrede erhoben wurde, ist mittlerweile ein ganzes Jahr vergangen, ohne dass sich die Widersprechende auch nur formal auf das Bestreiten

der Benutzung eingelassen hat. Das Schweigen der Widersprechenden ist

daher als Zugeständnis des gegnerischen Sachvortrags nach § 138 Abs. 3

ZPO zu werten, weshalb von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für

die beschwerdegegenständlichen Waren "Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel (ausgenommen Möbel)" auszugehen ist.

2.

Ein Kostenausspruch nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG war nicht veranlasst.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit an die Unterzeichnung gehindert.

Kopacek

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu