BPatG Urteil vom 18.09.2009 – 3 Ni 59/07 (EU)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

In der Patentnichtigkeitssache

An Verkündungs Statt zugestellt am 18. September 2009 …

3 Ni 59/07 (EU)

(Aktenzeichen)

… 08.05

betreffend das europäische Patent 0 833 747

(DE 596 06 638)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Dr. Schermer, der Richter Engels, Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw, der Richterin Dipl.-Chem. Zettler sowie des Richters Dipl.-Chem. Dr. Lange

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 833 747 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung

in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig

vollstreckbar.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 21. Juni 1996 unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität DE 195 22 011 vom 21. Juni 1995 als internationale Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen PCT/EP96/02694 beim Europäischen

Patentamt eingereichten, europäischen Patents 0 833 747 (Streitpatent) mit der

Bezeichnung „Folienartiger Schichtwerkstoff mit Sperrschicht für Weichmacher“,

das am 21. März 2001 veröffentlicht wurde und beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 596 06 638 geführt wird. Das Streitpatent umfasst in

der erteilten, maßgeblichen deutschen Fassung 17 Patentansprüche. Patentanspruch lautet wie folgt:

„1. Folienartiger Schichtwerkstoff (10), insbesondere für Werbe-,

Moderations- und Präsentationszwecke, mit einer aus Kunststoff bestehenden flexiblen Trägerschicht (11), die auf ihrer

Rückseite (12) mit einer aus Kunststoff bestehenden, einen

Weichmacher enthaltenden Adhäsionsfolie (13) versehen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (11) als zumindest weichmacherhemmende Polyesterfolie ausgebildet

ist, und dass adhäsionsseitig auf der Adhäsionsfolie (13) eine

abziehbare, weichmacherhemmende Abdeckschicht (18) haftet, die an ihrer der Adhäsionsfolie (13) gegenüberliegenden

Außenfläche des Schichtwerkstoffs (10) nicht haftet.“

Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 17 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Patentanspruch 1 des Streitpatents wurde auf Antrag der Beklagten durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Mai 2007 mit Wirkung

für die Bundesrepublik Deutschland wie folgt beschränkt (der Wortlaut der Beschränkung ist kursiv dargestellt):

„1. Folienartiger Schichtwerkstoff (10), insbesondere für Werbe-,

Moderations- und Präsentationszwecke, mit einer aus Kunststoff bestehenden flexiblen Trägerschicht (11), die auf ihrer

Rückseite (12) mit einer aus Kunststoff bestehenden, einen

Weichmacher enthaltenden Adhäsionsfolie (13) versehen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (11) als zumindest weichmacherhemmende Polyesterfolie ausgebildet

ist, dass adhäsionsseitig auf der Adhäsionsfolie eine abziehbare, weichmacherhemmende Abdeckschicht haftet, die an ihrer der Adhäsionsfolie (13) gegenüberliegenden Außenfläche

des Schichtwerkstoffs nicht haftet und dass die Abdeckschicht

eine Kunststofffolie ist, gegebenenfalls eine Polypropylen-

Kunststofffolie, die auf der einen Seite glänzend und auf der

anderen Seite matt ist, wobei die matte Seite die Außenfläche

ist.“

Der Beschränkungsantrag wurde von der Patentinhaberin im Hinblick auf die ihr

als Stand der Technik bekannt gewordene Druckschrift GB 2 217 256 A gestellt.

Die Klage ist gerichtet auf die Nichtigerklärung des Streitpatents mit Wirkung für

das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland mangels Patentfähigkeit. Zur

Begründung bezieht sich die Klägerin auf folgende Druckschriften:

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

US 3 812 005 A

GB 2 217 256 A

Gerd Seibert, Erhard Wendelberger (Hrsg.), „LEXIKON 2000“, Ausgabe 1983, Zweiburgen Verlag GmbH, Weinheim, Seite 52, Stichwort:

„Adhäsion“

DE 20 49 198 A

DE 19 79 720 U

US 4 284 681 A

EP 0 103 407 B1

K10 US 5 409 041 A

K11 DE 15 94 171 C3

K11a DE-OS 15 94 171.

Die Klägerin macht geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beschränkter Fassung bereits durch die Druckschrift US 3 812 005 A (K3) neuheitsschädlich vorweggenommen sei, zumindest aber gegenüber der GB 2 217 256 A

(K4) in Verbindung mit dem fachmännischen Allgemeinwissen, belegt durch K5

oder K6, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Ebenso mangele es dem

Gegenstand des Patentanspruchs 1 ausgehend von der K3 im Lichte der Druckschriften K5, K6 und/oder K7 an der erfinderischen Tätigkeit. Darüber hinaus habe

der Streitgegenstand auch aus der K3 in Kombination mit der DE 15 94 171 C3

(K11) bzw. deren Offenlegungsschrift (K11a) nahegelegen.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 833 747 in der mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland die Bundesrepublik

Deutschland erteilte und mit Beschluss des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 10. Mai 2007 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland gemäß § 64 PatG beschränkte europäische

Patent 0 833 747 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Unter

Bezugnahme auf

B1

Internetauszug aus WIKIPEDIA vom 5. September 2008

zu „Adhäsion“

hält sie das Streitpatent im verteidigten, beschränkten Umfang für patentfähig. Sie

beruft sich darauf, dass keine der Druckschriften den nach Patentanspruch 1 beanspruchten Folienaufbau mit entsprechend auf der Außenseite matt und der Adhäsionsfolie zugewandten Seite glatt ausgebildeter Abdeckschicht aus Kunststofffolie nahelege.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien sowie der eingereichten Dokumente wird auf die Sitzungsniederschrift vom 28. Mai 2009 sowie auf den Akteninhalt verwiesen.

Die auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit, Art. 138 Abs. 1

lit a EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG gestützte Klage ist zulässig und begründet. Sie führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents, weil sein Gegenstand jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Art. 56 EPÜ).

I.

1. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift [0001] betrifft das Streitpatent einen folienartigen Schichtwerkstoff, insbesondere für Werbe-, Moderations- und

Präsentationszwecke, mit einer aus Kunststoff bestehenden flexiblen Trägerschicht, die auf ihrer Rückseite mit einer aus Kunststoff bestehenden, einen

Weichmacher enthaltenden Adhäsionsfolie versehen ist.

In Absatz [0002] ist ausgeführt, dass ein derartiger Schichtwerkstoff bereits aus

der DE 43 20 377 A1 bekannt sei. Bei diesem Schichtwerkstoff handle es sich um

eine Karte, die als Flachteil durch Andrücken auf einer glatten Unterlage lediglich

durch Adhäsionskräfte, die sich zwischen der Adhäsionsfolie und der Unterlage

beim Aufbringen der Karte entwickelten, hafte. Diese Karte bestehe aus Kunststoff

und sei mit ihrer Adhäsionsfolie zum Haften auf dieser Unterlage abgestimmt. Allerdings sei die Gebrauchsdauer derartiger Schichtstoffe begrenzt, denn das Anhaften der Karten an der Unterlage lasse im Laufe des mehrmaligen bzw. längeren Gebrauchs der Karte nach.

Darüber hinaus verweist die Streitpatentschrift in [0003] auf die GB 2 094 496 A,

woraus ein Schichtwerkstoff bekannt sei, dessen Träger auf einer Seite eine Farbschicht aufweise, die ihrerseits mit einer Schutzschicht überzogen sei. Auf seiner

anderen Seite sei der Träger mit einer Trennschicht versehen, auf die eine Klebeschicht aufgebracht sei, welche ihrerseits mit einem Abdeckblatt versehen sei. Um

eine etwaige Einwirkung eines Weichmachers auf die Farbschicht zu ermitteln, sei

ein Test des Schichtwerkstoffs vorgesehen. Die Grenzschicht des Schichtwerkstoffs verhindere eine Migration des Weichmachers durch die Klebeschicht hindurch in den Träger und damit in die Farbschicht.

2. Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift in

[0004] als zu lösendes technisches Problem, einen folienartigen Schichtwerkstoff

mit einer aus Kunststoff bestehenden flexiblen Trägerschicht, die auf ihrer Rückseite mit einer aus Kunststoff bestehenden, einen Weichmacher enthaltenden Adhäsionsfolie versehen ist, dahingehend zu verbessern, dass er dauerhaft einsatzfähig bleibt, also ohne Nachlassen der Haftkräfte auf der für ihn bestimmten glatten Unterlage auch nach längerem Gebrauch.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt der geltende Patentanspruch 1, nach

Merkmalen gegliedert, einen

M1 folienartigen Schichtwerkstoff (10),

M1a insbesondere für Werbe-, Moderations- und Präsentationszwecke,

M2 mit einer aus Kunststoff bestehenden flexiblen Trägerschicht (11),

M3 die auf ihrer Rückseite (12) mit einer aus Kunststoff bestehenden, einen Weichmacher enthaltenden Adhäsionsfolie (13) versehen ist,

dadurch gekennzeichnet,

M4 dass die Trägerschicht (11) als zumindest weichmacherhemmende

Polyesterfolie ausgebildet ist,

M5 dass adhäsionsseitig auf der Adhäsionsfolie eine abziehbare, weichmacherhemmende Abdeckschicht haftet,

M6 die an ihrer der Adhäsionsfolie (13) gegenüberliegenden Außenfläche des Schichtwerkstoffs nicht haftet, und

M7 dass die Abdeckschicht eine Kunststofffolie ist,

M7a gegebenenfalls eine Polypropylen-Kunststofffolie,

M8 die auf der einen Seite glänzend und auf der anderen Seite matt ist,

M9 wobei die matte Seite die Außenfläche ist.

a) Nach den Angaben in der Streitpatentsschrift bewirkt die weichmacherhemmende Ausbildung der Trägerschicht, dass sie praktisch keine Weichmacher aus

der Adhäsionsfolie aufnimmt. Damit wird die Gefahr verringert, dass die - eine

weichgummiartige Konsistenz aufweisende - Adhäsionsfolie ihre Haftfähigkeit verringert oder verliert ([0007]).

Bei der Auswahl der zur Hemmung der Migration von Weichmacher geeigneten

Materialien ist es nach der Streitpatentschrift von Bedeutung, dass es sich hierbei

um einen harten Werkstoff mit hoher Dichte handeln muss und dass es sich als

vorteilhaft erwiesen hat, die Trägerschicht als Polyesterfolie auszubilden [0009].

Für die Abdeckschicht nennt die Streitpatentschrift als weichmacherhemmendes

Material eine Kunststofffolie beispielsweise aus Polypropylen ([0025]) und für den

nach Patentanspruch 12 zwischen der Trägerschicht und der Adhäsionsfolie möglichen weichmacherhemmenden Kleber Polyurethan (Patentanspruch 13 und Absatz [0019]). Die als „weichmacherhemmend“ bezeichneten allgemeinen Stoffklassen Polyester, Polypropylen und Polyurethan sind in der Streitpatentschrift weder

näher spezifiziert, noch ist dargelegt, aufgrund welcher speziellen stofflichen Zusammensetzung oder welcher Arbeitsweisen es im Streitpatent gelingt, die auf

dem Fachgebiet üblichen Kunststoffe mit der Eigenschaft „weichmacherhemmend“

auszustatten. Für den Fachmann folgt daraus, dass ihnen diese Eigenschaft immanent sein muss.

b) Die Merkmale, dass die Abdeckschicht eine Kunststofffolie ist (M7), die auf der

einen Seite glänzend und auf der anderen Seite matt ist (M8), wobei die matte

Seite die Außenfläche ist (M9), werden in der Streitpatentschrift dahingehend erläutert, dass die Kunststofffolie mit ihrer glänzenden Außenfläche gut an der Adhäsionsfolie anhaftet und ihre freie matte Außenfläche insbesondere ein Verblocken von als Bogenware ausgebildetem Schichtwerkstoff bei dessen Weiterverarbeitung verhindert (Streitpatent Absatz [0025]). Das Problem des Verblockens ist

in der Streitpatentschrift in Verbindung mit der maschinellen Verarbeitung der

Schichtwerkstoffe angesprochen. Es wird dazu in Absatz [0024] ausgeführt, dass

es, um den Schichtwerkstoff preiswert herstellen zu können, von Bedeutung ist,

ihn auf Rolle zu fertigen und ihn dann anschließend bis zum fertigen Endprodukt

weiter zu verarbeiten. Bei insbesondere maschinellen Verarbeitungsschritten, wird

die Adhäsionsfolie als hinderlich beschrieben, weil das Material durch seine Haftwirkung in sich verblockt und sich z. B. beim Drucken oder Stanzen nicht einfach

von der Maschine greifen und nach dem Schneiden nicht exakt aufstapeln lässt.

Zur Vermeidung dieses Problems bezeichnet es die Streitpatentschrift als vorteilhaft, die Adhäsionsfolie mit einer adhäsiv haftenden abziehbarem auf ihrer freien

Seite nichthaftenden weichermacherhemmenden Abdeckschicht zu versehen, die

ein Verhärten der Adhäsionsfolie durch Weichmacheremigration verhindert. Als

Beispiel für die Abdeckschicht wird Papier, insbesondere polyethylenextrudiertes

oder gussgestrichenes Papier erwähnt, das auf der einen Seite glatt genug ist, um

auf der Adhäsionsfolie zu haften, und das auf der anderen Seite rau ist, um gleiten

zu können und ein Verblocken zu verhindern (vgl. Absatz [0024]).

Nicht anders versteht der Fachmann die gemäß dem geltenden Patentanspruch 1

beanspruchte Ausgestaltung der Abdeckschicht als weichmacherhemmende

Kunststofffolie mit einer glänzenden und einer matten Seite. Nach dem Gesamtinhalt der Streitpatentschrift, der für die Auslegung der in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe maßgebend ist (vgl. BGH GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher;

GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube), ist die der Adhäsionsfolie zugewandte

Seite der Abdeckschicht glänzend im Sinne von glatt (genug), um adhäsiv an der

Adhäsionsfolie haften zu können, und die Außenseite ist matt im Sinne von rau,

um gleiten zu können und beim Aufwickeln oder Stapeln des Schichtwerkstoffs ein

Verblocken durch Adhäsion zu verhindern. Die Begriffe „glänzend/glatt“ und

„matt/rau“ stellen sich für den Fachmann also als Synonyme dar. Wie die Mattigkeit bzw. Rauigkeit der Außenfläche der Abdeckschicht einerseits und die glänzend bzw. glatte Oberfläche der Kunststofffolie andererseits realisiert werden,

überlässt die Streitpatentschrift dem Können des nacharbeitenden Fachmanns.

4. Als Fachmann auf dem vorliegenden technischen Gebiet ist ein Diplom-Chemiker der Fachrichtung Kunststoffe oder ein Kunststoff-Ingenieur anzusehen, der

aufgrund seiner Ausbildung und mehrjährigen Berufserfahrung, etwa in der Entwicklungsabteilung eines einschlägigen Unternehmens, über fundierte Kenntnisse

sowohl von Kunststofffilmen und Kunststofffolien einschließlich Mehrschichtfolien,

als auch von typischerweise dafür einsetzbaren Materialien einschließlich Klebstoffe im Allgemeinen verfügt und zugleich mit den Problemen und Anforderungen

von Mehrschichtfolien mit Klebstoffschicht, wie Adhäsionsklebeschicht oder Haftklebeschicht, vertraut ist. Demzufolge besitzt der hier maßgebliche Fachmann

auch spezielle Kenntnisse über die Entwicklung, Herstellung und Anwendung von

selbsthaftenden Mehrschichtfolien.

II.

1. Der Gegenstand des im selbständigen Beschränkungsverfahren beschränkten

Patentanspruchs 1 beruht auf einer zulässigen Änderung des Streitpatents. Die

Einfügung der Merkmale M7 bis M9 in den beschränkten Patentanspruch 1, demzufolge die Abdeckschicht nun eine Kunststofffolie ist, die auf der einen Seite

glänzend und auf der anderen Seite matt ist, wobei die matte Seite die Außenfläche ist, hält sich eindeutig und unbestritten im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung und des erteilten Patents und geht damit weder über den Inhalt der Anmeldung i. S. v. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, § 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ noch

über den Schutzbereich des Streitpatents erteilter Fassung i. S. v. Art. II § 6 Abs. 1

Nr. 4 IntPatÜG, § 138 Abs. 1 Buchst. d EPÜ hinaus und führt auch nicht zu einer

anderen Lehre, einem „aliud“ (vgl. BGH GRUR 2005, 145 - Elektronisches Modul;

Keukenschrijver, GRUR 2001, 571, 573).

2. Der Patentgegenstand gemäß geltendem Patentanspruch 1 ist nach Ansicht

des Senats zwar neu. Er wird entgegen der Auffassung der Klägerin insbesondere

nicht durch die Druckschrift US 3 812 005 A (K3) vorweggenommen.

Die US 3 812 005 A (K3) beschreibt einen selbsthaftenden, folienartigen Schichtwerkstoff (Merkmal M1), der mehrere Schichten umfasst:

-

-

-

-

eine aus Kunststoff bestehende Trägerschicht („base sheet 5“), die flexibel

ist, wie sich aus der Krümmung der Schicht 5 in der Figur 1 erschließt

(Merkmal M2),

gegebenenfalls eine Kleberschicht („adhesive 10“),

eine Adhäsionsschicht aus Weichmacher enthaltendem Kunststoff („a film

of self-sticking composition 4“) (Merkmal M3),

eine Abdeckschicht („releasing paper 3“) (Merkmal M5)

(K3, Anspruch 1 i. V. m. Spalte 1, Zeilen 13 bis 16 sowie Figuren).

Was die Abdeckschicht gemäß der Merkmale M5 bis M9 des Patentanspruchs 1

des Streitpatents anbelangt, so ist anhand der Figur 1 in K3 gezeigt, dass auf der

äußeren Oberfläche der Adhäsionsfolie 4 („a film of self-sticking composition 4“)

eine Abdeckschicht 3 („releasing paper 3“) angeordnet ist (K3, Spalte 1, Zeilen 13

bis 16). Im Unterschied zum angegriffenen Streitgegenstand ist diese Abdeckschicht aber keine Kunststofffolie gemäß Merkmal M7, sondern ein Abdeckpapier 3, das eine Papierlage 1 mit einer glatten Oberfläche und eine Trennmittelschicht 2 („releasing agent“) umfasst. Ein solches Papier mit glatter Oberfläche

kann ein einseitig beschichtetes Papier sein. Auf dieser glatten Oberfläche wird

das Trennmittel aufgetragen: „The base paper for the releasing paper … onto

which surface the releasing agent is applied include, a smooth surfaced paper

such as a one-side clay coated paper …“ (K3, Spalte 3, Zeilen 72 bis 75), welches

seinerseits ein synthetisches Harz, wie Polyethylen, Polypropylen oder Polyester,

sein kann (K3, Spalte 4, Zeilen 1 bis 5 i. V. m. Ansprüchen 1, 4 und 10). Der Ansicht der Klägerin, die Trennmittelschicht aus synthetischen Harz sei eine abziehbare Abdeckschicht aus Kunststofffolie gemäß Merkmal M7 des Gegenstandes

des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, vermag der Senat aber nicht zu folgen,

denn das Trennmittel 2 bildet mit dem Papier 3 der K3 eine Einheit, die insgesamt

die abziehbare Abdeckschicht bildet.

Demzufolge kann die K3 die Neuheit des angegriffenen Gegenstandes nach Anspruch 1 jedenfalls wegen des Fehlens des Merkmals M7 nicht in Frage stellen.

Auch die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften nehmen den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht vorweg, wie auch die Klägerin nicht

in Zweifel zieht.

4. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn der Stand der Technik gemäß

GB 2 217 256 A (K4) und DE-OS 15 94 171 (K11a) hat dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt die Lösung des technischen Problems nahelegt.

a) Ausgangspunkt zur Lösung der Aufgabe, einen dauerhaft einsatzfähigen

Schichtwerkstoff bereit zu stellen, dessen Haftkräfte auch nach längerem Gebrauch nicht nachlassen und der sich ohne Gefahr des Verblockens weiterverarbeiten lässt, bildet für den Fachmann die Druckschrift GB 2 217 256 A (K4), die einen selbsthaftenden, folienartigen Schichtwerkstoff (Merkmal M1) betrifft, wie einleitend auf Seite 1, Zeilen 4 bis 7, angegeben ist: „The invention relates to

laminated sheet products having the ability to adhere, or cling, to various smooth

surfaces ... without extraneous adhesive, i. e. by virtue of the properties of the film

or laminate itself“. Dieser folienartige Schichtwerkstoff eignet sich für Werbe-, Moderations- und Präsentationszwecke (Merkmal M1a), wie weiter aus Seite 1, Zeilen 8 bis 17, hervorgeht: „So called „cling“ films and plastic sheets ... have revolutionised the packaging and display industries in recent years. Such films are extensively used, for example as window stickers and licence or tax disc holders in

motor vehicles, advertising stickers of all kinds, as write on / wipe off boards or

sheets capable of adhering to a variety of surfaces, as book and photograph album covers, as toys, childrens games, educational games and toys, wall charts

and simply as packing and display materials of all kinds“.

b) Wie anhand der Zeichnung in K4 dargestellt ist, umfasst der folienartige

Schichtwerkstoff drei Schichten, nämlich eine Trägerschicht 3 („dimensionally

stable film 3“), eine weiche - und somit Weichmacher enthaltende - PVC-Schicht 1

(„supple PVC film 1“) und eine Abdeckschicht 2 („peel-off sheet 2“).

Zu diesen Schichten führt die K4 aus, dass die Trägerschicht 3 aus einem formstabilen Material bestehen muss, das Papier oder eine Metallfolie sein kann. Vorzugsweise ist eine formstabile Kunststofffolie genannt (K4, S. 3 Z. 20), beispielsweise eine steife oder halbsteife PVC-Folie, d. h. aus PVC, das weniger als

35 Gewichts- % Weichmacher enthält. Es können aber auch andere formstabile

Kunststofffolien verwendet werden, wobei als Beispiele Polypropylen, Polyamid,

Polystyrol, Polycarbonat und Polyester usw. (Merkmal M4) angegeben sind (K4,

Anspruch 2 i. V. m. Seite 3, Zeilen 35 bis 37). Aus der K4 erhält der Fachmann

daher die Anregung, für die Trägerschicht einen formstabilen Kunststoff zu verwenden, wobei es in sein Belieben gestellt ist, welchen Kunststoff er aus der Liste

der genannten Stoffklassen auswählt, denn in der K4 sind neben der vorzugsweise angegebenen PVC-Folie die weiteren Stoffklassen als ebenso geeignet für den

angestrebten Zweck beschrieben. Die Wahl von Polyester aus einer Aufzählung

von Materialien, die losgelöst von einem bestimmten weiteren Zweck oder Ergebnis gleichwertig nebeneinander aufgeführt sind, kann nicht als auf erfinderischer

Tätigkeit beruhend angesehen werden (BGH GRUR 2004, 47 - blasenfreie Gummibahn I; GRUR 2008, 56 – injizierbarer Mikroschaum).

Zwar ist in der K4 die weichmacherhemmende Ausbildung der Kunststoffträgerfolie 3 und der Abdeckschicht 2 nicht ausdrücklich angesprochen. Für den Fachmann ergibt sich aus der K4 aber zwangsläufig, dass eine Trägerfolie aus einem

der genannten Kunststoffe die Migration des Weichmachers verhindert und damit

die adhäsiven Eigenschaften der PVC-Folie 1 gewährleistet. Auch das Streitpatent

lehrt ja lediglich die Verwendung von Sperrschichten aus einem harten Werkstoff

mit hoher Dichte, vorzugsweise Polyesterfolien, und macht selbst keine konkreten

Angaben zur Ausrüstung dieser Folien als weichmacherhemmend, so dass für den

Fachmann ohne Weiteres davon auszugehen ist, dass die Eigenschaft der Weichmacherhemmung jeder auf diesem Fachgebiet gebräuchlichen Kunststofffolien immanent ist, wie vorstehend unter Ziffer II.2.a) bereits dargelegt wurde.

c) Die adhäsive, Weichmacher enthaltende PVC-Folie (Merkmal M3) ist in der K4

adhäsionsseitig mit einer abziehbaren Abdeckschicht (Merkmal M5) versehen, wobei es sich hierbei um Papier, Gewebe oder Plastikfolien (Merkmal M7) handeln

kann (K4, Ansprüche 1 und 8 i. V. m. Seite 1, Zeilen 25 bis 28 und Seite 2, Zeilen 32 bis 34). Auch diese drei Materialien sind gleichwertig nebeneinander aufgeführt, müssen also adhäsionsseitig so ausgebildet sein, dass sie von der Adhäsionsfolie abgelöst werden können, ohne deren Oberfläche zu beschädigen und

damit ihre Haftkraft zu beeinträchtigen. Eine derart ausgebildete Abdeckschicht erfüllt aber zugleich auch die Funktion einer Sperrschicht, welche die Adhäsionsfolie

vor dem durch die Migration des Weichmachers bedingten Hartwerden schützt.

Welches Material der Fachmann für die Abdeckschicht wählt, steht in seinem Belieben und hängt im Wesentlichen davon ab, wie er den Schichtwerkstoff verwenden und weiter verarbeiten will.

d) Somit unterscheidet sich der Gegenstand gemäß Streitpatent von dem Laminat der K4 durch die Merkmale M6, M8 und M9 sowie durch das fakultative Merkmal M7a.

Die Merkmale M6, M8 und M9 sind - wie im Streitpatent ausgeführt - vor allem mit

der Problemstellung des Schlupfverhaltens des folienartigen Schichtwerkstoffs

beim Aufwickeln für eine maschinelle Verarbeitung verknüpft, wobei der Ausgangspunkt dabei das sog. Verblocken von glatten Folien darstellt (vgl. oben unter

Ziffer II.2.b).

Wie der Fachmann weiß, neigen Folienbahnen mit glatten Oberflächen infolge ihrer sehr geringen Schlupfneigung zum Verblocken, d. h. dem Haften der einzelnen

Folienlagen aneinander. Er weiß auch, dass diese geringe Schlupfneigung vermindert werden kann, wenn die Folienbahn eine bestimmte Oberflächenrauigkeit

bzw im Sprachgebrauch des Streitpatents eine bestimmte Oberflächenmattigkeit

besitzt (vgl. gutachtlich die Ausführungen im einleitenden Beschreibungsteil der

K6, dort zum Stand der Technik, vor allem auf S. 2, Absatz 2, Zeilen 1 bis 8, Seite 4, Absatz 2, Zeilen 1 bis 3 und Seite 7, Absatz 2, Zeilen 1 bis 4). Für ihn liegt es

daher schon allein aufgrund seines Fachwissens nahe, die der Adhäsionsfolie zugewandte innere Seite der Abdeckschicht aus Kunststoff glatt bzw. glänzend und

die äußere Seite rau bzw matt auszubilden.

Unabhängig davon erhält er die Anregung hierzu auch aus der DE-OS 15 94 171

(K11a). Diese Druckschrift befasst sich mit einer trocken abziehbaren Abdeckfolie,

die zum zeitweiligen Abdecken eines druckempfindlichen Klebstoffüberzugs, der

sich auf einem Klebeband oder einer Klebefolie befindet, geeignet ist (K11a, Seite 1, Absatz 1). Da das Problem des Verblockens von Kunststofffolien unabhängig

von der Art der „klebenden“ Oberfläche“ auftritt, also bei einer Adhäsionsklebeschicht ebenso wie bei einer druckempfindlichen Haftklebeschicht, denn die Klebeschicht als solche wird von einer Abdeckfolie bedeckt, lässt der Fachmann die

Druckschrift K11a nicht von vorneherein wegen unterschiedlicher Problemstellung

außer Betracht, wie die Beklagte meint. Bei der in der K11a offenbarten Abdeckfolie handelt es sich um einen glatten, biegsamen, in der Ebene steifen Polyolefinfilm (K11a, Seite 1, Zeilen 1 und 2 des Absatzes 2), also eine Kunststofffolie

(Merkmal M7), wobei eine solche aus Polypropylen (Merkmal M7a) bevorzugt ist

(K11a, Seite 2, Absatz 1, Zeile 4). Weiter wird dem Fachmann in dieser Druckschrift vorzugsweise eine Abdeckfolie empfohlen, die auf einer Seite glänzend und

glatt und auf der anderen Seite stumpf und matt ist (Merkmal M8), um eine unterschiedliche Adhäsion an beiden Seiten zu erhalten (Merkmal M6) (K11a, Seite 5,

vorletzte Zeile bis Seite 6, Zeile 2). Dabei hat die Innenfläche in der aufgewickelten Rolle die matte Oberflächenbeschaffenheit (K11a, Seite 6, Zeilen 2 bis 4). Die

glatte Filmoberfläche der Abdeckfolie gestattet eine zusammenhängende, innige

Berührung mit Klebstoffüberzügen mit glatter Oberfläche und hinterlässt beim Abziehen eine glatte Klebstoffoberfläche (K11a, Seite 4, Absatz 2, Zeilen 1 bis 4).

Dies bedeutet für den Fachmann aber nichts anderes, als dass die glänzende,

glatte Seite der Abdeckfolie nach innen zur Haftklebstoffoberfläche angeordnet ist

und die freie Außenfläche der Abdeckfolie die matte Seite ist (Merkmal M9).

Betreffend das Verblocken wird in der K11a, Seite 6, Zeilen 4 bis 6, beschrieben,

dass die Klebefolie mit der sie bedeckenden Ablöse-Abdeckfolie, also der folienartige Schichtwerkstoff, sich leicht von der Rolle abwickeln lässt, so dass diese Textstelle dem Fachmann die Lehre vermittelt, dass mit einer matten Ausgestaltung

der freien Seite der Abdeckfolie ein sog. „Verblocken“ des Schichtwerkstoffs im

aufgerollten Zustand unterbunden wird. Der Schichtwerkstoff kann deshalb zu jeder gewünschten Größe geschnitten und sodann mit jeder beliebigen Oberfläche

verbunden werden, die beklebt werden soll. Die Abdeckfolie verbleibt als Überzug

und kann in jedem gewünschten Zeitpunkt abgezogen werden, um den Klebstoffüberzug freizulegen, wenn mit einem weiteren Gegenstand verklebt werden soll

(K11a, Seite 6, Zeilen 4 bis 12).

Als weitere Vorteile der Kunststoffabdeckfolie sind ferner angegeben, dass eine

lange Berührung zwischen Abdeckfolie und Klebstoffoberfläche keinen nachteiligen Einfluss auf den Klebstoff hat und zu keiner wesentlichen Verringerung des

Ablöseadhäsionswertes führt. Der dichte Film spaltet oder reißt während des Abziehens nicht. Der Film ist angemessen biegsam, um zu Rollen aufgewickelt und

von den Klebstoffoberflächen abgezogen werden zu können. Er ist abmessungsbeständig und in der Ebene steif, so dass ein Verwerfen des mit dem Klebstoff

überzogenen Erzeugnisses während des Abziehens ausgeschlossen wird, und

kann gegebenenfalls an seine vorherige Stelle zurückgebracht und erneut verwendet werden. Der Film als Ganzes ist feuchtigkeitsunempfindlich und bleibt auch bei

Einwirkung stark wechselnder Luftfeuchtigkeitsbedingungen oder bei Befeuchtung

beständig (K11a, Seite 3, Absatz 2, Zeile 7 bis Seite 4, Absatz 1, Zeile 7). Die

Klebstoffoberfläche ist von der Atmosphäre abgeschlossen und auf diese Weise

vor einer möglichen Verschlechterung geschützt, die während einer längeren Lagerung eintreten könnte (K11a, Seite 4, Absatz 2, Zeilen 6 bis 9). Die Abdeckfolien

sind von besonderem Wert, wenn es sich bei dem mit dem druckempfindlichen

Klebstoff überzogenen Erzeugnis um eine breite Folie handelt, so dass die Abdeckfolie über eine Breite von 20 bis 90 cm trocken abgezogen werden muss

(K11a, Seite 4, letzte Zeile bis Seite 5, Zeile 5).

In der K11a wird zwar auf einer Seite der Polypropylenfolie eine äußerst dünne

Polydimethylsiloxanschicht gebildet, um so eine Oberfläche geringer Adhäsion zu

erzielen, jedoch wird mit dieser Oberflächenbehandlung der Polypropylenfolie nur

der Ablöseadhäsionswert der Abdeckfolie an den druckempfindlichen Klebstoff angepasst, um so das trockene Abziehen der Abdeckfolie zu ermöglichen, die dabei

eine glatte Klebstoffoberfläche hinterlässt (K11a, Seite 2, Absatz 2 bis Seite 3,

Absatz 1). Auch brauchen die Abdeckfolien die Polysiloxanablöseoberfläche nur

auf einer Seite zu haben, wenn nur diese eine Seite mit dem druckempfindlichen

Klebstoff in Berührung kommt und von ihm trocken abziehbar sein soll (K11a,

Seite 8, Zeilen 1 bis 5). Als Beispiel einer solchen Anwendung ist die Haftklebstoffoberfläche auf plastifizierten Polyvinylchloridfolien genannt, also auf Weichmacher

enthaltenden PVC-Folien, wobei solche Produkte gewöhnlich in Form von Rollen

vorliegen und der klebrige, druckempfindliche Klebstoffüberzug von einer trocken

abziehbaren Abdeckfolie bedeckt ist, die den Klebstoff schützt und ein leichtes Abwickeln von der Rolle gestattet (K11a, Seite 8, Zeilen 5 bis 25).

Im Übrigen ist aufgrund des gewählten Wortlauts des verteidigten Patentanspruchs 1 nicht ausgeschlossen, dass die glänzende Seite der Abdeckfolie ebenfalls durch eine Oberflächenbehandlung erzielt wird, denn Merkmal M8 offenbart

nur die Lehre, dass die Kunststofffolie auf der einen Seite glänzend und auf der

anderen Seite matt ist, ohne jedoch weitere Oberflächenbehandlungen der Kunststofffolie zur Erzielung der glänzenden und matten Seite auszuschließen.

Damit verdeutlicht die Druckschrift K11a, dass es sich bei Abdeckfolien mit den

Merkmalen M5 bis M9 für selbstklebende Werkstoffe um übliche Ausgestaltungen

einer Abdeckfolie handelt, die der Fachmann dann, wenn er mit der Entwicklung

folienartiger Schichtwerkstoffe gemäß K4 befasst ist, bei dem Hinweis auf Kunststofffolien als Abdeckschicht selbstverständlich als parates Mittel in Erwägung

zieht, um ein Verblocken des folienartigen Schichtwerkstoffs zu minimieren.

Insofern vermittelt die Zusammenschau der Dokumente K4 und K11a dem Fachmann in naheliegender Weise die Merkmale M1 bis M9 des angegriffenen Patentanspruchs 1 und somit insgesamt die Lehre, dass ein derart ausgestalteter folienartiger Schichtwerkstoff dauerhaft einsatzfähig bleibt, aufgrund der speziell ausgebildeten Kunststoff-Abdeckfolie nicht zum Verblocken neigt, die dimensionsstabil

ist und bei Feuchtigkeitsänderungen nicht anders reagiert, als die aus Kunststoff

bestehenden anderen Schichten. Da die weichmacherhemmende Wirkung von

Trägerfolie und Abdeckfolie eine Grundvoraussetzung für die Langlebigkeit von

selbstklebenden Adhäsivklebefolien auf Basis von Weichmacher enthaltenden Polyvinylchloridfolien ist (vgl. gutachtlich K8 oder K9), kommen auch im Stand der

Technik gemäß K4 und K11a mit Polyester-Trägerfolie und Polypropylen-Abdeckfolie nur Stoffe zum Einsatz, denen die weichmacherhemmende Wirkung immanent ist, weshalb die Eigenschaft „weichmacherhemmend“ als Unterscheidungsmerkmal zum Stand der Technik nicht dienen kann.

Nachdem also die Verwendung einer Kunststofffolie als Abdeckschicht mit den

Merkmalen M7 bis M9 für einen Fachmann, wenn nicht schon aufgrund seines

Fachwissens, so doch jedenfalls bei Kenntnis der K11a auf der Hand lag, hat der

Gegenstand der Patentanspruchs 1 gegenüber einer Kombination der K4 mit

K11a mangels erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand.

5. Nicht bestandsfähig sind auch die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 17, denn sie lassen einen eigenständigen erfinderischen Gehalt nicht erkennen.

Soweit das Streitpatent nach Patentanspruch 2 vorschlägt, die als Polyesterfolie

ausgebildete Trägerschicht außenseitig bezüglich ihrer Abwischbarkeit oder Bedruckbarkeit zu optimieren, ist dem Fachmann eine solche Maßnahme geläufig,

wie beispielsweise die K3 belegt. Denn auch in der K3 kann die Trägerschicht

(„base sheet“) bedruckt oder geprägt werden (K3, Spalte 5, Zeilen 3 bis 5;

Spalte 4, Zeilen 56 bis 60). Übliche Methoden zur Oberflächenoptimierung von

Kunststofffolien sind im Übrigen auch in der K11 angesprochen (K11, Spalte 2,

Zeilen 31 bis 48; Spalte 4, Zeilen 37 bis 57; Spalte 5, Zeilen 42 bis 46; Spalte 6,

Zeilen 16 bis 20 und 25 bis 40).

Die als selbstrückstellend ausgebildete Trägerschicht und/oder die Deckschicht

gemäß Patentanspruch 7 des Streitpatents ist eine Kunststofffolien, insbesondere

Polyesterfolien, inhärente Eigenschaft, wie im Übrigen in der Streitpatentschrift in

Spalte 3, Zeilen 7 bis 9 und Spalte 4, Zeilen 14 bis 18, für Polyesterfolien bestätigt

wird. Da gemäß Spalte 3, Zeilen 12 bis 14, die Selbstrückstellung durch die Dicke

des Schichtwerkstoffs mitbestimmt wird, stellt dieses funktionelle Merkmal nur eine

Verallgemeinerung der Bemessung der fachüblichen Schichtdicke des folienartigen Schichtwerkstoffs dar.

Auch die übrigen auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen

Patentansprüche betreffen Ausführungsformen, die dem Fachmann durch die Entgegenhaltungen nahegelegt werden oder seinem handwerklichen Können zuzurechnen sind. Da die Beklagte den diesbezüglichen Ausführungen der Klägerin

nicht entgegengetreten ist, erübrigt sich ein detailliertes Eingehen auf diese Ansprüche.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709

Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Dr. Schermer

Engels

Dr. Maksymiw

Zettler

Dr. Lange

Be