BPatG Urteil vom 06.10.2009 – 3 Ni 51/07 (EU)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 6. Oktober 2009 …

In der Patentnichtigkeitssache

3 Ni 51/07 (EU)

(Aktenzeichen)

… 08.05

…

betreffend das europäische Patent 0 566 709

(DE 692 26 624)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 6. Oktober 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Dr. Schermer, des Richters Engels, der Richterin

Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Gerster und der

Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 566 709 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig

erklärt.

2. Die Beklagte und die Nebenintervenientin tragen die Kosten

des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten in Höhe von 120 % des

zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 3. September 1992 als internationale PCT-Anmeldung mit der Veröffentlichungsnummer WO 93/04675 angemeldeten, die Priorität der US-amerikanischen Patentanmeldung US 755924 vom

6. September 1991 in Anspruch nehmenden, u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 566 709 B1, das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 692 26 624 geführt wird. Das

Patent, das im Laufe des Nichtigkeitsverfahrens im europäischen Beschränkungsverfahren beschränkt worden ist, betrifft in der danach maßgeblichen Fassung

EP 0 566 709 B3 (Streitpatent) betrifft eine „Zusammensetzung, die eine Tramadol-Verbindung und Acetaminophen enthält, und ihre Verwendung“. Es umfasst

12 Patentansprüche, die folgendermaßen lauten:

„1. A pharmaceutical composition comprising a tramadol compound and acetaminophen as its sole active ingredients,

wherein the ratio of the tramadol compound to acetaminophen is a weight ratio from about 1:1 to about 1:1600.

2.

The pharmaceutical composition of claim 1 wherein the

tramadol compound is tramadol hydrochloride.

3.

The pharmaceutical composition of claim 2 wherein the

tramadol hydrochloride is racemic.

4.

The pharmaceutical composition of claim 1 wherein the

weight ratio is about 1:1.

5.

The pharmaceutical composition of claim 1 wherein the

weight ratio is from about 1:5 to about 1:1600.

6.

The pharmaceutical composition of claim 1 wherein the

weight ratio is about 1:5.

7.

The pharmaceutical composition of claim 1 wherein the

weight ratio is from about 1:5 to about 1: 50.

8.

The pharmaceutical composition of claim 1 wherein the

weight ratio is from about 1:5 to about 1:19.

9.

The pharmaceutical composition of claim 1 wherein the

weight ratio is from about 1:19 to about 1:50.

10. The pharmaceutical composition of any preceding claim further comprising a pharmaceutically acceptable carrier.

11. The pharmaceutical composition of any preceding claim for

use in therapy of mammals.

12. The use of a pharmaceutical composition of any preceding

claim for the manufacture of a medicament for the treatment

of pain in mammals.”

Die Klägerin begründet ihre Klage damit, der Gegenstand des Streitpatentes sei

gemäß Artikel Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 a), Art. 54 und Art. 56

EPÜ nicht neu und seine Bereitstellung beruhe auch nicht auf einer erfinderischen

Tätigkeit. In diesem Zusammenhang verweist sie auf die Druckschriften:

HE-2 Ganzer, U. et al., Laryng. Rhinol. Otol. 1988, 67, S. 90 bis 93

HE-3 US 3 652 589

HE-4 Rote Liste 1990, „22. Kombinationen“ - 05 019 bis 05 023 und

05 314 bis 05322

HE-5 Vogel, W. et al., Arzneim.-Forsch./Drug Res. 1978, 28(I), S. 183

bis 186

HE-6 Arend, I. et al., Arzneim.-Forsch./Drug Res. 1978, 28 (I), S. 199

bis 208

HE-7 Yanagita, T., Arzneim.-Forsch./Drug Res. 1978, 28 (I), S. 158 bis

HE-8

Flohé, L. et al., Arzneim.-Forsch./Drug Res. 1978, 28 (I), S. 213

bis 217

HE-9 Pircio, A. W. et al., Arch int. Pharmacodyn. 1978, 235, S. 116

bis 123

HE-10 Brinkmann, J., Allg. Med. 1989, 65, S. 166 bis 168

HE-11 Rote Liste 1990, Eintrag 05 018 zu Tramal®

HE-12 Beaver, W. T., The American Journal of Medicine, 1984, 77

(Supp. 3A), S. 38 bis 53

HE-13 Auswertung der Daten der Figuren 4 und 9 der HE-10

HE-14 „New Oral Analgesic, Tramadol, Gains Marketing Approval“ in:

American Journal of Health-System Pharmacy, 1995, 52(11),

S. 1153 bis 1154

HE-15 Auszug aus dem Orange Book der FDA zum Eintrag „Ultram®“

HE-16 Ausdruck einer Mitteilung von der Internetseite der Patentinhaberin zu „Ultram® ER“

HE-17 RÖMPP CHEMIE LEXIKON, 9. Aufl. 1991, Georg Thieme Verlag

Stuttgart, S. 3215 „Paracetamol“, S. 3344 und 3345 „Phenacetin“

HE-18 Internetausdruck vom 5. Oktober 2009: WINAPO® Lauer-Taxe -

Wirkstoffdosier zu „Ethenzamid“

HE-19 Nalto, M. et al., JNCI, 1986, 76, S. 115 bis 118

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 566 709 in der Fassung, die es durch

Beschluss des Europäischen Patentamts vom 31. Oktober 2008

erhalten hat, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Im Übrigen erklärt sie den Rechtsstreit für erledigt.

Die Beklagte schließt sich der Erledigungserklärung an und beantragt im Übrigen,

die Klage abzuweisen.

Die Nebenintervenientin schließt sich diesem Antrag der Beklagten an.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und verweist zur Stütze ihres Vorbringens auf folgende Dokumente:

CR-1 Keinänen, S. et al., Europ. J. clin. Pharmacol., 1977, 12, S. 77

bis 80

CR-2 Eandi, M. et al., Arzneim.-Forsch./Drug Res. 1984, 34(II), S. 903

bis 907.

CR-3a EP 0 566 709 B3 (Streitpatent)

CR-3b Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte deutsche

Übersetzung des Streitpatentes CR-3a

Die Nebenintervenientin verweist im Zusammenhang mit ihrem Vortrag darüber

hinaus auf das Dokument:

K & W 8

Raffa, R. B. et al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 1992, 260 (1),

S. 275 bis 28%:

Im Zusammenhang mit der Übernahme des Rechtsstreites durch die O…

als Rechtsnachfolgerin der bisherigen Beklagten erklärt die Klägerin ihr Einverständnis.

Der Beklagtenvertreter erklärt, dass auch die bisherige Beklagte mit der Übernahme einverstanden ist, und dass er die Rechtsnachfolgerin vertritt.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien sowie hinsichtlich der eingereichten Unterlagen wird auf den Akteninhalt verwiesen:

Die gegen den deutschen Teil des Streitpatents gerichtete und auf den Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138

Abs. 1 Buchst. a) EPÜ) gestützte Klage ist zulässig. Insbesondere ist die jetzige

Beklagte infolge der während des Verfahrens erfolgten Umschreibung des Patentregisters als Rechtsnachfolgerin der bisherigen Beklagten M… und infolge der in der mündlichen Verhandlung von den Prozessvertretern für die Klägerin und die bisherige Beklagte erklärten Zustimmung wirksam in das Verfahren als

Rechtsnachfolgerin eingetreten (§§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 265 Abs. 2 ZPO).

Die Klage ist auch begründet, da sich die im Streitpatent beanspruchte Lehre der

Patentansprüche 1 bis 12 für den Fachmann nahegelegt war und sich daher nicht

als erfinderisch erweist. Das Streitpatent war deshalb mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

I.

1. Das Streitpatent betrifft pharmazeutische Zusammensetzungen, die eine

Tramadol-Verbindung und Acetaminophen enthalten sowie die Verwendung dieser

Zusammensetzungen zur Schmerzbehandlung bei Säugern.

Im einleitenden Teil des Streitpatentes wird ausgeführt, dass es sich bei dem

Wirkstoff Tramadol

(= 1RS, 2RS)-[(Dimethylamino)-methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol) weder um ein vollständig opioidähnlich noch um ein nicht opioidähnlich wirkendes, oral aktives reines Agonisten-Opioid-Analgetikum handele,

das viele für Opioidtagonisten typische Nebenwirkungen nicht aufweise. Wie dort

weiter dargelegt wird, würden alternativ zu Opioiden in der Schmerzbehandlung

andererseits auch Nicht-Opioide, wie Acetaminophen (= APAP bzw. Paracetamol)

und Aspirin, verwendet. Diese seien jedoch nur bei Schmerzen mittlerer Intensität

hilfreich, wohingegen zur Behandlung von stärkeren Schmerzen weiterhin der Einsatz von Opioiden erforderlich sei. Um aber die mit deren Verabreichung verbundenen unerwünschten Nebenwirkungen, wie respiratorische Depression, Obstipation, Toleranz und Neigung zum Missbrauch, zu verringern, würden Opioide mit

anderen Wirkstoffen, einschließlich nicht-opioider analgetischer Mittel, kombiniert.

Im Zusammenhang damit werde im Stand der Technik auch beschrieben, dass

synergistische analgetische bzw. superadditive Wirkungen zu beobachten seien,

wenn die Komponenten innerhalb bestimmter Verhältnisse vorlägen. Nichtsdestotrotz gebe es aber Warnungen vor dem täglichen Gebrauch von Nicht-Opioid-

Analgetika-Mischungen und der Einnahme eines einzelnen Nicht-Opioid-Analgetikums in großen Mengen oder über einen langen Zeitraum hinweg. Diesen Angaben weiter folgend, offenbare der Stand der Technik jedoch nicht, dass auch Tramadol mit einem weiteren Analgetikum kombiniert werden könne oder solle, um

die Nebenwirkungen eines jeden einzelnen zu verringern oder eine Zusammensetzung zu ergeben, die superadditive Analgesie aufweise (vgl. EP 0 566 709 B3

S. 2 Abs. [0002] bis [0007]).

2. Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe ist gemäß den Ausführungen

der Beklagten in der mündlichen Verhandlung - denen sich der Senat anschließt -

darin zu sehen, ein Kombinationspräparat auf der Basis von Tramadol zur Behandlung von Schmerzen mit verbesserter Wirkung bereitzustellen.

3. Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatentes durch

die Bereitstellung einer

1)

2)

pharmazeutischen Zusammensetzung, die

als einzige aktive Bestandteile

a) eine Tramadol-Verbindung und

b) Acetaminophen

3)

in einem Gewichts-Verhältnis von etwa 1:1 bis etwa 1:1600

umfasst.

Die Aufgabe wird gemäß Patentanspruch 12 ferner gelöst durch die Verwendung

dieser Zusammensetzung zur Schmerzbehandlung bei Säugern.

4. Der zuständige Fachmann ist ein Pharmazeut oder pharmazeutischer Chemiker, jeweils mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von

Schmerzmitteln, der mit einem Mediziner, spezialisiert auf dem Fachgebiet der

Schmerztherapie, zusammenarbeitet.

II.

1. Es bestehen zwar erhebliche Zweifel, ob dem Gegenstand der Patentansprüche 1 und 12 entgegen der Auffassung der Klägerin die Neuheit fehlt. Dies kann

aber dahingestellt bleiben, denn der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 12

beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, auch wenn für den

Fachmann mit der beanspruchten pharmazeutischen Zusammensetzung umfassend als einzige Wirkstoffe eine Tramadol-Verbindung und Acetaminophen ein

synergistischer Effekt sowie eine Verringerung der Nebenwirkungen verbunden

sein mag.

2. Die im einleitenden Teil des Streitpatentes als Stand der Technik zitierte und

im vorliegenden Verfahren als Dokument HE-3 vorgelegte US-Patentschrift

3 652 589 betrifft die Bereitstellung von 1-m-substituierten Phenyl-2-aminomethylcyclohexanolen der dort angegebenen allgemeinen Formel. Im Rahmen dessen

werden auch die mit diesen Wirkstoffen verbundenen Vorteile beschrieben. Dies

erfolgt primär am Beispiel der Verbindung 1-(m-Methoxyphenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol-(1), d. h. anhand von Tramadol, einer Substanz, die sowohl

als Razemat als auch in Form seiner Isomeren vorliegen kann. Den Angaben in

diesem Dokument folgend handelt es sich bei Tramadol um ein stark wirksames

Analgetikum, das im Vergleich zu anderen bekannten Schmerzmitteln jedoch weniger toxisch ist und bei diesen zu beobachtende Nebenwirkungen, wie z. B. eine

atemdepressive Wirkung oder die Entwicklung von Abhängigkeiten, nicht bzw. nur

in geringem Maße aufweist (vgl. HE-3 Patentansprüche 1, 6, 7, 14 bis 19 sowie

Sp. 1 Z. 26 bis 32, Sp. 2 Z. 52 bis 59, Sp. 3 bis 5, Beispiele 1 bis 4 i. V. m. Sp. 7/8

bis 9/10 Tabelle I Verbindungen 6 bis 10, Sp. 9 Z. 37 bis 70 und Sp. 10 Z. 62 (Beispiel 17) bis Sp. 12 Z. 44). Der amerikanischen Patentschrift HE-3 ist darüber hinaus zu entnehmen, dass sich die dort beschriebenen Verbindungen auch in Kombination mit anderen Wirkstoffen als therapeutisch wertvoll erwiesen hätten, wobei

oft ein synergistischer Effekt beobachtet worden sei. Als besonders nützliche

Kombinationen werden in diesem Zusammenhang u. a. solche mit nicht-steroiden

Analgetika, wie Acetylsalicylsäure, Phenacetin oder dergleichen, angegeben (vgl.

HE-3 Sp. 12 Z. 45 bis 51). Bei Phenacetin handelt es sich im Übrigen um einen

Wirkstoff, der aus Toxizitätsgründen zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht mehr im

Interesse der Fachwelt stand, war er doch z. B. in der Bundesrepublik Deutschland bereits seit dem Jahr 1986 nicht mehr zugelassen (vgl. HE-17 S. 3344/3345

„Phenacetin“). Ersetzt worden ist dieser Arzneistoff in der Folge durch Paracetamol, dem Hauptmetaboliten von Phenacetin. Auf eine Kombination dieses nichtsteroiden Analgetikums mit Tramadol ist sodann auch das einzige solche Kombinationen betreffende Beispiel 23 gerichtet. Als Wirkstoffkomponenten in einer

Formulierung als Tablette nennt dieses Tramadol und p-Acetaminophenol, d. h.

Paracetamol (vgl. dazu auch HE-17 S. 3215 „Paracetamol), neben zwei weiteren

Arzneistoffen, dem Natriumsalz des Schlaf- und Beruhigungsmittels Pentobarbital

und dem Salicylat Ethoxybenzamid (= Ethenzamid) ebenfalls ein Analgetikum (vgl. z. B. The Merck Index. 9th Ed., 1976, Merck & Co., Inc., Rathway, N. J., U. S. A.,

„3658. Ethenzamide“).

3. Von diesem Stand der Technik ausgehend bedurfte es keines erfinderischen

Zutuns, zur Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe, die im Patentanspruch 1 angegebene Zusammensetzung vorzuschlagen, die sich von der in

der US-Patentschrift HE-3 beschriebenen lediglich darin unterscheidet, dass sie

ausschließlich die beiden Wirkstoffe Tramadol und Paracetamol enthält.

a) Dem Fachmann war zum Prioritätszeitpunkt nämlich auch die gleichzeitige

Verabreichung dieser beiden in Rede stehenden Analgetika in getrennten Formulierungen ohne die zusätzliche Gabe weiterer gleichwirkender Arzneistoffe bekannt. Beschrieben wird diese Kombination als ein in Betracht zu ziehender Weg

bei der Behandlung starker Schmerzen in der wissenschaftlichen Veröffentlichung

von J. Brinkmann in „Allgemeine Medizin“ aus dem Jahr 1989 (= HE-10) (vgl.

S. 166 re. Sp. Abs. 4, S. 167 li. Sp. Abs. 1 und 3). In diesem Artikel wird die Kombination von peripher wirksamen Substanzen, wie Acetylsalicylsäure, Paracetamol, Metamizol oder Diclofenac, mit zentral wirksamen Analgetika als in Erwägung

zu ziehende Medikation genannt, für den Fall die peripher wirksamen Substanzen

alleine seien nicht mehr ausreichend zur Schmerzbehandlung in der chronischen

Phase. Übereinstimmend mit dem Hinweis, der Arzt solle sich dabei auf jene

Wirkstoffe beschränken, mit denen er regelmäßig arbeite, werden im Dokument

HE-10 in der Folge sodann vier zentral wirkende Arzneistoffe als hervorragend

kombinierbar mit den peripheren Analgetika angegeben. Dabei handelt es sich

neben Codeinphosphat, Dextropropoxyphen und Tilidin auch um Tramadol (vgl.

S. 166 re. Sp. Abs. 1, 3 und 4 sowie S. 167 li. Sp. Abs. 1). Als therapeutisch sinnvolle Vorgehensweise erachtet der Autor dieser Publikation die Kombination von

Schmerzmitteln - hier in der Onkologie - deshalb, weil dabei die Möglichkeit bestehe, die Einzeldosen der Wirkstoffe zu reduzieren und die mit den Einzelkomponenten verbundenen Nebenwirkungen deutlich zu verringern. Im Zusammenhang

mit dem Vorschlag zur Reduktion der mit der Gabe dieser Wirkstoffe weiterhin

verbundenen Nebenwirkungen ein Neuroleptikum begleitend zu verabreichen,

werden diese zunächst in allgemeinem Kontext vorgeschlagenen Kombinationen

sodann auch anhand zweier Beispiele konkret beschrieben. Dabei wird in dem

den Wirkstoff Tramadol betreffenden Beispiel wiederum Paracetamol als einziges

weiteres Schmerzmittel genannt, wobei diese beiden Wirkstoffe zusammen mit einem Neuroleptikum in einem Zeitabstand von 4 Stunden gegeben werden sollen

(vgl. S. 166 re. Sp. Abs. 2 und S. 167 li. Sp. Abs. 2 und 3). Dass diese Wirkstoff-

Kombination zum maßgeblichen Zeitpunkt bereits erfolgreich Eingang in der Praxis gefunden hat, belegt auch die Veröffentlichung von U. Ganzer und H. Bier in

Laryng. Rhinol. Otol. aus dem Jahr 1988 (= HE-2). Dort wird die Kombination von

peripher wirksamen Schmerzmitteln und zentral wirksamen Schmerzmitteln nicht

nur ebenfalls empfohlen, es wird darüber hinaus auch beschrieben, dass für den

Fall mit Tramadol (= Tramal®) alleine werde keine ausreichende Schmerzfreiheit

erzielt, dieses zusammen mit Paracetamol (= ben-u-ron®) gegeben werde (vgl.

S. 91 re. Sp. Gesichtspunkt 4. und S. 92/93 übergreifender Absatz i. V. m. S. 93

Tabelle 6). Somit vermitteln diese Dokumente dem Fachmann nicht nur die Lehre,

dass die Autoren die dort jeweils konkret benannte Kombination der zwei Analgetika Tramadol und Paracetamol als sinnvoll zur Behandlung von Schmerzen erachten, weil ihnen auf diese Weise der Weg eröffnet wird, die Einzeldosen der jeweiligen Analgetika sowie gleichzeitig die mit deren Gabe jeweils zu beobachtenden Nebenwirkungen zu reduzieren, sondern auch, dass mit einer derartigen

Wirkstoff-Kombination bei der Behandlung stärkerer Schmerzen eine bessere Wirkung erzielt wird als mit Tramadol alleine. Angesichts dieses Sachstandes ist es

daher als nahe liegend anzusehen, den in den Dokumenten HE-10 bzw. HE-2 beschriebenen Vorgehensweisen zu folgen und die dort genannte Kombination von

Tramadol mit Paracetamol als geeignete Wirkstoff-Zusammensetzung dann in

Betracht zu ziehen, wenn der Fachmann mit der Auffindung eines Kombinationspräparates auf der Basis von Tramadol zur Behandlung von Schmerzen mit verbesserter Wirkung betraut ist.

b) Wollte der Fachmann sodann diese beiden Wirkstoffe in einer fixen Formulierung als weitere Alternative zu der aus dem Stand der Technik bekannten flexiblen

Darreichung der beiden Wirkstoffe in jeweils eigener Formulierung bereitstellen, so

vermittelte ihm dazu die US-Patentschrift HE-3 die erforderliche Anregung. Dort

werden feste Formulierungen als geeignete Darreichungsformen für die in dieser

Druckschrift beschriebenen Wirkstoffe nämlich nicht nur in allgemeinem Kontext

beschrieben (vgl. Sp. 9 Z. 71 bis Sp. 10 Z. 56), sondern es wird mit dem Beispiel 23 auch konkret die Bereitstellung von festen Formulierungen in Form von

Tabletten angegeben, die auch diese beiden Wirkstoffe enthalten. Dem von der

Beklagten - auch unter Hinweis auf das Dokument HE-12 S. 38. Abs. 3 und 4 - in

diesem Zusammenhang vorgetragen Argument, der Fachmann ziehe solche sogenannten fixen Formulierungen vorliegend nicht ohne weiteres in Betracht, da

diese einer individuellen Dosierung, die gerade im Zusammenhang mit opioiden

Schmerzmitteln, wie dem Tramadol, üblich seien, entgegen stünden und dieses

zudem eine Einschränkung der Therapiefreiheit bedeute, kann sich der Senat

nicht anschließen. Nach Auffassung des Senates stellt die Zusammensetzung

gemäß geltendem Patentanspruch 1 lediglich eine weitere vom Fachmann - wie

das Dokument HE-3 zeigt - ebenfalls in Betracht gezogene Möglichkeit der Medikation dar. Dieses trifft umso mehr zu, als auch die Autoren des Artikels HE-10

darauf hinweisen, dass mit Rücksicht auf die oft sehr schwierige Compliance-

Frage bei Tumorpatienten, fixe Kombinationen von Analgetika erwünscht seien

(vgl. S. 166 re. Sp. Abs. 2).

c) Die im Hinblick auf das Beispiel 23 der US-Patentschrift HE-3 erfolgende

Reduzierung der dort genannten vier aktiven Bestandteile auf nur noch zwei von

diesen, kann keinen Beitrag zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit leisten.

Die Fachwelt sah es zum maßgeblichen Zeitpunkt nämlich als nicht mehr sinnvoll

an, die im Beispiel 23 des Dokumentes HE-3 neben Tramadol und Paracetamol

genannten Wirkstoffe, das Barbiturat und das Salicylat zusätzlich in solchen Kombinationen einzusetzen. So wird in der Druckschrift HE-2 im Zusammenhang mit

der Verwendung von Barbituraten in Analgetika-Zubereitungen darauf verwiesen,

dass diese keinen therapeutischen Vorteil böten, sondern lediglich das Risiko von

Nebenwirkungen erhöhten (vgl. HE-2 S. 92 li. Sp. Abs. 1). Auch der Einsatz einer

Nicht-Opioid-Analgetika-Mischung, wie sie im Beispiel 23 mit Paracetamol und

Ethoxybenzamid vorliegt, wurde - wie im Streitpatent ausgeführt wird - zum Prioritätstag von der Fachwelt kritisch beurteilt (vgl. CR-3a S. 2 Abs. [0006] le. Satz).

Entsprechend wird in der Veröffentlichung HE-2 darauf hingewiesen, dass peripher wirksame Analgetika, wie z. B. Acetylsalicylsäure und Paracetamol, als Monosubstanzen verwendet werden sollten (vgl. S. 91/92 re./li. Sp. übergreifender

Absatz).

d) Ein erfinderisches Zutun erforderte auch nicht die Einstellung der im geltenden

Patentanspruch 1 angegebenen Gewichtsverhältnisse der Wirkstoffe, entsprechend dem Merkmal 3) der Merkmalsanalyse I. 3.. Diese konnte der Fachmann

ausgehend vom Beispiel 23 der US-Patentschrift HE-3 bzw. den in den Artikeln

HE-2 und HE-10 bereits angegebenen Dosierungsvorschlägen im Rahmen von

üblichen Dosis-Findungs-Studien ermitteln. Diese aber sind der Routinetätigkeit

des Fachmannes zuzurechnen.

Nachdem somit bereits die Kombination der Wirkstoffe nahe liegend ist, kann –

wie in der BGH-Entscheidung „Kosmetisches Sonnenschutzmittel“ (vgl. BGH

GRUR 2003, 317 Ls.) ausgeführt - der von der Beklagten geltend gemachte synergistische Effekt nichts zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit beitragen.

Abgesehen davon war dieser in Kenntnis des Dokumentes HE-3, in dem darauf

hingewiesen wird, dass im Zusammenhang mit Wirkstoffkombinationen mit Verbindungen der dort angegebenen allgemeinen Formel häufig ein synergistischer

Effekt zu beobachten sei, von vornherein zu erwarten gewesen (vgl. Sp. 12 Z. 45

bis 48). Dies gilt im Übrigen aufgrund der Ausführungen im Artikel HE-10 ebenso

für die von der Beklagten geltend gemachte Reduzierung der Nebenwirkungen

(vgl. S. 166 re. Sp. Abs. 2 le. Satz).

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruches 1 ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit nicht bestandsfähig.

4. Für den unabhängigen Verwendungsanspruch 12 gelten die vorstehend

dargelegten Gründe sinngemäß, so dass es auch seinem Gegenstand an der erfinderischen Tätigkeit mangelt.

Die Verwendung der in Rede stehenden Kombination von Tramadol und Paracetamol wird - wie z. B. aus den Dokumenten HE-2, HE-3 und HE-10 zu ersehen ist -

primär im Zusammenhang mit der Schmerzbehandlung bei Menschen beschrieben. Diese Maßnahme kann daher ebenfalls keinen Beitrag zur Begründung der

erfinderischen Tätigkeit leisten.

Auch der Gegenstand des Patentanspruches 12 ist daher mangels erfinderischer

Tätigkeit nicht rechtsbeständig.

5. Ein bestandsfähiger Rest ist für den Senat auch nicht in den nachgeordneten

Patentansprüchen 2 bis 11 zu erkennen. Die Beklagte hat auch nicht vorgetragen,

dass ihnen ein eigenständiger patentfähiger Gehalt zukäme. Diese Patentansprüche, deren selbständiger erfinderischer Gehalt von der Klägerin unter Angabe von

Gründen in Abrede gestellt wurde, fallen daher ebenfalls der Nichtigkeit anheim.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 1. Halbs. PatG i. V. m.

§§ 91 Abs. 1 ZPO. 91a und §§ 101 Abs. 2, 100 ZPO, da die Nebenintervenientin,

die als ausschließliche Lizenznehmerin der Beklagten zur Unterstützung beigetreten ist und hierdurch als streitgenössische Nebenintervenientin i. S. v. § 69 ZPO

nach § 101 II ZPO Streitgenossin der unterstützen Beklagten gilt und deshalb

auch als Streitgenossin - hier als notwendige Streitgenossin i. S. v. § 62 ZPO - der

Beklagten gemeinsam mit dieser für die Kosten haftet (BPatG Mitt. 2009, 400 -

Cetirizin), welche auch den teilerledigten Schutzgegegenstand umfassen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Dr. Schermer

Engels

Dr. Proksch-Ledig

Dr. Gerster

Dr. Münzberg

Pr