BPatG Beschluss vom 09.10.2009 – 25 W (pat) 62/09

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 62/09

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(Aktenzeichen)

Verkündet am

1. Oktober 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 305 07 399.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 1. Oktober 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer

als Vorsitzende, des Richters Merzbach und des Richters k.A. Metternich

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

beschlossen: 08.05

G r ü n d e

I.

Die Markenanmeldung 305 07 399.0

Mäuse

für

"Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladenwaren, feine Backwaren"

ist nach entsprechender Beanstandung durch zwei Beschlüsse der Markenstelle

für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Februar 2006 und

vom 14. Juli 2008, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen worden.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Zwar sei grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, die Prüfung auf Schutzhindernisse müsse aber nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs

streng und vollständig sein. Diesen Vorgaben werde die angemeldete Marke nicht

gerecht. Die Bezeichnung "Mäuse" stelle einen allgemein verständlichen Ausdruck

für ein Tier dar. Sie eigene sich sehr gut im Bereich der beanspruchten Waren zur

Bezeichnung der äußeren Form und der Gestalt der Darreichung als mausförmig.

Tiernamen seien auf dem Süßwarensektor seit langem eine Gestaltungsart, um

Käufer besonders anzusprechen. Dies zeigten eine Reihe von Beispielen aus dem

Bereich der Zuckerwaren, der Schokoladewaren und der feinen Backwaren. Im

Allgemeininteresse sei das Wort "Mäuse" von der Monopolisierung durch Eintragung in das Markenregister fernzuhalten, um anderen die Bezeichnung entsprechender Waren (z. B. "Schokomäuse") ungehindert von Markenrechten Dritter zu

ermöglichen. Voreintragungen, auf die sich die Anmelderin berufe, führten nicht zu

einer Bindung der Markenstelle. Zudem handele es sich um Marken mit attributiven Zusätzen, so dass insoweit die Eignung als Unterscheidungsmittel gesehen

werden könnte. Eine weitere Marke ohne attributiven Zusatz sei zwischenzeitlich

gelöscht.

Hiergegen richtet sich die von der Anmelderin am 8. August 2008 erhobene Beschwerde.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 9. Februar 2006 und vom

14. Juli 2008 aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten

Marke "Mäuse" für alle beanspruchten Waren anzuordnen,

hilfsweise

die Beschlüsse vom 14. Juli 2008 und vom 9. Februar 2006 aufzuheben und zur erneuten Sachentscheidung an die zuständige

Markenstelle des DPMA zurückzuverweisen.

Sie ist der Auffassung, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig und ein

Freihaltebedürfnis sei nicht gegeben. Der von der Markenstelle zugrunde gelegte

Maßstab für die Unterscheidungskraft sei fehlerhaft. Die Markenstelle habe die

Anforderungen insoweit überspannt. Die angemeldete Marke sei keine beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren. Die Anmeldemarke "Mäuse" könne

nicht mit der Bedeutung "mäuseförmig" bzw. "mausförmig" gleichgesetzt werden,

zumal hierdurch ein weiterer Bestandteil in die Marke unzulässig hingedacht werde und hierbei eine sprachliche Beurteilung angestellt werde, die fragwürdig sei;

die Marke könne nur so beurteilt werden, wie sie angemeldet worden sei. Sie stelle keinerlei Sachangabe für Süßwaren dar, jedenfalls werde dieser Begriff keinesfalls nur als Bezeichnung der Form der angemeldeten Süßwaren verstanden. Neben Tieren bezeichne er umgangssprachlich auch Geld, werde als typischer Kosename verwendet und in Zusammenhang mit anderen Begriffen generell als Verniedlichung. Diese sehr verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten indizierten die

Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke. Unbehelflich seien die von der

Markenstelle genannten Markenformen bzw. Warenbeispiele, da dort der Begriff

"Mäuse" jeweils mit einem deutlichen Hinweis auf die konkreten Süßwaren kombiniert worden sei, eine assoziative Beziehung zwischen Süßwaren und "Mäusen"

bestehe jedoch nicht. Außerdem argumentiere die Markenstelle so, als habe sie

eine 3D-Marke zu beurteilen; hier gehe es aber um ein Wort, nicht um ein Gestalt.

Schließlich reiche eine schematische Auseinandersetzung mit Voreintragungen

nicht aus, um eine Abweichung zu rechtfertigen; andernfalls komme es zu einer

dem Gebot der Rechtsanwendungsgleichheit widersprechenden Ungleichbehandlung. Eine eingehende Begründungspflicht der Markenstelle in solchen Fällen ergebe sich auch aus der neueren Rechtsprechung des 29. Senats des Bundespatentgerichts nach der "Schwabenpost-Entscheidung" des Europäischen Gerichtshofs. Diesen Vorgaben werde die Entscheidung der Markenstelle ebenfalls nicht

gerecht. Daher stellt die Beschwerdeführerin hilfsweise den Antrag auf Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt. Zudem verweist

sie auf weitere eingetragene Marken, die hierbei einbezogen werden müssten.

Letztlich sei auch kein Freihaltungsbedürfnis gegeben. Bei Warenformen sei dies

in Bezug auf Tiernamen nicht gegeben, weil insoweit nicht von Formmarken ausgegangen werden könne. Letztlich regt sie für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch unbegründet. Die angemeldete Marke weist

in Bezug auf die Waren, für die sie eingetragen werden soll, nicht die nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft auf.

1.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr

als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder

Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur ständigen Rechtsprechung BGH/GRUR

2003, 1050 – "Cityservice"; GRUR 2004, 683, 684 – "Farbige Arzneimittelkapsel"; GRUR 2006, 850, 854

- Tz. 18

- "FUSSBALL WM 2006";

EuGH/GRUR 2004, 674 – "Postkantoor"). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden

sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann

(Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 42). Nur soweit ein Zeichen zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignet ist, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken,

dass die betreffende Angabe der ungehinderten Verwendung vorenthalten

und zugunsten eines einzelnen monopolisiert wird (vgl. EuGH/GRUR 2003,

604, 607 Tz. 51 - "Libertel"; GRUR 2004, 674, 677 Tz. 68 - "Postkantoor").

Ausgehend davon ist nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH wie

auch des BGH Unterscheidungskraft nicht nur solchen Angaben abzusprechen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren

und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibende Begriffsinhalt zuordnen; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen

(vgl. EuGH/GRUR 2004, 674 – "Postkantoor"; GRUR 2004, 680 – "Biomild").

Das Zeichen "Mäuse" bezeichnet die Form der Waren, für die die angemeldete Marke registriert werden soll. Süßwaren wie Zuckerwaren, Schokolade

und Schokoladenwaren, feine Backwaren weisen eine erhebliche Formenvielfalt auf. Tierformen sind als Warenform bei Süßwaren weit verbreitet.

Auch die Gestalt von Mäusen wird bereits für die Form von Süßwaren mehrfach verwendet. Dies hat die Markenstelle in ihrem Beschluss vom

14. Juli 2008 auch anhand mehrerer Beispiele belegt. Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr die Bezeichnung "Mäuse" in erster Linie als Hinweis

auf die Form der angebotenen Süßwaren verstehen, die sich in die üblichen

Gestaltungsformen für Süßwaren einreiht. In Bezug auf die konkret beanspruchten Waren liegt es dann für den Verkehr, insbesondere für den durchschnittlich aufmerksamen Endverbraucher, der an Tierformen als Gestalt für

Süßwaren gewöhnt ist, nicht nahe, die Bezeichnung "Mäuse" mit anderen

Begrifflichkeiten wie "Geld" oder auch Verniedlichungen ohne weiteren Sachbezug zu assoziieren. Ob der Begriff nun "Mäuse" oder "mausförmig" lautet,

ist insoweit unerheblich. Der Begriff "Mäuse" kann mit Blick auf die konkret

beanspruchten Waren nicht auf die Bezeichnung von Lebewesen (kleinen

Nagetieren) reduziert werden, wenn die Gestalt von Tieren einschließlich

Mäusen als Form dieser Waren bekannt und verbreitet ist. Auch ohne Kombination mit einem zusätzlich beschreibenden Bestandteil wie etwa "Schoko-"

oder "Zucker-" weist die Bezeichnung "Mäuse" bereits aus sich heraus auf

die Form der beanspruchten Waren hin, ohne dass es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise durch den Verkehr, insbesondere durch den

Endverbraucher, bedarf. Der Verkehr wird in dieser Bezeichnung die (Sach-)

Angabe einer bestimmten Warenform und damit lediglich einen beschreibenden Hinweis auf die Gestalt der Ware sehen.

Wird mit der angemeldeten Marke die Warenform beschrieben, so handelt es

sich um die Beschreibung wesentlicher Eigenschaften der Waren, für die die

Marke registriert werden soll. Es ist davon auszugehen, dass der Verkehr

das angemeldete Zeichen dann nicht als betrieblichen Herkunftshinweis sehen wird (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 107). Weder

werden die Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hierdurch überspannt, noch wird die Eintragung einer

Warenform selbst als Marke hierdurch generell ausgeschlossen. Die erforderliche Herkunftsfunktion vermag eine solche Markenanmeldung nämlich

dann zu erfüllen, wenn die anmeldete Warenform von Norm oder Branchenüblichkeit erheblich abweicht (BGH/GRUR 2004, 329, 330 - Käse in Blütenform). Allerdings muss berücksichtigt werden, dass in einzelnen Lebensmittelbereichen eine erhebliche Formenvielfalt existieren kann, von der sich die

angemeldete Marke deutlich unterscheiden muss (EuG/GRUR Int. 2003,

944, 946 - Zigarrenform; HABM-BK/GRUR-RR 2005, 187, 188 - Schirmchenform für den Bereich der Süßwaren). Dem steht gerade nicht entgegen, die

Eintragung einer Wortmarke zu versagen, die nichts anderes bezeichnet, als

eine bereits vorhandene Warenform; eher wäre es ein Wertungswiderspruch,

hielte man eine solche Wortmarke für schutzfähig.

Die mit der Beschwerdebegründung vom 11. August 2009 von der Beschwerdeführerin genannten, im Markenregister eingetragenen Marken

1150899, 395 49 280 und 395 09 943 ändern hieran nichts. Es handelt sich

zum einen teilweise um Wort-Bildmarken (1150899 und 395 09 943) mit zum

anderen gegenüber der angemeldeten Marke auch teilweise erheblich unterschiedlichen Warenverzeichnissen (1150899) und - soweit es sich um eine

Wortmarke handelt - um eine aus mehreren Bestandteilen bestehende Marke

(395 49 280), so dass bereits die unmittelbare Vergleichbarkeit insoweit fraglich ist. Entscheidend ist aber, dass der wesentliche Eigenschaften der beanspruchten Waren beschreibende Inhalt der konkret angemeldeten Marke, der

ihrer Schutzfähigkeit, wie ausgeführt, entgegensteht, dadurch unberührt

bleibt.

2.

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

aufweist, kann dies aber letztlich dahingestellt bleiben.

3.

Es besteht kein Anlass, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurückzuverweisen. Insbesondere weist das Verfahren vor dem Patentamt

keinen wesentlichen Mangel auf (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG). Der erkennende Senat teilt die Auffassung des 29. Senats des Bundespatentgerichts zur

Begründungspflicht des Deutschen Patent- und Markenamts im Hinblick auf

Vorentscheidungen zu vergleichbaren Zeichen (MarkenR 2009, 417) nicht.

Nach ständiger und vom Europäischen Gerichtshof erneut bestätigter Rechtsprechung (EuGH/MarkenR 2009, 201 – Volks-Handy, Schwabenpost) sind

Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Die

Rechtmäßigkeit von Entscheidungen über Markeneintragungen ist allein auf

der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen

Entscheidungspraxis zu beurteilen. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf

den Gleichbehandlungsgrundsatz beruft, ist dieser mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang zu bringen. Hieraus folgt, dass sich ein Markenanmelder nicht auf die fehlerhafte Rechtsanwendung eines anderen berufen

kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Prüfungsgegenstand ist

vielmehr die konkret angemeldete Marke. Auch wenn ein Markenanmelder

Voreintragungen als Beleg für seine Auffassung über die Schutzfähigkeit seiner Markenanmeldung in das Verfahren einführt, ist es aus Sicht des erkennenden Senats nicht erforderlich, dass sich die jeweils zuständige Markenstelle eingehend und im einzelnen mit vom Anmelder angeführten Voreintragungen auseinandersetzt.

Etwas anderes folgt auch nicht aus der bereits genannten Rechtsprechung

des Europäischen Gerichtshofs. Zwar hat danach das Deutsche Patent- und

Markenamt die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen zu

berücksichtigen – das können im Übrigen auch zurückweisende Entscheidungen sein - und besonderes Augenmerk auf die Frage zu richten, ob im

gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch ist es – wie vom Europäischen Gerichtshof klar zum Ausdruck gebracht - keinesfalls an diese Entscheidungen gebunden (EuGH/MarkenR 2009, 201, 203, Tz. 17). Dann aber

ist von der jeweils zuständigen Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts nicht mehr zu verlangen, als dass sie nachvollziehbar begründet,

weshalb sie auch unter Berücksichtigung von seitens der Anmelderin eingebrachten Voreintragungen die Schutzfähigkeit der verfahrensgegenständlichen Marke anhand der Umstände des jeweiligen konkreten Einzelfalles verneint.

Im vorliegenden Fall hat die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts die Schutzunfähigkeit der Markenanmeldung

305 07 399.0 ordnungsgemäß begründet. Sie ist völlig ausreichend auf Voreintragungen von Marken, auf die die Beschwerdeführerin Bezug genommen

hat, eingegangen und hat gut nachvollziehbar dargelegt, welche rechtlichen

Aspekte der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke ihrer Ansicht nach

entgegenstehen.

4.

Der Zulassung der Rechtsbeschwerde bedarf es hier nicht (§ 83 Abs. 2 MarkenG).

Zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke geht der Senat, wie dargelegt,

von der bereits bestehenden Rechtsprechung zur Frage der Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit beschreibenden Angaben bzw. Angaben

mit einem beschreibenden Bezug insbesondere auch mit Blick auf Warenformen aus und berücksichtigt die konkrete Sachlage zum Zeitpunkt der

mündlichen Verhandlung. Mithin war hier weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist

zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Zulassung der Rechtsbeschwerde erforderlich (§ 83 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG).

Dies gilt auch, soweit der Senat eine Zurückverweisung der Sache an das

Deutsche Patent- und Markenamt ablehnt. Zwar teilt der erkennende Senat

die Auffassung des 29. Senats des Bundespatentgerichts zur Begründungspflicht des Deutschen Patent- und Markenamts im Hinblick auf Vorentscheidungen zu vergleichbaren Zeichen – wie ausgeführt – nicht. Der erkennende

Senat geht vielmehr von der bislang ständigen Rechtsprechung zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen aus, wie sie der Europäische Gerichtshof bestätigt hat. Er sieht die vorliegende Entscheidung insbesondere

auch oben in Ziff. 4 als Fortführung dieser Linie und gerade nicht als Abweichung hiervon an. Dies ist indessen bei der erwähnten Rechtsprechung des

29. Senats der Fall, die davon ausgeht, dass sich die Markenstelle eingehend und im einzelnen mit den vom Anmelder eingeführten Voreintragungen

auseinandersetzen müsse. Dann aber hat nicht der erkennende Senat die

Rechtsbeschwerde zuzulassen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl.,

§ 83, Rdnr. 18).

Bayer

Merzbach

Metternich

Hu