BPatG Beschluss vom 14.10.2009 – 28 W (pat) 71/09

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 71/09

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

14. Oktober 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 304 51 463

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 14. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel sowie der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 vom 24. Oktober 2006

und 6. März 2009 bis auf die Zurückweisung des Widerspruchs für

die Ware „Milchreis (Klasse 30)“ aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 731 711

wird die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 304 51 463

für alle übrigen Waren angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Wortmarke

G r ü n d e

I.

SMILLY

ist als Kennzeichnung für die Waren der Klassen 29, 30 und 32

"Milch und Milchprodukte, insbesondere Butter, Käse, Frischkäse,

Sahne, Rahm, Sauerrahm, Kondensmilch, Joghurt, Buttermilch,

Kefir, Molke, Milchpulver für Nahrungszwecke, alkoholfreie Milch-

und Milchmischgetränke mit überwiegendem Milchanteil, Müslizubereitungen, im Wesentlichen bestehend aus Sauerrahm, Buttermilch, Sauermilch, Joghurt, Kefir, Quark, zubereiteten Früchten

und Zerealien, Fertigdesserts aus Milch, Joghurt, Quark und

Sahne, auch mit Zusatz von Kräutern und/oder zubereiteten

Früchten und/oder Zerealien;

Milchreis, Grießbrei;

alkoholfreie Getränke mit Milchanteil"

am 24. November 2004 in das Markenregister eingetragen worden.

Gegen ihre Eintragung wurde Widerspruch aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 731 711

SMILEY

eingelegt, die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen geschützt ist, u. a.

für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 32

„Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Gemüsesäfte; Sirupe, isotonische Getränke".

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch zurückgewiesen. Das Widerspruchszeichen sei in seiner Kennzeichnungskraft deutlich eingeschränkt, da das Markenwort ein stilisiertes lachendes Gesicht bezeichne, das oft in der Werbung sowie in E-Mails und SMS

Verwendung finde. Dies gelte auch für die wörtliche Benennung des fraglichen

Symbols. Das Markenwort sei deshalb kaum als betriebskennzeichnender Hinweis

geeignet und besitze gerade für Produkte des täglichen Bedarfs nur eine sehr

geringe Kennzeichnungskraft. Zwischen den Zeichen bestehe wegen der vorhandenen Unterschiede auch keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit. Vor

allem die deutlich erkennbaren begrifflichen Unterschiede seien geeignet, die

vorhandenen Übereinstimmungen in schriftbildlicher Hinsicht wieder aufzuheben.

Selbst bei Annahme einer teilweisen Identität der gegenseitigen Waren bestehe

deshalb wegen der deutlich verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und nur geringer Markenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die Widerspruchsmarke könne aufgrund eines

fehlenden, beschreibenden Warenbezugs zumindest einen durchschnittlichen

Schutzumfang für sich in Anspruch nehmen. Gründe für eine verminderte Kennzeichnungskraft seien weder ersichtlich noch von der Markenstelle belegt worden.

Aufgrund der weitgehenden klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmung der

beiden Markenwörter sowie der Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren müsse

deshalb von der Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichszeichen

ausgegangen werden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und

die angegriffene Marke auf den Widerspruch hin im Register zu

löschen.

Die Markeninhaberin ist der Beschwerde entgegengetreten und hat vorgetragen,

die Widerspruchsmarke sei als ausgesprochen kennzeichnungsschwach anzusehen. Smiley-Symbole würden in einer Vielzahl von Zusammenhängen, insbesondere in der Werbung eingesetzt und auch bei dem Begriff „Smiley“ selbst

handle es sich um ein gängiges Werbewort. Die Vergleichswaren wiesen keine

relevanten Gemeinsamkeiten auf. Auch die beiden Markenwörter seien hinreichend unterschiedlich, so dass eine Verwechslungsgefahr unter jedem Gesichtspunkt ausscheide.

Sie beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in dem im Tenor genannten Umfang begründet, da

zwischen den Vergleichsmarken insoweit eine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 42

Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der gegenseitigen

Waren und Dienstleistungen sowie auf die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken abzustellen. Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände des konkreten Falls zu

berücksichtigen, die sich auf die Gefahr von Verwechslungen auswirken können,

insbesondere die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Die einzelnen

Faktoren sind dabei zwar zunächst voneinander unabhängig zu beurteilen, dann

aber in der kollisionsrechtlichen Gesamtwürdigung in einer Art von Wechselbeziehung zu bewerten, so dass beispielsweise bei einem geringeren Grad der

Warenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sein kann, wenn ein

höherer Grad der Markenähnlichkeit vorliegt und umgekehrt (vgl. EuGH

GRUR 2006, 237, 238, Rdn. 18 f. – PICASSO; BGH WRP 2006, 92, 93, Rdn. 12 –

coccodrillo; BGH GRUR 2005, 419, 422 – Räucherkate; sowie Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32 m. w. N.).

Die Widerspruchsmarke besitzt von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Bei dem Wort „SMILEY“ handelt es sich um einen Sachbegriff,

mit dem das in unterschiedlichen Varianten verwendete Grundmotiv eines stilisierten Gesichts bezeichnet wird, das unterschiedliche Stimmungslagen oder

Gefühle ausdrücken soll (vgl. Wörterbuch fürs Internet, Englisch-Deutsch, Axel

Juncker Verlag, 2002 – Stichwort: „smiley“). Ein wie auch immer gearteter, beschreibender oder werbender Produktbezug zu den verfahrensgegenständlichen

Waren ist nicht ersichtlich. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke geltend

gemacht hat, das Markenwort „SMILEY“ sei als gängiger Werbebegriff zu werten,

ist sie für diese Behauptung jeden konkreten Beleg schuldig geblieben. Auch der

Senat und die Markenstelle haben hierfür keinerlei Anhaltspunkte ermitteln

können. Allein die Tatsache, dass in der Werbung und in der internetgestützten

Kommunikation eine Vielzahl unterschiedlicher „Smiley“-Symbole verwendet werden, lässt für sich genommen noch keine Rückschlüsse auf die Kennzeichnungskraft des Wortes „Smiley“ zu. Dies lässt sich etwa anhand der allgemeinen

Werbepraxis im Zusammenhang mit anderen, werbegrafischen Objekten und

Symbolen verdeutlichen. So entspricht der Einsatz bildlicher Darstellungen von

Hufeisen, Kleeblättern, Herzen, Pfeilen oder Sternen der allgemeinen Werbepraxis. Die werbemäßige Verwendung der wörtlichen Bezeichnungen dieser

Motive ist dagegen absolut ungebräuchlich. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte

ist somit von einem normalen Schutzumfang des Widerspruchszeichens auszugehen.

Die Marken kommen sich bereits schriftbildlich verwechselbar nahe. Die einzig

vorhandene Abweichung im jeweils fünften Buchstaben tritt in der Wortkontur, also

in den jeweiligen Ober- und Unterlängen der Markenwörter kaum hervor. Stattdessen wird der schriftbildliche Gesamteindruck der beiden Markenwörter durch

die weitgehenden Übereinstimmungen dominiert. Gerade der Wortanfang „SMI“ ist

im Deutschen äußerst ungewöhnlich, so dass die Übereinstimmung der Vergleichsmarken in dieser Buchstabenfolge den Verbrauchern entsprechend auffallen und erinnert werden wird, so dass für den Verkehr eine sichere, visuelle

Unterscheidbarkeit der beiden Vergleichsmarken nicht gewährleistet ist. Dies gilt

umso mehr, als Übereinstimmungen am Wortanfang vom Verkehr erfahrungsgemäß generell besonders beachtet werden (vgl. Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 194

m. w. N.). Unterschiede in den Endungen von Markenwörtern bleiben dagegen

regelmäßig weniger deutlich in Erinnerung, insbesondere dann, wenn sie – wie

hier – kaum wahrnehmbar hervortreten.

Dies gilt entsprechend für den klanglichen Vergleich der Marken. Bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit der beiden Markenwörter sind alle dem

Sprachgefühl des inländischen Publikums entsprechenden und im Bereich der

Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachemöglichkeiten zugrunde zu legen. Hierzu

zählt neben der sprachregelgemäßen Aussprachevariante auch die an der konkreten Schreibweise orientierte Benennung (vgl. hierzu Hacker a. a. O., § 9

Rdn. 204). Sowohl bei der angegriffenen Marke als auch bei der Widerspruchsmarke muss somit damit gerechnet werden, dass sie aufgrund ihres Erscheinungsbildes bzw. ihres Wortcharakters sowohl nach den deutschen wie auch

nach den englischen Ausspracheregeln ausgesprochen werden. Im Fall der angegriffenen Marke sind somit die Aussprachevarianten „Smilli“ und „Smeilih“ und

bei dem Widerspruchszeichen die Varianten „Smihlejh“ und „Smeili“ zu

berücksichtigen. In beiden Fällen wird der jeweilige phonetische Gesamteindruck

der Vergleichsmarken von den Übereinstimmungen in der jeweiligen Vokalfolge,

der Silbengliederung und dem Sprechrhythmus geprägt. Dadurch sind die beiden

Markenwörter einander im klanglichen Gesamteindruck derart stark angenähert,

dass es den angesprochenen Durchschnittsverbrauchern nicht mehr möglich ist,

sie mit der erforderlichen Sicherheit voneinander abzugrenzen. Dies umso weniger, als die Verbraucher nur selten die Möglichkeit haben werden, die Marken

unmittelbar miteinander vergleichen zu können, sondern sie vielmehr im Regelfall

aus der erfahrungsgemäß eher unsicheren Erinnerung heraus voneinander

abgrenzen müssen (vgl. Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 179 m. w. N.). Eine klangliche

Ähnlichkeit kann zwar grundsätzlich durch vorhandene begriffliche Unterschiede

neutralisiert werden (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 228, Rdn. 20 – PICASSO;

EuGH GRUR 2006, 413, 414, Rdn. 22 - ZIRH/SIR; BGH, GRUR 1992, 130 –

Bally/Ball). Mit dem Begriff „SMILEY“ ist bei der Widerspruchsmarke auch

durchaus ein bestimmter Bedeutungsgehalt vorgegeben. Eine weitere Voraussetzung für die Neutralisierung einer klanglichen Ähnlichkeit ist es aber, dass die

begrifflichen Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken von den angesprochenen Verbrauchern überhaupt hinreichend sicher herausgehört werden können

(vgl. hierzu EuGH, a. a. O., Rdn. 22 - PICASSO; EuGH a. a. O., Rdn. 36 -

ZIRH/SIR). Sind die klanglichen Übereinstimmungen zwischen den Markenwörtern

wie vorliegend so stark ausgeprägt, dass dies nicht mehr gewährleistet ist, besteht

für das Publikum auch keine Möglichkeit mehr, die beiden Vergleichsmarken über

abweichende Sinngehalte voneinander abzugrenzen. Bei dieser Sachlage kann

eine kollisionsrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nur noch dann ausgeschlossen werden, wenn die gegenseitigen Waren einander unähnlich sind. Dies

ist jedoch nicht der Fall.

In die Beurteilung der Ähnlichkeit von Vergleichswaren sind alle Faktoren miteinzubeziehen, die das Verhältnis der jeweiligen Produkte zueinander bestimmen.

Ob die fraglichen Waren einander als ähnlich im markenrechtlichen Sinne anzusehen sind, hängt somit maßgeblich von den Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden ab, die sie im Hinblick auf ihre Art und Beschaffenheit, ihre übliche

betriebliche Herkunft, ihren Bestimmungszweck, ihre wirtschaftliche Bedeutung

sowie im Hinblick auf ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander

ergänzende Produkte aufweisen. Dabei ist maßgeblich auf die einschlägigen

Markt- bzw. Branchengegebenheiten abzustellen, zu denen auch die Modalitäten

beim Vertrieb bzw. Verkauf der betreffenden Waren gehören (vgl. EuGH GRUR

1998, 922, 923 f., Rdn. 22-29 – Canon; BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-

Pferd; BGH GRUR 2002, 340 – Fabergé; BGH GRUR 2001, 507, 508 –

EVIAN/REVIAN). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sind vorliegend die

„Milch und Milchprodukte“ der Klasse 29 des angegriffenen Zeichens als ohne

Weiteres ähnlich zu den „Fruchtgetränken und Fruchtsäften; Sirupe“ der Widerspruchsmarke zu werten (vgl. hierzu Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren

und Dienstleistungen, 14. Aufl., Seite 108 f. – Fruchtgetränke ./. Milchmischgetränke, Joghurts, u. a.). Dies gilt gleichermaßen für die von der angegriffenen

Marke beanspruchten Produkte der Klasse 32 „alkoholfreie Getränke mit Milchanteil“. Nicht nur von den Verbrauchern selbst werden Milch und andere

Milchprodukte in der täglichen Praxis häufig mit Fruchtsäften gemischt. Im Zuge

von Ernährungstrends wie „Wellness“ oder „Convenience“ sind auch fertige

Mischgetränke aus Milch- und Obst- oder Multivitaminsäften, Jogurt-Fruchtgetränke oder Milch-Shakes in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus der

Verbraucher gerückt, was sich in einer entsprechend breiteren Produktpalette der

Hersteller niedergeschlagen hat. Diese Marktentwicklung

ist

für das Verbraucherverständnis nicht ohne Auswirkungen geblieben. Die Grenze zwischen

Fruchtmilch, fruchthaltigen Milchprodukten und Fruchtsäften ist deshalb inzwischen insgesamt als fließend anzusehen, so dass der Bereich der Ähnlichkeit bei

Getränken deutlich weiter zu ziehen ist als dies etwa noch vor zehn Jahren der

Fall war. Die genannten Vergleichswaren begegnen sich zudem regelmäßig im

Vertrieb und in den Verkaufsstätten und sprechen dieselben Verkehrskreise an.

Bei der von der angegriffenen Marke umfassten Ware „Grießbrei“ handelt es sich

ebenfalls um ein Milchprodukt, das beim Verzehr üblicherweise mit Sirupen oder

Fruchtsäften kombiniert wird. Aufgrund dieses Ergänzungsverhältnisses ist auch

insoweit eine Ähnlichkeit der Vergleichswaren zu bejahen. Angesichts der schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der beiden Markenwörter sind bei dieser

Sachlage Verwechslungen zwischen den Vergleichszeichen geradezu unausweichlich.

Dagegen bestehen zwischen der vom angegriffenen Zeichen in der Klasse 30

beanspruchten Ware „Milchreis“ und den Produkten der Widerspruchsmarke

derart ausgeprägte Unterschiede, dass bei praxisnaher Betrachtungsweise und

unter Einbeziehung aller relevanten Umstände die Annahme einer markenrechtlich

relevanten Ähnlichkeit nicht in Betracht kommt. Denn bei dem in die Klasse 30

fallenden Milchreis handelt es sich nicht etwa um die Süßspeise selbst, sondern

um einen für deren Zubereitung bestimmten Rundkornreis. Die offenkundigen

Unterschiede zwischen diesem Produkt und den Waren der älteren Marke lassen

es für die angesprochenen Verkehrskreise von vorneherein ausgeschlossen

erscheinen, dass diese Produkte von ein und demselben Unternehmen hergestellt

bzw. angeboten werden. Bei dieser Ausgangslage bleibt selbst die weitgehende

schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ohne Bedeutung,

da die Wechselwirkung von Waren- und Markenähnlichkeit notwendigerweise eine

– zumindest geringe – Ähnlichkeit der Vergleichswaren voraussetzt. Sind die

gegenseitigen Waren einander völlig unähnlich, kann dies weder durch die

Identität der Vergleichszeichen noch durch eine große Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke ausgeglichen werden, so dass eine markenrechtlich relevante

Verwechslungsgefahr ausscheidet (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Rdn. 22 –

Canon; BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2001, 507, 508 –

EVIAN/REVIAN; sowie Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 57).

Der angefochtene Beschluss der Markenstelle war somit auf die Beschwerde der

Widersprechenden teilweise aufzuheben und die Löschung des angegriffenen

Zeichens in dem im Tenor genannten Umfang anzuordnen. Im Übrigen war der

Widerspruch zurückzuweisen.

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Stoppel

Martens

Schell

Me