BPatG Beschluss vom 11.01.2010 – 35 W (pat) 434/05

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 434/05 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend das Gebrauchsmuster 94 04 291

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die

Richter Lokys und Dr. Friedrich

beschlossen:

1.

Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.

2.

Der Beschwerdeführer trät die Kosten des Verfahrens.

G r ü n d e

I

Am 8. März 1994 hat die Beschwerdegegnerin unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 43 19 965 vom 14. Juni 1993 das Streitgebrauchsmuster 94 04 291 mit der Bezeichnung "Gehäuse, das seinen Innenraum gegenüber elektromagnetischen Strahlen abschirmt " angemeldet. Das

Gebrauchsmuster

ist am 16. Juni 1994 mit 17 Schutzansprüchen

in das

Gebrauchsmusterregister eingetragen worden.

Durch

rechtskräftigen

des

Bundespatentgerichts

vom

30. September 1998 (Az.: 5 W (pat) 425/97) ist das Streitgebrauchsmuster insoweit teilweise gelöscht worden, als es über die im damaligen Beschwerdeverfahren als einzigem weiterverteidigten Hauptantrag II am 30. September 1998 eingereichten Schutzansprüche 1 bis 12 hinausging.

Gegen

das Streitgebrauchsmuster

hat

u. a.

der Antragsteller

am

21. November 2003 einen weiteren Löschungsantrag gestellt, den er nach Ablauf

der Höchstlaufdauer umgestellt hat auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit. Die Antragsteller stützten

ihre Löschungsanträge auf

insbesondere

31 Druckschriften:

1)

Paul Ivanfi: "Verarbeitung von Ein- und Mehrkomponenten-

Kleb- und Dichtstoffen." In: Adhäsion 1988, Heft 3, Seiten 10

bis 19,

2)

Prof. Dr.-Ing. E. Steinmetz: "Zukunftsorientierte Klebstoffe für

Metall- und Nichtmetallverbindungen", Haus der Technik,

Fachbuchreihe, Vulkan-Verlag-Essen (1991) Seiten 102 bis

105,

3)

4)

5)

CHO-Bond and CHO-SHIELD, Firma Chomerics, 1988,

US 4 011 360,

Technical Bulletin 46, CHO-Bond 1038, Firma Chomerics,

1987,

6)

Freiprogrammierbare Auftrags- und Vergusssysteme, Firma

Hilger und Kern, Mannheim, 1986,

DE 39 36 534 A1,

JP 5-7177 A mit beglaubigter deutscher Übersetzung,

DE 39 34 845 A1,

7)

8)

9)

10) JP 5-86198 U mit beglaubigter deutscher Übersetzung,

11) Geoffrey D. King: "Improved Foam in Place Gasketing Material", SAE Technical Paper Series 900201, 1990,

12) Takeuchi:

"Neueste Silikon Technologie", CMC-Verlag

(1986) Seite 195 mit englischer Übersetzung,

13) JP 61-149399 U mit beglaubigter deutscher Übersetzung,

14) Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry, 5. Auflage

1993, Vol. A24, Seiten 68 bis 80,

15) Römpp Chemie Lexikon, Band 5, 1991, Georg Thieme Verlag Stuttgart-New York, Stichwort: Silicone, Seiten 4168 bis

4172,

16) Römpp Chemie Lexikon, Band 2, 1990, Georg Thieme Verlag Stuttgart-New York, Stichwort: Elektrisch leitfähige Polymere, Seiten 1110 bis 1112,

17) Römpp Chemie Lexikon, Band 3, 1990, Georg Thieme Verlag Stuttgart-New York, Stichwort: Kunststoffe, Seiten 2398

bis 2403,

18) Römpp Chemie Lexikon, Band 5, 1991, Georg Thieme Verlag Stuttgart-New York, Stichwort: Polymere, Seiten 3545 bis

3548,

19) Dr. Eckhart Louis: "Dichtungstechniken mit Siliconkautschuken" In: Die Chemische Produktion (1979) Seiten 24 bis 26,

20) H. J. Mair und S. Roth: "Elektrisch leitende Kunststoffe"

(1989) Carl Hanser Verlag München Wien, "Vorwort" Seiten

XXI und XXII,

21) D. Wolfer: "Elektrisch leitende Kunststoffe" (1989) Carl Hanser Verlag München Wien, "Elektrisch leitfähiger Siliconkautschuk und seine Anwendung", Seiten 215 bis 236,

22) S. Roth: "Elektrisch leitende Kunststoffe" (1989) Carl Hanser

Verlag München Wien, "Selbstleitende Kunststoffe, Einleitung",

23) W. Hechtl: "Silicone Chemie und Technologie" (1989) Vulkan-Verlag Essen, "Chemie und Technologie des kalthärtenden Siliconkautschuks", Seiten 49 bis 51,

24) H.

Lucke:

"Dichtungsmassen-Dichtungsprobleme",

In:

Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH, Berlin (1973) Seiten

10 bis 13,

25) Technische Richtlinie des Glashandwerks Nr. 1, 4. erweiterte

Ausgabe 1986, "Dichtstoffe

für Verglasungen und Anschlussfugen", Verlag Karl Hofmann Schorndorf, Seite 26,

Punkt 8.5.3,

26) W. Endlich: "Opto-elektronische Sensoren". In: "kleben &

dichten Adhäsion", Jahrgang 36, 12/92, Seiten 24 und 25,

27)

"Rationelles Dosieren". In: Adhäsion (1989) Heft 12, Seite

38,

28) Paul Ivanfi: "Kleb- und Dichstoffverarbeitung: Geräte und

Anlagen für punkt- und linienförmige Auftragung". In: Adhäsion (1985) Heft 1 – 2, Seiten 17 bis 20,

29) US 5 121 329 A,

30) Beglaubigte deutsche Übersetzung von JP 1-171092 A,

31) M. Keck: "Dosieren von Flüssigkeiten und Pasten". In: Adhäsion 6/92.

Mit Beschluss vom 21. März 2005 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Feststellungsanträge zurückgewiesen. In der

Begründung wird ausgeführt, dass das Streitgebrauchsmuster die innere Priorität

der Patentanmeldung 94 19 965 zu Recht in Anspruch nehme. Damit gehöre die

Entgegenhaltung JP 5-86198 U nicht zum Stand der Technik. Gegenüber dem berücksichtigungsfähigen Stand der Technik sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters neu und beruhe auch auf einem erfinderischen Schritt. Wegen

der weiteren Einzelheiten wird auf die Begründung des Beschlusses vom

21. März 2005 verwiesen.

Gegen den ihm am 9. Juni 2006 zugestellten Beschluss hat der Antragsteller mit

Schreiben vom 7. Juli 2006, eingegangen am 8. Juli 2006, Beschwerde eingelegt.

Zur Begründung trägt er sinngemäß vor, dass das prioritätsbegründende Patent

durch das Bundespatentgericht durch Urteil vom 21. April 2005 (AZ 2 Ni 47/03) für

nichtig erklärt worden sei, weshalb auch die Lehre des Streitgebrauchsmusters

nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhen könne. Die mit der Beschwerde beantragte Verfahrenskostenhilfe sowie die Beiordnung eines Vertreters hat der Senat mit Beschluss vom 30. März 2009 zurückgewiesen.

Der geltende Schutzanspruch 1 hat laut dem Beschluss vom 30. September 1998

des Bundespatentgerichts (AZ: 5 W (pat) 425/97) folgenden Wortlaut:

"Gehäuse (1, 4), insbesondere für elektronische Funktionselemente (2), das seinen Innenraum gegenüber elektromagnetischer

Strahlung abschirmt, mit einer in einem vorbestimmten Abschnitt (3a), mindestens eines Gehäuseteils (1) angeordneten Abschirmdichtung (8), die elastisches sowie leitfähiges Material aufweist,

wobei die Abschirmdichtung als Abschirmprofil (8; 180) aus einem

elastischen und leitfähigen Material direkt auf dem Abschnitt (3a)

eines Gehäuseteils (1) und nur mit diesem festhaftend verbunden

gebildet ist,

derart, dass das Abschirmprofil auch nach wiederholten Öffnen

des Gehäuses eine gute Beständigkeit aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Abschirmprofil (180) mindestens bereichsweise aus

mehreren, übereinander oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufgebaut ist,

wobei jeder Strang (181 bis 184) an Ort und Stelle mit dem Gehäuseteil (1) und/oder einem anderen Strang festhaftend verbunden gebildet ist."

Bezüglich der Unteransprüche 2 bis 12 und weiterer Einzelheiten wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

2. Bei der abschließenden Beurteilung das Streitgebrauchsmusters gegenüber

dem gesamten im Verfahren befindlichen Stand der Technik erweist sich dieses

als schutzfähig. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat daher den Antrag auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit

des Streitgebrauchsmusters zu Recht zurückgewiesen.

a) Die verteidigten Schutzansprüche 1 bis 12 des Streitgebrauchsmusters sind

zulässig. Sie stellen gegenüber dem eingetragenen Schutzrecht eine zulässige

Beschränkung des Gegenstandes dar.

Solche Beschränkungen sind jedenfalls dann zulässig, wenn der Gegenstand der

verteidigten Ansprüche hinter dem der eingetragenen Ansprüche zurückbleibt (vol

Bundespatentgericht GRUR 1988, 530, 532 – "Schalung für Betonbehälterwände).

Ein solcher Fall liegt hier vor.

Der verteidigte Anspruch 1 stützt sich seinem technischen Inhalt nach auf die eingetragenen Ansprüche 1, 3 und 5. Im Unterschied zum eingetragenen Anspruch 4,

der sinngemäß auf eine Verklebung von Gehäuseteilen gerichtet ist, soll nach dem

eingetragenen Anspruch 5 das Gehäuse leicht zu öffnen und zu schließen sein,

was nur dann möglich ist, wenn das jeweilige Abschirmprofil nur mit einem

Gehäuseteil festhaftend verbunden ist. Die über den eingetragenen Anspruch 5

hinausgehende Einschränkung des Gegenstandes nach Anspruch 1, der zufolge

das Abschirmprofil auch nach wiederholten Öffnen des Gehäuses eine gute

Beständigkeit aufweist, findet ihre Offenbarungsstütze in der auf Seite 4, le Abs.

der Beschreibung angegebenen Aufgabenstellung.

Auch die auf den Anspruch 1 zurückbezogenen Unteransprüche 2 bis 12 sind zulässig, da sie den ursprünglich eingetragenen Ansprüchen 2, 5, 7 bis 9, 11 12 und

14 bis 17 entsprechen.

b) Die

innere Priorität vom 14. Juni 1993 aus der Stammanmeldung

DE 43 19 965.8 wurde zu Recht in Anspruch genommen, weil die Gegenstände

der Schutzansprüche 1 bis 12 bereits in der Stammanmeldung offenbart sind.

Bei der Beurteilung der sachlichen Identität der Gegenstände des Stammpatents

und des Streitgebrauchsmusters in geltender Fassung sind die Maßstäbe der

Neuheitsprüfung heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 133 – "Elektronische

Funktionseinheit").

Abschirmprofile aus mehreren Materialsträngen sind in der Stammanmeldung in

den Ansprüchen 3, 13 bis 15 sowie 18 und 20 offenbart. Das Abschirmprofil aus

mehreren Materialsträngen übereinander oder neben- und übereinander aufzubauen, ist in den Beschreibungsteilen zu den Figuren 2b, 2c, 2f, 2g, 2i und 2k offenbart, insbesondere die Anordnung von Materialsträngen übereinander oder

aufeinander.

Somit geht die Lehre des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters zurück

auf die ursprüngliche Stammanmeldung, und zwar auf den Anspruch 7, ursprüngliche Aufgabenstellung gemäß Seite 4, Z. 25 bis Seite 5, Z. 6, auf die ursprünglichen Ansprüche 13 und 14 i. V. m. der Beschreibung Seite 6, Abs. 1 und den Figuren 2b, 2c, 2f, 2g, 2i und 2k sowie der jeweiligen zugehörigen Beschreibung,

der zufolge auch eine Anordnung von Materialsträngen übereinander oder neben

und übereinander explizit genannt ist.

Die Angabe, dass das Profil aus mehreren übereinander angeordneten Materialsträngen aufgebaut ist, kann schon ihrem Wortsinn nach nicht auf Fälle beschränkt werden, dass die Stränge lotrecht (vertikal) übereinander angeordnet

sind. Sie umfasst bereits ihrem Wortsinn entsprechend auch die Ausführungsformen, die in den Figuren 2g und 2k der Stammanmeldung wiedergegeben sind.

Auch hier ist es trotz der leichten Schrägneigung nach der Wortbedeutung sachlich gerechtfertigt, von Materialsträngen zu sprechen, die übereinander angeordnet das Abschirmprofil bilden.

Daher ist die Priorität aus der Stammanmeldung wirksam in Anspruch genommen

worden, so dass die Druckschrift 10) (= JP 5-86196 U) im vorliegenden Verfahren

nicht zum Stand der Technik zählt (vg. § 3 GebrMG).

c) Nach der Beschreibungseinleitung geht das Streitgebrauchsmuster von einem

Gehäuse aus, wie es im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegeben ist. Nach den

weiteren Angaben in der Beschreibung werden in dem abgeschirmten Innenraum

solcher Gehäuse elektronische Bauelemente eingesetzt, um deren störungsfreien

Betrieb auch in elektromagnetischen Feldern zu gewährleisten. Öffnungen solcher

Gehäuse werden mittels elastischer leitfähiger Dichtungen abgeschirmt.

Es hat sich als nachteilig erwiesen, dass für eine hinreichende Abschirmung die

Fertigung und Anbringung solcher Dichtungen kompliziert und aufwändig ist.

Der Erfindung liegt als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, einen Gehäuseaufbau der eingangs genannten Gattung anzugeben, welcher sich unterschiedlichsten Anforderungen auf einfache Weise – und auch bei miniaturisierter Bauweise – anpassen lässt; der Aufbau soll insbesondere auch bei einfach und preiswert in größeren Stückzahlen herzustellenden Gehäusen realisierbar sein; das

Gehäuse soll mit einem den elektromagnetischen und mechanischen Anforderungen genügenden Abschirmprofil versehen sein, welches auch nach wiederholtem

Öffnen des Gehäuses eine gute Beständigkeit aufweist (vgl. die Beschreibung

Seite 4, le Abs.).

Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Gehäuseaufbau mit den Merkmalen des

Schutzanspruchs 1. Es kommt hierbei wesentlich darauf an, dass das Abschirmprofil mindestens bereichsweise aus mehreren, übereinander oder neben- und

übereinander angeordneten Materialsträngen aufgebaut ist, die untereinander

oder mit dem Gehäuseteil festhaftend verbunden sind, wobei die Materialstränge

selbst sich durch Auftrag mit einer Nadel ergeben.

Hierbei muss hervorgehoben werden, dass

in dem Nichtigkeitsverfahren

2 Ni 47/03 das Streitpatent DE 43 19 965 C3 mit einem Anspruchssatz verteidigt

wurde, demzufolge gemäß Anspruch 2 auch Abschirmprofile aus mehreren Materialsträngen aufgebaut sein konnten, d. h. auch eine bloße Nebeneinander-Anordnung von Materialsträngen war mitumfasst. Aufgrund der im Vergleich zum Streitgebrauchsmuster allgemeineren Fassung des damaligen Anspruchs 2 wurde das

Stammpatent für nichtig erklärt.

Der Ausgang des genannten Nichtigkeitsverfahrens hat daher für das vorliegende

Streitgebrauchsmuster keine Bedeutung.

d) Die anfängliche Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters kann gegenüber

dem im Verfahren genannten Stand der Technik nicht festgestellt werden, so dass

die vorliegende Beschwerde des Antragstellers keine hinreichende Aussicht auf

Erfolg hat und somit auch dessen Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe zurückzuweisen ist.

Der Schutzanspruch 1 dieses Streitgebrauchsmusters hat den gleichen Wortlaut

wie der Patentanspruch 1 des deutschen Patents 43 45 582, das im Einspruchsverfahren durch Beschluss 23 W (pat) 323/05 vom 28. November 2006 mit den

erteilten Patentansprüchen 1 bis 11 aufrechterhalten wurde, vgl. den zugehörigen

Beschluss 23 W (pat) 323/05, auf dessen Begründung gemäß Abschnitt 5) auf

Seiten 10 bis 12 Bezug genommen wird, um Wiederholungen zu vermeiden.

In diesem Einspruchsverfahren wurden als Stand der Technik die Druckschriften 1) bis 9) und 11) bis 14) und 30) gemäß dem Bescheid der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2005 berücksichtigt. Die Druckschrift 10) ist im Löschungsverfahren von anderen Beschwerdeführern genannt worden, während der übrige Stand der Technik gemäß den

Druckschriften 15) bis 29) und 31) nach dem vorstehend genannten Bescheid der

Gebrauchsmusterabteilung I auf die Eingabe des Beschwerdeführers vom

26. Februar 2004 an das Deutsches Patent- und Markenamt zurückgeht.

Nach

den

vorstehenden Ausführungen

gehört

die Druckschrift 10)

(= JP 5-86198 U) nicht zum Stand der Technik und kann weder für sich noch in

Kombination mit anderweitigem Stand der Technik berücksichtigt werden.

Von den zahlreichen vom Antragsteller und Beschwerdeführer zahlreich genannten Druckschriften muss nur auf die Druckschriften 25) und 29) eingegangen werden, weil die übrigen Schriften, z. B. als Lexika, von dem Abschirmungsgehäuse

gemäß Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters mit der speziellen Anordnung von mehreren Materialsträngen weiter wegliegen.

Die Druckschrift 25) betrifft Dichtstoffe für Verglasungen und Anschlußfugen, wobei nach Punkt 8.5.3. der Dichtstoff blasenfrei einzubringen ist mit ausreichendem

Anpreßdruck an die Kontaktflächen und bei überbreiten Fugen ist der Dichtstoff

strangweise einzubringen, wobei der zugehörigen Figur nach diese Stränge in der

überbreiten Fuge übereinander oder neben- und übereinander angeordnet sind.

Diese Druckschrift enthält keinen Hinweis darauf, auch Abschirmprofile gegen

elektromagnetische Strahlung außerhalb einer Nut auf Gehäuseteilen in der gleichen Weise aufzubauen.

Die Druckschrift 29) (US 5 121 329) betrifft eine Vorrichtung zum Herstellen von

dreidimensionalen Objekten aus Materialsträngen, deren Material bei Unterschreiten einer vorgegebenen Temperatur erstarrt oder sich verfestigt, wie z. B.

Thermoplasten, vgl. dort das Abstract, die Ansprüche 1 und 27, zur Materialauswahl Spalte 6, Abs. 2 und die Figuren 4 bzw. 10 mit zugehöriger Beschreibung in

Spalte 11 bzw. Spalte 14, le. Abs.

Materialien, die bei Raumtemperatur fest sind, wie Thermoplasten, sind für den

Aufbau von Abschirmprofilen aus elastischen und elektrisch leitfähigen Materialsträngen ungeeignet, so dass diese Druckschrift dem Fachmann keinen Hinweis

geben kann, auch Abschirmprofile gegen elektromagnetische Strahlung auf Gehäuseteilen aus mehreren elastischen und elektrisch leitfähigen, übereinander

oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufzubauen.

Somit erweist sich das durch Beschluss 5 W (pat) 425/97 teilgelöschte Streitgebrauchsmuster als rechtsbeständig, so dass der Antrag des Antragstellers auf

Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters zurecht

zurückgewiesen worden ist.

III

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 1 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2

PatG, § 97 ZPO. Dass die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert, ist nicht

ersichtlich.

Müllner

Lokys

Dr. Friedrich

prö