BPatG Urteil vom 08.09.2020 – 3 Ni 18/18 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 08. September 2020 …

3 Ni 18/18 (EP)

(Aktenzeichen)

…

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2020:080920U3Ni18.18.0

betreffend das europäische Patent 1 990 428

(DE 601 43 723)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der

mündlichen Verhandlung vom 08. September 2020 durch den Vorsitzenden Richter

Schramm, den Richter Schwarz, die Richterinnen Dipl.-Chem. Dr. Münzberg und

Dipl.-Chem. Dr. Wagner sowie den Richter Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

für Recht erkannt:

I. Das Patent 1 990 428 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des

zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist Inhaberin des Streitpatents EP 1 990 428 B1, bei dem es sich um

eine Teilanmeldung zur Stammanmeldung EP 1 259 643 A2 handelt, die international am 07. Februar 2001 angemeldet wurde. Das Streitpatent nimmt die beiden

US-amerikanischen Prioritäten 60/180810 vom 07. Februar 2000 und 60/234732

vom 22. September 2000 in Anspruch. Das mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland in der regionalen Phase vom Europäischen Patentamt erteilte Streitpatent, dessen Erteilung am 22. Dezember 2010 veröffentlicht worden ist, wird vom

Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 601 43 723 geführt.

Der angegriffene Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

1. A method of determining the identification of a nucleotide at a detection

position in a target sequence comprising a first target domain comprising

said detection position and a second target domain adjacent to said

detection position, wherein the method comprises:

a) hybridising a first ligation probe to said first target domain, said first

ligation probe comprising a first target-specific sequence;

b) hybridising a second ligation probe to said second target domain,

said second ligation probe comprising a second target specific sequence;

wherein at least one of said first and second probes comprises an

adaptor sequence, at least one of said first and second probes comprises

a base at an interrogation position, and wherein each of said probes comprises either an upstream or a downstream universal priming site; and

wherein if said base at said interrogation position is perfectly complementary to said nucleotide at said detection position a ligation complex is

formed;

c)

removing non-hybridised probes, wherein said target sequence comprises a binding ligand, and the method comprises binding said binding

ligand to a binding partner immobilised on a solid support or supports

before removing unhybridized probes;

d) providing a ligase that ligates said first and second ligation probes to

form a ligated probe;

e) amplifying said ligated probe to generate a plurality of amplicons;

f)

contacting said amplicons with an array of capture probes; and

g) determining the nucleotide at said detection position.

In deutscher Übersetzung lautet er:

1. Verfahren zur Bestimmung der Identifizierung eines Nucleotids an einer

Detektionsposition in einer Zielsequenz, die eine erste Zieldomäne, welche die Detektionsposition umfasst, und eine mit der Detektionsposition

benachbarte zweite Zieldomäne umfasst, worin das Verfahren Folgendes umfasst:

a) das Hybridisieren einer ersten Ligationssonde an die erste Zieldomäne, wobei die erste Ligationssonde eine erste zielspezifische

Sequenz umfasst;

b) das Hybridisieren einer zweiten Ligationssonde an die zweite Zieldomäne, wobei die zweite Ligationssonde eine zweite zielspezifische

Sequenz umfasst;

worin zumindest eine von der ersten und der zweiten Sonde eine Adaptersequenz umfasst und zumindest eine von der ersten und der zweiten

Sonde an einer Abfrageposition eine Base umfasst und worin jede der

Sonden eine Universalprimingstelle entweder stromauf oder stromab

umfasst; und

worin sich ein Ligationskomplex bildet, wenn die Base an der Abfrageposition zu dem Nucleotid an der Detektionsposition vollkommen komplementär ist;

c) das Entfernen nicht hybridisierter Sonden, worin die Zielsequenz

einen Bindungsliganden umfasst und das Verfahren vor dem Entfernen

der unhybridisierten Sonden das Binden des Bindungsliganden an einen

Bindungspartner, der an einen oder mehrere feste Träger immobilisiert

ist, umfasst;

d) das Bereitstellen einer Ligase, die die erste und die zweite Ligationssonde ligiert, um eine ligierte Sonde zu bilden;

e) das Amplifizieren der ligierten Sonde, um eine Vielzahl von

Amplicons zu erzeugen;

f)

das Kontaktieren der Amplicons mit einem Array an Fangsonden;

und

g) das Bestimmen des Nucleotids an der Detektionsposition.

Der auf Patentanspruch 1 zurückbezogene Patentanspruch 6 lautet in der Verfahrenssprache:

6. The method of any one of the preceding claims, wherein the first and

second target domain are separated by one or more nucleotides and

wherein the method comprises adding dNTPs and a polymerase prior to

providing the ligase to form the ligated product.

In deutscher Übersetzung lautet er:

6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, worin die erste

und die zweite Zieldomäne durch ein oder mehrere Nucleotide getrennt

ist und worin das Verfahren vor dem Bereitstellen der Ligase das Zusetzen von dNTP und einer Polymerase umfasst, um das ligierte Produkt zu

bilden.

Zum Wortlaut der übrigen zurückbezogenen Patentansprüche wird auf den Inhalt

der Akte verwiesen.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass das Streitpatent für nichtig zu erklären sei, weil

die Erfindung nicht ausführbar, der Gegenstand des Patentanspruchs 6 gegenüber

der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert und die Erfindung mangels

Neuheit, zumindest aber wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem

Stand der Technik nicht patentfähig sei. Die Klägerin stützt ihr Vorbringen im

Wesentlichen auf folgende Druckschriften:

MW01

EP 1 990 428 B1 (Streitpatentschrift)

MW04

WO 01/57269 A2 (internationale Stammanmeldung zum Streitpatent)

MW09

WO 00/77260 A1

MW10

WO 96/15271 A1

MW11

N.P. Gerry et al., Journal of Molecular Biology, 1999, 292, S. 251

bis 262

MW12

T.C.H. Hsuih et al., Journal of Clinical Microbiology, 1996, S. 501

bis 507

MW14

PONS Großwörterbuch für Experten und Universität, Englisch –

Deutsch, Vollständige Neuentwicklung 2001, Ernst Klett Verlag,

Stuttgart, S. 11, Stichwort “adjacent” und S. 161, Stichwort

“contiguous”

MW17

Kumar et al., Analytical Biochemistry, 1988, 169, S. 376 bis 382

MW18

Y. Kinoshita et al., Nucleic Acids Research, 1997, 25, S. 3747

bis 3748.

Die Beklagte verteidigt ihr Patent in der erteilten Fassung nach Hauptantrag, sowie

in den jeweils als geschlossene Anspruchssätze eingereichten Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3 vom 25. Mai 2020.

Die Hilfsanträge 1 und 3 enthalten lediglich noch einen Patentanspruch, der jeweils

wie folgt lautet:

Hilfsantrag 1:

Hilfsantrag 3:

Hilfsantrag 2

entspricht der erteilten Fassung ohne den erteilten Unteranspruch 6.

Die Klägerin trägt vor:

Das Streitpatent sei schon deshalb für nichtig zu erklären, weil das Verfahren des

erteilten Patentanspruchs 1 in Teilbereichen nicht ausführbar sei. So sei darin u.a.

eine Hybridisierung der zweiten Ligationssonde an die erste Zieldomäne vorgesehen. Damit sei der mit dem patentgemäßen Verfahren angestrebte Nachweis einer

Einzelnukleotidmutation allerdings nicht möglich. Denn sowohl die erteilten

Patentansprüche als auch die Beschreibung der Streitpatentschrift würden übereinstimmend davon ausgehen, dass im patentgemäßen Verfahren nur die erste

Ligationssonde mit ihrer Abfrageposition an die Detektionsposition in der ersten

Zieldomäne binde, wohingegen die zweite Ligationssonde ausschließlich an die

zweite Zieldomäne binde. Es sei daher nicht erkennbar, wie das patentgemäße Verfahren durchzuführen sei, wenn die zweite Ligationssonde zwar die Abfrageposition

enthalte, die Detektionsposition sich aber in der ersten Zieldomäne befinde, an

welche die zweite Ligationssonde jedoch nicht hybridisiere.

Auch das Verfahren entsprechend dem abhängigen Patentanspruch 6 sei nicht ausführbar, weil es technisch nicht möglich sei, dass – was sich aus dem Begriff

„adjacent“ in Patentanspruch 1 zwingend ergebe – zwei unmittelbar benachbarte,

also direkt aneinander angrenzende Zieldomänen zeitgleich – wie aber in Patentanspruch 6 vorgesehen – getrennt, d.h. nicht direkt aneinander angrenzend, vorliegen

könnten.

Insoweit sei Patentanspruch 6 in Kombination mit den Merkmalen nach Patentanspruch 1 auch mangels Ursprungsoffenbarung unzulässig erweitert, weil sich aus

den ursprünglichen Unterlagen lediglich ergebe, dass die Zieldomänen in der

Zielsequenz entweder direkt aneinander angrenzten oder beabstandet seien, aber

nicht, dass aneinander angrenzende Zieldomänen zugleich auch getrennt sein

könnten.

Der patentgemäße Gegenstand sei zudem weder neu noch beruhe er auf einer

erfinderischen Tätigkeit. Mangelnde Neuheit liege dabei gegenüber der mangels

wirksamer Inanspruchnahme der Prioritäten des Streitpatents zu berücksichtigenden Druckschrift MW9 vor, die bereits alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 offenbare. Darüber hinaus beruhe das streitpatentgemäße Verfahren

gegenüber der MW9 auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Eine erfinderische Tätigkeit sei auch gegenüber der MW10 und MW11 sowie weiteren, mit der Klage eingereichten Druckschriften zu verneinen.

Dabei unterscheide sich das in der Druckschrift MW10 beschriebene Verfahren vom

patentgemäßen Verfahren allenfalls dadurch, dass die amplifizierten Zielnukleinsäuren nicht auf einem Microarray detektiert würden. Wie die Druckschrift MW11

belege, liege der Einsatz von Microarrays beim Nachweis von Punktmutationen für

den Fachmann jedoch auf der Hand, zumal das Streitpatent in seiner einleitenden

Beschreibung selbst auf die Vorzüge der Array-Technik hinweise. Unbeachtlich dessen sei zu berücksichtigen, dass das im erteilten Patentanspruch 1 beschriebene

Nachweisverfahren zwar den Einsatz eines Arrays vorsehe, welcher aber nicht

zwingend als Microarray ausgestaltet sein müsse.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 990 428 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent

die Fassung des Hilfsantrags 1 gemäß Schriftsatz vom 25. Mai 2020,

weiter hilfsweise die erteilte Fassung ohne Unteranspruch 6 (Hilfsantrag 2), weiter hilfsweise die Fassung des Hilfsantrags 3 gemäß Schriftsatz vom 25. Mai 2020 erhält.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen. Sie erachtet das Streitpatent in wenigstens einer der von ihr verteidigten Fassungen für schutzfähig. Die

Beklagte hat hierzu u.a. die folgenden Druckschriften zur Akte eingereicht:

rop4

rop5

S.A. Leon et al., Cancer Research, 1977, 37, S. 646 bis 650

Langenscheidts Großwörterbuch der englischen und deutschen

Sprache, English – Deutsch, 3. Auflage, 1988, S. 42 und 227.

Die Beklagte trägt vor:

Die von der Klägerin gegenüber der erteilten Fassung geltend gemachte mangelnde

Ausführbarkeit hinsichtlich der Abfrageposition in der zweiten Ligationssonde greife

zumindest bei den Anspruchsfassungen der Hilfsanträge nicht mehr, weil diese

dahingehend beschränkt seien, dass die Abfrageposition ausschließlich in der ersten Ligationssonde vorliege. Soweit die Klägerin im Zusammenhang mit der von ihr

beanstandeten unzulässigen Erweiterung geltend mache, dass benachbarte Zieldomänen nicht getrennt vorliegen könnten, lasse sie außer Acht, dass das Streitpatent den Begriff „adjacent“ so definiere, dass hiermit nicht nur „unmittelbar

benachbart“, also „directly adjacent“, sondern auch „mittelbar benachbart“, d.h.

„indirectly adjacent“, gemeint sei, was sich aus Abs. [0024] der Streitpatentschrift

ergebe, der sich wiederum im letzten Absatz auf Seite 10 der ursprünglichen Offenbarung MW04 befinde.

Sämtliche Änderungen in den Anspruchsfassungen der Hilfsanträge seien in der

Stammanmeldung MW04 offenbart, so dass auch hier keine unzulässigen Erweiterungen vorlägen. Die von der Klägerin in diesem Zusammenhang gerügten neuen

Merkmale, wie weitere „target domains“ oder „cell-free genomic DNA“, gehörten zu

der im ursprünglichen Patentanspruch 1 beschriebenen Lehre, die weitere Verfahrensschritte nicht ausschließe, so dass die neuen Merkmale zulässige Verallgemeinerungen der Ursprungsoffenbarung darstellten. Der Fachmann erkenne zudem,

dass die in der Anspruchsfassung nach dem Hilfsantrag 1 kombinierten Teilmerkmale zu einer Beschränkung der ursprünglich offenbarten Lehre auf die besonders

bevorzugte Multiplex-Anwendung führe, bei der eine Vielzahl von Zielsequenzen

simultan detektiert würden.

Der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1 stehe entgegen der Ansicht der Klägerin

auch nicht der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs

entgegen. Die erteilten Patentansprüche 1 und 6 würden durch die Begriffe

„adjacent“ bzw. „separated“ nicht nur benachbarte, sondern auch beabstandete

Zieldomänen umfassen und damit auch einen Nukleotid-Nachweis mit drei Ligationssonden unter Schutz stellen.

Entgegen der Ansicht der Klägerin sei schon der erteilte Patentanspruch 1 gegenüber dem von der Klägerin zitierten Stand der Technik neu. Dies gelte erst recht für

die Fassungen nach den Hilfsanträgen.

Die in diesen jeweils beanspruchten Verfahren beruhten auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die von der Nichtigkeitsklägerin als Stand der Technik vorgelegten

Druckschriften belegten lediglich das vergebliche Bemühen der Fachwelt, ein Verfahren zum Nachweis spezifischer Nukleinsäuren bereitzustellen, das die notwendige Sensitivität und Genauigkeit aufweise, praxistauglich sei und sich darüber

hinaus für die Detektion einer Vielzahl von Zielsequenzen in einem Multiplexing-

Format eigne. Zum damaligen Zeitpunkt habe es aber ein derartiges Verfahren nicht

gegeben. Vielmehr sei es erst mit der Erfindung des Streitpatents gelungen, ein

Nachweisverfahren, das diesen Anforderungen genüge, bereitzustellen. Dementsprechend habe für den Fachmann aufgrund des Stands der Technik keine Veranlassung bestanden, zu den in den Hilfsanträgen beanspruchten Verfahren zu

gelangen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage ist begründet. Das Streitpatent ist nach Artikel II § 6 Absatz 1

Nr. 1, 3 und 4 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ, Art. 138

Abs. 1 Buchst. c) und d) EPÜ für nichtig zu erklären, weil es in der erteilten Fassung

unzulässig erweitert ist, in der Fassung nach Hilfsantrag 1 eine Schutzbereichserweiterung enthält und sich in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 2 und 3, mit

denen die Beklagte ihr Patent ebenfalls verteidigt, als nicht patentfähig erweist. Auf

die von der Klägerin ebenfalls bezweifelte Ausführbarkeit der patentgemäßen Erfindung kommt es bei dieser Sachlage demzufolge nicht mehr an.

I.

1.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Identifizierung von Einzelnukleotid-

Polymorphismen (kurz SNPs) – im Folgenden auch als Einzelnukleotidmutationen

oder Punktmutationen bezeichnet – in einer Zielsequenz mit Hilfe von Ligationssonden (vgl. MW01, Abs. [0001] iVm Patentanspruch 1).

2.

In seiner Einleitung stellt das Streitpatent fest, dass der Nachweis spezifischer Nukleinsäuren ein wichtiges Werkzeug sowohl in der medizinischen Diagnostik als auch in der molekularbiologischen Forschung ist. Hierbei spielen Untersuchungen unter Einsatz von sequenzspezifischen Gensonden eine wichtige Rolle,

u.a. zum Nachweis infektiöser Organismen oder von Onkogenen; aber auch bei der

Typisierung von für Transplantationen geeigneten Geweben, beim forensischen

Abgleich von Gewebe- bzw. Blutproben oder der Bestimmung der Homologie von

Genen aus verschiedenen Spezies sind Gensonden von Bedeutung. Eine auf Gensonden basierende Untersuchung sollte sensitiv, spezifisch und einfach zu automatisieren sein. Aufgrund der Entwicklung der PCR stellt die Sensitivität bei derartigen

Untersuchungen heute allerdings kein Problem mehr dar.

Die Spezifität erweist sich bei vielen derzeit verfügbaren, auf Gensonden basierenden Assays, den Aussagen im Streitpatent zufolge, dagegen nach wie vor als problematisch. Denn die Spezifität solcher Assays ist, wie im Streitpatent ausgeführt,

abhängig von der Konzentration der Sonden und Zielsequenzen, von den Salzen

im Hybridisierungsmedium, der Reaktionstemperatur sowie der Länge der Sonden.

Um Gensonden dennoch weiterhin einsetzen zu können, werden im Stand der

Technik wie der Druckschrift WO 97/45559 neue experimentelle Techniken für den

Nachweis von SNPs beschrieben, bei denen Sonden nur bei vollständiger Komplementarität zur Zielsequenz ligiert und anschließend amplifiziert werden können.

Abschließend stellt das Streitpatent noch die Relevanz von SNPs heraus, indem es

aufzeigt, dass insbesondere SNPs in und um kodierende Sequenzen für klinisch

relevante Phänotypen oder für die Veranlagung bestimmter Erkrankungen verantwortlich sind, und sich die Forschung daher auf die Analyse solcher SNPs fokussiert

hat (vgl. MW01, Abs. [0002 bis 0007]).

3.

Vor diesem Hintergrund sieht das Streitpatent die patentgemäße Aufgabe

darin, ein sehr sensitives und genaues Verfahren für die Genotypisierung bereitzustellen, wobei das Verfahren ohne oder nur mit einem Minimum an zielsequenzspezifischen Amplifikationen auskommen soll (vgl. MW01, Abs. [0008]).

4.

Der mit einer solchen Aufgabenstellung betraute Fachmann ist ein promovierter Biochemiker mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von analytischen und diagnostischen Verfahren.

5.

Die Aufgabe wird durch das im erteilten Patentanspruch 1 beschriebene Verfahren gelöst, welches folgende Merkmale aufweist:

[1]

Verfahren zur Bestimmung der Identifizierung eines Nukleotids an einer

Detektionsposition in einer Zielsequenz, wobei

[1.1]

die Zielsequenz eine erste Zieldomäne mit der Detektionsposition und

eine der Detektionsposition benachbarte zweite Zieldomäne besitzt und

das Verfahren folgende Schritte umfasst:

[2]

a) das Hybridisieren einer ersten Ligationssonde an die erste Zieldomäne,

wobei die erste Ligationssonde eine erste zielspezifische Sequenz

umfasst,

[3]

b) das Hybridisieren einer zweiten Ligationssonde an die zweite Zieldomäne,

wobei die zweite Ligationssonde eine zweite zielspezifische Sequenz

umfasst und

[3.1]

zumindest eine der beiden Ligationssonden eine Adaptersequenz aufweist,

[3.2]

zumindest eine der beiden Ligationssonden an einer Abfrageposition

eine Base besitzt,

[3.3]

jede der Ligationssonden eine Universalprimingstelle entweder stromauf

oder stromab umfasst und

[3.4]

sich ein Ligationskomplex bildet, wenn die Base an der Abfrageposition

zu dem Nukleotid an der Detektionsposition vollkommen komplementär

ist;

[4]

c) das Entfernen nicht hybridisierter Sonden, wobei die Zielsequenz einen

Bindungsliganden aufweist und das Verfahren vor dem Entfernen der

unhybridisierten Sonden das Binden des Bindungsliganden an einen Bindungspartner, der an einen oder an mehreren festen Trägern immobilisiert

ist, vorsieht;

[5]

d) das Bereitstellen einer Ligase, die die erste und die zweite Ligationssonde

ligiert, um eine ligierte Sonde zu bilden;

[6]

e) das Amplifizieren der ligierten Sonde, um eine Vielzahl von Amplicons zu

erzeugen;

[7]

[8]

f) das Kontaktieren der Amplicons mit einem Array an Fangsonden und

g) das Bestimmen des Nukleotids an der Detektionsposition.

6.

Der erteilte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag bedarf im Hinblick auf den

zwischen den Parteien strittigen Begriff „adjacent“ der Auslegung.

Die Lehre des Streitpatents, wie sie im erteilten Patentanspruch 1 wiedergegeben

ist, zielt darauf ab, ohne vorherige Amplifikation der Zielsequenz, unter Einsatz

eines Oligonukleotid-Ligations Assays (kurz OLA oder Ligations-Assay) sowie eines

Detektionsarrays, Veränderungen in Nukleinsäuresequenzen an singulären Stellen

nachzuweisen (vgl. MW01, Abs. [0012 bis 0014]).

Die Zielsequenz setzt sich dabei aus verschiedenen Zieldomänen zusammen. Nach

der Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 ist die Zielsequenz in zwei Zieldomänen

aufgeteilt. Die Lage der beiden Zieldomänen zueinander definiert das Streitpatent

im Absatz [0024]. Das Streitpatent unterscheidet hierbei zwei Möglichkeiten:

Als erste Möglichkeit beschreibt das Streitpatent die Lage der Zieldomänen mit den

englischen Adjektiven „adjacent (i.e. contiguous)“. Der deutschsprachige Fachmann

versteht – entsprechend der offiziellen Übersetzung der englischen Begriffe

„adjacent“ und „contiguous“ – darunter, dass die Zieldomänen aneinander angrenzen, anstoßen, benachbart sind bzw. sich berühren (vgl. rop5 und MW14). Davon

sprachlich deutlich abgegrenzt durch die Verwendung der Konjunktion „or“ – zu

Deutsch „oder“ – beschreibt das Streitpatent die zweite Möglichkeit als „separated“,

die nach der offiziellen deutschen Übersetzung damit getrennte bzw. beabstandete

Zieldomänen vorsieht. Die beiden gegensätzlichen Alternativen werden im Absatz

[0024] des Streitpatents zusätzlich dadurch definiert, dass die Zieldomänen entweder „directly adjacent“, also direkt benachbart sind, oder „separated by one or more

nucleotides (e.g. indirectly adjacent)“, also getrennt durch ein oder mehrere Nukleotide (z.B. indirekt benachbart) vorliegen. Aus dieser sprachlichen Differenzierung

ergibt sich für den Fachmann in eindeutiger Weise, dass die Begriffe „adjacent“ und

„directly adjacent“ die eine Verfahrensvariante beschreiben, bei der die beiden Zieldomänen benachbart zueinanderliegen, während die Begriffe „separated“ und

„indirectly adjacent“ diejenige Variante beschreiben, bei der die beiden Zieldomänen

voneinander beabstandet sind. Von dieser strikten Trennung der beiden Alternativen geht das Streitpatent auch an einer weiteren Stelle der Beschreibung sowie in

den deutlich voneinander getrennten Figuren 5 und 6 aus, von denen nur die Figur 5

die im erteilten Patentanspruch 1 beschriebene, technische Vorgehensweise zur

Bestimmung eines SNPs graphisch darstellt (vgl. MW01, Abs. [0059]). Angaben, die

darauf hindeuten, dass die beiden Alternativen unter einem gemeinsamen Oberbegriff zusammengefasst werden können, oder gar in einem gemeinsamen Verfahren

miteinander kombinierbar sind, finden sich dagegen an keiner Stelle des Streitpatents.

Nachdem im erteilten Patentanspruch 1 nur von „adjacent“ die Rede ist, versteht

der Fachmann aufgrund der zuvor genannten sprachlichen Differenzierung im

Streitpatent unter dem Verfahren des erteilten Patentanspruchs 1 folglich ein Verfahren, bei dem die Zieldomänen direkt aneinander angrenzen (vgl. BGH GRUR

1999, 909, 2. Ls. – Spannschraube). Hiervon geht der Fachmann auch bei einer

rein funktionsorientierten Auslegung des Begriffs „adjacent“ aus, da das Verfahren

des erteilten Patentanspruchs 1 keine Angaben dazu enthält, wie im Falle einer

Beabstandung der beiden Zieldomänen vorzugehen ist, um nach wie vor die erste

und die zweite Ligationssonde miteinander ligieren zu können. Zudem ist dem Fachmann schon aus rein praktischer Sicht bewusst, dass die Zieldomänen einer Zielsequenz entweder beabstandet, oder benachbart sein können, aber nie beide Positionen gleichzeitig einnehmen können.

Soweit die Beklagte hiergegen einwendet, dass der Begriff „adjacent“ im Absatz

[0024] des Streitpatents als Oberbegriff für die beiden Möglichkeiten „directly

adjacent“ und „indirectly adjacent“ aufzufassen sei und daher sowohl für benachbarte, als auch für beabstandete Zieldomänen stehe, kann dem aus den zuvor

genannten Gründen nicht gefolgt werden.

Die Beklagte macht des Weiteren geltend, dass der Fachmann bei der Auslegung

des Begriffs „adjacent“ neben dem erteilten Patentanspruch 1 sowie der Beschreibung des Streitpatents auch den erteilten, auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen

Patentanspruch 6 mitberücksichtige. Dieser gehe jedoch im Gegensatz zum erteilten Patentanspruch 1 von beabstandeten Zieldomänen aus, woraus sich ein Widerspruch zur Lehre des Patentanspruchs 1 ergebe. Um diesen Widerspruch aufzulösen müsse der Fachmann nach Ansicht der Beklagten folglich davon ausgehen,

dass der Begriff „adjacent“ beide Varianten, d.h. „directly adjacent“ und „indirectly

adjacent“, umfasse. Dieses Argument vermag ebenfalls nicht durchzugreifen.

Für den einschlägig tätigen Fachmann ist ausgehend von der Beschreibung des

Streitpatents sowie der im erteilten Patentanspruch 1 vermittelten technischen

Lehre ersichtlich, dass der erteilte Patentanspruch 6 zwar eine Ausführungsform

beschreibt, die aber keine Ausgestaltung des Verfahrens nach Patentanspruch 1

ist, sondern eine eigenständige Alternative zum Verfahren des erteilten Patentanspruchs 1 darstellt. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass im Verfahren nach

Patentanspruch 6 unter Einsatz von Desoxynukleosidtriphosphaten (kurz dNTPs)

(= Bausteine einer Nukleinsäuresequenz) und einer Polymerase eine Lücke zwischen den Ligationssonden, die durch eine Beabstandung der beiden Zieldomänen

entstanden ist, mit Nukleotiden aufgefüllt werden muss. Im Verfahren des erteilten

Patentanspruchs 1 mit benachbarten Zieldomänen ist ein solcher Schritt dagegen

weder erforderlich, da die beiden Zieldomänen in diesem Fall nebeneinanderliegen

und damit auch die an die Zieldomänen hybridisierten Ligationssonden, noch ist ein

solcher Schritt darin vorgesehen. Der erteilte Patentanspruch 6 beschreibt daher

zwar in Verbindung mit dem erteilten Patentanspruch 1 ein SNP-Nachweisverfahren, welches sich ebenfalls der grundlegenden Verfahrensschritte des Hybridisierens, Ligierens, Amplifizierens und Detektierens bedient. In der Durchführung des

Oligonukleotid-Ligations Assays weist das Verfahren des Patentanspruchs 6 aber

deutliche Abweichungen im Vergleich zum OLA des erteilten Patentanspruchs 1

auf. In Bezug auf die Bedeutung des Begriffes „adjacent“ lässt dies nur den Schluss

zu, dass die Anforderungen an einen OLA in Abhängigkeit von der Position der Zieldomänen variieren und der Begriff „adjacent“ daher zwangsläufig nur eine Verfahrensvariante beschreiben kann, nämlich diejenige, bei der die Zieldomänen benachbart sind. Für den Fachmann ist es somit offensichtlich, dass eine Auflösung des

Widerspruchs zwischen den Lehren der erteilten Patentansprüche 1 und 6 auf dem

Wege der Auslegung nicht möglich ist. Infolgedessen geht er selbst unter Berücksichtigung der erteilten Patentansprüche 1 und 6 davon aus, dass der im erteilten

Patentanspruch 1 verwendete Begriff „adjacent“ nur die Verfahrensvariante mit

benachbarten Zieldomänen beschreibt.

II.

Das Streitpatent ist in der erteilten Fassung für nichtig zu erklären, da der erteilte

Patentanspruch 6 gegenüber der ursprünglichen Anmeldung MW04 unzulässig

erweitert ist.

Die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 6, wonach die erste und zweite Zieldomäne durch ein oder mehrere Nukleotide getrennt sind und vor dem Bereitstellen

der Ligase sowohl dNTPs als auch eine Polymerase zugesetzt werden, sind in den

ursprünglichen Unterlagen MW04 offenbart (vgl. MW04, S. 10, letzter Abs.). Anders

als im erteilten Patentanspruch 6 wird in der ursprünglichen Offenbarung in diesen

Eigenschaften allerdings keine Ausgestaltung des Verfahrens mit benachbarten

Zieldomänen gesehen, sondern eine durch „oder“-Verknüpfung davon abgegrenzte,

eigenständige Alternative (vgl. MW04, S. 10, letzter Abs., Z. 4). Abgesehen von der

sprachlichen Abgrenzung belegt dies, wie vorstehend schon unter Punkt I.6 des

Urteils im Detail ausgeführt, auch die technische Vorgehensweise.

Mit dem Patentanspruch 6 weist die erteilte Anspruchsfassung nach Hauptantrag

folglich eine unzulässige Erweiterung auf, da dieser durch seinen Rückbezug auf

den Patentanspruch 1 zwei eigenständige Verfahren miteinander vereint, die

ursprünglich nicht als Kombination, sondern ausschließlich als zwei voneinander

unabhängige Varianten vorgesehen waren, mit denen sich zwar in beiden Fällen

SNPs durch die Kombination von Oligonukleotid-Ligations Assay und Amplifizierung

nachweisen lassen, bei denen zur Durchführung des Oligonukleotid-Ligations

Assays jedoch unterschiedliche Techniken angewendet werden.

Aus den bereits genannten Gründen vermag der Vortrag der Beklagten, dass die im

erteilten Patentanspruch 6 vorgesehene Kombination der beiden Verfahrensvarianten nicht über die ursprüngliche Offenbarung von MW04 hinausgehe, weil der

Begriff „adjacent“ in der ursprünglichen Offenbarung MW04 beabstandete und

benachbarte Verfahrensvarianten in sich vereine, somit nicht zu überzeugen.

III.

Die Beklagte kann ihr Patent auch nach Maßgabe der Hilfsanträge 1 bis 3 nicht

erfolgreich verteidigen, da der Patentanspruch nach Hilfsantrag 1 gegenüber der

erteilten Anspruchsfassung eine Schutzbereichserweiterung aufweist und sich die

in den Anspruchsfassungen der übrigen Hilfsanträge 2 und 3 beschriebenen

Gegenstände als nicht patentfähig erweisen.

1.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1 besteht aus einem einzigen Patentanspruch. Das darin beschriebene Verfahren unterscheidet sich vom Verfahren

des erteilten Patentanspruchs 1 u.a. darin, dass die Zielsequenz nicht mehr wie

bisher aus zwei, sondern nunmehr aus drei Zieldomänen besteht, wobei die dritte

Zieldomäne zwischen der ersten und zweiten Zieldomäne liegt. Darauf abgestimmt

kommt im Verfahren gemäß Hilfsantrag 1 neben den beiden Ligationssonden, die

an die erste bzw. zweite Zieldomäne hybridisieren, noch eine dritte Ligationssonde

zum Einsatz, die für die dritte Zieldomäne spezifisch ist.

Aufgrund der Aufnahme der dritten Zieldomäne sowie der dritten Ligationssonde

weist der Patentanspruch des Hilfsantrags 1 eine Schutzbereichserweiterung nach

Art. 138 Abs. 1 Buchst. d) EPÜ auf.

Der Grund für die Schutzbereichserweiterung wurde im Wesentlichen bereits mit

der unter Punkt I.6 des Urteils eingehend erörterten Auslegung des Begriffs

„adjacent“ genannt und besteht zusammengefasst darin, dass mit dem erteilten

Patentanspruch 1 nur eine von zwei möglichen Verfahrensvarianten unter Schutz

gestellt wurde und zwar diejenige, bei der für den Oligonukleotid-Ligations Assay

zwei direkt benachbarte Zieldomänen verwendet werden.

Das Verfahren des Hilfsantrags 1 sieht dagegen eine zwischen der ersten und zweiten Zieldomäne liegende, zusätzliche dritte Zieldomäne vor, so dass bereits diese

Beabstandung der Zieldomänen über den Schutz des erteilten Patentanspruchs 1

hinausgeht. Hinzu kommt, dass nach der Lehre des Hilfsantrags 1 für den Erhalt

eines Ligationskomplexes der Einsatz einer dritten Ligationssonde erforderlich ist.

Dies führt dazu, dass bei dieser Ligationsreaktion die erste Sonde mit der dritten

und die dritte Sonde wiederum mit der zweiten Sonde zu einem Ligationskomplex

verbunden werden. Vom Schutz des erteilten Patentanspruchs 1 ist dagegen jedoch

nur eine Ligation umfasst, bei der die erste und zweite Ligationssonde direkt miteinander verbunden werden. Demzufolge stellt auch die dritte Ligationssonde im

Verfahren des Hilfsantrags 1 eine Schutzbereichserweiterung dar.

Ein Schutzumfang des erteilten Patentanspruchs 1, der über ein Verfahren mit direkt

benachbarten Zieldomänen und zwei Ligationssonden hinausgeht, lässt sich auch

über den erteilten Patentanspruch 6 nicht herleiten. Der erteilte Patentanspruch 6

beschreibt zwar abweichend vom Verfahren des erteilten Patentanspruchs 1 die

Beabstandung der ersten und zweiten Zieldomäne sowie den Einsatz von dNTPs

und einer Polymerase, um die Lücke zwischen den beabstandeten Zieldomänen zu

schließen. Dies zeigt jedoch, dass der erteilte Patentanspruch 6 eine andere Form

für die Beabstandung der beiden Zieldomänen im Blick hat als die im Verfahren

nach Hilfsantrag 1 vorgesehene dritte Zieldomäne. Durch das Fehlen einer dritten

Zieldomäne ist für die Lehre des erteilten Patentanspruchs 6 infolgedessen auch

der Einsatz einer dritten Ligationssonde, anders als im Verfahren nach Hilfsantrag 1, nicht von Bedeutung. Ein Nachweisverfahren für SNPs unter Verwendung

einer dritten Ligationssonde, welche für eine dritte Zieldomäne spezifisch ist, ergibt

sich somit selbst bei einer kombinierten Betrachtung der in den erteilten Patentansprüchen 1 und 6 vermittelten Lehren nicht.

Dem steht auch der Einwand der Beklagten nicht entgegen, dass das im erteilten

Patentanspruch 1 enthaltene Teilmerkmal „a target sequence comprising a first

target domain […] and a second target domain“ das Vorhandensein weiterer Zieldomänen aufgrund der Formulierung „comprising“ – also enthaltend – mit einschließe, zumal das Streitpatent aufgrund der zusätzlichen Angaben in den Absätzen [0024], [0054] und [0058] sowie Figur 6 und Patentanspruch 6 eine vielfältige

Gestaltung des patentgemäßen Verfahrens darstelle.

Hierzu ist erneut auf die unter Punkt I.6 des Urteils dargelegte Auslegung des

Begriffs „adjacent“ und die daraus gezogene Schlussfolgerung zu verweisen, dass

die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen des Streitpatents einen konkreten Oligonukleotid-Ligations

Assay mit zwei Zieldomänen beschreibt, die direkt benachbart sind. Des Weiteren

ist zu beachten, dass – wie schon zuvor ausgeführt – auch der erteilte Patentanspruch 6 weder eine dritte Zieldomäne noch eine dritte Ligationssonde vorsieht,

sondern lediglich eine Lücke zwischen zwei Ligationssonden. Nachdem der Inhalt

der Patentansprüche nach § 14 PatG maßgeblich den Schutzbereich bestimmt und

sich somit aus weiteren Merkmalen in Beschreibung und Zeichnung, losgelöst von

den erteilten Patentansprüchen, grundsätzlich kein Schutzbereich ergeben kann,

der vom Inhalt der erteilten Patentansprüche abweicht, geht das Verfahren des

Hilfsantrags 1 unter Einbeziehung von drei Zieldomänen und drei Ligationssonden

über den Schutzbereich der erteilten Anspruchsfassung hinaus.

2.

Mit der Anspruchsfassung des Hilfsantrags 2, die sich von der erteilten Anspruchsfassung allein dadurch unterscheidet, dass Patentanspruch 6 gestrichen

wurde, kann die Beklagte ihr Patent ebenfalls nicht verteidigen, weil das Verfahren

des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 gegenüber der Druckschrift MW10 sowie

dem allgemeinen Fachwissen nicht die erforderliche erfinderische Tätigkeit aufweist.

2.1

Aus der Sicht des Fachmanns, der mit der Aufgabe betraut ist ein sensitives

und genaues Verfahren zur Genotypisierung bereitzustellen, das ohne oder nur mit

einem Minimum an zielsequenzspezifischen Amplifikationen auskommt (siehe

Punkt I.3 des Urteils), sprechen zwei Gründe dafür, die MW10 bei der Suche nach

einer Lösung für die patentgemäße Aufgabe in Betracht zu ziehen.

Der erste vorrangige Grund besteht darin, dass die MW10 bereits in ihrer Einleitung

ein Verfahren zur Amplifikation und Detektion zahlreicher Zielsequenzen vorstellt,

welches mit einem einzigen Primerpaar auskommt (vgl. MW10, S. 1, Z. 2 bis 4). Der

Einsatz eines solchen Primerpaares signalisiert dem Fachmann, dass die Amplifikationsreaktionen in diesem Verfahren stark vereinfacht und mit minimalem Aufwand

möglich sind. Diese Annahme sieht der Fachmann beim Blick auf die Seite 4 der

MW10 bestätigt, da sich hier die Information findet, dass für die in MW10 beschriebene Amplifikation im Multiplexing-Format ein universelles Primerpaar („common

primer pair“) verwendet wird, welches den Vorteil mit sich bringt, dass die Reaktionsbedingungen für sämtliche Amplifikationsreaktionen nur auf dieses eine Primerpaar abgestimmt werden müssen (vgl. MW10, S. 4, Z. 2 bis 7). Der zweite Grund,

der für die MW10 als relevanten Stand der Technik spricht, ergibt sich daraus, dass

das darin beschriebene Verfahren in einer Weise ausgestaltet ist, die eine Unterscheidung von Allelen (= verschiedene Ausprägungsformen eines Gens (normal

oder mutiert) an einem Genlokus) ermöglicht und damit u.a. den Nachweis von

Punktmutationen bzw. SNPs erlaubt, um so z.B. feststellen zu können, ob eine

genetische Veränderung homozygot oder heterozygot in einem Individuum vorliegt

(vgl. MW10, S. 10, Z. 34 bis 38). Nachdem die Identifizierung von SNPs ein zusätzlicher Teilaspekt der patentgemäßen Aufgabenstellung ist (siehe Punkt I.3 des

Urteils), befasst sich der Fachmann folglich intensiv mit den weiteren in MW10 enthaltenen Details zum darin beschriebenen Multiplexing-Verfahren.

Als Erstes fällt dem Fachmann auf, dass im Verfahren der MW10 die Amplifikationsreaktion mit einem Ligations-Assay gekoppelt ist (vgl. MW10, Titel iVm Anspruch 1).

Bei näherer Betrachtung erkennt der Fachmann, dass das grundlegende Prinzip

des Verfahrens darin besteht, zuerst einen Ligations-Assay mit zwei benachbarten

Ligationssonden durchzuführen, die durch Zugabe einer Ligase zu einem Ligationsprodukt verbunden werden. Anschließend wird das Ligationsprodukt von der Zielsequenz abgetrennt, in einer nachfolgenden Amplifikationsreaktion vervielfältigt und

die Amplifikationsprodukte werden schließlich detektiert (vgl. MW10, Ansprüche 1

und 2 iVm S. 6, Z. 14 bis 19, S. 7, Z. 13 bis 15 und Fig. 3a bis 3h). Bei genauerer

Betrachtung der in MW10 geschilderten Verfahrensabläufe fällt dem Fachmann

darüber hinaus auf, dass in der MW10 empfohlen wird, vor der Amplifikationsreaktion die nicht-hybridisierten Ligationssonden zu entfernen (vgl. MW10, S. 13, Z. 26

bis 28). Obwohl in der MW10 vor dem Entfernen der nicht-hybridisierten Sonden

bereits die Ligierung der benachbarten Ligationssonden durchgeführt wird, geht der

Fachmann dennoch nicht davon aus, dass die in MW10 vorgegebene Reihenfolge

aus Ligieren der Sonden, Entfernen der nicht-hybridisierten Sonden und Amplifizieren der Ligationsprodukte zwingend einzuhalten ist. Er erkennt vielmehr, dass es

darauf ankommt, die nicht-hybridisierten Sonden vor der Amplifikationsreaktion zu

entfernen, um so zu vermeiden, dass die nicht-hybridisierten Sonden mit den für die

Amplifikationsreaktion wichtigen Primern in Konkurrenz treten und damit das Ergebnis der Amplifikationsreaktion negativ beeinflussen. Ob die nicht-hybridisierten Sonden daher vor der Ligation oder nach der Ligation entfernt werden, macht aus technischer Sicht keinen Unterschied. Entscheidend ist vielmehr, dass die MW10 mit

dem Schritt des Entfernens der nicht-hybridisierten Sonden den Fachmann darauf

hinweist, während der Amplifikationsreaktion die Anwesenheit nicht-hybridisierter

Ligationssonden zu vermeiden. In Anbetracht dessen liegt die unter den patentgemäßen Merkmalen [1], [2], [3], [4], [5], [6] und [8] des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 nachfolgend zusammengefasste Abfolge von Verfahrensschritten (siehe

Punkt I.5 des Urteils),

-

-

-

-

-

das Hybridisieren der Ligationssonden an die Zielsequenz ([1], [2] und [3]),

das Entfernen der nicht-hybridisierten Ligationssonden ([4]),

das Ligieren der hybridisierten Ligationssonden zu einem Ligationsprodukt ([5]),

das Amplifizieren der Ligationsprodukte ([6]) sowie

das Detektieren von SNPs in den Ligationsprodukten ([8]),

für den Fachmann auf der Hand.

Darüber hinaus sucht der Fachmann in der MW10 auch nach weiteren Informationen zum Aufbau der Ligationssonden, zur Art und Weise, wie die nicht-hybridisierten Ligationssonden entfernt werden und wie der Nachweis von SNPs geführt wird,

da es sich hierbei um grundlegende technische Informationen zur Durchführung des

Verfahrens handelt.

Über die Ligationssonden, die in MW10 unter dem Sammelbegriff „split probe

reagent“ (kurz SPR) zusammengefasst werden, erfährt der Fachmann, dass

-

-

-

jede Ligationssonde eine universelle Primerbindungsstelle aufweist (vgl.

MW10, S. 13, Z. 15/16),

die Ligation der beiden Ligationssonden Voraussetzung dafür ist, dass nachfolgend eine Amplifikation des Ligationsproduktes möglich ist (vgl. MW10,

S. 13, Z. 20 bis 22) und,

dass die Sonden mit einer Affinitätskomponente verbunden sind (vgl. MW10,

S. 13, Z. 29 bis 38).

Unter der Affinitätskomponente versteht die MW10 u.a. das sowohl im analytischen

als auch im diagnostischen Bereich häufig verwendete Vitamin Biotin, welches mit

dem bakteriellen Protein Streptavidin eine der stärksten bekannten nichtkovalenten

biologischen Bindungen eingeht (vgl. MW10, S. 13, Z. 34/35 iVm S. 11, Z. 6 bis 11).

Bei Verwendung dieses Affinitätspaares wird regelmäßig eine feste Oberfläche mit

Streptavidin beschichtet und die zu isolierenden Oligonukleotide mit Biotin verbunden (vgl. MW12, S. 502, re Sp., vorletzter Abs., Z. 10 bis 13). In der MW10 werden

zur Trennung der hybridisierten Ligationssonden von den nicht-hybridisierten Ligationssonden daher die Ligationssonden mit einem Affinitätsliganden wie Biotin verbunden. Dies führt den eigenen Angaben in der MW10 zufolge allerdings dazu, dass

sowohl die hybridisierten als auch die nicht-hybridisierten Sonden an einem festen

Träger immobilisiert werden (vgl. MW10, S. 13, Z. 36 bis 38). Ein solches Vorgehen

erkennt der Fachmann als nachteilig. Nachdem ihm bekannt ist, dass Biotin

enzymatisch an alle Arten von einzelsträngigen Nukleinsäuren angebracht werden

kann (vgl. MW17, S. 376, Titel und Abstract bzw. MW18, S. 3747, Titel und

Abstract), zieht er es in diesem Fall aus rein pragmatischen Überlegungen in

Betracht, nicht die Ligationssonden, sondern die Zielsequenzen, an welche die Ligationssonden hybridisieren, mit Biotin zu verbinden und diese auf einem Träger zu

immobilisieren, da so die nicht-hybridisierten Ligationssonden mit der Reaktionslösung entfernt werden können. Die weiteren, unter dem patentgemäßen Merkmal [4] zusammengefassten technischen Aspekte, wie das Verbinden der Zielsequenz mit einem Bindungsliganden sowie das Immobilisieren der Zielsequenz an

einen festen Träger über einen zum Bindungsliganden passenden Bindungspartner,

vermögen daher ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit zu begründen.

Sofern die patentgemäßen Merkmale [1.1], [3.2] und [3.4] – betreffend die Komplementarität der Abfrageposition in der ersten Ligationssonde zur Detektionsposition

in der ersten Zieldomäne – für den Fachmann nicht ohnehin selbstverständlich sind,

da SNPs mit einem Oligonukleotid-Ligations Assay rein denkgesetzlich nur dann

nachgewiesen werden können, wenn in einer Ligationssonde die Base an der

Abfrageposition komplementär zu dem Nukleotid an der Detektionsposition der Zielsequenz bzw. Zieldomäne ist, rücken dies die Figuren 3a bis 3d der Druckschrift

MW10 in das Blickfeld des Fachmanns. Infolgedessen gehen auch die patentgemäßen Merkmale [1.1], [3.2] und [3.4] nicht über das allgemeine Können und Wissen

des Fachmanns hinaus.

Entsprechendes gilt für die in der Ligationssonde vorgesehene Universalprimingstelle entweder stromauf oder stromab nach dem patentgemäßen Merkmal [3.3], da

eine solche Andockstelle für Primer bei einer üblichen Amplifikation der Ligationsprodukte mittels Polymerasekettenreaktion unentbehrlich ist.

Auch der im Verfahren des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 vorgesehene

Einsatz von Ligationssonden mit zusätzlichen Adaptersequenzen, welche entsprechend den patentgemäßen Merkmalen [3.1] und [7] die Detektion von SNPs im

Array-Format ermöglichen, kann keine erfinderische Tätigkeit begründen. Hinsichtlich der Detektion beschreibt die MW10 zwei Alternativen, wobei nur eine dieser

Alternativen eine differenzierende Detektion, wie sie der Fachmann für den Nachweis von SNPs benötigt, betrifft (vgl. MW10, S. 15, Z. 33 bis 35). Über sie erfährt er

in der MW10, dass hierfür ein System aus Fängermolekülen mit einem System aus

Markierungssubstanzen assoziiert wird. Bei einem derart zusammengesetzten

Detektionssystem wird es in der MW10 weiterhin als vorteilhaft erachtet, wenn die

Fängermoleküle spezifisch ausgestaltet sind und für die Markierungen einheitliche

Substanzen ausgewählt werden (vgl. MW10, S. 15, Z. 35 bis S. 16, Z. 2 und

Z. 14/15). Bei den spezifischen Fängermolekülen („unique capture“) geht die MW10

von immobilisierten oder immobilisierbaren Fangsonden aus, die entweder zu

zielsequenzspezifischen Abschnitten der Ligationssonde komplementär sind oder

aber zu künstlich erzeugten, ebenfalls spezifischen Sequenzen, die an einer

beliebigen Stelle in die Ligationssonde integriert werden, sofern dieser Bereich von

der Amplifikation miterfasst wird (vgl. MW10, S. 16, Z. 3 bis 7). Im letzteren Fall

besitzt die Ligationssonde neben einer zielspezifischen Sequenz und einer universellen Primerstelle somit zusätzlich noch eine künstliche Adaptersequenz im Sinne

des patentgemäßen Merkmals [3.1] (vgl. MW10, S. 16, Z. 37 bis S. 17, Z. 7).

Unabhängig davon, wie die spezifischen Fangsonden konzipiert sind, erfolgt die

anschließende Detektion im Verfahren der MW10 nach dem Prinzip der physikalischen, d.h. der räumlichen Trennung der unterschiedlichen Zielsequenzen, so dass

für alle Zielsequenzen einheitliche Markierungen verwendet werden können (vgl.

MW10, S. 16, Z. 8 bis 10). Vor diesem Hintergrund liest der Fachmann das Beispiel 2 der MW10. In diesem Beispiel erfolgt der Nachweis von drei verschiedenen

Mutationen mit Hilfe von drei spezifischen Fangsonden, entsprechend den SEQ ID

NO. 10 bis 12 (vgl. MW10, S. 22, Z. 19 iVm S. 25/26, SEQ ID NO. 10 bis 12). Die

unterschiedlichen Fangsonden werden dabei getrennt voneinander als drei der

Reihe nach angeordnete Punkte auf einer aus Nitrozellulose bestehenden Festphase immobilisiert. Sobald ein mit Biotin markiertes amplifiziertes Ligationsprodukt

an eine der Fangsonden hybridisiert, wird die räumliche Position des Ligationskomplexes auf der Nitrozellulose-Festphase optisch durch Zugabe einer in MW10 als

„anti-biotin:colloidal gold“ bezeichneten Verbindung sichtbar gemacht, die bei einer

Wechselwirkung mit Biotin einen rötlich-braunen Farbkomplex erzeugt (vgl. MW10,

S. 22, Z. 13 bis 30). Durch diese Vorgehensweise erhält der Fachmann die Anregung, auf eine Array-basierte Detektion unter Einbeziehung von Fangsonden zu

setzen und dabei zugleich Fangsonden auszuprobieren, die entweder zu einem zielsequenzspezifischen Abschnitt in den Ligationssonden oder zu einer künstlich

erzeugten, in die Ligationssonden eingefügten Adaptersequenz komplementär sind.

In Kenntnis der Lehre von MW10 vermag ein solches Ausprobieren sowie ein damit

verbundenes Erkennen der Vorteile von Ligationssonden mit Adaptersequenzen

daher keine erfinderische Tätigkeit zu begründen. Nachdem an den im patentgemäßen Merkmal [7] von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 genannten Array keine

weiteren Anforderungen bezüglich Strukturierung oder Dimensionierung gestellt

werden, sind folglich auch die patentgemäßen Merkmale [3.1] und [7] nicht in der

Lage, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen.

2.2

Zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage führt der Einwand der Beklagten, dass die Druckschrift MW10 keinen Array im Sinne des Streitpatents offenbare.

Aus ihrer Sicht sei in der MW10 im Rahmen der Detektion lediglich die Rede davon,

dass an einer Festphase immobilisierte Fangsonden mit daran gebundenen Ligationsprodukten auf unterschiedlichste Weise physikalisch separiert werden könnten.

Als Beispiel für eine solche Festphase würden in der MW10 Kügelchen („beads“)

genannt, die z.B. mittels eines Magnetfeldes aus einer Reaktionslösung abgetrennt

werden könnten. Darin sei für den Fachmann jedoch kein Array erkennbar.

Diesem Einwand steht entgegen, dass die für den Fachmann wesentliche diskriminierende Detektion im Beispiel 2 der MW10 expressis verbis im Array-Format durchgeführt wird, bei dem mit Nitrozellulose zudem eine einheitliche Festphase zum Einsatz kommt und nicht eine Vielzahl einzelner Festphasen (vgl. MW10, S. 22, Z. 13

bis 30, insbesondere Z. 20, „linear array“). Mithin regt die MW10 durch das Beispiel 2 gezielt eine diskriminierende Detektion an, die – im Sinne der Lehre des

Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 – auf eine strukturierte räumliche Trennung

der Ligationsprodukte setzt und nicht auf eine allgemeine physikalische Trennung,

wie sie allenfalls bei einer nicht diskriminierenden Detektion sinnvoll erscheint. Eine

solche nicht diskriminierende Detektion kommt für den Fachmann, der – wie im vorliegenden Fall – bestrebt ist, SNPs in Nukleinsäureproben nachzuweisen, jedoch

nicht in Frage. Zudem ist zu berücksichtigen, dass das im Patentanspruch 1 von

Hilfsantrag 2 beschriebene Verfahren nicht den Einsatz eines DNA-Mikroarrays fordert, sondern lediglich eine Detektion im Array-Format, wobei selbst die Zahl der

auf dem Array immobilisierten Fangsonden nicht näher definiert ist.

Ohne Bedeutung ist es dabei, wenn die Beklagte bestreitet, dass die MW10 einen

Oligonukleotid-Ligations Assay im patentgemäßen Sinn offenbare, sondern davon

ausgeht, dass in MW10 lediglich eine Hybridisierung der Ligationssonden an die

Zielsequenzen unter stringenten Bedingungen erfolge.

Dieses Argument ist aus technischer Sicht nicht nachvollziehbar. So findet sich in

der MW10 die eindeutige Aussage, dass eine Amplifizierung des „split probe

reagent“ (SPR) nur dann möglich ist, wenn beide Ligationssonden an die benachbarten Zieldomänen hybridisieren und somit durch Ligation der Sonden ein Ligationskomplex gebildet werden kann (vgl. MW10, S. 13, Z. 20 bis 22). Demnach reicht

eine einfache Hybridisierung der Ligationssonden unter stringenten Bedingungen

für die anschließende Amplifizierung nicht aus. Sie erfordert vielmehr das Verbinden

der beiden Ligationssonden mittels Ligase. Diese Vorgehensweise steht auch im

Einklang mit den in den Figuren 3a bis 3h von MW10 wiedergegebenen Verfahrensabläufen, die den Kerngedanken der in MW10 vermittelten Lehre bildlich darstellen

(vgl. MW10, S. 6, Z. 14 bis 19 iVm Patentanspruch 1).

Auch dem weiteren Argument der Beklagten kann nicht zugestimmt werden, demzufolge die Druckschrift MW10 die im patentgemäßen Verfahren durch die Merkmale

[3.1] und [7] beschriebene „Adapterlösung“ nicht nahelege, da ein künstlicher Adapter das Verfahren der MW10 komplizierter mache, welches im Beispiel 2 schon mit

sequenzspezifischen Adaptern nicht gut funktioniere. Zudem werde in der MW10

die Aufnahme von sog. „target“-fremden Sequenzen – also nicht mit Zielsequenzen

übereinstimmenden Sequenzen – in die Ligationssonden nicht beschrieben. Denn

in der MW10 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Detektion von

SNPs u.a. Ligationssonden in Frage kommen, die zusätzlich einen von der Zielsequenz abweichenden, aber dennoch spezifischen Abschnitt aufweisen, der in sämtlichen von der Amplifikation erfassten Bereichen der Ligationssonde liegen kann

(vgl. MW10, S. 16, Z. 6/7). Dies ist nichts anderes als eine künstlich erzeugte Adaptersequenz im Sinne von Merkmal [3.1] des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2.

Des Weiteren ist der MW10 zu entnehmen, dass der Nachweis im Verfahren der

MW10 grundsätzlich durch die räumliche Trennung der Amplifikate erfolgt und zwar

mit Hilfe von spezifischen Fangsonden, die auf einem Array immobilisiert sind, so

dass die Zielsequenzen mit einheitlichen Markierungen versehen werden können

(vgl. MW10, S. 16, Z. 8 bis 10 iVm S. 22, Z. 13 bis 15). Dieses Vorgehen ist gleichbedeutend mit dem im patentgemäßen Merkmal [7] erwähnten Kontaktieren von

Amplicons mit den Fangsonden eines Arrays.

Dem steht auch die von der Beklagten im Zusammenhang mit dem Beispiel 2 der

MW10 beanstandete schlechte Qualität einer Detektion von SNPs über Ligationssonden mit Adaptersequenzen nicht entgegen. Denn zum einen wird in der Druckschrift MW10 keine qualitative Bewertung des darin beschriebenen Detektionssystems vorgenommen und zum anderen wird selbst das Ergebnis von Beispiel 2, bei

dem die Ligationssonden für die Detektion der SNPs allem Anschein nach nur mit

einem zielsequenzspezifischen Abschnitt ausgestattet sind, entgegen der Ansicht

der Beklagten nicht als nachteilig beschrieben. Das Beispiel wird in MW10 vielmehr

ergebnisoffen präsentiert und im letzten Satz lediglich darauf hingewiesen, dass für

eine eindeutig auswertbare Detektion auf jedem der drei identisch aufgebauten

Arrays jeweils nur eine genetische Mutation sichtbar sein sollte. Damit ist jedoch

weder eine qualitative Bewertung der Detektion verbunden, noch handelt es sich

hierbei um eine Prognose darüber, wie es um die Qualität einer Detektion bestellt

ist, wenn diese anhand einer Ligationssonde mit zusätzlicher Adaptersequenz

durchgeführt wird. Um eventuelle Qualitätsunterschiede zwischen Ligationssonden

mit ausschließlich zielsequenzspezifischen Abschnitten und solchen mit zusätzlichen Adaptersequenzen bei der Detektion herausfinden zu können, muss der Fachmann in Kenntnis der MW10 vielmehr beide Möglichkeiten austesten, was wiederum für das Naheliegen der Adapterlösung spricht.

3.

Auch die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 3 steht der Nichtigerklärung

des Streitpatents nicht entgegen, da der Gegenstand des danach einzigen Patentanspruchs ebenfalls nicht patentfähig ist.

Im Vergleich zum Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 erhält der Verfahrensanspruch des Hilfsantrags 3 folgende weitere Merkmalsergänzungen:

-

-

Im Merkmal [1] wird von einer Vielzahl an Zielsequenzen ausgegangen und

diese zudem als zellfreie genomische DNA einer Probe spezifiziert.

Das Merkmal [4] definiert den Bindungsliganden der Zielsequenz nun als

Biotin, welches gebunden an ein dNTP mit Hilfe einer terminalen Transferase

enzymatisch an einem Ende der Zielsequenz angefügt wird. Zudem werden

die festen Träger, auf denen der Bindungspartner für Biotin immobilisiert ist,

im Merkmal [4] als magnetische Kügelchen konkretisiert.

-

Im Hinblick auf die in den Merkmalen [2] und [3.1] bis [3.4] genannten Ligationssonden sieht der Patentanspruch des Hilfsantrags 3 nun einen Satz an

Ligationssonden vor, wobei die erste Ligationssonde darin jeweils in zwei

Varianten vorliegt und die Abfragepositionen dabei in den beiden Varianten

unterschiedlich ist.

-

-

Im Merkmal [3.1] von Hilfsantrag 3 weisen die Ligationssonden neben der

Adaptersequenz zusätzlich noch eine Markierungs-Sequenz auf, die zu einer

entsprechenden Markierungs-Sonde komplementär ist, welche für die beiden

Varianten unterschiedlich ist.

Das Merkmal [7] des Patentanspruchs nach Hilfsantrag 3 wird schließlich

dahingehend ergänzt, dass sich die Fangsonden auf dem Array an konkreten

Stellen mit einer Dichte von 10.000 bis zu 2.000.000.000 cm2 befinden und

jede dieser Stellen, die identische Fangsonden enthält, ein Sensorelement bildet, wobei der Array 5 bis 20 identische Sensorelemente spezifisch für jede

Adaptersequenz aufweist.

Trotz der Vielzahl der Merkmale führt deren Aufnahme dennoch nicht zu einer technischen Lehre, die auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, weil sämtliche der

genannten Merkmale bei der Durchführung eines Array-gestützten Nachweises von

SNPs im Blickfeld des Fachmanns liegen.

So kann es als bekannt vorausgesetzt werden, dass zellfreie genomische DNA aus

Serumproben bereits seit den 1970er Jahren im klinischen Alltag von Bedeutung

ist, zuerst als Indikator für die Wirksamkeit von Krebsbehandlung und später dann

als geeignetes Probenmaterial für die nicht invasive Pränataldiagnostik, bei der es

in vielen Fällen ebenfalls um den spezifischen Nachweis von Punktmutationen geht

(vgl. rop4, Titel). Der Einsatz von zellfreier genomischer DNA als Zielsequenz im

Merkmal [1] ist für den mit dem Nachweis von SNPs befassten Fachmann daher

naheliegend.

Darauf, dass es sich bei Biotin und Streptavidin um ein in der Biochemie fachübliches Affinitätspaar handelt, bei dem Biotin regelmäßig über eine terminale

Transferase an einzelsträngige Oligonukleotide angebracht wird, wurde bereits

oben hingewiesen (siehe Punkt III.2.1, S. 27 des Urteils; vgl. MW17, S. 376, Titel).

Dem Fachmann ist in Verbindung damit ferner bekannt, dass feste Oberflächen mit

Streptavidin beschichtet werden und dass sich als Festphase hierfür u.a. paramagnetische Kügelchen hervorragend eignen (vgl. MW12, S. 502, re Sp., zweiter

vollst. Abs., Z. 10 bis 13). Die weitere Ausgestaltung des patentgemäßen Merkmals [4], wie im Patentanspruch von Hilfsantrag 3 vorgesehen, gehört daher zur

biochemischen Routine.

Zur Identifizierung von SNPs in genomischen Sequenzen sind allel-spezifische

Nachweismethoden im Stand der Technik hinreichend bekannt. Nachdem sich

dabei die Mutation nicht nur in einem, sondern in beiden Allelen befinden kann, liegt

es für den Fachmann auf der Hand, für eine Detektionsposition zwei unterschiedliche Varianten einer Ligationssonde einzusetzen. Denn nur so kann festgestellt

werden, ob die Mutation auf einem oder beiden Allelen vorkommt (vgl. MW11,

S. 292, Abstract, Z. 10, „allel-specific LDR primers“ und S. 253, Beschreibung zu

Fig. 1, zweiter Satz, „allel-specific primers“). In einem Einsatz von zwei Varianten

der ersten Ligationssonde, wie er in die patentgemäßen Merkmale [2] und [3.1 bis

3.4] des Verfahrens nach Hilfsantrag 3 eingeflossen ist, kann daher ebenfalls keine

erfinderische Tätigkeit gesehen werden.

Da mit dem Ligations-Assay von Hilfsantrag 3 ein allel-spezifischer Nachweis von

SNPs durchgeführt wird, ist es aus fachlicher Sicht unabdingbar, anhand von spezifischen Markierungen deutlich zu machen, ob die Mutation auf einem oder beiden

Allelen vorkommt. Hierfür kommen direkt nachweisbare Markierungen wie Radioisotope oder Farbmarkierungen genauso in Frage, wie indirekt nachweisbare Markierungen, bei denen spezielle Sequenzen mit Signaleinheiten verbunden sind (vgl.

MW10, S. 11, Z. 12 bis 25). Daraus ergibt sich, dass die im Merkmal [3.1] von Hilfsantrag 3 genannten Markierungs-Sequenzen und Markierungs-Sonden gleichfalls

zum „Handwerkszeug“ eines im Bereich der Biochemie tätigen Fachmanns gehören

und daher ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit zu begründen vermögen.

Selbst die Strukturierung der im Merkmal [7] nach Hilfsantrag 3 genannten Arrays,

kann zusammen mit der Vielzahl an Zielsequenzen gemäß Merkmal [1] nicht zur

Stütze einer erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden. Wie aus der Druckschrift MW10 hervorgeht, ist der Fachmann mit dem Einsatz der Array-Technologie

zum Nachweis von SNPs grundsätzlich vertraut. Die Größe des in MW10 verwendeten Arrays ist mit drei Fangsonden, die als räumlich getrennte Punkte in linearer

Form auf einer Festphase aus Nitrozellulose immobilisiert sind, zwar relativ gering

(vgl. MW10, S. 22, Z. 19/20). Nachdem das „Upscaling“ – also die Maßstabsvergrößerung – eines solchen Arrays im Stand der Technik aber bereits etabliert ist, stellt

die Erweiterung des in der Druckschrift MW10 beschriebenen Arrays für den Fachmann keine Maßnahme dar, die sein erfinderisches Zutun erfordert (vgl. MW11,

S. 251, Titel iVm S. 255, Figur 2 und S. 259, li Sp., zweiter Abs., Z. 4 bis 18 von

unten). Dies gilt selbst für einen Array, der die im Merkmal [7] angegebene maximale

Dichte von 2 Milliarden Fangsonden pro cm2 aufweist, da – mangels anderslautender Angaben im Streitpatent – davon auszugehen ist, dass eine solche Dichte mit

den gleichen Techniken erreichbar ist, wie sie bei der Herstellung üblicher Microarrays angewendet wird. Auch die zusätzlich im Merkmal [7] genannten Sensorelemente werden im Streitpatent nicht mit einer technischen Lehre untermauert, die

auf eine erfinderische Tätigkeit schließen lässt. Dies verwundert im Übrigen nicht

weiter, da es nicht die Aufgabe des Streitpatents ist, einen neuen Array für SNPs zu

konzipieren, sondern vielmehr ein Verfahren für die Genotypisierung bereitzustellen, welches ohne oder nur mit einem Minimum an zielsequenzspezifischer Amplifikation auskommt. Demnach liegt der Kern der patentgemäßen Lehre nicht im

Bereich der Konzeption von Arrays, sondern auf dem Gebiet der Detektion von

SNPs mittels Oligonukleotid-Ligations Assay und Amplifikationsreaktion.

Das Argument der Beklagten, dass das Verfahren des Hilfsantrags 3 aufgrund des

darin verwendeten Arrays einen Quantensprung in der Array-Technologie darstelle

und auch das darin vorgesehene Zusammenspiel von Biotin und genomischer DNA

noch nicht bekannt sei, führt bei dem zuvor aufgezeigten Kenntnisstand daher zu

keiner anderen Beurteilung der Sachlage.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 ZPO.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der

Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und

Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)

eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der

Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt

unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten

elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen

elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation

auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich

zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die

Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen

Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches

Dokument

in

die

elektronische Poststelle

des Bundesgerichtshofes

(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist

beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens

aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur

gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Schramm

Schwarz

Münzberg

Wagner

Freudenreich