BPatG Beschluss vom 11.02.2021 – 4 Ni 25/17 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

4 Ni 25/17 (EP)

KoF 90/19 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2021:110221B4Ni25.17EP.0

betreffend das europäische Patent …

(…)

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzung)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 11. Februar 2021

durch die Vorsitzende Richterin Grote-Bittner, die Richterin Kopacek und Dipl.-Ing.

Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

I.

II.

Die Erinnerung der Erinnerungsführerin wird zurückgewiesen.

Die Kosten

des Erinnerungsverfahrens

trägt

die

Erinnerungsführerin.

III. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt

7.083,54 Euro.

G r ü n d e

I.

Die Nichtigkeitsklägerin und Erinnerungsführerin hatte mit ihrer Nichtigkeitsklage

das europäische Patent … (…) in vollem Umfang angegriffen.

Im parallelen

Verletzungsverfahren vor dem LG Mannheim (Az. …) war die Klägerin mit Urteil

vom 5. Juli 2011 antragsgemäß wegen Patentverletzung verurteilt worden. Die

hiergegen gerichtete Berufung der Klägerin ist mit Urteil des OLG Karlsruhe vom

8. Februar 2017 (Az. …) zurückgewiesen worden. Die Revision ist nicht zugelassen

worden.

Der 4. Senat hat mit Urteil vom 26. März 2019 das Patent teilweise für nichtig erklärt

und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Den Streitwert des

Nichtigkeitsverfahrens hat der Senat auf 1.200.000,- Euro festgesetzt.

Auf Antrag der Klägerin hat die Rechtspflegerin mit Beschluss vom 6. Oktober 2020

die der Klägerin zu erstattenden Kosten auf 48.326,76 Euro festgesetzt und den

weitergehenden Antrag der Klägerin auf Erstattung auch der Terminsgebühr und

der Reisekosten zur mündlichen Verhandlung am 26. März 2019 für den

mitwirkenden Rechtsanwalt der Klägerin in Höhe von 7.083,54 Euro mit der

Begründung zurückgewiesen, der Verletzungsstreit sei im Zeitpunkt der mündlichen

Verhandlung vor dem Nichtigkeitssenat rechtskräftig abgeschlossen gewesen,

weshalb die Kosten des Rechtsanwalts nicht notwendig und daher von der

Gegenseite nicht zu erstatten seien. Ein Abstimmungsbedarf zwischen dem

Nichtigkeitsverfahren und dem weiteren Rechtsstreit über die Schadenshöhe habe

nicht bestanden; Fragen der Auslegung der Patentansprüche und des

Schutzumfangs des Patents seien im Verletzungsprozess bereits abschließend

geklärt worden.

Gegen den ihr am 26. Oktober 2020 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat

die Klägerin am 5. November 2020, bei Gericht am selben Tag per Telefax

eingegangen, Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss wegen der

Nichtberücksichtung der Reisekosten und Terminsgebühr des in der mündlichen

Verhandlung mitwirkenden Rechtsanwalts in Höhe von 7.083,54 Euro eingelegt.

Die Rechtspflegerin habe verkannt, dass auch im Verletzungsverfahren zur Höhe

des Schadensersatzes der Schutzumfang des Patents von entscheidender

Bedeutung sein könne. Wenn der Senat – wie vorliegend – auf eine Einschränkung

des Patentanspruchs erkannt habe, könne dadurch der im Rechtsstreit wegen des

Schadensersatzes der Höhe nach dieser ganz oder teilweise entfallen, wenn die

festgestellte Verletzungshandlung nicht mehr unter den Schutzumfang des

eingeschränkten Patents falle. Das rechtskräftige Feststellungsurteil sei dann im

Wege

der

Restitutionsklage

(§

ZPO)

aufzuheben.

In der mündlichen Verhandlung habe der Senatsvorsitzende mitgeteilt, dass der

Schutzumfang des Patents gemäß Hilfsantrag I der Beklagten zu beschränken sei

und ausweislich des Sitzungsprotokolls den Klägervertreter gefragt, welche

Verfahrensweise zu den Hilfsanträgen geplant sei. Sodann sei die Sitzung

unterbrochen worden und der Vertreter der Beklagten habe sich mit den

anwesenden Rechtsanwälten bezüglich der Einschränkungen nach den

Hilfsanträgen im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Höheverfahren vor dem

LG Mannheim beraten. Die Voraussetzungen der Entscheidung des BGH

(GRUR 2013, 430 – Rn. 29) zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten

lägen deshalb uneingeschränkt vor.

Die Klägerin und Erinnerungsführerin beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 26. Oktober 2020 abzuändern und

den weiteren Betrag in Höhe von 7.083,54 Euro zugunsten der Klägerin

festzusetzen.

Die Beklagte und Erinnerungsgegnerin hat sich zur Erinnerung der Klägerin nicht

eingelassen und keinen Antrag gestellt.

Die Rechtspflegerin hat mit Schreiben an die Parteien vom 4. Februar 2021 unter

Bezugnahme auf die Begründung des Kostenfestsetzungsbeschlusses der

Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Erinnerung der Klägerin ist gemäß § 121 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO

i.V.m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG zulässig, insbesondere fristgerecht binnen

zwei Wochen eingelegt. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Die von der Klägerin geltend gemachten Kosten für die Mitwirkung des

Rechtsanwalts der Klägerin an der mündlichen Verhandlung am 26. März 2019 vor

dem BPatG neben dem Patentanwalt waren zur zweckentsprechenden

Rechtsverteidigung nicht notwendig. Zur Begründung wird zunächst; auf die

zutreffenden Erwägungen im Beschluss der Rechtspflegerin vom 6. Oktober 2020

Bezug genommen.

Als notwendig gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO werden nur die Kosten für solche Handlungen angesehen, die zur Zeit ihrer Vornahme

objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das im Streit stehende Recht zu

verfolgen oder zu verteidigen. Maßstab ist, ob eine verständige und wirtschaftlich

vernünftige Partei die kostenauslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt

(ex ante) als sachdienlich ansehen durfte, wobei jedoch auch der Grundsatz sparsamer Prozessführung gilt (vgl. Zöller/Herget, ZPO, 33. Aufl., § 91 Rn. 12).

Bei der Prüfung der Notwendigkeit der geltend gemachten Kosten einer Doppelvertretung ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten (vgl. BGH GRUR 2013,

427, Rn. 23 f. – Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430,

Rn. 23

f. – Rechtsanwalt

im Nichtigkeitsverfahren; Schulte/Püschel, PatG,

10. Auflage 2017, § 80 Rdn. 40 m. w. N.). Die Mitwirkung eines Rechtsanwalts

neben einem Patentanwalt ist typischerweise als notwendig im Sinne von § 91

Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein

das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende

Partei oder ein mit

ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt

ist

(vgl. BGH a.a.O. - Rn. 26 – Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren). Hintergrund

dieser Rechtsprechung ist in erster Linie ein sich aus der gleichzeitigen

Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent

betreffenden Nichtigkeitsklage ergebender Abstimmungsbedarf im Hinblick auf das

Vorbringen der Partei

in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht

kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien, um ein

idealerweise

widerspruchsfreies Vorgehen in beiden Verfahren zu ermöglichen (BGH, a.a.O.

Rn. 30

– Doppelvertretung

in Nichtigkeitsverfahren; BPatG Beschl. v.

8. August 2018 – 5 ZA (pat) 34/18; Beschl. v. 17. Juli 2019 – 6 ZA (pat) 43/18 -

juris). Eine Doppelvertretung darf jedoch selbst im Falle eines gleichzeitig

anhängigen

Verletzungsrechtsstreits

nicht

schlechthin

als

zur

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig

angesehen werden. So besteht nach

rechtskräftigem Abschluss des

Verletzungsrechtsstreits vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren

regelmäßig keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung (BGH a.a.O., Rn. 34 –

Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; Schulte/Püschel, a.a.O. Rn. 40).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze geht die Vertretung der Klägerin im

Termin zur mündlichen Verhandlung vom 26. März 2019 vor dem Nichtigkeitssenat

auch durch einen Rechtsanwalt über das hinaus, was eine verständige,

kostenbewußte und wirtschaftlich vernünftige Partei als in diesem Sinne erforderlich

ansehen durfte. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem

Nichtigkeitssenat ist der gegen die Klägerin geführte Verletzungsprozess aus dem

Streitpatent bereits längere Zeit vorher rechtskräftig beendet gewesen.

Vor diesem Hintergrund ist seit Rechtskraft des Urteils des OLG Karlsruhe vom

8. Februar 2017 kein paraller Verletzungsrechtsstreit geführt worden, der nach den

o.g. Grundsätzen

eine Mitwirkung

eines weiteren Vertreters

im

Nichtigkeitsverfahren erfordert hätte. Die Voraussetzungen, nach denen die

Klägerin die Reisekosten und die Terminsgebühr

für den mitwirkenden

Rechtsanwalt zu erstatten wären, liegen damit nicht vor.

Ein weiterhin bestehender Abstimmungsbedarf ist nicht erkennbar, so dass die

Terminsgebühr und die weiteren im Zusammenhang mit dem Termin geltend

gemachten Aufwendungen nicht als kostenrechtlich objektiv erforderliche und

geeignet erscheinende Maßnahmen zur Rechtsverfolgung anzuerkennen sind.

Mit dem rechtskräftigen Urteil ist der Verletzungsrechtsstreit jedenfalls insoweit

abgeschlossen, als Fragen, die die Auslegung der Patentansprüche und den

Schutzumfang des Patents betreffen, in einer rechtskräftigen Entscheidung bereits

abschließend geklärt sind. Der Schutzumfang des Patents spielt im Rechtsstreit

über die Höhe des Schadensersatzes keine Rolle mehr, so dass ein fortbestehender

Abstimmungsbedarf mit dem Vorgehen im Nichtigkeitsverfahren unter keinem

rechtlichen Gesichtspunkt erkennbar ist (vgl. BPatG Beschl. v. 8. August 2018 –

5 ZA (pat) 34/18; Beschl. v. 17. Juli 2019 – 6 ZA (pat) 43/18 - juris).

Soweit die Klägerin vorträgt, dass der Schutzumfang des Streitpatents Gegenstand

der mündlichen Verhandlung am 26. März 2019 gewesen sei und sie zu ihrer

geplanten Verfahrensweise in Bezug auf die von der Beklagten gestellten

Hilfsanträge befragt worden sei, beziehen sich diese Aspekte allein auf das

Nichtigkeitsverfahren und vermögen keinen Abstimmungsbedarf mehr im Hinblick

auf den Verletzungsprozess zu begründen,

in dem eine Verletzung des

Schutzbereichs des Streitpatents dem Grunde nach bereits rechtskräftig festgestellt

wurde und nur noch über die Höhe des zuzuerkennenden Schadenersatzes zu

entscheiden ist. Ein solcher Abstimmungsbedarf ergibt sich entgegen der

Auffassung der Klägerin insbesondere nicht mit Blick auf die Möglichkeit der

Erhebung einer Restitutionsklage nach § 580 Nr. 6 ZPO. Für den Fall, dass das

Streitpatent im Ergebnis für nichtig erklärt werden sollte, ist dies ohne unmittelbaren

Einfluss auf das

rechtskräftig abgeschlossene Verletzungsverfahren. Die

Berücksichtigung

der

bloßen

Möglichkeit

eines

späteren

Wiederaufnahmeverfahrens scheidet folglich als besondere Verteidigungsstrategie

im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens aus. Somit ist auch bei dieser Sachlage

keine besondere Abstimmung zwischen Rechts- und Patentanwalt über die

Strategie in der mündlichen Verhandlung des Nichtigkeitsverfahrens im Sinne der

zitierten BGH-Entscheidungen notwendig (vgl. BPatG Beschl. v. 8. August 2018 –

5 ZA (pat) 34/18, Rn. 20 - juris).

Nach alldem sind die Kosten für die Teilnahme des Rechtsanwalts der Klägerin an

der mündlichen Verhandlung am 26. März 2019 keine notwendigen Kosten i.S.d.

§ 91 Abs. 1 ZPO und damit nicht erstattungsfähig. Die Erinnerung war daher

zurückzuweisen.

III.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Erinnerungsführerin aufzuerlegen

(§§ 84 Abs. 2, 99 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der Gegenstandswert des

Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des strittigen Betrages.

Grote-Bittner

Kopacek

Ausfelder

Rö