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BPatG Beschluss vom 22.04.2021 – 35 W (pat) 406/19
35. Senat · ECLI:DE:BPatG:2021:220421B35Wpat406.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
KOF 133/20 _______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2009 014 610
(hier: Kostenfestsetzung)
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 22. April 2021 unter Mitwirkung des Richters Metternich sowie der Richterin
Bayer und des Richters Eisenrauch
beschlossen:
Die von Antragstellerin gemäß Ziffer 1 des Vergleichs vom
22. September 2020 der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten
werden für das erstinstanzliche Löschungsverfahren und das
Löschungs-Beschwerdeverfahren auf insgesamt
12.629,95 €
festgesetzt.
ECLI:DE:BPatG:2021:220421B35Wpat406.19.0
Gründe§
I.
Die Beteiligten haben das Löschungsbeschwerdeverfahren, dessen Gegenstand
der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 7. November 2018
war, mit dem der Löschungsantrag gegen das Streitgebrauchsmuster
20 009 014 610 kostenpflichtig zurückgewiesen wurde, durch den
in der
mündlichen Verhandlung vom 22. September 2020 abgeschlossenen Vergleich
beendet.
Ziffer
des Vergleichs
betrifft
die Kosten
des
erstinstanzlichen
Löschungsverfahrens vor dem DPMA und das Löschungs-Beschwerdeverfahren
und hat folgenden Wortlaut:
„Die Antragstellerin übernimmt die Kosten des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens in erster Instanz gemäß RVG auf der Grundlage eines
Gegenstandswertes von EUR 250.000,- und die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß RVG auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von
EUR 150.000,-, wobei die zu erstattenden Kosten vom zuständigen Senat
des BPatG beziffert werden sollen.“
Gemäß Ziffer 2 des Vergleichs sind die nach Ziffer 1 festgesetzten Kosten innerhalb
von zwei Wochen nach Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses zu
bezahlen. Ziffer 3 des Vergleichs enthält die Erklärung der Antragsgegnerin, gegen
die Antragstellerin keine Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster mehr geltend
zu machen. Nach Ziffer 4 des Vergleichs verpflichtet sich die Antragstellerin, an die
Antragsgegnerin zur Abgeltung aller Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster
einen Betrag von … € zu bezahlen. In Ziffer 5 des Vergleichs erklären die Beteiligten
das vorliegende Löschungs-Beschwerdeverfahren übereinstimmend für erledigt.
Zum Wortlaut der Ziffern 2 – 5 des Vergleichs vom 22. September 2020 wird im
Übrigen auf Seite 2 des Sitzungsprotokolls vom selben Tage verwiesen (Bl. 76 d.A.).
Mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2020 beantragt die Antragsgegnerin, die ihr gemäß
dem o.g. Vergleich zu erstattenden Kosten
für das erstinstanzliche
Löschungsverfahren und das Löschungs-Beschwerdeverfahren
von der
Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 15.221,21 € festzusetzen, die sie wie
folgt aufgeschlüsselt hat:
Gebührentatbestand
VV RVG Nr.
Satz
Betrag § 13 RVG
Erstinstanzliches Löschungsverfahren:
Gegenstandswert: 250.000 €
1) Geschäftsgebühr Patentanwalt
2,5
5.632,50 €
2) Entgeltpauschale für Post- und
20,00 €
Telekommunikationsdienstleistungen
Patentanwalt
3) Tage- und Abwesenheitsgeld
60,00 €
Patentanwalt
Umsatzsteuer
4) Fahrt-, Flug- und Übernachtungskosten
Patentanwalt
1.085,38 €
287,36 €
5) Reisekosten des Inhabers der
348,00 €
Antragsgegnerin (2017)
580 km x 2 x 0,30 €/km
Summe 1:
7.433,24 €
Löschungs-Beschwerdeverfahren
Gegenstandswert: 150.000 €
1) Verfahrensgebühr
2) Terminsgebühr
3) Einigungsgebühr
4) Entgeltpauschale für Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen
5) Tage- und Abwesenheitsgeld
Patentanwalt
Umsatzsteuer
6) Fahrt-, Flug- und Übernachtungskosten
Patentanwalt
7) Reisekosten des Inhabers der
Antragsgegnerin
7006 § 5 JVEG
1,3
1,2
2.285,40 €
2.109,60 €
1.758,00 €
20,00 €
60,00 €
997,28 €
293,90 €
263,79 €
Summe 2: 7.787,97 €
Gesamtsumme aus 1 und 2:
15.221,21 €
Die Antragsgegnerin
ist
der Auffassung,
für
das
erstinstanzliche
Löschungsverfahren sei bei der Geschäftsgebühr des Patentanwalts ein 2,5-facher
Satz angemessen, da das erstinstanzliche Verfahren überdurchschnittlich lang und
komplex gewesen sei. Zum einen sei die Sichtung und Bewertung des
Beweismaterials zu einer entscheidungserheblichen Vorbenutzung überdurchschnittlich zeitaufwändig gewesen. Weiterer Zeitaufwand sei dadurch entstanden,
dass sich an eine mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung ein
schriftliches Verfahren angeschlossen habe. Schließlich habe ein Wechsel im
Vorsitz der Gebrauchsmusterabteilung zu einem weiterem Zwischenbescheid
geführt, der weiteren Schriftverkehr und nochmals erhöhten Aufwand verursacht
habe.
Aus Sicht der Antragstellerin sei für die erstinstanzliche Geschäftsgebühr lediglich
der übliche 1,3-fache Satz anzusetzen. Auch wenn das erstinstanzliche Verfahren
ungewöhnlich lang gewesen sei, sei es gleichwohl nicht ungewöhnlich schwierig
oder aufwändig gewesen.
Insbesondere sei die Bewertung der streitgegenständlichen Vorbenutzung im Rahmen des üblichen Aufwands geblieben, zumal
kein
technisch besonders schwieriger Fall vorgelegen habe und nur ein
Gebrauchsmuster betroffen gewesen sei. Der Übergang in das schriftliche
Verfahren sei ebenfalls nicht ungewöhnlich gewesen, die Verfahrensdauer sei
sowohl auf den Wechsel im Vorsitz der Gebrauchsmusterabteilung als auch auf die
erstinstanzlich noch gescheiterten Vergleichsverhandlungen der Beteiligten
zurückzuführen.
Der Senat hat die Beteiligten mit Schreiben vom 1. Dezember 2020 darauf
hingewiesen, dass er davon ausgehe, dass es gemäß Ziffer 1 des Vergleichs vom
22. September 2020 dem übereinstimmenden Willen der Beteiligten entspreche,
wenn die Kostenfestsetzung nicht vom Rechtspfleger, sondern unmittelbar durch
eine richterliche Entscheidung getroffen werde. Ferner hat der Senat erklärt, dass
er beabsichtige, diese Entscheidung in der Besetzung mit einem rechtskundigen
Vorsitzenden und zwei rechtskundigen Mitgliedern zu treffen.
Die Beteiligten haben mit Schriftsätzen vom 23. Dezember 2020 (Antragsgegnerin)
und 13. Januar 2021 (Antragstellerin) ihr Einverständnis mit der vorgenannten
Vorgehensweise erklärt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten und den
übrigen Akteninhalt verwiesen.
II.
Die von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachten Kosten sind nicht in voller Höhe,
sondern nur im Umfang des im Tenor genannten Betrags erstattungsfähig.
1.
Der Senat ist für die Festsetzung der erstinstanzlichen Kosten und die
Festsetzung des mit Vergleich vom 22. September 2020 in der Hauptsache
erledigten Löschungs-Beschwerdeverfahrens aufgrund Ziff. 1 dieses Vergleichs
zuständig. Es handelt sich um eine wirksame, einer Schiedsabrede vergleichbaren
Vereinbarung, mit der die Beteiligten eine Entscheidung über alle Kosten dieser
Verfahren als letzten noch offenen Punkt herbeiführen wollten, wobei der Wille der
Beteiligten darauf gerichtet ist, dass über die Kosten nicht im Rahmen des üblichen
Instanzenzugs, sondern in einer zentralen und abschließenden Entscheidung durch
den Senat entschieden wird. Insbesondere entspricht es dem übereinstimmenden
Willen der Beteiligten, dass diese Entscheidung nicht vom Rechtspfleger, dem diese
Entscheidung nach § 23 Abs. 1 Nr. 12 RPflG grundsätzlich übertragen ist, getroffen
wird, sondern gemäß dem Vergleich und entsprechend dem Rechtsgedanken der
Der Senat ist für diese Entscheidung in der für Kostenbeschwerden zuständigen
Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzenden und zwei
rechtskundigen Mitgliedern als Beisitzer nach § 18 Abs. 2 und 3 GebrMG i.V.m. § 67
Abs. 1 Nr. 4 PatG zuständig. Zum einen ist eine Hauptsacheentscheidung nicht
mehr zu treffen ist. Zum anderen ist aufgrund des Sachzusammenhangs mit der
Zuständigkeit für Kostensachen eine Auslegung des Vergleichs dahingehend
angezeigt, dass es dem im Vergleich geäußerten Willen der Beteiligten entspricht,
wenn der Senat in der vorgenannten Besetzung entscheidet.
Einer (weiteren) mündlichen Verhandlung bedurfte es hierbei nicht (§§ 18 Abs. 2
Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG, 128 Abs. 3 ZPO).
2.
Der Senat legt gemäß Ziffer 1 des Vergleichs vom 22. September 2020 der
Festsetzung der erstinstanzlichen Kosten einen Betrag von 250.000,- € und der
Kosten des Löschungs-Beschwerdeverfahrens einen Betrag von 150.000,- €
zugrunde. Auch die Bestimmung des Gegenstandswerts konnte durch Vergleich
getroffen werden, zumal eine übereinstimmende Angabe des Gegenstandswerts
seitens der Beteiligten üblicherweise eine taugliche Grundlage für die Bemessung
des Gegenstandswerts darstellt, die, wenn sie nicht Gegenstand des vorliegenden
ZPO nach billigem Ermessen zu erfolgen hätte.
3.
Die Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens und die des
Beschwerdeverfahrens bemessen sich
im Übrigen
nach dem RVG-
Vergütungsverzeichnis (VV) vom 1. August 2013. Die zum 1. Januar 2021 erfolgte
RVG-Anpassung ist hier nicht anwendbar, da der Löschungsantrag aus dem Jahr
2015 stammt.
4.
Hinsichtlich der Kosten des erstinstanzlichen Löschungsverfahrens ist ein
Betrag i.H.v. 5.839, 26 € als erstattungsfähig festzusetzen.
a.
Hinsichtlich der erstinstanzlichen Geschäftsgebühr erscheint ein
Gebührensatz von 2,5 wie von der Antragsgegnerin beantragt, einerseits zu hoch,
ein Gebührensatz von 1,3, wie von der Antragstellerin als angemessen erachtet, zu
niedrig. Zwar
ist das Löschungsverfahren durch die geltend gemachte
Vorbenutzung, die mündliche Verhandlung und das unter Wechsel des/der
Vorsitzenden sich anschließende, schriftliche Verfahren als durchaus in deutlicher
Weise überdurchschnittlich umfangreich und schwierig zu erachten. Ein niedrigerer
als ein 2,0-facher Gebührensatz erscheint vor diesem Hintergrund nicht
angemessen (vgl. auch BGH GRUR 2014, 206, 208, Tz. 25 - Einkaufskühltasche).
Andererseits ist zu berücksichtigen, dass der angebotene Zeugenbeweis nicht mehr
entscheidungserheblich war und eine Beweiserhebung letztlich unterblieb. In
Abwägung aller vorgenannten Umstände
ist ein 2,3-facher Gebührensatz
hinreichend und angemessen.
b.
Bei
den
anlässlich
der mündlichen Verhandlung
vor
der
Gebrauchsmusterabteilung im Juni 2017 angefallenen Fahrtkosten des Vorstandes
der Antragsgegnerin ist der damals gültige § 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG als
Abrechnungsgrundlage heranzuziehen. In Ansatz zu bringen sind daher: 580 km x
2 x 0,25 €/km = 290,- €.
c.
Der von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachte Umsatzsteuerbetrag kann
nicht berücksichtigt werden.
Zwar ist nach Nr. 7008 RVG VV die auf die Vergütung des Anwalts entfallende
Umsatzsatzsteuer
grundsätzlich
berücksichtigungsfähig;
jedoch
ist
die
Umsatzsteuer nicht stets zwingend in Ansatz zu bringen. Es kann zum einen sein,
dass der Anwalt selbst Umsatzsteuerbeträge, für die Inanspruchnahme von
Leistungen zahlt, die er als Vorsteuer geltend machen kann. Solche
Umsatzsteuerbeträge darf der Anwalt seiner Mandantin nicht in Rechnung stellen.
In Fällen der Vorsteuergeltendmachung kann der Anwalt auch seine
aufgewendeten Reisekosten seiner Mandantin nur in Höhe der Nettobeträge in
Rechnung stellen (vgl. BGH, Beschluss vom 17. April 2012 – Az.: VI ZB 46/11). Ist
hier dagegen klar, dass Umsatzsteuer angefallen ist, und hat der anwaltliche
Vertreter diese Steuer der Antragsgegnerin auch in Rechnung gestellt, so ist zum
anderen
zu
berücksichtigen,
ob
die
Antragsgegnerin
ihrerseits
vorsteuerabzugsberechtigt im Sinne von § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO ist. In diesem
Falle könnte die Erstattung der an den Anwalt gezahlten Umsatzsteuer, die bei der
Antragsgegnerin nur ein „durchlaufender Posten“ gewesen wäre, nicht als
erstattungsfähig in Ansatz gebracht werden.
Voraussetzung wäre nach alledem, dass die Antragsgegnerin erklärt hätte, dass ihr
die Umsatzsteuer auf die Anwaltsvergütung in Rechnung gestellt wurde und dass
sie nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Eine solche Erklärung hat sie jedoch
nicht abgegeben.
d.
Die weiteren von der Antragsgegnerin bei der Kostenerstattung für das
erstinstanzliche Löschungsverfahren in Ansatz gebrachten Posten sind von der
Antragstellerin nicht angegriffen worden und auch von Amts wegen nicht zu
beanstanden.
Sie sind daher wie folgt zu bemessen:
Gebührentatbestand
VV RVG Nr.
Satz
Betrag § 13 RVG
1) Geschäftsgebühr
2,3
5.181,90 €
2) Entgeltpauschale für Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen
3) Tage- und Abwesenheitsgeld
4) Fahrt-, Flug- und Übernachtungskosten
20,00 €
60,00 €
287,36 €
5) Reisekosten des Vorstandes (2017)
290,00 €
580 km x 2 x 0,25 €/km
Summe Kosten erstinstanzliches Löschungsverfahren:
5.839,26 €
5.
Hinsichtlich der Kosten des Löschungs-Beschwerdeverfahrens ist ein Betrag
i.H.v. 6.790,36 € als erstattungsfähig festzusetzen.
a.
Zugunsten der Antragstellerin kann gemäß dem vor dem Senat
geschlossenen Vergleich auch eine 1,0-fache Einigungsgebühr nach
Gebührentatbestand Nr. 1003 RVG VV als erstattungsfähig berücksichtigt werden.
Der Vergleich vom 22. September 2020 stellt eine „andere“ Regelung i.S.d. § 98
ZPO dar, durch die die Vergleichskosten allein der Antragstellerin zugewiesen
wurden, zumal Ziffer 1 des Vergleichs dahingehend auszulegen ist, dass sämtliche
erstattungsfähigen Kosten von der Antragstellerin auch zu erstatten sind.
b.
Hingegen
ist der von der Antragsgegnerin
in Ansatz gebrachte
Umsatzsteuerbetrag aus dem oben unter 4. c. genannten Gründen nicht
berücksichtigungsfähig.
c.
Die weiteren von der Antragsgegnerin bei der Kostenerstattung für das
Löschungs-Beschwerdeverfahren in Ansatz gebrachten Posten sind von der
Antragstellerin nicht angegriffen worden und auch von Amts wegen nicht zu
beanstanden.
Sie sind daher wie folgt zu bemessen:
Gebührentatbestand
VV RVG Nr.
Satz
Betrag § 13 RVG
1) Verfahrensgebühr
1,3
2.285,40 €
2) Terminsgebühr
3) Einigungsgebühr
1,2
2.109,60 €
1,0
1.758,00 €
4) Entgeltpauschale für Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen
5) Tage- und Abwesenheitsgeld
6) Fahrt-, Flug- und Übernachtungskosten
20,00 €
60,00 €
293,90 €
7) Reisekosten des Vorstandes
263,79 €
Summe Kosten Löschungs-Beschwerdeverfahren:
6.790,69 €
6.
Nach alledem ist eine Gesamtsumme i.H.v. (5.839,26 € + 6.790,69 € =)
12.629,95 €
als erstattungsfähig
festzusetzen, wobei mangels eines
entsprechenden Antrags der Antragsgegnerin eine Verzinsung nicht
auszusprechen war (§ 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO).
III.
Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde gemäß § 18 Abs. 4 Abs. 1 GebrMG i. V. m.
§ 100 Abs. 2 und Abs. 3 PatG ist nicht eröffnet, da mit dem vorliegenden Beschluss
nicht über eine Beschwerde gegen einen Beschluss der Gebrauchsmusterstelle
oder der Gebrauchsmusterabteilung entschieden worden ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 100 Rn. 11; BPatGE 51, 81, 91 - „Medizinisches
Instrument“).
Da der Senat die Rechtsbeschwerde auch gemäß § 574 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1
ZPO i. V. m. § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG und § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht
zugelassen hat, sieht der Senat von einer weitergehenden Rechtsmittelbelehrung
ab.
Metternich
Bayer
Eisenrauch
prö