Rechtsprechung / BPatG / 2021
BPatG Beschluss vom 07.12.2021 – 23 W (pat) 20/20
23. Senat · ECLI:DE:BPatG:2021:071221B23Wpat20.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
23 W (pat) 20/20 _______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
7. Dezember 2021
…
B E S C H L U S S
In der Einspruchsbeschwerdesache
…
ECLI:DE:BPatG:2021:071221B23Wpat20.20.0
betreffend das Patent 10 2009 018 688
hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 7. Dezember 2021 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Strößner und der Richter Dr. Friedrich, Dr. Himmelmann
und Dr. Kapels
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Auf die am 23. April 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte
Patentanmeldung 10 2009 018 688.3 hat die Prüfungsstelle für Klasse G09F nach
vier
Prüfungsbescheiden
das
Streitpatent mit
der
Bezeichnung
„Mineralwolleprodukt“ durch Beschluss vom 17. November 2016 unter Zitierung
folgenden Stands der Technik erteilt:
D1
D2
D3
EP 1 108 694 B1
DE 32 29 601 A1
DE 29 822 362 U1
D4 WO 2007 / 014 236 A2
D5
DE 10 2006 044 327 B4
D6
D7
D8
D9
DE 10 2004 044 410 B4
US 2008 / 0 003 431 A1
DE 602 14 381 T2
DE 199 28 872 A1
D10 DE 603 02 086 T2.
Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2017,
beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag eingegangen, Einspruch
erhoben (§ 59 PatG) und beantragt, das Streitpatent vollständig zu widerrufen, weil
sein Gegenstand wegen fehlender Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit (§ 21 Abs.
Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie
ausführen könne (§ 21 Abs. 1 Nr. 2).
Dazu hat die Einsprechende mit ihrem Einspruchsschriftsatz vom 1. Dezember
2017 eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht und folgende Dokumente
vorgelegt:
E1
E2
Farbfotos E1A bis E1G,
Krasovitskii, B. M. und Bolotin, B. M.; Organic Luminescent Materials,
VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1988, ISBN 3-527-26728-
X, Seiten 13 bis 20.
Zusätzlich hat sie Zeugenbeweis angeboten und ausgeführt, dass
- gemäß den Farbfotos der Anlage E1 ein Mineralwolle-Produkt mit allen
Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 vor dem Anmeldetag des Streitpatents
kommerziell erhältlich gewesen sei,
- dem Fachmann ausgehend von dem kommerziell erhältlichen Klemmfilz
nach Anlage E1 i.V.m. Druckschrift E2 ein Mineralwolle-Produkt mit
sämtlichen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 nahegelegt gewesen sei,
- die IR-aktive Komponenten umfassende Alternative des erteilten Anspruchs
1 im Streitpatent nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein
Fachmann sie ausführen könne.
Die Einspruchsabteilung hat mit Zwischenbescheid vom 12. Dezember 2018 auf die
Relevanz der Druckschrift D10 aus dem Prüfungsverfahren verwiesen, im Rahmen
der Amtsermittlung die Druckschriften
E3
E4
E5
US 2 920 202 A
DE 198 02 588 A1
EP 1 880 236 B1
in das Verfahren eingeführt und dargelegt, dass die geltend gemachte
Vorbenutzung dem Streitpatent nicht patenthindernd entgegenstehe, aber trotzdem
mit dem Widerruf des Streitpatents zu rechnen sei, da das Mineralwolle-Produkt des
erteilten Anspruchs 1 nicht neu gegenüber Druckschrift E3 sei. Zudem hat sie im
Ladungszusatz vom 20. November 2019 und im Hinweis vom 28. Januar 2020 die
für die Anhörung geplante Zeugenvernehmung und Inaugenscheinnahme des
hinsichtlich der Vorbenutzung relevanten Klemmfilzes erläutert sowie auf ein
paralleles Einspruchsverfahren gegen das Familienmitglied EP 2 421 805 des
Streitpatents und den dort ermittelten Stand der Technik verwiesen, der im Rahmen
der Amtsermittlung zu berücksichtigen sei. In diesem Zusammenhang sind den
Beteiligten auch die dortigen Einspruchsschriftsätze übermittelt worden.
Die Patentinhaberin hat mit Schriftsätzen vom 11. Mai 2018, 14. März 2019, 18. Juni
2019 und 30. Dezember 2019 zum Einspruch und den Ausführungen der
Patentabteilung Stellung genommen, dem Vorbringen der Einsprechenden
widersprochen, die Zurückweisung des Einspruchs und Aufrechterhaltung des
Patents in der erteilten Fassung beantragt sowie Hilfsanträge 1 bis 4 vorgelegt.
Mit Eingaben vom 10. September 2018, 8. März 2019, 24. Juni 2019, 23. Dezember
2019 und 22. Januar 2020 hat die Einsprechende geltend gemacht, dass eine
Variante des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 sowohl gegenüber der
offenkundigen Vorbenutzung gemäß Anlage E1 als auch gegenüber den
Druckschriften E3 bis E5 wegen fehlender Neuheit nicht patentfähig sei und dass
mindestens eine Variante der Gegenstände zumindest eines unabhängigen
Anspruchs der jeweiligen Hilfsanträge 1 bis 4 gegenüber dem vorgelegten Stand
der Technik wegen fehlender Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig
sei.
In der am 5. Februar 2020 durchgeführten Anhörung, in der die Patentinhaberin das
Streitpatent im erteilten Umfang sowie in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 3 vom
14. März 2019 verteidigt hat, hat die Patentabteilung 57 des Deutschen Patent- und
Markenamts zunächst
folgenden Stand der Technik aus dem parallelen
europäischen Einspruchsverfahren in das Verfahren eingeführt:
R1
R2
R4
R7
WO 2007/ 080 361 A2
EP 1 688 456 A1
US 6 217 794 B1
DE 102 37 764 A1
SGI 14 US 2 841 858 A
und zum Schluss der Anhörung das Streitpatent wegen fehlender erfinderischer
Tätigkeit bezüglich einer Kombination der Druckschriften E3 bzw. R1 mit E5
widerrufen.
Der Beschluss vom 5. Februar 2020 ist mit Anschreiben vom 13. Mai 2020 der
Einsprechenden und der Patentinhaberin jeweils am 18. Mai 2020 zugestellt
worden.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom 17.
Juni 2020, am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen,
mit der nachgereichten Beschwerdebegründung vom 26. November 2021, in der die
Patentinhaberin Hilfsanträge I bis V vorgelegt hat.
Zu Beginn der mündlichen Verhandlung am 7. Dezember 2021
ist der
Patentinhaberin und der Einsprechenden die Offenlegungsschrift
E5a
WO 2006 / 119 561 A1
der im Verfahren befindlichen nachveröffentlichten Patentschrift E5 überreicht
worden, die inhaltlich einander entsprechen, und vom Senat auf deren Relevanz im
Hinblick auf die gestellten Anträge hingewiesen worden.
In der mündlichen Verhandlung am 7. Dezember 2021 beantragt die
Patentinhaberin:
1. Hauptantrag
a. Den Beschluss der Patentabteilung 57 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 5. Februar 2020 aufzuheben;
b. das Patent Nr.
10 2009 018 688 mit der Bezeichnung
„Mineralwolleprodukt“ dem Anmeldetag 23. April 2009 in beschränktem
Umfang aufrecht zu erhalten nach Maßgabe folgender Unterlagen:
- Patentansprüche 1 bis 11,
- Beschreibung Absätze [0001] bis [0044] jeweils gemäß Patentschrift
unter Streichung des zweiten Satzes von Absatz [0002].
2. Hilfsantrag I
Hilfsweise
a. den unter 1a. genannten Beschluss aufzuheben;
b. das unter 1b. genannte Patent in beschränktem Umfang aufrecht zu
erhalten nach Maßgabe folgender Unterlagen:
- Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag I,
eingegangen am 29. November 2021;
-
die unter 1b. genannten Beschreibungen.
3. Hilfsantrag II
Weiter hilfsweise
a. den unter 1a. genannten Beschluss aufzuheben;
b. das unter 1b. genannte Patent in beschränktem Umfang aufrecht zu
erhalten nach Maßgabe folgender Unterlagen:
- Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag II,
eingegangen am 29. November 2021;
-
die unter 1b. genannten Beschreibungen.
4. Hilfsantrag III
Weiter hilfsweise
a. den unter 1a. genannten Beschluss aufzuheben;
b. das unter 1b. genannte Patent in beschränktem Umfang aufrecht zu
erhalten nach Maßgabe folgender Unterlagen:
- Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag III,
eingegangen am 29. November 2021;
-
die unter 1b. genannten Beschreibungen.
5. Hilfsantrag IV
Weiter hilfsweise
a. den unter 1a. genannten Beschluss aufzuheben;
b. das unter 1b. genannte Patent in beschränktem Umfang aufrecht zu
erhalten nach Maßgabe folgender Unterlagen:
- Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag IV,
eingegangen am 29. November 2021;
-
die unter 1b. genannten Beschreibungen.
6. Hilfsantrag V
Weiter hilfsweise
a. den unter 1a. genannten Beschluss aufzuheben;
b. das unter 1b. genannte Patent in beschränktem Umfang aufrecht zu
erhalten nach Maßgabe folgender Unterlagen:
- Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag V,
eingegangen am 29. November 2021;
-
die unter 1b. genannten Beschreibungen.
Die Einsprechende beantragt:
die Beschwerde zurückzuweisen.
Der erteilte Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hat mit einer entsprechend dem
Beschluss der Patentabteilung hinzugefügten Gliederung folgenden Wortlaut:
M1
Mineralwolle-Produkt, das neben Mineralfasern mindestens eine
UV- oder IR-aktive Komponente umfasst,
M2
M2a
wobei die UV- oder IR-aktive Komponente ausgewählt ist aus:
- einer UV-aktiven Komponente, welche, wenn UV-
Strahlung auf sie gerichtet wird, die UV-Strahlung in
sichtbares Licht umwandelt; oder
M2b
- einer
IR-aktiven Komponente, welche, wenn
IR-
Strahlung auf sie gerichtet wird, sichtbares Licht
emittiert,
M3
wobei die UV- oder IR-aktive Komponente homogen zwischen
den Mineralfasern verteilt ist.
Anspruch 1 des Hilfsantrags I
lautet mit hinzugefügter Merkmalsgliederung
folgendermaßen (Änderungen zum erteilten Anspruch 1 sind unterstrichen):
M1‘
Mineralwolle-Produkt, das neben Mineralfasern und einem
Bindemittel mindestens eine UV- oder IR-aktive Komponente
umfasst,
M2
M2a
wobei die UV- oder IR-aktive Komponente ausgewählt ist aus:
- einer UV-aktiven Komponente, welche, wenn UV-
Strahlung auf sie gerichtet wird, die UV-Strahlung in
sichtbares Licht umwandelt; oder
M2b
- einer
IR-aktiven Komponente, welche, wenn
IR-
Strahlung auf sie gerichtet wird, sichtbares Licht
emittiert,
M3‘
wobei die UV- oder IR-aktive Komponente in Mischung mit dem
Bindemittel oder einer Avivage vorliegt und bei der Herstellung
des Mineralwolle-Produkts dem Faserstrom beigemischt und
damit homogen zwischen den Mineralfasern verteilt ist.
Anspruch 1 des Hilfsantrags II präzisiert den Anspruch 1 des Hilfsantrags I
dahingehend, dass das Bindemittel kein Formaldehyd enthält. Er lautet mit
hinzugefügter Merkmalsgliederung folgendermaßen (Änderungen zum Anspruch 1
des Hilfsantrags I sind unterstrichen):
M1‘‘
Mineralwolle-Produkt, das neben Mineralfasern und einem
Bindemittel, welches kein Formaldehyd enthält, mindestens eine
UV- oder IR-aktive Komponente umfasst,
M2
M2a
wobei die UV- oder IR-aktive Komponente ausgewählt ist aus:
- einer UV-aktiven Komponente, welche, wenn UV-
Strahlung auf sie gerichtet wird, die UV-Strahlung in
sichtbares Licht umwandelt; oder
M2b
- einer
IR-aktiven Komponente, welche, wenn
IR-
Strahlung auf sie gerichtet wird, sichtbares Licht
emittiert,
M3‘
wobei die UV- oder IR-aktive Komponente in Mischung mit dem
Bindemittel oder einer Avivage vorliegt und bei der Herstellung
des Mineralwolle-Produkts dem Faserstrom beigemischt und
damit homogen zwischen den Mineralfasern verteilt ist.
Hilfsantrag III entspricht dem Hilfsantrag 1 aus dem Einspruchsverfahren. Darin
hat die Patentinhaberin den erteilten Anspruch 1 durch zwei nebengeordnete
Ansprüche 1 und 2 ersetzt, die sich jeweils aus dem erteilten Anspruch 1 durch
folgende Änderungen des Merkmals M1 ergeben (Änderungen zum Merkmal M1
des erteilten Anspruchs 1 sind unterstrichen):
Anspruch 1:
M1HA_III, A1
Bindemittelfreies Mineralwolle-Produkt, das neben Mineralfasern
mindestens eine UV- oder IR-aktive Komponente umfasst,
Anspruch 2:
M1HA_III, A2 Mineralwolle-Produkt, das neben Mineralfasern und einem Bindemittel
mindestens eine UV- oder IR-aktive Komponente umfasst,
Den Merkmalen M1HA_III, A1 bzw. M1HA_III, A2 schließen sich die unveränderten
Merkmale M2, M2a, M2b und M3 des erteilten Anspruchs 1 an.
Hilfsantrag IV entspricht dem Hilfsantrag 2 aus dem Einspruchsverfahren. Er
basiert auf dem Hilfsantrag III, wobei sich die Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags
IV aus den Ansprüchen 1 und 2 des Hilfsantrags III ergeben, indem deren jeweiliges
Merkmal M2a folgendermaßen geändert wird:
M2aHA_IV
-
einer UV-aktiven Komponente, welche, in einem Verfahren,
bestehend aus Bestrahlen mit wenn UV-Strahlung auf sie gerichtet
wird, die UV-Strahlung in sichtbares Licht umwandelt; oder
Hilfsantrag V entspricht dem Hilfsantrag 3 aus dem Einspruchsverfahren.
In
Hilfsantrag V werden die Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags III als Verwendungsansprüche umformuliert, indem deren Merkmale M1HA_III, A1 bzw. M1HA_III, A2 als
Verwendung formuliert und das Merkmal M4 zum Schluss angefügt wird. Die
Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags V lauten folgendermaßen (inhaltliche
Änderungen zum Hilfsantrag III sind unterstrichen):
Anspruch 1:
M1HA_V, A1
Verwendung eines bindemittelfreien Mineralwolle-Produkts, das
neben Mineralfasern mindestens eine UV- oder IR-aktive Komponente
umfasst,
M2
M2a
wobei die UV- oder IR-aktive Komponente ausgewählt ist aus:
- einer UV-aktiven Komponente, welche, wenn UV-Strahlung
auf sie gerichtet wird, die UV-Strahlung in sichtbares Licht
umwandelt; oder
M2b
- einer IR-aktiven Komponente, welche, wenn IR-Strahlung auf
sie gerichtet wird, sichtbares Licht emittiert,
wobei die UV- oder IR-aktive Komponente homogen zwischen den
Mineralfasern verteilt ist,
in einem Verfahren zur Identifizierung des Mineralwolle-Produkts,
bestehend aus Bestrahlen mit UV- oder IR-Strahlung.
M3
M4
Anspruch 2:
M1HA_V, A2
Verwendung eines Mineralwolle-Produkts, das neben Mineralfasern
und einem Bindemittel mindestens eine UV- oder
IR-aktive
Komponente umfasst,
M2
wobei die UV- oder IR-aktive Komponente ausgewählt ist aus:
M2a
- einer UV-aktiven Komponente, welche, wenn UV-Strahlung
auf sie gerichtet wird, die UV-Strahlung in sichtbares Licht
umwandelt; oder
M2b
- einer IR-aktiven Komponente, welche, wenn IR-Strahlung auf
M3
M4
sie gerichtet wird, sichtbares Licht emittiert,
wobei die UV- oder IR-aktive Komponente homogen zwischen den
Mineralfasern verteilt ist,
in einem Verfahren zur Identifizierung des Mineralwolle-Produkts,
bestehend aus Bestrahlen mit UV- oder IR-Strahlung.
Hilfsantrag V ist somit auf die Verwendung des Mineralwolle-Produkts der
Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags III in einem Verfahren zur Identifizierung des
Mineralwolle-Produkts, bestehend aus Bestrahlen mit UV- oder IR-Strahlung,
gerichtet.
Hinsichtlich der abhängigen Ansprüche der Antragssätze sowie der weiteren
Einzelheiten wird auf die Streitpatentschrift und den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig.
Sie erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 7. Dezember
2021 jedoch als nicht begründet, da das Mineralwolle-Produkt sowie die
Verwendung gemäß den selbständigen Ansprüchen des Hauptantrags bzw. der
Hilfsanträge I bis V dem Fachmann durch Druckschrift E5a i.V.m. seinem durch
Druckschrift D8 belegten Fachwissen nahegelegt werden und somit nicht auf einer
erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns beruhen (§ 4 PatG), weshalb
das Patent wegen fehlender Patentfähigkeit zu widerrufen und die Beschwerde
1.
Die Zulässigkeit des Einspruchs
ist von Amts wegen
in
jedem
Verfahrensstadium, auch im Beschwerdeverfahren, zu prüfen (vgl. Schulte, PatG,
10. Auflage, § 59 Rdn. 51 und 150 bis 152; BGH GRUR 1972, 592 – „Sortiergerät“),
da nur das Vorliegen eines zulässigen Einspruchs die weitere sachliche
Überprüfung eines erteilten Patents erlaubt.
Vorliegend ist der form- und fristgerecht erhobene Einspruch zulässig, weil zu den
geltend gemachten Einspruchsgründen der mangelnden Patentfähigkeit aufgrund
fehlender Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. §§ 3
und 4 PatG) hinsichtlich offenkundiger Vorbenutzung substantiiert Stellung
genommen wurde. So hat die Einsprechende substantiiert vorgetragen, wodurch
die Merkmale des Mineralwolle-Produkts nach Anspruch 1 in der Anlage E1
offenbart seien, und wie sich der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 daraus
alleine oder in Kombination mit Druckschrift E2 ihrer Meinung nach ergebe. Auch
zur Frage der Ausführbarkeit der die IR-aktiven Komponenten umfassende
Alternative des Anspruchs 1 wurde substantiiert vorgetragen, warum das
Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein
Fachmann sie ausführen könne. Insgesamt sind somit die Tatsachen, die den
Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen aufgeführt (§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG). Die
Patentabteilung 57 des Deutschen Patent- und Markenamts und auch die
Patentinhaberin wurden demnach in die Lage versetzt, ohne eigene Nachforschungen festzustellen, ob die behaupteten Einspruchsgründe vorliegen (vgl.
hierzu BGH BlPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, liSp, Abs. 1 - Epoxidation; Schulte,
a.a.O., § 59 Rdn. 83 bis 89).
2.
Das Streitpatent betrifft ein Mineralwolle-Produkt auf Basis von
Mineralfasern, das mit einer UV- oder IR-aktiven Substanz markiert und somit unter
Bestrahlung mit entsprechender Strahlung identifizierbar ist, vgl. Abs. [0001] der
Patentschrift.
Nach den Ausführungen in der Beschreibungseinleitung ist es zwar bekannt, den in
Mineralwolle-Produkten ggf. enthaltenen Bindemittelanteil zur Markierung zu
nutzen, indem das Bindemittel bspw. mit Heißluft, elektrischen Heizeinrichtungen
oder Laserstrahlen gezielt verfärbt wird, doch werde dadurch das Mineralwolle-
Produkt in nachteiliger Weise physikalisch geschwächt, da das Bindemittel an den
behandelten Stellen seine Bindemittelfunktion zumindest teilweise verliere und
benachbarte Mineralfasern bei der Markierung mechanisch geschädigt würden, vgl.
Abs. [0006] und [0007] der Patentschrift.
Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Aufgabe
zugrunde, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie Mineralwolle-Produkte zerstörungsfrei
mit Markierungen versehen werden können, vgl. Abs. [0014] der Patentschrift.
Gelöst wird diese Aufgabe durch das Mineralwolle-Produkt des erteilten
Anspruchs 1.
Als Fachmann ist in Übereinstimmung mit der Definition der Patentabteilung ein mit
der großtechnischen Herstellung von Mineralwolle-Produkten mehrjährig vertrauter
promovierter Chemiker der Verfahrenschemie mit Kenntnissen auf dem Gebiet der
Fluoreszenzchemie zu definieren.
Das beanspruchte Mineralwolle-Produkt zeichnet sich dadurch aus, dass es neben
Mineralfasern mindestens eine zwischen den Mineralfasern homogen verteilte UV-
oder IR-aktive Komponente umfasst, die, wenn UV- bzw. IR-Strahlung auf sie
gerichtet wird, diese
in sichtbares Licht umwandelt, wobei auch weitere
Zusatzstoffe, insbesondere Bindemittel enthalten sein können, vgl. die Absätze
[0024] und [0025].
Mittels UV- oder IR-Strahlung können dann anhand der Farbgebung des emittierten
Lichts bspw. der Hersteller, das Herstellungsjahr und/oder das Herstellerwerk auf
einfache Weise identifiziert werden, vgl. Absatz [0043].
Gemäß den Ausführungen in Absatz [0002], erster und dritter Satz, versteht das
Streitpatent unter dem Begriff
„Mineralfaser“ Stein-, Schlacke-, Glas- oder
keramische Fasern, wobei unter das beanspruchte Mineralwolle-Produkt
ausschließlich Faserprodukte, die im Bauwesen Verwendung finden, fallen sollen.
Als Beispiele für Mineralwolle-Produkte nennt das Streitpatent in Absatz [0003] lose,
unbehandelte Mineralwolle,
lose Mineralwolle mit einem nicht ausgehärteten
Bindemittel, genadelte Mineralwolle-Produkte ohne Bindemittel aber mit Gleitöl
(Avivage), Mineralwolle-Matten, -Platten und -Formteile mit einem Bindemittel sowie
Verbundkörper mit einer Mineralwolle-Schicht.
Die im Mineralwolle-Produkt enthaltene UV-aktive oder IR-aktive Komponente
emittiert sichtbares Licht (Wellenlänge von 400 nm bis 780 nm, vgl. Absatz [0019]),
wenn UV-Strahlung (Wellenlänge von 10 nm bis 400 nm, vgl. Absatz [0017]) oder
IR-Strahlung (Wellenlänge von 780 nm bis 1300 nm, vgl. Absatz [0017]) auf sie
gerichtet wird. Nach den Ausführungen in den Absätzen [0033] und [0034] sind
dafür prinzipiell alle Substanzen geeignet, die unter UV- oder IR-Licht sichtbares
Licht emittieren, wobei in den Absätzen [0032] und [0034] verschiedene Beispiele
für UV- und IR-aktive Komponenten genannt sind, die zudem auch Zusatzstoffe
umfassen können, vgl. Absatz [0027].
Bei der UV-aktiven Substanz, deren Farbgebung erst durch UV-Strahlung
erkennbar wird, regt das UV-Licht die UV-aktiven Substanzen im Mineralwolle-
Produkt zur sichtbaren Fluoreszenz an, so dass UV-Strahlung bestimmter
Wellenlänge in längerwelliges, sichtbares Licht umgewandelt wird. Im Fall der IRaktiven Substanz, deren Farbgebung erst durch IR-Strahlung erkennbar wird, regt
das IR-Licht die IR-aktiven Substanzen im Mineralwolle-Produkt zur Emission
sichtbaren Lichts an. Diese der Stokesschen Regel eigentlich widersprechende
Lichtemission wird dadurch erreicht, dass als IR-aktive Substanz kristalline
Leuchtstoffe eingesetzt werden, bei denen nach Anregung mit blauem oder
ultraviolettem Licht an sich eine sichtbare Fluoreszenz auftritt, die aber durch eine
spezifische Kristalldotierung unterdrückt werden kann. Diese gespeicherte
Anregungsenergie kann durch IR-Strahlung unter Emission im Bereich des
sichtbaren Lichts freigesetzt werden. Die IR-aktive Komponente kann als solche
oder bereits aufgeladen eingesetzt werden, wobei sie im ersten Fall mit UV-
Strahlung vor der eigentlichen Verwendung aufgeladen bzw. aktiviert werden muss,
vgl. Absätze [0019] und [0020].
Nach Merkmal M3 ist die UV-aktive oder IR-aktive Komponente homogen zwischen
den Mineralfasern verteilt. Dies erfordert zwangsläufig, dass die UV- oder IR-aktive
Komponente im Volumen gleichmäßig zwischen den Mineralfasern verteilt ist. Denn
eine lediglich partiell homogene Aufbringung durch Aufsprühen nur in bestimmten
Abschnitten des Produkts würde zu keiner homogenen Verteilung der UV-bzw. IRaktiven Komponente zwischen den Mineralfasern führen, sondern entgegen dem
Merkmal M3 zu einer inhomogenen Verteilung dieser Komponente. Diese
Unterscheidung zwischen einer anspruchsgemäßen homogenen Verteilung im
Volumen einerseits und einem nicht beanspruchten lokal begrenzten, partiellen
Aufbringen der aktiven Komponente andererseits kommt in der Beschreibung des
Streitpatents dadurch zum Ausdruck, dass einerseits in den Absätzen [0042] bis
[0044] das Beispiel 1 eine homogene Verteilung der Komponente zwischen den
Fasern beschreibt und dass die partielle Anordnung der IR-aktiven Komponente
betreffende Beispiel 2 explizit als Bezugsbeispiel bezeichnet ist, und dass
andererseits in den Absätzen [0029] und [0030] auf die Effekte einer homogenen
Verteilung der aktiven Komponente im beanspruchten Mineralwolle-Produkt
eingegangen wird und diese homogene Verteilung in dem sich anschließenden
Absatz
[0031] einer
lokal begrenzten Verteilung der aktiven Komponente
gegenüberstellt wird. Daher versteht der Fachmann die das lokal begrenzte
Aufbringen der aktiven Komponente betreffenden Teile der Absätze [0026] und
[0040] der Patentschrift lediglich als Erläuterung des nicht anspruchsgemäßen
Bezugsbeispiels.
3.
Das Mineralwolle-Produkt und die Verwendung gemäß den selbständigen
Ansprüchen des Hauptantrags bzw. der Hilfsanträge I bis V werden dem Fachmann
durch Druckschrift E5a i.V.m. seinem durch Druckschrift D8 belegten Fachwissen
nahegelegt und sind daher nicht patentfähig.
Bei dieser Sachlage kann die Erörterung der Zulässigkeit der Ansprüche sowie der
Ausführbarkeit ihrer Lehren dahingestellt bleiben (vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121,
II.1 – Elastische Bandage).
3a. Druckschrift E5a beschreibt
ein Verfahren zum Markieren eines
Industrieprozessmaterials, bei dem das Industrieprozessmaterial mittels eines in
das Material eingebrachten und optisch detektierbaren Lumineszenzmarkers
identifiziert werden kann, vgl. deren Seite 2, Zeilen 24 bis 31. Diese
Lumineszenzmarker emittieren gemäß Seite 36, Zeilen 9 bis 18 nach Anregung mit
337 nm UV-Licht bspw. sichtbares Licht mit 425 nm, 451 nm bzw. 658 nm
Wellenlänge, wobei auf Seite 8, Zeilen 6 und 7 auch IR-aktive Lumineszenzmarker
beschrieben sind. Diese Lumineszenzmarker sind somit anspruchsgemäße UV-
bzw. IR-aktive Komponenten. Sie können nach der Lehre der E5a in das
Industriematerial während dessen Herstellungsprozesses eingebracht werden,
bspw. indem der Lumineszenzmarker in Lösung oder Suspension mit flüssigen
Grundbestandteilen des Produkts vorliegt, woraus sich eine homogene Verteilung
des Lumineszenzmarkers im Volumen des Produkts ergibt (vgl. Seite 13, Zeilen 8
bis 10 und 19 bis 23: „An instance where the luminescent marker may be said to be
incorporated "into" an industrial process material is where the luminescent marker
is added during a process step and is located within the final material. […] Specific
examples of physical incorporation include: […] the suspension or dissolution of
luminescent dyes in liquefied forms of commodity chemicals and preservatives.“).
Unter dem Begriff
Industrieprozessmaterial versteht Druckschrift E5a ein
standardisiertes und/oder undifferenziertes festes, flüssiges oder gasförmiges
Medium mit einer geringen visuellen Identifizierungsmöglichkeit, vgl. Seite 12,
Zeilen 28 bis 31. Als Beispiele sind auf Seite 9, Zeilen 14 bis 31 Baumaterialien wie
Glas und Keramik genannt, wobei das Industrieprozessmaterial auch als natürliche
oder synthetische Faser ausgebildet sein kann und der Lumineszenzmarker in
diesem Fall stark an die Fasern bindet, vgl. Anspruch 3 und Seite 19, Zeilen 13 und
14.
Somit offenbart Druckschrift E5a in obigen Fundstellen mit den Worten des
Anspruchs 1 ein
M1*
Mineralwolle-Produkt, das neben Mineralfasern mindestens eine UV- oder
IR-aktive Komponente umfasst
(vgl. S. 2, Zn. 24 bis 31: „According to the present invention there is provided
a method of marking an industrial process material including selectively
incorporating a luminescent marker onto and/or into the industrial process
material […].“,
vgl. S. 36, Zn. 13 bis 16: „Luminescent marker 3 is Mn-activated magnesium
fluorogeminate, which distinctively emits light at wavelength 658 nm (f13 for
the purposes of these examples) when irradiated at 337 nm (F1 for the
purposes of these examples).“,
vgl. S. 9, Zn. 14 bis 31: „As used herein the term "industrial process
material" includes, but is not limited to the following classes of materials: a)
Materials used for construction, including: […] Glass […] Ceramics“),
vgl. S. 19, Zn. 13 u. 14: „A luminescent marker consisting of one or more
luminescent materials may be selected which binds strongly to natural or
synthetic fibres, threads, yarns, and the like.“,
vgl. Anspruch 3: „A method according to claim 1, wherein the industrial
process material is at least one of […] fibre, […]..“),
M2*
wobei die UV- oder IR-aktive Komponente ausgewählt ist aus:
M2a*
-
einer UV-aktiven Komponente, welche, wenn UV-Strahlung auf sie
gerichtet wird, die UV-Strahlung in sichtbares Licht umwandelt; oder
(vgl. obige Fundstellen)
M2b*
-
einer IR-aktiven Komponente, welche, wenn IR-Strahlung auf sie
gerichtet wird, sichtbares Licht emittiert,
M3*
wobei die UV- oder IR-aktive Komponente homogen zwischen den
Mineralfasern verteilt ist
(vgl. Seite 13, Zeilen 8 bis 10 und 19 bis 23: „An instance where the
luminescent marker may be said to be incorporated "into" an industrial
process material is where the luminescent marker is added during a process
step and is located within the final material. […] Specific examples of
physical incorporation include: […] the suspension or dissolution of
luminescent dyes
in
liquefied
forms of commodity chemicals and
preservatives.“).
Der verbleibende Unterschied der eine UV-aktive Komponente umfassenden
Variante des Produkts nach Anspruch 1 des Hauptantrags zu dem in Druckschrift
E5a offenbarten Produkt besteht somit darin, dass das zu markierende Produkt
anspruchsgemäß ein Mineralfasern umfassendes Mineralwolle-Produkt
ist,
wohingegen in Druckschrift E5a das zu markierende Produkt in allgemeinerer Form
als Industrieprozessmaterial beschrieben ist, das faserförmig und als Baumaterial
ausgebildet sein kann.
Dieser Unterschied kann eine erfinderische Tätigkeit des Fachmanns nicht
begründen.
Denn der Fachmann, der, wie bereits ausgeführt, ein mit der großtechnischen
Herstellung von Mineralwolle-Produkten mehrjährig vertrauter promovierter
Chemiker der Verfahrenschemie mit Kenntnissen auf dem Gebiet der
Fluoreszenzchemie ist und entsprechend der Aufgabenstellung des Streitpatents
nach einer Möglichkeit sucht, wie im Bauwesen eingesetzte Mineralwolle-Produkte
zerstörungsfrei mit Markierungen versehen werden können, wird auf die Lehre der
Druckschrift E5a zurückgreifen, da diese ihm ein Verfahren an die Hand gibt, wie
Baumaterialien und faserförmige Materialien zerstörungsfrei mit einem UV-aktiven
Lumineszenzmarker markiert und dadurch identifiziert werden können. Aufgrund
der bereits angeführten Hinweise
in Druckschrift E5a,
dass
das
Industrieprozessmaterial faserförmig und ein Baumaterial, bspw. Glas oder
Keramik, sein kann, wird der Fachmann die in E5a beschriebene UV-Markierung in
naheliegender Weise auch bei einem Mineralwolle-Produkt einsetzen, da dies ein
typisches Beispiel eines faserförmigen Baumaterials ist und lediglich dem
bestimmungsgemäßen Einsatz des in Druckschrift E5a beschriebenen Verfahrens
entspricht.
Somit wird das Mineralwolle-Produkt des erteilten Anspruchs 1 nach Hauptantrag
dem Fachmann durch Druckschrift E5a i. V. m. seinem Fachwissen nahegelegt und
ist wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.
3b. Hilfsantrag
I
beschränkt
das
beanspruchte Mineralwolle-Produkt
dahingehend, dass es zusätzlich ein Bindemittel aufweist und die UV- oder IR-aktive
Komponente in Mischung mit dem Bindemittel oder einer Avivage vorliegt und bei
der Herstellung des Mineralwolle-Produkts dem Faserstrom beigemischt wird.
Dabei beschreibt der Begriff Avivage die Behandlung der Fasern des Mineralwolle-
Produkts mit einem chemischen Produkt, bspw. Gleitöl, wodurch deren
Geschmeidigkeit und Glätte erhöht wird.
Gemäß den bereits angeführten Ausführungen auf Seite 13, Zeilen 8 bis 10 und 19
bis 23 von Druckschrift E5a kann die UV-aktive Komponente während des
Produktherstellungsprozesses in das Produkt eingebracht werden, bspw. indem die
UV-aktive Komponente
in
Lösung
oder Suspension mit
flüssigen
Grundbestandteilen des Produkts vorliegt. Da es dem bestimmungsgemäßen
Einsatz des in Druckschrift E5a beschriebenen Verfahrens entspricht, dieses bei
der Herstellung von Mineralwolle-Produkten zu verwenden, greift der Fachmann auf
übliche Herstellungsverfahren von Mineralwolle-Produkten zurück, wie sie ihm
bspw. aus Druckschrift D8 bekannt sind. Insbesondere weiß er, wie durch
Druckschrift D8 belegt, dass Mineralwolle-Produkte aus Stein- oder Glaswolle mit
organischem oder anorganischem Bindemittel durch Beimischen des Bindemittels
zum Faserstrom hergestellt werden können, und dass das Bindemittel in Mischung
mit weiteren einzubringenden Stoffen in fester oder flüssiger Form vorliegen kann,
vgl. in Druckschrift D8 die Absätze [0018] und [0031] bis [0036].
Aufgrund des Hinweises in Druckschrift E5a, die UV-aktive Komponente in
Mischung mit flüssigen Bestandteilen des herzustellenden faserförmigen Produkts
in das Produkt einzubringen, und des durch Druckschrift D8 dokumentierten
Fachwissens, wonach bei der Herstellung von Mineralwolle-Produkten Zusatzstoffe
üblicherweise in Mischung mit dem Bindemittel eingebracht werden, wird der
Fachmann die in Druckschrift E5a offenbarte UV-aktive Zusatzkomponente bei der
Herstellung des Mineralwolle-Produkts in naheliegender Weise ebenfalls in
Mischung mit dem Bindemittel dem Faserstrom beimischen und damit das
Mineralwolle-Produkt des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag I erhalten, ohne dafür
erfinderisch tätig werden zu müssen.
Das Mineralwolle-Produkt des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag I wird dem Fachmann
daher ausgehend von Druckschrift E5a i. V. m. seinem durch D8 belegten
Fachwissen nahegelegt und ist wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht
patentfähig.
3c.
Das Zusatzmerkmal
in Anspruch 1 des Hilfsantrags II, wonach das
Bindemittel kein Formaldehyd enthält,
ist für den Fachmann bereits deshalb
naheliegend, weil Formaldehyd von der WHO seit 2004 und damit vor dem
Anmeldetag des Streitpatents als krebserregend für den Menschen eingestuft
worden ist und er folglich bevorzugt Alternativen für Formaldehyd einsetzt. Zudem
belegt Absatz [0033] von Druckschrift D8, dass zum Anmeldetag formaldehydfreie
Bindemittel fachüblich waren, da dort explizit auf anorganische Bindemittel und
thermoplastische Polymere als Alternativen zu Phenol-Formaldehyd-Harz
hingewiesen wird.
Das Mineralwolle-Produkt des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag II wird dem Fachmann
daher ausgehend von Druckschrift E5a i. V. m. seinem durch D8 belegten
Fachwissen nahegelegt und ist wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht
patentfähig.
3d. Auch die Präzisierungen in den selbständigen Ansprüchen 1 und 2 des
Hilfsantrags III, das Mineralwolle-Produkt bindemittelfrei oder zusätzlich mit
Bindemittel herzustellen, ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise
aufgrund seines anhand von Druckschrift D8 belegten Fachwissens, vgl. deren
Absatz [0033]: „Zusammen mit den Fasern und dem lR-absorbierenden und -
streuenden Material kann das Wärmeisolationsprodukt ein Bindemittel
einschließen, um die Fasern und das lR-absorbierende Material einzuschließen und
zusammenzuhalten. Das Bindemittel kann ein wärmehärtbares Polymer, ein
thermoplastisches Polymer oder ein anorganisches Bindemittel sein. Vorzugsweise
ist das wärmehärtbare Polymer ein Phenolharz wie ein Phenol-Formaldehyd-Harz.
Das thermoplastische Polymer wird beim Erwärmen erweichen oder fließen, um die
Fasern und das lR-absorbierende und -streuende Material zu binden, und wird beim
Abkühlen und Erhärten die Fasern und das lR-absorbierende und -streuende
Material zusammenhalten. In den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
kann das
lR-absorbierende und -streuende Material selbst die Fasern
zusammenbinden und macht somit die Zugabe eines Bindemittels nicht notwendig.“
Die Mineralwolle-Produkte der selbständigen Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag
III sind dem Fachmann somit ausgehend von Druckschrift E5a i. V. m. seinem durch
Druckschrift D8 belegten Fachwissen nahegelegt und wegen
fehlender
erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.
3e.
Die zusätzliche Angabe in den selbständigen Ansprüchen 1 und 2 des
Hilfsantrags IV, dass die UV-aktive Komponente in einem Verfahren, bestehend aus
Bestrahlen mit UV-Strahlung, die UV-Strahlung in sichtbares Licht umwandelt, ist
bei dem in Druckschrift E5a offenbarten Verfahren ebenfalls verwirklicht, da dies
darin besteht, das zu identifizierende Produkt mit UV-Licht zu bestrahlen und mittels
der daraus resultierenden Lichtemission der UV-aktiven Komponente im sichtbaren
Wellenlängenbereich das Produkt zu identifizieren, vgl. die bereits angeführten
Fundstellen in E5a, insbesondere die Ansprüche 1, 4, 7 und 8 sowie Seite 36, Zeilen
9 bis 18.
Die Mineralwolle-Produkte der selbständigen Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag
IV sind dem Fachmann daher ausgehend von Druckschrift E5a i. V. m. seinem durch
Druckschrift D8 belegten Fachwissen nahegelegt und wegen
fehlender
erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.
3f. Auch die Verwendung des Mineralwolle-Produkts gemäß den Ansprüchen 1
und 2 des Hilfsantrags V ist dem Fachmann ausgehend von Druckschrift E5a
i. V. m. seinem durch Druckschrift D8 belegten Fachwissen nahegelegt und wegen
fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig, denn Druckschrift E5a offenbart
die Verwendung einer in ein Produkt eingebrachten UV-aktiven Komponente in
einem Verfahren zur Identifizierung des Produkts bestehend aus Bestrahlen mit UV-
Strahlung, vgl. deren Seite 3, Zeilen 1 bis 10: „The present invention also provides
a method for tracking an industrial process material through a plurality of life-cycle
stages thereof, the method including the steps of: conferring a unique luminescent
response on the industrial process material by selectively incorporating a trace
amount of a luminescent marker therein and/or thereon; and identifying or
authenticating the industrial process material during the plurality of life-cycle stages
thereof by detecting a luminescent response from the industrial process material in
situ in the field or on-site which corresponds to the unique luminescent response.“.
4. Mit den selbständigen Ansprüchen der Antragssätze fallen wegen der
Antragsbindung auch deren abhängige Ansprüche, vgl. BGH GRUR 2007, 862,
Leitsatz – Informationsübermittlungsverfahren II.
5.
Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Patentinhaberin gegen den
Beschluss der Patentabteilung 57 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
5. Februar 2020 zurückzuweisen.
III.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss steht den am Verfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird,
nämlich
1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens
ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des
Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist
innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses
schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,
einzureichen oder
durch einen beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmächtigten in elektronischer Form.
Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist die elektronische Poststelle des
Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs
ist über die auf der
Internetseite www.bundesgerichtshof.de/erv.html
bezeichneten Kommunikationswege erreichbar. Die Einreichung erfolgt durch die
Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle.
Elektronische Dokumente sind mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder
mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen.
Dr. Strößner
Dr. Friedrich
Dr. Himmelmann
Dr. Kapels
Sp