BPatG Urteil vom 14.12.2021 – 1 Ni 23/19 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

1 Ni 23/19 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

g e g e n

…

…

…

ECLI:DE:BPatG:2021:141221U1Ni23.19EP.0

betreffend das europäische Patent EP 2 333 198

(DE 50 2010 011 594)

hat der 1. Senat

(Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am

14. Dezember 2021 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie die Richter

Heimen, Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier, Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters

und Richter Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger

für Recht erkannt:

I.

Das europäische Patent EP 2 333 198 wird mit Wirkung für

das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland

im

Umfang der Ansprüche 1 bis 11 sowie 19 und 20 für nichtig

erklärt.

II.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

III.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des

jeweils

zu

vollstreckenden Betrages

vorläufig

vollstreckbar.

IV.

Der Streitwert wird auf 312.500,- Euro festgesetzt.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 11. November 2010

angemeldeten europäischen Patents EP 2 333 198 (DE 50 2010 011 594),

das die Priorität der europäischen Voranmeldung EP 09177907 vom

3. Dezember 2009 in Anspruch nimmt. Die Erteilung des Streitpatents mit

der Bezeichnung

„Vorrichtung und Verfahren zum Einblasen von

Einblasdämmstoff

in Dämmstoffkammern“ wurde am 4. Mai 2016

veröffentlicht, es

umfasst

in der geltenden Fassung

insgesamt

22 Ansprüche, einen Vorrichtungsanspruch 1 und die auf diesen zumindest

mittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 18 sowie einen Verfahrensanspruch 19 und die auf diesen zumindest mittelbar rückbezogenen

Ansprüche 20 bis 22.

Die Klägerin begehrt die teilweise Nichtigerklärung im Umfang der

Ansprüche 1 bis 11 sowie 19 und 20. Die Nichtigkeitsklägerin führt

gegenüber dem Vorrichtungsanspruch 1 und dem Verfahrensanspruch 19

den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit, nämlich mangelnde

Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit an. Auch gegenüber den

angegriffenen Unteransprüchen macht sie den Nichtigkeitsgrund der

fehlenden Patentfähigkeit geltend.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche wird auf die Streitpatentschrift

EP 2 333 198 B1 verwiesen.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 2 333 198 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 11 sowie 19 und 20 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat zunächst der Klage widersprochen und das Streitpatent in

der erteilten Fassung sowie mit mehreren Hilfsanträgen in geänderter

Fassung verteidigt. Mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2021 hat die Beklagte

erklärt, dass sie die Klageanträge anerkenne und die Aufhebung des

Termins zur mündlichen Verhandlung am 21. Oktober 2021 beantragt.

Die Klägerin hat ebenfalls ihr Einverständnis mit einer Entscheidung im

schriftlichen Verfahren erklärt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die

zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug

genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

I.

Nach dem die Beklagte die Aufhebung des Termins zur mündlichen

Verhandlung beantragt hat und die Klägerin ebenfalls mit einer

Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden ist, konnte der

Senat ohne mündliche Verhandlung entscheiden, § 82 Abs. 3 PatG.

Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nach

Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit. a) EPÜ i. V. m.

Artikel 54, 56 EPÜ geltend gemacht wird, ist zulässig. Sie ist auch

begründet. Das Streitpatent ist daher im tenorierten Umfang teilweise für

nichtig zu erklären.

Die Erklärung der Beklagten, den Klageantrag anzuerkennen und damit das

Streitpatent im angegriffenen Umfang nicht mehr zu verteidigen, stellt nach

ständiger Rechtsprechung eine wirksame Begrenzung des Streitstoffs im

Patentnichtigkeitsverfahren dar. Nachdem das Streitpatent im angegriffenen Umfang nicht mehr verteidigt wird, ist es insoweit ohne weitere

Sachprüfung für teilnichtig zu erklären (st. Rspr.: vgl. BGH GRUR 2007,

404 – Carvedilol II; BGH GRUR 1996, 857 – Rauchgasklappe; BPatG

GRUR 2010, 137 – Oxaliplatin m.w.N.; BPatG Urteil vom 19. April 2021 –

7 Ni 60/19 (EP); Schulte/Voit, PatG 10. Auflage, § 81 Rdn. 128).

Die Streitwertfestsetzung beruht auf den Angaben der Parteien zum Streitwert im Verletzungsverfahren (LG Düsseldorf 4c O 63/19, 250.000,- Euro)

zuzüglich eines Zuschlages i.H.v. 25 Prozent im Hinblick auf den gemeinen

Wert des Patents (vgl. BGH GRUR 2011, 757 – Nichtigkeitsstreitwert).

II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 ZPO. Die

Voraussetzungen unter denen im Rahmen einer Billigkeitsentscheidung die

Kosten von der klagenden Partei zu tragen, weil die unterliegende Partei

das Patent nicht verteidigt und auch keine Veranlassung zur Klage gegeben

hat, liegen hier nicht vor. Die Beklagte hat eine dem Anerkenntnis nach

dem Rechtsgedanken des § 93 ZPO gleichkommende Erklärung nicht

sofort, sondern erst im fortgeschrittenen Verfahrensstadium abgegeben

(vgl. BGH GRUR 2013, 1282 - Druckdatenübertragungsverfahren).

III.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1

PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung

ist

innerhalb eines Monats nach Zustellung des

in

vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines

Monats nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der

Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwalt

oder

Patentanwalt als Bevollmächtigen schriftlich oder in elektronischer Form

beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Dr. Hock

Heimen

Dr. Geier

Peters

Sexlinger

Sp