BPatG Beschluss vom 14.02.2022 – 14 W (pat) 17/19

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 17/19

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

14. Februar 2022

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 103 56 653

…

ECLI:DE:BPatG:2022:140222B14Wpat17.19.0

…

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

14. Februar 2022 unter Mitwirkung der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg als

Vorsitzende sowie der Richter Kätker, Dipl.-Chem. Dr. Jäger und Dipl.-Chem.

Dr. Wismeth

beschlossen:

1.

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der

angefochtene Beschluss der Patentabteilung 36 des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Mai 2016

aufgehoben.

2.

Das Patent 103 56 653 mit der Bezeichnung

„Brennstoffzellenseparator und Fertigungsverfahren

für

denselben“

wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag vom 31. März

2017,

Beschreibung, Seiten 1 bis 28, vom 14. Februar 2022,

Zeichnungen, Fig. 1 bis 14L, gemäß Patentschrift.

3.

Die weitergehende Beschwerde der Patentinhaberin wird

zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Patentabteilung 36 des DPMA hat nach Prüfung des Einspruchs durch

Beschluss vom 11. Mai 2016 das am 4. Dezember 2003 angemeldete und mit der

Bezeichnung

„Brennstoffzellenseparator und Fertigungsverfahren für denselben“

erteilte Patent 103 56 653 (Streitpatent, im Folgenden „SP“) vollständig widerrufen.

Dem Beschluss liegen gemäß Hauptantrag die erteilten Patentansprüche 1 bis 13

zugrunde, von denen die unabhängigen Patentansprüche 1 und 10 wie folgt lauten:

Als Stand der Technik sind unter anderen folgende Druckschriften diskutiert worden:

D1

D2

DE 195 23 637 A1

JP 2001-93538 A

D2d

beglaubigte Übersetzung der JP 2001-93538 A

D4

D9

EP 0 955 686 A1

WIND, J. [et al.]: Metallic bipolar plates for PEM fuel cells.

In: Journal of Power Sources, Vol. 105, 2002, S. 256-260

D11

Euro Inox – The European Stainless Steel Development

Association: Beizen und Passivieren nichtrostender Stähle.

Reihe Werkstoff und Anwendungen, Band 4. 2. Auflage.

Diamant Building, Bd. A. Reyers 80, 1030 Brüssel, Belgien,

2007, S. 1-13. – ISBN 978-2-87997-262-6

Zur Begründung führt die Patentabteilung aus, die beanspruchte Erfindung sei in

der Patentschrift zwar so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie

ausführen könne, das erteilte Patent in der Fassung wie es gemäß Hauptantrag

verteidigt wird, gehe aber in unzulässiger Weise über den Umfang der Unterlagen

hinaus, in der diese ursprünglich beim Deutschen Patent- und Markenamt

eingereicht worden seien und sei bereits aus diesem Grund zu widerrufen.

Unabhängig hiervon seien die Gegenstände gemäß den unabhängigen

Patentansprüchen 1 und 10 des Hauptantrags wegen fehlender Neuheit nicht

patentfähig. Sowohl der beanspruchte Brennstoffzellenseparator als auch sein

Herstellungsverfahren seien aus der Druckschrift D1 bekannt. Auch die D4

offenbare einen streitpatentgemäßen Brennstoffzellenseparator mit allen

Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 3 gemäß Hilfsantrag 1 vom

11. Mai 2016 (identisch mit dem Hilfsantrag des Beschwerdeverfahrens) seien

zulässig. Zwar stelle das Ersetzen des Merkmals des „atomaren Kohlenstoffs“ durch

„reinen Kohlenstoff“ in den Ansprüchen und der Beschreibung gemäß Hilfsantrag 1

eine unzulässige Erweiterung der Unterlagen in der Fassung dar, wie sie

ursprünglich beim DPMA eingereicht wurden. Jedoch habe die Patentinhaberin

einen Disclaimer derart eingefügt, dass aus der entsprechenden unzulässigen

Erweiterung keine Rechte hergeleitet würden. Der Gegenstand des

Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sei gegenüber der Druckschrift D4 nicht neu.

Sinngemäßes gelte für den Gegenstand des Verfahrens nach Patentanspruch 3.

Hinsichtlich des Wortlauts der Patentansprüche des Hilfsantrags 2 vom

11. Mai 2016, die ebenfalls einen gegenüber der Druckschrift D4 nicht

patentfähigen Gegenstand umfassten, wird auf die Akte verwiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Mit Schriftsatz vom 31. März 2017 hat die

Patentinhaberin einen neuen

Hauptantrag und einen Hilfsantrag vorgelegt, deren jeweilige unabhängige

Patentansprüche wie folgt lauten.

Hauptantrag: (31. März 2017)

Hilfsantrag: (31. März 2017)

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist identisch mit dem Hauptantrag, mit der

Maßgabe, dass der Relativsatz „ , der folgende Merkmale aufweist“ ersetzt ist durch

„umfassend“ und das Merkmal zum elektrisch leitfähigen Dünnfilm (12) wie folgt

gefasst wird:

Der Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag ist identisch mit dem Patentanspruch 10

nach Hauptantrag, mit der Maßgabe, dass einleitend der Begriff

„Brennstoffzellenseparator“ durch „Metallseparator“ ersetzt ist und der erste Absatz

daher wie folgt lautet:

Zudem wird das Merkmal zum elektrisch leitfähigen Dünnfilm (12) wie folgt gefasst:

Der geänderte Patentanspruchssatz nach Hauptantrag sei zulässig. In den

Patentansprüchen 4 und 7 wurde das Merkmal „wobei der Kohlenstoff-

Dünnfilm (12b) ein Film ist, der auf einem atomaren Niveau gebildet wird; und wobei

der Kohlenstoff-Dünnfilm (12b) mit dem Oxidfilm (11a) auf atomarer Ebene

verbunden ist“ eingefügt, um eine Erweiterung hinsichtlich des Begriffs „reinem

Kohlenstoff (C)“ zu vermeiden. Zudem sei in die Beschreibung ein Disclaimer

eingefügt.

Die mit der Anspruchsfassung nach Hauptantrag beschriebenen Gegenstände

beruhten auch auf Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gegenüber den

Druckschriften D4, D1, D2 und D9, da sich der Oxidfilm von einer darin

beschriebenen Passivierungsschicht unterscheide. Denn der Querschnitt des

Oxidfilms könne durch Transmissionselektronenmikroskopie

(TEM) oder

hochauflösende Rasterelektronenmikroskopie (SEM) betrachtet werden. Der

Nachweis von großen Partikelgrößen des Oxids durch eines dieser Messverfahren

zeige dann, dass die Oxidschicht schnell und damit auf künstliche Weise gebildet

worden sei. Im Gegensatz dazu, zeigten kleine Partikelgrößen des Oxids, dass die

Oxidschicht langsam, also im patentgemäßen Sinn auf natürliche Weise, gebildet

worden sei. Auch sei dem Fachmann bekannt, dass die Metallzusammensetzung

der Oxidschicht mit jener des darunterliegenden Metallsubstrats übereinstimme,

sofern das Oxid auf natürliche Weise gebildet worden sei. Dies könne mittels

energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) nachgewiesen werden.

Werde die Oxidschicht durch Beizen gebildet, beispielsweise durch eine stark

oxidierende Säure, anstelle des natürlichen Stehenlassens an der Luft, sei bei

einem Substrat, das Fe, Ni und Cr enthalte der Cr-Anteil in der Zusammensetzung

des Oxidfilms höher als der des Grundmaterials, da Fe und Ni in die Säure eluiert

würden. Dies werde auch durch einen Elutionstest der Patentinhaberin in

Ergänzung zum Test und den Ergebnissen der Fig. 5 der Patentanmeldung

gestützt.

Darüber hinaus bewirke die Beschränkung der Dicke des elektrisch leitenden

Dünnfilms auf einen Bereich von 0,01 bis 10 µm eine Verbesserung der Adhäsion

des Dünnfilms auf der erfindungsgemäßen Oxidschicht, was

zu einer

ausgesprochen hohen elektrischen Leitfähigkeit in Kombination mit einer hohen

Korrosionsbeständigkeit des resultierenden Separators führe.

In der Druckschrift D4 werde hingegen die Oxid- oder Passivierungsschicht auf dem

metallischen Substrat von der Oberfläche des metallischen Substrats entfernt,

bevor eine weitere Beschichtung durchgeführt werde. Auch offenbare die D4 keine

streitpatentgemäße Dicke im Bereich von 0,01 bis 10 µm. Die Druckschrift D1

offenbare die Herstellung der Oxidschicht während des Glühens bei 800 bis

1000 °C.

In der Druckschrift D2 werde der Oxidfilm im Wesentlichen durch

Eintauchen in eine Oxidlösung erzeugt. In der Druckschrift D9 würden die Kanäle

durch Ätzen hergestellt, weshalb der resultierende Oxidfilm nicht so fein sei, wie ein

auf natürliche Weise durch Stehenlassen an Luft gebildeter Oxidfilm.

Der Hilfsantrag basiere auf dem in der Anhörung gestellten Hilfsantrag 1. Dieser sei

zulässig, wie bereits von der Patentabteilung festgestellt worden sei. Zusätzlich zum

Hauptantrag sei der Separator durch eine Zwischenschicht gekennzeichnet. Diese

verbessere die Schichtadhäsion zwischen dem Oxidfilm des Substrats und dem

elektrisch leitfähigen Dünnfilm und die Korrosionsbeständigkeit. Die Körner des

Wärmeausdehnungskohlenstoffs würden gemäß der Druckschrift D4 durch eine

physikalische Kraft, wie beispielsweise eine Ankerwirkung oder durch

intermolekulare Kräfte mit Ni or Ti, anstelle einer chemischen Bindung gehalten.

Streitpatentgemäß würden die Zwischenschicht (13) und der elektrisch leitfähige

Dünnfilm (12) (welcher Au oder C sei) durch eine chemische Bindung, wie

beispielsweise eine metallische Bindung oder eine kovalente Bindung,

zusammengehalten.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit

folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 11 gemäß Hauptantrag vom 31. März 2017,

Beschreibung, Seiten 1 bis 28, vom 14. Februar 2022,

Zeichnungen, Fig. 1 bis14L, gemäß der Patentschrift,

hilfsweise das Patent mit

folgenden Unterlagen beschränkt

aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag vom 31. März 2017, im

Übrigen wie zum Hauptantrag.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechende ist mit Verweis auf BGH-Fugenband der Ansicht, dass es dem

Patentanspruch 1 im Hinblick auf § 34 Abs. 3 Nr. 3 i.V.m. § 9 Abs. 6 PatV an der

erforderlichen Klarheit fehle. Denn bei dem Merkmal, wonach ein Oxidfilm auf

„natürliche Weise durch Stehenlassen an der Luft“ entstehe, sei sei nicht klar, was

Bedingungen seien, die „in der Natur oder in der normalen Umgebung“ gefunden

würden. Diese Bedingungen könnten äußerst unterschiedlich sein. Hinzu komme,

dass die Herstellung von Brennstoffzellen üblicherweise in einer Fabrik erfolge, in

welcher die Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und/oder

Sauerstoffgehalt durch technische Maßnahmen beeinflusst würden.

Eine unzulässige Erweiterung weise das Merkmal „Metallseparator für eine

Festpolymerelektrolyt-Brennstoffzelle“ auf. Denn dieses Merkmal komme in

Absatz [0001] des Streitpatents ausschließlich in Kombination damit vor, dass der

Metallseparator eine oberflächenbehandelte Schicht aufweise. Nun verlange eine

Oberflächenbehandlung nach fachmännischem Verständnis aber ein gezieltes

Einwirken auf einen Gegenstand. Hiergegen sei ein Stehenlassen an Luft vielmehr

eine Nichtbehandlung. Auch führe – wie schon mit dem Einspruchsschriftsatz

dargelegt – der Begriff „aus reinem Kohlenstoff“ zu einer unzulässigen Erweiterung.

Eine mangelnde Ausführbarkeit sei – unverändert zum Einspruchsschriftsatz – darin

zu sehen, dass eine Zwischenschicht gemäß Patentanspruch 5 vorgesehen sei,

wodurch der leitfähige Film nicht auf der Oberfläche des Oxidfilms des Substrats

gebildet werden könne.

Darüber hinaus seien die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 10 nach

Hauptantrag jeweils gegenüber der Druckschrift D1 oder D2 nicht neu. Sie beruhten

ferner gegenüber der Druckschrift D4 i.V.m. dem fachüblichen Handeln, jedenfalls

aber in Verbindung mit einer der Druckschriften D1 oder D2, hinsichtlich der Wahl

des Dickenbereichs von 0,01 bis 10 µm, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Sinngemäßes gelte auch ausgehend von der Druckschrift D9.

Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag sei aus den bereits

genannten Gründen unklar. Zusätzlich sei es unmöglich, den Kohlenstoff-Dünnfilm

mit dem Oxidfilm auf atomarer Ebene zu verbinden, wenn zwischen dem

Kohlenstoff-Dünnfilm und dem Oxidfilm eine Zwischenschicht zum Verbessern der

Adhäsion vorgesehen sei. Zudem mangele es an der erforderlichen erfinderischen

Tätigkeit gegenüber der Druckschrift D4 in Verbindung mit dem fachmännischen

Handeln, jedenfalls aber in Verbindung mit einer der Druckschriften D1 oder D2.

Gleiches gelte ausgehend von der Druckschrift D2 in Verbindung mit der

Druckschrift D4.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere der weiteren Patentansprüche der

jeweiligen Anträge, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht eingelegt

worden und auch im Übrigen zulässig (§ 73 PatG). Sie führt zur Aufhebung des

Beschlusses der Patentabteilung und zur beschränkten Aufrechterhaltung des

Patents mit dem in Tenor angegebenen Ergebnis.

2.

Das Streitpatent betrifft einen Brennstoffzellenseparator und ein

Fertigungsverfahren

für denselben und

insbesondere die Struktur einer

oberflächenbehandelten

Schicht

eines

Metallseparators

für

eine

Festpolymerelektrolyt-Brennstoffzelle (SP: [0001]).

Nach den Angaben

im Streitpatent wird eine Festpolymerelektrolyt-

Brennstoffzellenbatterie durch Stapeln von einzelnen Modulen gebildet. Diese

Module (Zellen) bestehen aus einer Membranelektrodenanordnung (MEA), welche

eine Anode, eine Elektrolytmembran und eine Kathode umfasst. Zwischen

benachbarten Zellen ist ein sogenannter Separator angeordnet. Dieser weist einen

Brennstoffgaskanal für die Zufuhr eines Brennstoffgases (Wasserstoff) an die

Anode und einen Oxidationsgaskanal für die Zufuhr eines Oxidationsgases (im

Normalfall Sauerstoff oder Luft) an die Kathode auf. Zudem ermöglicht der

Separator zwischen den benachbarten Zellen einen Durchgang für Elektronen (SP:

[0002], [0003]). Die Anschlüsse (Elektrodenplatten), lsolatoren und Endplatten sind

an zwei einander gegenüberliegenden Enden eines Zellenstapels

in der

Zellenstapelrichtung angeordnet.

Im Ergebnis wird aus der Reaktion von

Wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser elektrische Energie erzeugt (SP: [0004]).

Die Separatoren müssen elektrisch leitfähig sein und werden deshalb üblicherweise

aus einem Metall, Kohlenstoff oder einem elektrisch leitfähigen Harz gebildet.

Kohlenstoffseparatoren und Separatoren aus elektrisch leitfähigem Harz sind zwar

chemisch stabil und behalten daher ihre elektrische Leitfähigkeit selbst bei Kontakt

mit saurem Wasser bei, weisen aber aus Stabilitätsgründen eine relativ große Dicke

auf, was eine größere Stapellänge zur Folge hat (SP: [0005]). Metallseparatoren

verfügen dagegen zwar über eine relativ hohe Festigkeit und können deshalb relativ

dünn gefertigt sein, sind jedoch hinsichtlich der Korrosion problematisch. Deshalb

schlägt bereits die Druckschrift JP 2001-093538 A (D2) vor, die Oberfläche des

Substrats (rostfreier Stahl) eines Metallseparators mit einem elektrisch leitfähigen

Film und einem säurebeständigen Film aus einem Metallmaterial zu versehen, das

sich von dem des Substrats unterscheidet (SP: [0006]). Dies führt jedoch zu einem

erhöhten Kostenaufwand, da der säurebeständige Film und das Substrat aus

unterschiedlichen Metallmaterialien gebildet sind (SP: [0012]).

Davon ausgehend ist es laut Streitpatent die Aufgabe der Erfindung einen

kostengünstigen Brennstoffzellenseparator mit einem metallischen Substrat zu

schaffen, das einen geringen elektrischen Widerstand (eine hohe elektrische

Leitfähigkeit) und über längere Zeit eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf stabilem

Niveau beibehalten kann (SP: [0014]).

3.

Diese Aufgabe wird gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag gelöst durch

einen Metallseparator, der sich wie

folgt nach Merkmalen gliedern

lässt

(Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind kursiv dargestellt und die

Merkmalsziffer mit einem hochstellten „H“ versehen):

1H

1.1H

2.1

Metallseparator (10)

für eine Festpolymerelektrolyt-Brennstoffzelle, aufweisend :

ein metallisches Substrat (11)

mit einem Oxidfilm (11a), der eine Oberfläche desselben bildet;

2.1.1

der Oxidfilm (11a) ist durch Oxidation eines Materials des

Substrats (11) entstanden;

2.1.2H

der Oxidfilm (11a) ist auf natürliche Weise durch Stehenlassen

an der Luft entstanden;

3.1

einen elektrisch leitfähigen Dünnfilm (12),

der auf der Oberfläche des Oxidfilms (11a) des Substrats (11)

gebildet ist;

3.2H

die Dicke des elektrisch leitenden Dünnfilms (12) ist im Bereich

von 0,01 bis 10 µm.

Der nebengeordnete Verfahrensanspruch 10 zur Fertigung eines Brennstoffzellenseparators

für eine Festpolymerelektrolyt-Brennstoffzelle kann ungegliedert

bleiben, da er sich gegenständlich nur durch die Anspruchskategorie von Patentanspruch 1 unterscheidet.

4.

Der zuständige Fachmann ist ein Hochschulingenieur der Fachrichtung

Materialwissenschaft, ein Physiker oder Physiko-Chemiker (M. Sc. oder Diplom),

der über eine mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von

Brennstoffzellen verfügt und mit den

für Brennstoffzellen erforderlichen

Komponenten vertraut ist.

5.

Folgende Merkmale der Anspruchsfassung nach Hauptantrag bedürfen im

Rahmen der Auslegung einer Erläuterung.

5.1

Der im Streitpatent beanspruchte Brennstoffzellenseparator (Merkmal 1) wird

im Hauptantrag nunmehr als Metallseparator für eine Festpolymerelektrolyt-

Brennstoffzelle konkretisiert (Merkmale 1H, 1.1H). Insoweit wird die Lehre

eingeschränkt und auf den dem Fachmann erkennbaren Kern der Erfindung und

ihre Leistung fokussiert, die darin liegt, einen Metallseparator zu verwenden, wobei

dieser einen Oxidfilm aufweist, der aus dem Separatorsubstrat an sich besteht,

wodurch der Oxidfilm mit einem geringeren Kostenaufwand gefertigt kann (SP:

[0015], letzter Satz; [0101]). Diese Separatoren werden in Festpolymerelektrolyt-

Brennstoffzellen eingesetzt, was auch die durchgehende Lehre des Streitpatents ist

(SP: [0001]; [0049]).

Bei diesen Separatoren gemäß Merkmal 1H handelt es sich, wie aus den Absätzen

[0003] und [0004] des Streitpatents hervorgeht, nicht um die (Elektrolyt-) Membran

zwischen den Elektroden, sondern um die Separatoren zwischen einzelnen

Brennstoffzellen, die zu einem Stack zusammengefügt werden.

5.2

Der Oxidfilm gemäß Merkmal 2.1 wird nach Merkmal 2.1.1 durch Oxidation

des metallischen Substrats an sich gebildet (SP: [0015], letzter Satz) und verhindert

oder reduziert im Wesentlichen eine Elution aus dem Separatorsubstrat und erreicht

daher eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

Gemäß Patentanspruch 1 nach Streitpatent kommt es zunächst nicht darauf an, auf

welche Weise der Oxidfilm gebildet wird. Dies kann laut Beschreibung entweder in

einer oxidierenden Atmosphäre (Oxidationslösung) oder gemäß Merkmal 2.1.2H

durch Stehenlassen an Luft auf natürliche Weise erfolgen.

In beiden

Ausgestaltungen wird das Ziel erreicht, die Korrosionsbeständigkeit des Substrats

zu verbessern. Das Streitpatent erläutert beide Vorgehensweisen nicht näher (SP:

[0050], Z. 18-24). Auch entsprechend den Ausführungsbeispielen ist es nur

wesentlich, dass der Oxidfilm durch Oxidation eines Materials an sich entstand (SP:

[0070], Z: 3-5, [0071], Z 3-5; [0073], Z. 4-6). Auch bei der Korrosionsprüfung wird

auf die Umstände der Bildung der Oxidschicht nicht näher eingegangen (SP: [0077]-

[0084]). Insoweit ist das Merkmal 2.1.2H nach Hauptantrag breit auszulegen und

umfasst jegliche Form eines auf einer Oberfläche eines Metallsubstrats durch

Oxidation des Materials an sich gebildeten Oxidfilms unabhängig von seiner

Beschaffenheit, Dicke oder der zeitlichen Dauer seiner Bildung. Soweit dies aber

auf „natürliche Weise durch Stehenlassen an der Luft“ erfolgen soll, ist die

oxidierende Atmosphäre in ihrer Zusammensetzung jedenfalls im weitesten Sinne

(Umgebungs-) Luft und die Oxidschicht die Passivierungsschicht, die sich

automatisch und spontan durch Kontakt mit

ihr unter

(natürlichen)

Umgebungsbedingungen bildet, was auch die bei einer Produktion geläufigen

Bedingungen einschließt, wie Normaldruck und übliche Umgebungstemperaturen.

Mit anderen Worten

reicht nach dieser Lehre die natürlich gebildete

Passivierungsschicht bereits aus.

Eine „Unklarheit“, da die Umgebungsbedingungen für die Bildung des Oxidfilms

nicht genannt seien, wie sie die Einsprechende mit Verweis auf BGH, Urteil vom

27. Oktober 2015 – X ZR 11/13 – Fugenband sieht, kann der Senat darin nicht

erkennen. Die Angaben des Merkmals 2.1.2H sind zwar breit zu verstehen, sie

stellen den Fachmann insoweit aber nicht vor eine unlösbare Aufgabe ihrer

Bestimmung, so dass auch eine „Unklarheit“ im Sinne einer mangelnden

Ausführbarkeit darin nicht zu sehen ist.

Soweit die Patentinhaberin andererseits meint, damit seien diese natürlich

gebildeten Oxidschichten von schnell und damit auf künstliche Weise gebildeten

Oxidschichten zu unterscheiden, da bei letzteren große Partikelgrößen des Oxids

gebildet würden, ist eine derartige Unterscheidung nicht Lehre des Streitpatents.

Die Lehre wird von einem Fachmann auch nicht ausschließlich in dieser Weise

unmittelbar und eindeutig so interpretiert. Vielmehr wird streitpatentgemäß

(handels)übliches Metallmaterial als Seperatorsubstrat verwendet (SP: [0050]), was

konsequenterweise eine Vorbehandlung des Metallsubstrats vor der Bildung eines

Oxidfilms auf natürliche Weise nicht ausschließt.

5.3

Der elektrisch leitfähige Dünnfilm gemäß Merkmal 3 ist entweder ein Metall-

Dünnfilm, der auch ein Halbmetall sein kann (SP: [0018]) oder ein Kohlenstoff-

Dünnfilm aus „reinem Kohlenstoff“ (SP: [0019]; Hauptantrag: Patentanspruch 4).

6.

Die Einsprechende ist der Ansicht, dass mit der Änderung in Merkmal 1H von

Patentanspruch 1 zum Metallseparator und mit der Änderung des Begriffs

„atomarer Kohlenstoff“ in „reiner Kohlenstoff“ eine unzulässige Erweiterung der

Lehre der ursprünglichen Patentanmeldung einhergehe.

6.1

Soweit die Einsprechende meint, mit dem Begriff Metallseparator von

Merkmal 1H sei eine unzulässige Erweiterung verbunden, da er gemäß

Absatz [0001] in Verbindung mit einer oberflächenbehandelten Schicht genannt

werden müsste, trifft dies schon deshalb nicht zu, da die Merkmale 2.1 und 2.1.1

diese oberflächenbehandelte Schicht umfassen und damit benennen. Im Übrigen

geht das Merkmal 1H i.V.m. Merkmal 1.1H zurück auf S. 1, Z. 4-6 der ursprünglichen

Anmeldungsunterlagen (Streitpatent SP: [0001]).

6.2

Der Begriff „reiner Kohlenstoff“ wurde an Stelle von „atomarer Kohlenstoff“

durchgängig von der Patentinhaberin nach einem Anruf des Vertreters der

Patentinhaberin bei der Prüfungsstelle am 4. April 2012 in den diskutierten und

insoweit wohl als zur Erteilung in Aussicht gestellten Anspruchssatz und die

Beschreibung neu und ersetzend eingefügt. Anschließend erfolgte die

Patenterteilung.

Soweit die Patentabteilung in ihrem Beschluss vom 11. Mai 2016 darin eine

unzulässige Erweiterung erkennt, ist die Patentinhaberin dem durch Einfügung

eines Disclaimers in der Beschreibung in zulässiger Weise begegnet, wonach aus

dem Begriff „reiner Kohlenstoff“ keine Rechte abgeleitet werden.

Gleichwohl ist die Änderung von ursprungsoffenbarten Begriffen immer mit

unabsehbaren Folgen für die Rechtsbeständigkeit eines Patents verbunden,

insbesondere wenn der neue, vermeintlich klarere Begriff den Schutzbereich

verändert und zu einem Aliud führt. Hier sollten weder von Seiten der Anmelderin

noch von Seiten der Prüfungsstelle oder der Patentabteilung im Prüfungs- oder

Einspruchsverfahren leichtfertig Änderungen vorgeschlagen oder akzeptiert

werden. Grundsätzlich ist ein ursprungsoffenbarter Begriff zu belassen, dessen

fachmännisches Verständnis im Zuge der Auslegung nach bekannten Regeln zu

ermitteln ist.

6.3

Die weiteren Merkmale des Hauptantrags sind – im Übrigen unstreitig –

ursprünglich offenbart und damit zulässig. Die Zulässigkeit der Patentansprüche

nach Hauptantrag ist daher gegeben.

7.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist gegenüber der

Lehre der Druckschrift D2 jedoch nicht neu (§ 3 PatG).

7.1

Die Druckschrift D2 ist eine japanischsprachige Patentschrift und liegt als

beglaubigte Übersetzung in Form der Druckschrift D2d vor, auf die sich der Senat

im Folgenden bezieht.

Die Druckschrift D2 betrifft einen Separator aus rostfreiem Stahl für bei niedriger

Temperatur betriebene Brennstoffzellen, insbesondere Festpolymerbrennstoffzellen (D2d: [0001]; [0004], Z. 7-10 // Merkmale 1H, 1.1H).

Üblicherweise werden als Material für Separatoren säureresistente Werkstoffe, wie

nichtrostender Edelstahl verwendet, welche zwar durch ihre harte passivierende

Oberflächenschicht säureresistent sind, aber einen erhöhten Oberflächen- und

Kontaktwiderstand haben

(D2d:

[0006], Z. 5-12). Deshalb werden dicke

Plattierungen mit hoher Säureresistenz z.B. aus Au, Pt oder Pd aufgetragen, welche

teuer sind. Dünnere Plattierungen haben die Tendenz, dass sich durch

stellenweises Ablösen der Plattierungsschicht wiederum der Kontaktwiderstand

erhöht (D2d: [0007]).

Zur Lösung dieses Problems schlägt die D2 vor, auf einem Grundmaterial aus

rostfreiem Stahl eine säureresistente Beschichtung, ausgewählt aus Ta-, Zr-, Ti-

und Ni-Cr-Legierungen, zu bilden, und auf dieser säureresistenten Beschichtung

eine elektrisch leitfähige Beschichtung, ausgewählt aus Au, Pt und Pd, auszubilden,

wodurch die kostspielige Beschichtung aus Au, Pt und Pd dünn ausgestaltet werden

kann (D2d: [0008] // Merkmale 1, 1H, 1.1H, 2, 3, 3.1).

Um negative Einflüsse auf den elektrischen Wirkungsgrad der Brennstoffzelle zu

vermeiden (D2d: [0009]), empfiehlt die D2, vor der Bildung einer säureresistenten

Beschichtung oberflächenveränderte Schichten und Oxidschichten durch eine

Vorbehandlung der rostfreien Stahlplatte zu beseitigen. Hierzu wird das Beizen mit

einer Säure genannt, der ein Oxidationsmittel zugesetzt ist, wie z.B. ein

Salpetersäure-Flusssäure-Gemisch.

Das

Beizen

erfolgt

bei

einer

Behandlungstemperatur im Bereich von Normaltemperatur bis 60 °C. Hierdurch

werden der auf der Oberfläche des rostfreien Stahls anhaftende Zunder und die Crreduzierte Schicht beseitigt und eine gleichmäßige dünne Oxidschicht gebildet

(D2d: [0014], Z. 1-6, Z. 15-20). Dies entspricht einer fachüblichen Vorbehandlung

(D11: S. 2, Abs. 1-3; S. 3, Abschnitte 2.1, 2.2 // die D11 ist zwar nachveröffentlicht

stellt aber gleichwohl (unstreitig) das Fachwissen auch zum Prioritätszeitpunkt dar).

Diese Vorbehandlung

ist gerade dann zu erwarten, wenn nachfolgende

Beschichtungsschritte eine definierte Oberfläche erfordern. Dabei ist es zudem

unerheblich, ob das entsprechende Stahlteil so eingekauft wird, oder vor der

Weiterverarbeitung behandelt wird. Denn

insoweit unterscheidet auch das

Streitpatent nicht und der Gegenstand von Patentanspruch 1 schließt

konsequenterweise eine Vorbehandlung des Metallsubstrats vor der Bildung eines

Oxidfilms auf natürliche Weise nicht aus, so dass es im Ergebnis auch nicht darauf

ankommt, ob diese Vorbehandlung mittels analytischer Methoden nachweisbar ist,

wie die Patentinhaberin meint.

In

jedem Fall entsteht entsprechend der

Vorgehensweise der D2 nach der Vorbehandlung spontan eine gleichmäßige dünne

Oxidschicht auf natürliche Weise im Sinne des Merkmals 2.1.2H (vgl. D11: S. 4,

Abschnitt Passivierung; S. 2, Abs. 3, Z. 4-8).

Die säureresistente Beschichtung besteht z.B. aus einer Ta-, Zr-, Ti- und Ni-Cr-

Legierung (D2d: [0015], Z. 1-5), was jedenfalls hinsichtlich Ta, Zr und Ti einer

streitpatentgemäßen Auswahl entspricht (SP: [0053], Z. 8-15), wodurch neben der

auch streitpatentgemäß geforderten Korrosionsbeständigkeit (SP: [0052], Z. 5-11)

zudem eine gute Adhäsion erzielt wird.

Die abschließend aufgebrachte elektrisch leitfähige Beschichtung aus z.B. Au, Pt

oder Pd wird in einer Dicke von 0,1 µm oder weniger aufgetragen, was in den

Bereich des Merkmals 3.2H fällt (D2d: [0016], vorletzter Satz; [0018], letzter Satz,

„0,03 µm“).

Mithin ist aus der Druckschrift D2 ein Metallseparator mit allen Merkmale 1H bis 3.2H

bekannt. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist deshalb

gegenüber der D2 nicht neu.

7.2

Sinngemäßes gilt auch für den auf ein Herstellungsverfahren für den

Brennstoffzellenseparator gerichteten Gegenstand des nebengeordneten

Patentanspruchs 10, der die gegenständlichen Merkmale des Patentanspruchs 1

lediglich als Verfahrensmerkmale ausgestaltet. Auf den nebengeordneten

Patentanspruch und die Unteransprüche des Hauptantrags muss somit bei dieser

Sachlage nicht gesondert eingegangen werden, denn sie teilen das Schicksal des

Patentanspruchs 1 (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05,

GRUR 2004, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II).

8.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag erweist sich jedoch

gegenüber der Lehre der im Verfahren befindlichen Druckschriften als neu (§ 3

PatG) und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

9.

Die gemäß Hilfsantrag verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 enthält

Änderungen bzw. Ergänzungen gegenüber dem Hauptantrag, welche im Folgenden

kursiv gesetzt sind. Mit der hochgestellten Ziffer 1 wird angegeben, dass das

Merkmal im Hilfsantrag in die Fassung des Patentanspruchs aufgenommen ist.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag entspricht dabei dem Patentanspruch 1

nach Hauptantrag, wobei die Merkmale 3.31, 3.3.11, 3.3.21. 3.3.31, 41, 4.11 und 4.21

hinzukommen.

3.31

der elektrisch

leitfähige Dünnfilm (12)

ist ein Kohlenstoff-

Dünnfilm (12b);

3.3.11

der Kohlenstoff-Dünnfilm (12b)

ist aus reinem Kohlenstoff

gebildet;

3.3.21

der Kohlenstoff-Dünnfilm (12b) ist ein Film, der auf atomarem

Niveau gebildet wird;

3.3.31

der Kohlenstoff-Dünnfilm (12b) ist mit dem Oxidfilm (11a) auf

4.11

4.21

atomarer Ebene verbunden;

eine Zwischenschicht (13)

zum Verbessern der Adhäsion;

die Zwischenschicht (13) ist zwischen dem Oxidfilm (11a) des

Substrats (11) und dem elektrisch leitfähigen Dünnfilm (12)

vorgesehen;

10.

Die gemäß Hilfsantrag neu hinzugekommenen Merkmale erfordern folgende

Erläuterungen.

10.1 Durch die Einfügung eines Disclaimers in die Beschreibung, wonach aus dem

Begriff „reiner Kohlenstoff“ gemäß Merkmal 3.3.11 keine Rechte abgeleitet werden,

ist dieses Merkmal bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht zu

berücksichtigen, vergleichbar der Konstellation in BGH Zeittelegramm (BGH,

Beschluss vom 5. Oktober 2000 – X ZR 184/98 – Zeittelegramm). Denn vorliegend

ist dieses Merkmal nicht bereits Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1

gewesen, so dass

insoweit weder der Fall eines Aliuds oder einer

Schutzbereichserweiterung wie bei BGH Integrationselement vorliegt (BGH, Urteil

vom 21 Juni 2011 – X ZR 43/09 – Integrationselement) noch eine uneigentliche

Erweiterung entsprechend BGH Winkelmesseinrichtung erfolgen kann (BGH,

Beschluss vom 21. Oktober 2010 – Xa ZB 14/09 – Winkelmesseinrichtung).

Inwieweit es hierdurch zu einer unzulässigen Änderung kommt, ist dann lediglich

danach zu beurteilen, was der Fachmann dem Streitpatent als Lehre entnimmt

(BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 – X ZR 101/13 – Polymerschaum II). Demnach muss

eine Auslegung des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen, bei

der dessen Sinngehalt und insbesondere der Beitrag, den ein streitiges Merkmal

zum Leistungsergebnis der Erfindung liefert, zu bestimmen sind.

Soweit das Merkmal 3.3.11 nicht zu berücksichtigen ist, reduziert sich die

Eigenschaft des Kohlenstoff-Dünnfilms auf die Merkmale 3.3.21 und 3.3.31. Nach

Absatz [0051], Z. 1-3 des Streitpatents ist der elektrische Dünnfilm „ein aus reinem

Kohlenstoff (C) gebildeter Kohlenstoff Dünnfilm 12B“. Weiter ist der „Kohlenstoff-

Dünnfilm 12B ein Film, der auf atomarem Niveau“ gebildet wird (Merkmal 3.3.21),

was bedeutet, dass er „mit dem Substratoxidfilm […] auf atomarer Ebene verbunden

ist“ (Merkmal 3.3.31). Hiermit grenzt sich dieser „reine Kohlenstoff“ jedenfalls von

einem Beschichtungsfilm 14 ab, „der aus Kohlepulver und einem Harzbindemittel

gebildet ist“ (SP: [0051], Z. 5-11).

Insoweit wird in zulässiger Weise auf den

Ursprung und das Herstellungsverfahren der Schicht abgestellt, wonach sie auf

„atomarem Niveau“ aus Kohlenstoff-Atomen gebildet wird und insoweit mit dem

Oxidfilm auf „atomarer Ebene“ verbunden ist (Merkmale 3.3.21 und 3.3.31). Dies

erfolgt streitpatentgemäß (beispielsweise) mittels CVD- oder PVD-Verfahren (SP:

[0051]: Z. 18-24).

10.2 Die Zwischenschicht 13 nach Merkmal 41

liegt gemäß Merkmal 4.21

zwischen dem Oxidfilm 11a des Substrats und dem elektrisch leitfähigen

Dünnfilm 12. Soweit der elektrisch leitfähige Dünnfilm gemäß Merkmal 3.1 auf der

Oberfläche des Oxidfilms 11a des Substrats 11 gebildet ist, erkennt der Fachmann

ohne weiteres, dass dann nicht mehr die unmittelbare Oberfläche gemeint ist,

sondern die Zwischenschicht eine Verbesserung der Adhäsion bewirken soll

(Merkmal 4.11), was so auch aus der Beschreibung hervorgeht (SP: [0017]; [0052]).

Der Kohlenstoff-Dünnfilm wird dementsprechend dann „auf atomarem Niveau“ auf

die Zwischenschicht aufgetragen und ist dann entsprechend auch auf atomarer

Ebene indirekt mit dem Oxidfilm verbunden. Die Zwischenschicht dient aber nicht

nur der Verbesserung der Adhäsion sondern soll auch die Korrosionsbeständigkeit

weiter erhöhen (SP: [0052], Z. 5-11).

11.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist zulässig. Eine unzulässige

Erweiterung, liegt durch die Merkmale 3.3.21 und 3.3.31 nicht vor. Diese Merkmale

sind in der ursprünglich eingereichten Beschreibung auf S. 10, Z. 19-23 offenbart

(SP: [0051], Z. 5-11).

Auch die übrigen zusätzlichen Merkmale sind (unstreitig) ursprünglich offenbart und

damit zulässig. Sie gehen zurück auf Patentanspruch 6 der ursprünglichen

Anmeldungsunterlagen (Merkmale 41, 4.11, 4.21 // SP: Patentanspruch 5).

Sinngemäßes gilt für den nebengeordneten Patentanspruch 3, dessen zusätzliche

Merkmale zurückgehen auf Patentanspruch 15 i.V.m. Patentanspruch 6 der

ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, Patentanspruch 14 und S. 10, Z. 19-27

(SP: Patentanspruch 4; [0051], Z. 5-18).

Auch der Unteranspruch 2 ist zulässig. Er geht zurück auf die ursprünglichen

Anmeldungsunterlagen S. 10, Z. 1-10 i.V.m. S. 14, Z. 29-30 und S. 25, Z. 25-29

(SP: A9).

12.

Die Einsprechende sieht eine mangelnde Ausführbarkeit in der Auftragung

einer Zwischenschicht gemäß der Merkmalsgruppe 41. Entsprechend der

gebotenen Auslegung und dem Verständnis des Fachmanns ist aber – wie oben

dargelegt – hier kein Raum für eine mangelnde Ausführbarkeit. Denn das

Streitpatent nennt Verfahren, die die Bildung eines Films auf atomarem Niveau

ermöglichen (SP: [0051], Z. 18-24) und damit zu einer streitpatentgemäßen

Verbindung auf atomarer Ebene führen.

13.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 3 nach Hilfsantrag sind

gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik, insbesondere

gegenüber den insoweit beachtlichen Druckschriften D1 und D2 neu (§ 3 PatG).

13.1 Die Druckschrift D2 beschreibt zwar auf dem Grundmaterial aus rostfreiem

Stahl eine säureresistente Beschichtung, ausgewählt aus Ta-, Zr-, Ti- und Ni-Cr-

Legierungen, auf der eine elektrisch leitfähige Beschichtung, ausgewählt aus Au, Pt

und Pd, gebildet wird (D2d: [0008]), so dass mit der säureresistenten Beschichtung

insoweit eine Zwischenschicht gemäß den Merkmalen 41 und 4.21 gebildet wird, die

zudem eine gute Adhäsion gemäß Merkmal 4.11 erzielt (D2d: [0015], Z. 1-5). Der

elektrisch leitfähige Film der D2 ist jedoch kein Kohlenstoff-Dünnfilm entsprechend

der Merkmalsgruppe 3.31.

13.2 Die Druckschrift D1 betrifft allgemein eine Korrosionsschutzbeschichtung für

Anwendungen

in aufkohlender

(reduzierender) Atmosphäre bei hohen

Temperaturen, sowie ein mit einer Korrosionsschutzbeschichtung versehenes

stromführendes Bauteil für eine Schmelzkarbonatbrennstoffzelle, wie insbesondere

einen Anodenstromkollektor oder eine Bipolarplatte (D1: Sp. 1, Z. 3-11).

Die D1 lehrt mit dem ersten Ausführungsbeispiel, wie von der Einsprechenden in

der mündlichen Verhandlung zutreffend vorgetragen, einen streitpatentgemäßen

Metallseparator, bei dem auf einem Substrat 1 aus Edelstahl – welches ohne

Vorbehandlung zwangsläufig einen natürlichen Oxidfilm aufweist – eine

Diffusionssperrschicht 2 aus TiN aufgetragen wird, welche

insoweit einer

streitpatentgemäßen Zwischenschicht entspricht. Darauf wird eine Nickelschicht als

Korrosionsschutzschicht 3 aufgetragen, die zwangsläufig elektrisch leitfähig ist (D1:

Sp. 3, Z. 6-10 // Merkmale 1, 1H, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2H, 3, 3.1, 41, 4.21). Die Dicke der

Nickelschicht ist im Bereich von 0,5 bis 5 µm (D1: Sp. 3, Z. 10-15 // Merkmal 3.2H).

Die Druckschrift D2 offenbart jedoch nicht, dass eine elektrisch leitfähige Schicht

aus einem Kohlenstoff-Dünnfilm entsprechend der Merkmalsgruppe 3.31 bestehen

soll.

13.3 Auch die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften stellen die

Neuheit der Gegenstände der Patentansprüche 1 und 3 nach Hilfsantrag nicht in

Frage, was insoweit von der Einsprechenden auch nicht bestritten wird.

14.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 3 nach Hilfsantrag beruhen

auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG), da es dem Fachmann aus keiner

der im Verfahren befindlichen Druckschriften oder einer Kombination dieser

Druckschriften nahegelegt wird, einen streitpatentgemäßen Metallseparator zur

Verfügung zu stellen, dessen metallisches Substrat einen auf natürliche Weise

durch Stehenlassen an Luft gebildeten Oxidfilm aufweist, wobei unter Verwendung

einer Zwischenschicht der darauf aufgebrachte elektrisch leitfähige Dünnfilm ein

Kohlenstoff-Dünnfilm ist, der auf atomarem Niveau gebildet wird, wie dies

streitpatentgemäß im Zusammenwirken der Merkmalsgruppen 2.1, 3.31 und 41 zum

Ausdruck kommt.

Die Einsprechende stützt ihre gegenteilige Wertung insbesondere auf die

Druckschrift D4 in Verbindung mit dem präsenten Wissen des Fachmanns,

zumindest in Verbindung mit den Druckschriften D1 oder D2 hinsichtlich der

erforderlichen Dicke des elektrische leitenden Dünnfilms gemäß Merkmal 3.2H.

Zudem sei ausgehend von der Druckschrift D2

in Verbindung mit der

Druckschrift D4 eine erfinderische Tätigkeit zu verneinen.

14.1 Die Druckschrift D4 handelt von einem Gasseparator für eine Brennstoffzelle,

wie er zwischen benachbarten Zelleinheiten verwendet wird, um eine Mehrzahl von

Zellen zu stapeln (D4: [0001]).

Aufgabe der D4 ist es, einen Gasseparator aus Metall zur Verfügung zu stellen, der

eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweist und ohne kostspielige Materialien

auskommt (D4: [0005] // Merkmal 1.1H). Hierzu wird ein Separator aus einem

metallischen Substrat (Merkmal 2) vorgeschlagen, dessen Oberfläche mit einer

ersten Beschichtung aus einem ersten elektrisch leitfähigen Material beschichtet ist.

Auf dieser ersten Beschichtung ist eine zweite Beschichtung aufgetragen, wobei

diese mit einem zweiten elektrisch leitfähigen Material beschichtet ist, das von dem

ersten elektrisch leitfähigen Material verschieden ist (D4: [0006] // Merkmal 3).

Die Besonderheit liegt nun darin, dass die zweite Beschichtung aus Kohlenstoff

besteht, wodurch zu benachbarten Bauteilen wie z.B. Gas-Diffusions-Elektroden,

deren Oberfläche ebenfalls aus Kohlenstoff besteht, ein sehr geringer

Kontaktwiderstand auftritt und gleichzeitig eine hohe Korrosionsbeständigkeit erzielt

wird (D4: [0008], Z. 43-54). Dadurch kann als Substrat kostengünstiges Material wie

Edelstahl oder Aluminium eingesetzt werden (D4: Sp. 2, Z. 54 bis Sp. 3, Z. 1). Als

Kohlenstoffmaterial wird dabei ein thermisch expandierter Graphit verwendet (D4:

[0010]; [0037], Z. 29-34 // Merkmale 3.31).

Soweit als Substrat Edelstahl, das einen Passivierungsfilm auf seiner Oberfläche

hat, oder Aluminium, das einen Oxidfilm auf seiner Oberfläche bildet, verwendet

werden, soll dieser entfernt werden, bevor die erste Beschichtung aufgetragen wird

(D4: [0012]; [0013]).

Figur 4 zeigt einen schematischen Aufbau eines derartigen Separators 30.

Das Substrat 60 wird aus zwei Edelstahlplatten 65 und 66 mit vorgeformten Sicken

oder Graten

(corrugations or

ridges) und Gräben

(grooves) gebildet.

Gegenüberliegende Seiten werden mit einer ersten Beschichtung aus Zinn 62

(Merkmal 41) versehen, worauf eine zweite Beschichtung aus

thermisch

expandiertem Graphit 64 (Merkmal 3.31) aufgebracht wird (D4: [0034]).

Mit Figur 5 der D4 wird dann der Herstellungsprozess näher beschrieben. Demnach

wird Edelstahl als Substrat verwendet (D4: Sp. 7, Z. 57 bis Sp. 8, Z. 4), das vor

seiner Plattierung mit Zinn (D4: [0036], Z. 10-11 i.V.m. [0034], Z. 39-41 //

Merkmal 41) oberflächenbehandelt wird, um die Passivierungsschicht zu entfernen

(D4: [0036], Z. 11-15). Diese Entfernung der Passivierungsschicht zieht sich nun

durch die weitere Beschreibung und wird insbesondere in Absatz [0040] nochmals

betont (D4: insbesondere Sp.10, Z. 7-10), wohingegen Zinn als erste Beschichtung

eine ausreichende Leitfähigkeit beibehält, auch wenn es oxidiert (Zinnoxid ist

elektrisch gut leitfähig) (D4: [0040], insbesondere Z. 10-18; [0042], Z. 40-49; [0043],

Sp. 11, Z. 6-12; [0059], Z. 46-55; [0073], Z. 47-55).

Der aus natürlichem Graphit oder Carbon Black gebildete thermisch expandierte

Graphit für die zweite Beschichtung hat eine Schichtstruktur, wobei die Lagen durch

Druckkraft sowohl aufeinander als auch auf das Substrat gepresst werden, um eine

hohe Adhäsionskraft zu erreichen (D4: [0037], Z. 34-53 // Teilmerkmal 3.3.31). Zwar

wird dadurch auf ein Bindemittel verzichtet (D4: [0037], Z. 34-37). Der thermisch

expandierte Graphit entspricht aber

nicht einem

streitpatentgemäßen

Kohlenstoffdünnfilm, der gemäß Merkmal 3.3.21 auf atomarem Niveau gebildet wird.

Denn sein Herstellungsprozess betrifft nicht die Bildung einer Schicht mittels aus

einem Target abgegebenen Einzelatomen (PVD) oder die chemische Abscheidung

von Kohlenstoff aus der Gasphase (CVD) einschließlich Dampfauftrag, Sputtern

oder Ionenplattieren (SP: [0051], Z. 18-24). Vielmehr wird Graphit, der auf

molekularer Ebene – beispielsweise als natürlicher Graphit oder Carbon-Black –

bereits vorliegt, verwendet, thermisch expandiert und aufgepresst (D4: [0037]).

Mithin verhindert die erste Beschichtung aus Zinn die Wiederbildung einer

Passivierungsschicht und die zweite Beschichtung aus thermisch expandierten

Graphit dient der Korrosionsbeständigkeit (D4: [0041]).

Im Zwischenergebnis möchte die D4 grundsätzlich – anders als das Streitpatent –

eine Passivierungsschicht verhindern und entfernt diese vor dem Auftragen der

ersten Beschichtung aus Zinn. Die mit Figur 4 offenbarte Lehre, auf die die

Einsprechende auch zuletzt in der mündlichen Verhandlung verwiesen hat, weist

dementsprechend grundsätzlich keinen Oxidfilm entsprechend den Merkmalen 2.1,

2.1.1 und 2.1.2H auf. Dieser ist vielmehr zu vermeiden, so dass er auch nicht

spontanen entstehend gewollt ist (vgl. D4: [0041], Z. 19-28), was der Fachmann mit

fachüblichen Maßnahmen – z.B. durch Schutzgasatmosphäre – während des

Herstellungsprozesses verhindern kann.

Soweit dann in Abs. [0042] der D4 Aluminium, Nickel, Titan und Aluminiumlegierungen als weitere mögliche Materialien für das Substrat neben Edelstahl

genannt werden, wird wieder darauf verwiesen, dass im Falle von Materialien, die

leicht an Luft oxidieren und dabei einen nicht leitfähigen Oxidfilm bilden, wie

Aluminium, dieser Oxidfilm entfernt wird (D4: [0042], Z. 40-49).

Der darauf folgende Absatz [0043] bezieht sich dann auf die erste Beschichtung und

nennt – neben Zinn (vgl. D4: Sp. 10, Z. 12-14; nicht wie fälschlicherweise

angegeben Edelstahl, Abs. [0043], Z. 51, denn der Abs. [0043] fährt in Sp. 11, Z. 6-

12 konsequenterweise mit der Benennung der zweiten Beschichtung fort) – weitere

geeignete Materialien, wie Nickel, Nickellegierungen oder Titan, deren elektrische

Leitfähigkeit erhalten bleibt, auch wenn sie oxidieren (D4: [0043], Z. 50-55). Insoweit

mag der Fachmann daraus möglicherweise naheliegend entnehmen, dass, sofern

Nickel und dessen Legierungen oder Titan als Substrat verwendet wird (D4: [0042]),

die Oxidschicht dann ausnahmsweise auch auf dem Substrat verbleiben könnte,

worauf die Patentabteilung in ihrem Beschluss verweist. Eine generelle Lehre

entsprechend dem Streitpatent, dass der natürliche Oxidfilm auf jedem beliebigen

Metallsubstrat verbleiben kann, entnimmt der Fachmann der Druckschrift D4 daraus

jedoch nicht.

Damit sind aus der D4 zwar Fundstellen für die Merkmale 1H, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2H,

3, 3.1, 3.31, 3.3.31 und 41 vorhanden. Die Druckschrift D4 gibt den Fachmann aber

keine Anregung, einen streitpatentgemäßen natürlichen – ggf. auch nicht leitfähigen

– Oxidfilm (als Korrosionsschutz) gemäß Merkmal 2.1.2H in jedem Fall auf dem

Metallsubstrat zu belassen.

Die Druckschrift D4 empfiehlt vielmehr, jeglichen Oxidfilm auf dem metallischen

Substrat – allenfalls von der Ausnahme eines leitfähigen Oxidfilms abgesehen – zu

entfernen. Damit entnimmt der Fachmann der D4 keine Anregung zu einer

Ausgestaltung entsprechend der Merkmalsgruppe 2.1. Deshalb drängt sich dem

Fachmann die D4 als Ausgangspunkt seiner Überlegungen zur Herstellung eines

streitpatentgemäßen kostengünstigen Brennstoffzellenseparators mit hoher

Korrosionsbeständigkeit nicht auf, so dass für den Fachmann keine Veranlassung

bestand, sich ausgehend von der Druckschrift D4 Gedanken zu der darin nicht

offenbarten Schichtdicke des Kohlenstoff-Dünnfilms gemäß Merkmal 3.2H zu

machen und insoweit sein präsentes Fachwissen oder die Druckschriften D1 oder

D2 zu bemühen.

Hinzu kommt, dass der Kohlenstoff-Dünnfilm der D4 nicht im Sinne des

Streitpatents auf atomarer Ebene, d.h. mit einem der in Abs. [0051], Z. 18-26 des

Streitpatents geschilderten Verfahren gebildet ist. Vielmehr wird Graphit, der auf

molekularer Ebene – beispielsweise als natürlicher Graphit oder Carbon-Black –

bereits vorliegt, verwendet und thermisch expandiert (D4: [0037]). Damit erfüllt die

D4 zudem nicht das Erfordernis von Merkmal 3.3.21 nach Hilfsantrag 1 und liefert

auch keine Anregung, einen streitpatentgemäß hergestellten Kohlenstoff zu

verwenden. Vielmehr lehrt die D4 alternativ die Verwendung von Bindemittel bei der

Bildung der zweiten Beschichtung aus Graphit (D4: [0045], Z. 24-27).

14.2 Soweit die Einsprechende schriftsätzlich zudem auf eine mangelnde

erfinderische Tätigkeit des jeweiligen Gegenstands von Patentanspruch 1 und 3

nach Hilfsantrag ausgehend von der Druckschrift D2 i.V.m. der Druckschrift D4

verwiesen hat, vermag auch dies den Senat nicht zu überzeugen.

Die Druckschrift D2 beschreibt zwar bis auf die Merkmalsgruppe 3.31 alle Merkmale

des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag. Gleichwohl wäre der Fachmann davon

ausgehend in Verbindung mit der D4 nicht zu einer streitpatentgemäßen

Kombination der Merkmale gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag gelangt.

Ein Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt war, einen kostengünstigen

Brennstoffzellenseparator mit einem metallischen Substrat zu schaffen, das einen

geringen elektrischen Widerstand (eine hohe elektrische Leitfähigkeit) und über

längere Zeit eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf stabilem Niveau beibehalten

kann, dürfte zwar bestrebt gewesen sein, die in der D2 beispielhaft genannten

kostenintensiven Edelmetalle Au, Pt oder Pd durch preiswertere Materialien zu

ersetzen (siehe auch gutachtlich D9: die S. 258/259 übergreifender Satz). Auf der

Suche nach geeigneten kostengünstigen Materialien dürfte er dann auch auf die D4

gestoßen sein, die vor dem gleichen Problem stand (D4: Sp. 1, Z. 45-53).

Gleichwohl erkennt der Senat keine Veranlassung, dass der Fachmann dann

lediglich den elektrisch

leitfähigen Dünnfilm aus Edelmetall durch eine

Kohlenstoffschicht (Merkmal 3.31) ersetzt hätte. Von dem abgesehen, dass damit

auch noch nicht Merkmal 3.3.21 zu einer Bildung des Kohlenstoff-Dünnfilms auf

atomarem Niveau gelehrt

ist. Vielmehr hätte der Fachmann dann das

Gesamtkonzept der D4 inklusive einer Entfernung der (natürlichen) Oxidschicht

verfolgt. Er gelangt daher auch in Kombination der Druckschriften D2 und D4 nicht

naheliegend zu einem Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag.

15. Mit dem Patentanspruch 1 hat auch der auf diesen rückbezogene

Unteranspruch 2 Bestand, der vorteilhafte und nicht selbstverständliche

Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 betrifft. Dasselbe gilt

für den nebengeordneten Patentanspruch 3, der dieselben technischen Merkmale

des Patentanspruchs 1 auf Fertigungsverfahren richtet.

16.

Da auch die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften, die im Übrigen

hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit des

jeweiligen Gegenstands von

Patentanspruch 1 und 3 nach Hilfsantrag sowohl im Einspruchs- als auch im

Beschwerdeverfahren keine Rolle mehr gespielt haben, weder die Neuheit noch die

erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag in

Frage stellen können, weiter ab liegen oder für die Beurteilung der erfinderischen

Tätigkeit keinen geeigneten Ausgangspunkt für ein Naheliegen bilden, war der

angefochtene Beschluss aufzuheben und das Streitpatent

in dem im Tenor

genannten Umfang beschränkt aufrechtzuerhalten.

III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Münzberg

Kätker

Jäger

Wismeth

Sp