BPatG Beschluss vom 19.04.2022 – 25 W (pat) 589/20

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 589/20 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 020 476.6

hat der 25. Senat

(Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 19. April 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein,

der Richterin Fehlhammer und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 25. September 2020 wird aufgehoben.

ECLI:DE:BPatG:2022:190422B25Wpat589.20.0

G r ü n d e

I.

Das Zeichen

DreamScentz

ist am 3. September 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen

Patent- und Markenamt geführte Register für Waren und Dienstleistungen der

Klassen 1, 3 und 42 angemeldet worden. Die Anmeldung wurde mit Bescheid vom

11. September 2019 für nachfolgende Waren und Dienstleistungen beanstandet:

Klasse 3:

Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und

Schönheitspflege; Parfümeriewaren; ätherische Öle;

Waschmittel;

Klasse 42:

Technologische Dienstleistungen; industrielle Analyse- und

Forschungsdienstleistungen.

Daraufhin hat die Anmelderin im Wege der Teilung die Stammanmeldung auf die

eben genannten Waren und Dienstleistungen beschränkt. Sie wird beim Deutschen

Patent- und Markenamt unter der Nummer 30 2019 020 476.6 geführt.

Die Markenstelle für Klasse 42, besetzt mit einem Beamten des gehobenen

Dienstes, hat nach vorangegangenem Beanstandungsbescheid vom 11.

September 2019 mit Beschluss vom 25. September 2020 die Stammanmeldung

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

In diesem sind Belege genannt worden, die der Anmelderin vorab nicht zur Kenntnis

gegeben worden waren. Die Zurückweisung der Anmeldung wurde damit

begründet, dass die beanspruchte Bezeichnung „DreamScentz“ lediglich als

werbliche Anpreisung aufgefasst werde, die den Duft als traumhaft hervorhebe.

Gedankliche Schritte oder Ergänzungen seien zum Verständnis des Schlagwortes

nicht notwendig. Der Verkehr werde die abweichende Schreibweise „Scentz“ statt

„Scents“, soweit er diese überhaupt bemerke, für einen Schreibfehler halten. Die

Unbestimmtheit des Begriffs entspreche dem Charakter einer allgemeinen

Werbeaussage. Das Werbeschlagwort stelle einen engen beschreibenden Bezug

zu den Waren und Dienstleistungen her. In Verbindung mit den Waren der Klasse

3 werde der Bezeichnung lediglich entnommen, dass diese einen traumhaften Duft

aufwiesen.

„Technologische Dienstleistungen;

industrielle Analyse-

und

Forschungsdienstleistungen“ könnten darauf gerichtet sein, Düfte zu schaffen, die

sowohl unschädlich seien als auch beim Verbraucher gut ankämen und diesen

träumen ließen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 30. Oktober 2020.

Der Bezeichnung „DreamScentz“ fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft in

Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und

42. Sie stelle keinen engen oder gar beschreibenden Bezug zu ihnen her und werde

auch nicht als Werbeslogan oder Qualitätshinweis verstanden. Die Bestandteile

„dream“ und „scent“ würden zwar im Bereich der Parfümeriewaren von anderen

Unternehmen benutzt, dies aber ausschließlich markenmäßig. Zudem habe die

Beschwerdeführerin nicht die Wortfolge „dream scent“, sondern „DreamScentz“

angemeldet, wobei es sich bei Letzterer um eine Phantasiebezeichnung handele,

die auch vom Verkehr so verstanden werde. Die Beschwerdeführerin führt Beispiele

aus der Werbung an, in denen „dream“ und „scent“ ausschließlich kennzeichnend

verwendet würden. Auch die von der Markenstelle genannten Fundstellen beträfen

überwiegend markenmäßige Benutzungen der Worte „dream“ und „scent“. Im

Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen werde

das Zeichenelement „dream“ - wie den Belegen der Markenstelle entnommen

werden könne - nicht stets als Werbewort verstanden. So sei es im Bereich der

Kosmetik

ausschließlich

als

Bestandteil

von

Marken

oder

Unternehmenskennzeichen zu finden. Der Verkehr verbinde mit dem Bestandteil

„dream“ keine ausschließlich anpreisende Bedeutung. Die Markenstelle gehe

weiterhin

fälschlicherweise

davon

aus,

dass

dem

deutschen

Durchschnittsverbraucher das Wort „scent“ geläufig sei. Es werde im deutschen

Sprachraum üblicherweise nicht im Rahmen der Parfümwerbung verwendet.

Vielmehr seien die englischen Wörter „smell“ und „fragrance“ gebräuchlich. Die

Zeichenbestandteile seien für sich schon unterscheidungskräftig, erst recht aber in

ihrer Kombination. Der Verkehr werde das angemeldete Zeichen so aufnehmen, wie

es ihm entgegentrete, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu

unterziehen. Der Verbraucher werde überdies, soweit er die Bedeutung des Wortes

„scent“ kenne, „scentz“ nicht mit diesem gleichsetzen. In der englischen Sprache

sei die Endung auf „tz“ nicht geläufig. Der Verbraucher werde das englische Wort

„scent“ deshalb nicht erkennen. „Traumhafter Duft“ hieße im Englischen „dreamlike

scent“ oder „dreamy scent“, nicht aber „DreamScent“ und erst recht nicht

„DreamScentz“. Der angesprochene Verkehr sehe das angemeldete Zeichen

aufgrund

der

grammatikalisch

ungewöhnlichen Wortverbindung

als

unterscheidungskräftig an, selbst wenn es auf die Funktion der Waren hinweise

oder als Werbung aufgefasst werde. Dies habe der Europäische Gerichtshof in

seiner Baby-Dry-Entscheidung ausgeführt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 25. September 2020 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Der Eintragung der angemeldeten Wortkombination „DreamScentz“ als Marke

stehen in Verbindung mit den von der Zurückweisung umfassten Waren und

Dienstleistungen der Klassen 3 und 42 keine Schutzhindernisse entgegen.

Insbesondere fehlt es ihr weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe

nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Die Sache ist nicht wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers gemäß § 70 Abs.

3 Nr. 2 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. In

dem angegriffenen Beschluss vom 25. September 2020 werden erstmals auf den

Seiten 4 und 5 Fundstellen genannt, die der Anmelderin nicht vorab zwecks

Stellungnahme

zur

Kenntnis

gegeben

worden

sind.

In

dem

Beanstandungsbescheid vom 11. September 2019 wird auf andere Belege Bezug

genommen. Damit ist der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden. Die

Anmelderin hatte allerdings im Beschwerdeverfahren ausreichend Gelegenheit zur

Stellungnahme, so dass der Mangel damit geheilt worden ist. Insofern ist eine

Zurückverweisung nicht veranlasst.

2. Dem Anmeldezeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen

werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke

innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel

aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als

von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren

oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet

(vgl. EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR

2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-

Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht

darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen

zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM

[Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? I; a. a. O. – OUI). Da allein

das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist

ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe

Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH

a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der

Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen

Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden

Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel;

BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich

für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten

Anmeldezeitpunkt (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden

Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und

andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf

die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen

aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren

oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 –

Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn

ihnen die angesprochenen Verkehrskreise

lediglich einen

im Vordergrund

stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674

Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas? I; GRUR 2012, 270

Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern oder

Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen,

die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der

Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden

werden (vgl. BGH a. a. O. – #darferdas? I; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014,

872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine

Unterscheidungskraft auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die

beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar selbst nicht unmittelbar

betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird

und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden

Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und

in der Bezeichnung

kein

Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (vgl. BGH a. a. O. – #darferdas? I;

a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen,

selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht

beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung

handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und

Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 –

DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT). Dies gilt auch für ein

zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen

Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe

entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die

beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung

erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (vgl. EuGH MarkenR

2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 –

DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen wird das angemeldete Wortzeichen „DreamScentz“

gerecht.

(1) Die beanspruchten Waren der Klassen 3 richten sich im Inland an den

Durchschnittsverbraucher als auch an den Fachhandel

für Kosmetik,

Körperpflegemittel, Parfümeriewaren und Waschmittel. Adressaten der

verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 sind vorrangig

Fachunternehmen, die technologische Dienstleistungen sowie industrielle Analyse-

und Forschungsdienstleistungen in Auftrag geben.

(2) Die Wortfolge setzt sich aus den Bestandteilen „Dream“ und „Scentz“

zusammen.

Das Substantiv „dream“ gehört zum englische Grundwortschatz und wird mit

„Traum“ übersetzt (vgl. Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1977, Seite

52).

Das englische Substantiv „scent“ bedeutet im Deutschen „Duft“ oder „Geruch“ sowie

„Parfüm“, „Fährte“ oder „Geruchssinn“. „To scent“ ist wiederum ein Verb mit der

Bedeutung „parfümieren“ (vgl. PONS, Globalwörterbuch Englisch-Deutsch, 1989,

Seite 994).

(3) Es

ist davon auszugehen, dass der Großteil der

inländischen

Durchschnittsverbraucher dem in Rede stehenden Zeichen nicht die Bedeutung

„Traumdüfte“ oder „Traumgerüche“ beimessen wird, welche die Beschaffenheit der

Waren

„Nicht medizinische Kosmetika und Mittel

für Körper-

und

Schönheitspflege; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Waschmittel“

und die Bestimmung der Tätigkeiten

„Technologische Dienstleistungen;

industrielle

Analyse-

und

Forschungsdienstleistungen“

beschreiben würde.

Ihm wird das Wort „scent“ nicht bekannt sein. Es gehört nicht zum englischen

Grundwortschatz (vgl. Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1977, Seite

88; Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch, 2000, Seite 377; Häblein/Jenkins,

Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2000, Seite 35; PONS, Die

1000 wichtigsten Wörter Englisch Grundwortschatz, 2007, Seite 91). Demzufolge

wird es im Unterricht, insbesondere in der Schule oder in der Universität, kaum

vermittelt. Auch lassen die in das Verfahren eingeführten Belege nicht darauf

schließen, dass der Begriff „scent“ in der Öffentlichkeit im Allgemeinen oder in der

Werbung im Besonderen häufig verwendet wird. Demzufolge werden die meisten

Durchschnittsverbraucher die Bedeutung des Anmeldezeichens nicht vollständig

erfassen, so dass ihm seine herkunftshinweisende Funktion nicht abgesprochen

werden kann.

(4) Selbst die Durchschnittsverbraucher und der Fachverkehr, denen das Wort

„scent“ geläufig ist, werden die beanspruchte Wortfolge „DreamScentz“ regelmäßig

als noch ausreichend individualisierend ansehen (vgl. zu dieser Voraussetzung u.

a. BGH GRUR 2002, 540, 541 – OMEPRAZOK; GRUR 2005, 258, 259 –

Roximycin). Sie ist sprachregelwidrig gebildet. Der grammatikalisch korrekt

gebildete Plural von „scent“ ist „scents“ und nicht „scentz“. Es ist nicht zu verkennen,

dass sich die Konsonanten „s“ und „z“ klanglich sehr nahekommen. Allerdings ist

bisher keine Übung dergestalt feststellbar, dass anstelle des im Englischen für den

Plural verwendeten Buchstabens „s“ der Buchstabe „z“ verwendet wird. Insofern

erscheint die Schreibweise „scentz“ ungewöhnlich.

Hinzu kommt, dass der Leerraum zwischen den beiden Zeichenbestandteilen

„Dream“ und „Scentz“ fehlt. Insofern fällt erst durch die Binnengroßschreibung in

besonderer Weise auf, dass das Anmeldezeichen aus zwei Wörtern

zusammengesetzt ist. Unter Berücksichtigung dieser für sich gesehen nicht großen,

aber insgesamt deutlichen Abweichungen ist nicht anzunehmen, dass die

Verkehrsteilnehmer, die mit dem Wort „scent“ vertraut sind, das Anmeldezeichen

„DreamScentz“ regelmäßig ohne weiteres mit der sachbezogenen Angabe „Dream

Scents“ gleichsetzen werden. Insofern kann ihm auch in Bezug auf diesen Teil des

Verkehrs nicht ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft abgesprochen werden

(vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rdnr. 220).

3. Der Eintragung des Anmeldezeichens steht auch nicht ein Freihaltebedürfnis

gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Nach dieser Vorschrift sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen,

die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes,

der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der

Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der

Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das

im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder Angaben, die

Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen

Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer

Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR

2011, 1035 Rdnr. 37 – 1000; BGH GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen).

Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die

fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken

für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden. Vielmehr

genügt es, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (vgl. EuGH

GRUR 2004, 146, 147 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2010, 534, Juris-Tz. 52 –

PRANAHAUS). Dies ist bei einem Wortzeichen dann der Fall, wenn es – in üblicher

Sprachform und für die beteiligten Verkehrskreise verständlich – ein oder mehrere

Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl.

EuGH a. a. O. – DOUBLEMINT).

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt jedoch nur noch solche Zeichen vom

Markenschutz aus, welche die einschlägigen Waren bzw. Dienstleistungen selbst

beschreiben. Es reicht nicht aus, dass ein Zeichen einer beschreibenden Angabe

lediglich nahekommt, es sei denn, die Abweichung ist so minimal, dass sie im

Verkehr weitgehend unbemerkt bleibt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8

Rdnr. 620). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Zumindest die gegenüber

„Scents“ veränderte sprachregelwidrige Schreibweise „Scentz“ fällt auf und regt –

zumindest kurzfristig – zum Nachdenken an. Demzufolge ist die Wortfolge

„DreamScentz“ nicht zur korrekten Beschreibung der verfahrensgegenständlichen

Waren und Dienstleistungen geeignet und insbesondere für Mitbewerber nicht

freihaltebedürftig.

4. Gegen dieses Ergebnis sprechen auch nicht die Entscheidungen 28 W (pat)

546/10 – Catz und 28 W (pat) 545/10 – Dogz. Die Bedeutung der Wörter „cats“ und

„dogs“ ist weitesten Verkehrskreisen bekannt. Zudem sind sie nicht mit einem

weiteren Substantiv entgegen den Sprachregeln ohne Leerraum verknüpft.

5. Dem Anmeldezeichen kommt nur beschränkter Schutz zu, da dieser allein auf

einer Wahrnehmungsform beruht. Dieses Markenverständnis entspricht aber dem

zugrundeliegenden Allgemeininteresse. Es

ist weder erforderlich, noch

gerechtfertigt, nur in einer Wahrnehmungsform schutzfähige Zeichen generell von

der Eintragung als Marke auszuschließen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a.

a. O., § 8 Rdnr. 221).

Kortbein

Fehlhammer

Rupp-Swienty