BPatG Urteil vom 26.04.2022 – 3 Ni 22/20 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 26. April 2022 …

In der Patentnichtigkeitssache

3 Ni 22/20 (EP)

(Aktenzeichen)

…

betreffend das europäische Patent 1 732 548

ECLI:DE:BPatG:2022:260422U3Ni22.20EP.0

(DE 60 2005 028 399)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der

mündlichen Verhandlung vom 26. April 2022 durch den Richter Schwarz als

Vorsitzenden, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, die Richter Dipl.-Chem. Dr.

Jäger und Dr. Himmelmann sowie die Richterin Dr.-Ing. Philipps

f ü r R e c h t e r k a n n t :

I. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu

vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland

in englischer Verfahrenssprache erteilten

europäischen Patents 1 732 548 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Methods of

Using Sustained Release Aminopyridine Compositions“

(in Deutsch

laut

Streitpatentschrift:

„Verfahren

zur

Verwendung

von

Aminopyrinzusammensetzungen mit verzögerter Freisetzung“). Grundlage des

Streitpatents ist die europäische Patentanmeldung 05732613.4, die am 11. April

2005 unter

Inanspruchnahme der Prioritäten aus den US-amerikanischen

Patentanmeldungen US 560,894 P vom 9. April 2004 und US 102,559 vom 8. April

2005 international angemeldet und am 27. Oktober 2005 als WO 2005/099701 A2

veröffentlicht wurde.

Das Streitpatent betrifft nachhaltig

freisetzende, oral zu verabreichende

Zusammensetzungen des Aminopyridins Fampridin zur Behandlung von MS-

Patienten. Ausgehend davon, dass Multiple Sklerose eine degenerative und

entzündliche neurologische Erkrankung sei, die das zentrale Nervensystem

beeinträchtige, verweist das Streitpatent darauf, dass Kaliumkanalblocker, darunter

die Aminopyridine und insbesondere das als Fampridin bekannte 4-Aminopyridin

die Leitung von Nervenimpulsen verbesserten und daher in den Fokus der

symptomatischen Behandlung von Krankheiten, u.a. auch von MS gerückt seien.

Nach erster Verwendung von Fampridin in einer intravenösen Zusammensetzung

sei eine unmittelbar freisetzende (= IR) orale Zusammensetzung entwickelt worden.

Deren schnelle Freisetzung und kurze Halbwertszeit machten es allerdings

schwierig, wirksame Plasmaspiegel aufrechtzuerhalten, ohne dass nach jeder

Dosis hohe Spitzenwerte aufträten, die unerwünschte Nebenwirkungen wie

Krampfanfälle und Zittern verursachen könnten. Das Streitpatent möchte eine

alternative Behandlungsmöglichkeit für die bekannte Fampridin-SR-Dosierung bei

der Therapie von MS-Patienten bereitstellen. Die erfindungsgemäße Lösung soll mit

zwei

nebengeordneten, auf

bestimmten Aminopyridinzusammensetzungen

gerichteten Patentansprüchen sowie einem weiteren nebengeordneten, auf die

Verwendung von Aminopyridin bei der Herstellung solcher Zusammensetzungen

gerichteten Patentanspruch unter Schutz gestellt werden.

Gegen das Streitpatent wurden beim EPA zwei Einsprüche eingelegt. Auf die

Einsprüche hat die Einspruchsabteilung des EPA am 11. November 2013 das

Patent

zunächst

in beschränktem Umfang

in der Fassung des

im

Einspruchsverfahren gestellten Hilfsantrags 2 aufrechterhalten. Mit Beschluss vom

3. September 2019 (Az. T 0421/14) hat die Beschwerdekammer des EPA auf die

Beschwerde einer Einsprechenden die Entscheidung der Einspruchsabteilung

aufgehoben und die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Auflage

zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren

gestellten Hilfsantrags 1 vom 16. September 2014 und nach Prüfung der hieran

noch anzupassenden Beschreibung beschränkt aufrecht zu erhalten („The case is

remitted to the opposition division with the order to maintain the patent with the

following claims and a description to be adapted thereto: claims 1 to 7 of auxiliary

request 1 filed with the reply to the statements setting out the grounds of appeal,

dated 16 September 2014”). Die Beklagte hat hierauf zunächst am 16. März 2021

eine angepasste Beschreibung eingereicht, die sie mit Schriftsatz vom 1. Februar

2022 nochmals geändert hat; die Einspruchsabteilung des EPA hat zuletzt mit

Schreiben vom 14. April 2022 den Einsprechenden Gelegenheit gegeben, zu der

erneuten Änderung der Beschreibung vom 1. Februar 2022 Stellung zu nehmen.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 4 und 7 lauten in der Fassung, welche

der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA zugrunde lag,

in der

Verfahrenssprache:

In deutscher Sprache lauten sie:

1. Eine nachhaltig

freisetzende 4-Aminopyridinzusammensetzung zur

Verbesserung der Gehgeschwindigkeit bei einem Patienten mit multipler

Sklerose, wobei

die

Zusammensetzung

als

eine

stabile

Dosierungsbehandlung zweimal täglich in einer therapeutischen Dosis von

10 mg von 4-Aminopyridin verabreicht wird.

4. Eine Verwendung von 4-Aminopyridin bei der Herstellung einer

Zusammensetzung mit Langzeitfreisetzung

zum Steigern der

Gehgeschwindigkeit eines Patienten mit Multipler Sklerose, wobei die

Zusammensetzung als eine Behandlung mit stabiler Dosis zweimal täglich

in einer therapeutischen Dosis von 10 Milligramm 4-Aminopyridin zu

verabreichen ist.

7. Eine nachhaltig

freisetzende 4-Aminopyridinzusammensetzung zur

Aufrechterhaltung einer therapeutisch wirksamen Konzentration von

Aminopyridin in einem Patienten mit multipler Sklerose, wobei die

Zusammensetzung als stabile Dosisbehandlung mit einer zweimal

täglichen therapeutischen Dosis von 10 mg von 4-Aminopyridin

verabreicht wird und wobei die nachhaltig

freisetzende 4-

Aminopyridinzusammensetzung

eine

therapeutisch

wirksame

Konzentration enthält, die die Gehgeschwindigkeit eines Patienten mit

multipler Sklerose verbessert.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigerklärung des

Streitpatents wegen fehlender Patentfähigkeit. Die Beklagte erachtet die Klage für

bereits unzulässig und verteidigt hilfsweise ihr Patent in der erteilten Fassung sowie

nach Maßgabe von fünf Hilfsanträgen, wegen deren Wortlaut auf die Anlagen zum

Schriftsatz vom 12. April 2022 verwiesen wird.

Die Parteien haben zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags u.a.

folgende

Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien

vergeben):

NiK1

NiK2

EP 1 732 548 B9 [Streitpatent]

Anspruchsfassung

vom September

2014, welche

der

Beschwerdeentscheidung des EPA zugrunde lag

NiK7a

Goodman, A.D. et al., "Placebo-Controlled Double-blinded Dose

Ranging Study of Fampridine-SR in Multiple Sclerosis", 7th Annual

Meeting of Americas Committee for Treatment and Research in

Multiple Sclerosis (ACTRIMS), Abstract S21.001, Neurology 2003,

60, Suppl. 1, A167

NiK7b

Poster zu NiK7a

NiK7c

Diavortrag zu NiK7a

NiK7d

ACTRI ECTRI 02 – 7th Annual Meeting of Americas Committee for

Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS), “Final

Program, Abstract Listing and Meeting

Information”, 2002,

64 Seiten

NiK8

A…,

Inc.,

Securities

and

Exchange

Commission

NiK9

NIB1

Form S-1, 26. September 2003

Davis, F.A. et al. Ann. Neurol. 1990, 186-192

Entscheidung

der Beschwerdekammer des Europäischen

Patentamts vom 3. September 2019, Az. T 0421/14

Nach Ansicht der Klägerin ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der

Fassung, welche der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA zugrunde lag,

gegenüber der in NiK7a bis NiK7d aufgezeigten Goodman-Studie sowie gegenüber

der Druckschrift NiK8 nicht neu. Daneben beruhe dieser Gegenstand bei Kenntnis

von NiK7a-d und NiK8 auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Gleiches gelte

auch ausgehend von der NiK9 unter Berücksichtigung der Goodman-Studie gemäß

NiK7a-d. Aus denselben Gründen sei auch der nebengeordnete Patentanspruch 4

in der Fassung, welche der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA

zugrunde lag, nicht patentfähig.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 732 548 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent eine

der Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 5 gemäß Schriftsatz vom 12.04.2022

erhält.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass die Nichtigkeitsklage schon deshalb

unzulässig sei, weil das Einspruchsverfahren noch anhängig sei, nachdem eine

endgültige Entscheidung über die Einsprüche wegen der noch anzupassenden

Beschreibung noch nicht ergangen sei.

Zudem sei die streitpatentgemäße Lösung zumindest in einer der verteidigten

Fassungen auch gegenüber dem geltend gemachten Stand der Technik neu und

beruhe diesem gegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, wofür auch

spreche, dass die Beschwerdekammer des EPA den Argumenten der Beklagten

sowohl hinsichtlich Neuheit als auch hinsichtlich erfinderischer Tätigkeit gefolgt sei.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 Abs. 1 Satz 1 PatG vom 17.

November 2021 zukommen lassen, in dem u.a. darauf hingewiesen worden war,

dass die Klage unzulässig ist, solange die Einspruchsabteilung des EPA nach der

Zurückverweisung durch die Beschwerdekammer des EPA noch keine endgültige

und rechtskräftige Entscheidung über die beschränkte Aufrechterhaltung des

Streitpatents getroffen habe.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

A.

Die Klage ist als unzulässig abzuweisen, da ihr das Klagehindernis des § 81 Abs. 2

Satz 1 PatG entgegensteht.

Nach dieser Vorschrift kann die Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange

ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig

ist. Für die Beurteilung, ob dieses Klagehindernis vorliegt, ist nicht auf den Zeitpunkt

der Klageerhebung, sondern den Schluss der mündlichen Verhandlung abzustellen

(BGH GRUR 2011, 848 Rn. 17 – Mautberechnung). Mit dem Klagehindernis nach §

81 Abs. 2 Satz 1 PatG soll das BPatG entlastet, widersprüchliche Entscheidungen

vermieden (BGH GRUR 2005, 967 Rn. 9 – Strahlungssteuerung; BGH, a.a.O. Rn.

9 - Mautberechnung) und sichergestellt werden, dass über den Rechtsbestand des

Streitpatents auf der Grundlage seiner im Erteilungs- und Einspruchsverfahren

endgültigen Fassung entschieden wird, die auch erst zum Ausgangspunkt einer

eingeschränkten Verteidigung gemacht werden kann (BGH GRUR 2011, 848 Rn.

13 - Mautberechnung). Das Klagehindernis besteht dabei nicht nur

für

Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, sondern auch für

solche vor dem Europäischen Patentamt (BGH GRUR 2005, 967 Rn. 8 –

Strahlungssteuerung; a.a.O. Rn. 10 - Mautberechnung). Für das Klagehindernis

kommt es nicht darauf an, ob die mit der Nichtigkeitsklage geltend gemachten

Gründe auch Gegenstand des Einspruchsverfahrens sind oder sein können und

welcher Prüfungsmaßstab an den begehrten Widerruf bzw. die begehrte

Nichtigerklärung jeweils anzulegen ist (BGH GRUR 2011, 848 Rn. 11 ff.

-

Mautberechnung). Wurde zumindest ein Einspruch eingelegt,

ist das

Einspruchsverfahren so lange anhängig, wie über den Einspruch oder bei mehreren

Einsprüchen über diese noch keine abschließende Entscheidung getroffen wurde.

Dies setzt zunächst den Erlass einer solchen Entscheidung voraus. Abschließend

ist eine erlassene Entscheidung nur, wenn sie mit ordentlichen Rechtsmitteln nicht

mehr angegriffen werden kann; dies ist nur zu bejahen, wenn entweder ein

ordentliches Rechtsmittel nicht statthaft oder die Frist eines statthaften

Rechtsmittels abgelaufen ist, ohne dass ein Rechtsmittel eingelegt wurde, oder über

alle eingelegten Rechtsmittel rechtskräftig entschieden wurde.

Nach diesen Grundsätzen liegt im hier zu entscheidenden Fall das Klagehindernis

des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG vor, weil zum Schluss der mündlichen Verhandlung im

vorliegenden Nichtigkeitsverfahren das Einspruchsverfahren vor dem EPA noch

anhängig ist.

Der Ablauf des Einspruchsverfahrens ist nicht nur in Art. 99 bis 101 EPÜ geregelt,

sondern wird durch die Regeln 75 ff. der Ausführungsordnung zum Übereinkommen

über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 in der Fassung des

Beschlusses des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 7.

Dezember 2006 und zuletzt geändert durch den Beschluss des Verwaltungsrats

vom 27. März 2020 (im Folgenden: AusfEPÜ) näher konkretisiert und ausgestaltet.

Für den hier vorliegenden Fall der Aufrechterhaltung eines Patents in beschränkter

Form schreibt Regel 82 AusfEPÜ zwingend ein formalisiertes Verfahren vor. Nach

diesem Verfahren darf die endgültige Entscheidung der Einspruchsabteilung,

welche die der beschränkten Aufrechterhaltung zugrunde liegende Fassung des

Patents anzugeben hat (Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ), erst nach Erlass einer

vorangehenden Zwischenentscheidung (Regel 82 Abs. 1 AusfEPÜ) ergehen, wenn

gegen diese keine Einwendungen erhoben wurden (Regel 82 Abs. 2 AusfEPÜ) oder

gegen sie für den Fall, dass sie aufgrund ausdrücklicher Zulassung mit dem

Rechtsmittel der Beschwerde für anfechtbar erklärt wird (Art. 106 Abs. 2 zweiter Hs.

EPÜ), eine solche nicht eingelegt oder rechtskräftig zurückgewiesen wurde, die

erforderliche Gebühr zur Veröffentlichung der geänderten Patentschrift (Regel 82

Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Nr. 8 der Gebührenordnung des EPA)

gezahlt und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche

in die

Amtssprachen eingereicht worden

ist. Für die Gebührenzahlung und die

Einreichung der Übersetzung besteht dabei eine Frist von drei Monaten ab dem

Zeitpunkt, in dem der Patentinhaberin eine entsprechende Anforderung durch die

Einspruchsabteilung zugegangen ist (Art. 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ), wobei diese

Frist gegen Zahlung einer Zuschlagsgebühr nochmals um zwei weitere Monate

verlängert werden kann (Regel 82 Abs. 3 Satz 1 AusfEPÜ). Werden die Gebühren

nicht gezahlt oder die Übersetzung nicht eingereicht, ist das Patent – ungeachtet

der im Verfahren zuvor festgestellten grundsätzlichen Schutzfähigkeit des Patents

– zu widerrufen (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ). Aus der Formulierung, dass im

Fall des Fehlens von Einwendungen gegen die in der Zwischenentscheidung

mitgeteilte beschränkte Fassung, die dazu

führen würden, dass das

Einspruchsverfahren „fortgesetzt“ wird, die Einspruchsabteilung „andernfalls“ zur

Zahlung der Veröffentlichungsgebühr und zur Einreichung der Übersetzungen in die

anderen Sprachen auffordert, kann dabei nicht im Umkehrschluss gefolgert werden,

dass

im Fall

fehlender Einwendungen gegen die Zwischenverfügung das

Einspruchsverfahren bereits beendet sei. Denn Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ

ordnet für den mit dem Begriff „andernfalls“ bezeichneten Fall des Fehlens von

Einwendungen lediglich an, dass die für den Fall von Einwendungen angeordnete

Fortsetzung des Einspruchsverfahrens erforderliche (erneute) Prüfung des

Einspruchs nach Art. 101 EPÜ im Fall, dass keine Einwendungen erhoben wurden

(„andernfalls“), entfällt. Zudem kann eine Beendigung des Einspruchsverfahrens

schon deshalb nicht eintreten, weil zum einen die Entscheidung nach Regel 82 Abs.

4 AusfEPÜ noch nicht ergangen ist, mit der erst die Fassung, in welcher das

Streitpatent beschränkt aufrechterhalten wird, wirksam festgestellt wird, und zum

anderen ein Widerruf des Patents bei Nichterfüllung der Auflagen nach Regel 82

Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ weiterhin möglich ist (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ).

Das in Regel 82 AusfEPÜ vorgeschriebene Verfahren ist dabei auch für den Fall

einzuhalten, dass

- wie hier

-

die erste Zwischenentscheidung der

Einspruchsabteilung,

in der die Schutzfähigkeit

in beschränktem Umfang

festgestellt worden war, von der Beschwerdekammer aufgehoben und die

Beschwerdekammer – wie in der Praxis des EPA üblich - statt einer eigenen

Entscheidung über den Einspruch das Verfahren an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung über den Einspruch zurückverweist; denn bei einer

Zurückverweisung

ergeht

gerade

keine

Sachentscheidung

der

Beschwerdekammer, vielmehr beschränkt sich die Wirkung der Entscheidung der

Beschwerdekammer lediglich auf eine Bindung der Einspruchsabteilung an die

rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer (Art. 111 Abs. 2 EPÜ).

Im

vorliegenden Verfahren kommt dies deutlich in der Formulierung der Entscheidung

der Beschwerdekammer vom 3. September 2019 zum Ausdruck, derzufolge „[t]he

case is remitted to the opposition division with the order to maintain the patent with

the following claims and a description to be adapted thereto: claims 1 to 7 of auxiliary

request 1 filed with the reply to the statements setting out the grounds of appeal,

dated 16 September 2014”. Damit

ist aufgrund der Entscheidung der

Beschwerdekammer eine rückwirkende materielle Änderung des Streitpatents in

beschränkter Form trotz Unanfechtbarkeit der Beschwerdeentscheidung noch nicht

eingetreten.

Eine solche materiell-rechtliche Änderung ist auch in der Folgezeit nicht ergangen.

Zwar hat die Beklagte am 16. März 2021 eine geänderte Beschreibung eingereicht,

diese aber am 1. Februar 2022 nochmals ergänzt, was dazu führte, dass die

Einspruchsabteilung des EPA mit Schreiben vom 14. April 2022 den

Einsprechenden erneut Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt hat. Eine

Zwischenentscheidung nach Regel 82 Abs. 1 AusfEPÜ ist bislang nicht einmal

ergangen. Da damit die zur

(rückwirkenden) Änderung des Streitpatents

erforderliche Entscheidung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ

fehlt, ist das Einspruchsverfahren bislang nicht beendet.

Entgegen der Ansicht der Klägerin in der mündlichen Verhandlung ist auch nicht

ausgeschlossen, dass die abschließende Entscheidung keine materielle Änderung

der Patentansprüche des Streitpatents

in dem Umfang, wie er

in den

unanfechtbaren

Entscheidungen

der

Beschwerdekammer

und

der

Einspruchsabteilung

festgestellt wurde, mehr

zuließe. Zwar

ist die

Einspruchsabteilung bei einer beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents an

die von der Beschwerdekammer als schutzfähig erachtete Anspruchsfassung

gebunden, allerdings

ist damit eine anderslautende Entscheidung der

Einspruchsabteilung nicht vollständig ausgeschlossen. Denn der Erlass der auf die

beschränkte Aufrechterhaltung erkennenden abschließenden Entscheidung nach

Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ setzt zwingend die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr

und die Vorlage einer Übersetzung der geänderten Patentansprüche voraus; beides

ist dabei erst nach entsprechender Aufforderung der Einspruchsabteilung binnen

drei Monaten mit der Option einer Verlängerung um weitere zwei Monate gegen

Zahlung einer Zuschlagsgebühr vorzunehmen; nach fruchtlosem Ablauf ist der

Widerruf des Patents trotz zuvor festgestellter grundsätzlicher Schutzfähigkeit

zwingend vorgeschrieben (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ). Da schon mangels

Erlass einer Zwischenentscheidung nach Regel 82 Abs. 1 AusfEPÜ bislang weder

eine fristgerechte Gebührenzahlung noch die Vorlage einer Übersetzung der

geänderten Patentansprüche erfolgen konnte, kann nicht ausgeschlossen werden,

dass das Streitpatent im anhängigen Einspruchsverfahren trotz zuvor festgestellter

grundsätzlicher Schutzfähigkeit noch widerrufen wird. Der Widerruf ist dabei kein

Vorgang, der mit dem vorzeitigen Schutzende eines Patents infolge der

Nichtzahlung der letzten Jahresgebühr vergleichbar wäre; vielmehr stellen Widerruf

des Patents aufgrund einer Entscheidung der Einspruchsabteilung und das kraft

Gesetzes eintretende Erlöschen des Patents

infolge Vorliegens eines

Erlöschenstatbestandes zwei verschiedene Rechtsinstitute dar, die von

verschiedenen Voraussetzungen

abhängen

und

auf

unterschiedlichen

Rechtsgründen – nämlich einer Entscheidung des EPA einerseits und einer

gesetzlichen Anordnung andererseits – beruhen.

Damit drohen aber widerstreitende Entscheidungen im Einspruchsverfahren vor

dem EPA und im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren. Das wäre etwa der Fall, wenn

das Streitpatent nach Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ widerrufen, im vorliegenden

Verfahren aber in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung oder nach

Maßgabe eines der gestellten Hilfsanträge aufrechterhalten wird, oder wenn das

Streitpatent in der Fassung, welche der Entscheidung der Beschwerdekammer vom

3. September 2019 zugrunde lagen, beschränkt aufrecht erhalten, im vorliegenden

Nichtigkeitsverfahren aber - wie im Hinweis des Senats nach § 83 Abs. 1 PatG

bereits ausgeführt - widerrufen wird. Durch das Klagehindernis nach § 81 Abs. 2

Satz 1 PatG soll aber, wie oben bereits ausgeführt, nach der Rechtsprechung des

BGH (vgl. BGH, a.a.O. – Strahlungssteuerung; BGH, a.a.O. - Mautberechnung)

gerade die damit bestehende

rechtliche Möglichkeit widerstreitender

Entscheidungen durch das EPA einerseits und das BPatG andererseits vermieden

werden. Da zudem wegen Regel 82 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Regel 82 Abs. 3 Satz 2

AusfEPÜ noch nicht endgültig feststeht, ob das Streitpatent im Einspruchsverfahren

vor dem EPA auch endgültig in der Fassung beschränkt aufrechterhalten werden

wird, besteht hier auch der zweite Grund, der nach den gesetzlichen Vorgaben für

das Bestehen des Klagehindernisses nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG spricht, nämlich

die Ungewissheit über die endgültige Fassung der Patentansprüche, die erst

Grundlage einer Nichtigkeitsentscheidung sein könnte (vgl. BGH GRUR 2011, 848

Rn. 13 - Mautberechnung).

Da mithin das von Amts wegen zu prüfende Klagehindernis des § 81 Abs. 2 Satz 1

PatG zum maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung

noch besteht, ist die Klage als unzulässig abzuweisen.

B.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der

Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und

Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)

eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der

Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt

unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten

elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen

elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation

auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich

zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die

Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die

Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der

Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss

innerhalb eines Monats

schriftlich

beim

Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als

elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes

(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist

beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens

aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur

gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Schwarz

Dr. Münzberg

Dr. Jäger

Dr. Himmelmann

Dr. Philipps