BPatG Beschluss vom 06.07.2022 – 14 W (pat) 38/19

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 38/19 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

6. Juli 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl. Phys. Dr. Maksymiw

sowie der Richter Schell, Dipl. Chem. Dr. Jäger und Dipl. Chem. Dr. Freudenreich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 23. Januar 2019 hat die Prüfungsstelle für

Klasse C 08 F des Deutschen Patent- und Markenamts die streitgegenständliche

ECLI:DE:BPatG:2022:060722B14Wpat38.19.0

Patentanmeldung in der Form eines 18 Ansprüche mit vier nebengeordneten

Ansprüchen 1, 16, 17 und 18 umfassenden Hauptantrags II vom 11. Dezember

2013 aus Gründen des Bescheids vom 18. Dezember 2017 zurückgewiesen.

Der einzige unabhängige Verfahrensanspruch 1 der nunmehr geltenden, neun

Ansprüche umfassenden Anspruchsfassung lautet:

Vor dem Hintergrund der im Prüfungsverfahren u.a. befindlichen Druckschriften

D2 WO 2004/005358 A1,

D3 DE 10 2005 012 924 A1,

D4 Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry; Polyvinyl Compound,

Others; DOI: 10.1002/14356007.a21_743 und

D5 DE 89 17 45 B,

D6 DE 90 45 92 B

wurde die Zurückweisung damit begründet, das das Verfahren nach Anspruch 1

gegenüber der Offenbarung der Druckschriften D2 und D3 jeweils nicht neu sei

und die Merkmale gemäß den Ansprüchen 2 bis 10 und 12 bis 15 zumindest in D3

enthalten seien und damit auch keine Neuheit begründeten. Ebenso seien die

Gegenstände nach den Ansprüchen 16 bis 18 nicht neu, da das Verfahren nach

den Ansprüchen 1 bis 15 nicht neu sei, was für die verfahrensgemäß gebildeten

Polyvinylacetale

gleichermaßen gelte. Zudem seien

die

beanspruchten

Verwendungen aus D3 bekannt. Weiter beruhe das Verfahren auf keiner

erfinderischen Tätigkeit. Denn die Acetalisierung liege als Gleichgewichtsreaktion

weit auf Seiten des Produkts. Aus D4 sei eine Kalt-Heiß-Modifizierung bekannt,

und der Fachmann würde aus Gründen der thermodynamischen Kontrolle ein

Verfahren bei tiefen Temperaturen bevorzugen, was nach D5 auch nicht zu

längeren Reaktionszeiten führe. Soweit bei der Acetalisierung ein schwer

auswaschbarer Niederschlag anfalle, lehre insbesondere D6 eine lange Kalt-

Modifizierungsphase und eine kurze Heiß-Modifizierungsphase. Dabei werde sich

der Fachmann bemühen, die Heißmodifizierungsphase kurz zu halten, um

Nebenreaktionen zu vermeiden und gelange so zu dem erfindungsgemäßen

Quotienten.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 14. März 2019

Beschwerde eingelegt, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und das Patent in der

Fassung des der Beschwerde beiliegenden Hauptantrags auf Basis

der Patentansprüche 1 bis 9, im Übrigen wie eingereicht, zu erteilen.

Seinen hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen

Verhandlung hat er mit Schriftsatz vom 30. Juni 2022 zurückgenommen und um

den zeitnahen Erlass eines Beschlusses gebeten.

Der Anmelder sieht die Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 1 gegenüber der

D3 mit dem Merkmal der nun bei mind. 72°C erfolgenden Heiß-Modifizierung

begründet, die 65°C als ganz besonders bevorzugt bezeichnet (D3 [0039]). Dem

Fachmann sei bekannt gewesen, dass die Heiß-Modifizierung zur Zeitersparnis

bei möglichst hohen Temperaturen erfolgen sollte, in Bezug auf Polyvinylbutyral

sei

ihm aber auch bekannt gewesen, dass die Heiß-Modifizierung bei

Temperaturen über 67°C zu einer starken Agglomeration der Polymer-Partikel

führe, welche diese unbrauchbar mache. Daher habe für ihn eine Obergrenze für

die Temperatur bestanden, die erst durch die erfindungsgemäße Ausnutzung der

sogenannten Kalt-Modifizierung auf ca. 74°C hätte verschoben werden können.

Dem EPÜ zufolge offenbarten Merkmale mit einseitig offenen Bereichen nicht

ausdrücklich genannte Werte nur, sofern diese innerhalb einer (fach)üblichen

Bandbreite lägen, die vorliegend bei 65°C bis ca. 67°C anzusetzen sei. Aus dem

Merkmal der Heiß-Modifizierung bei mindestens 72°C ergebe sich damit die

Neuheit gegenüber D2, die eine Temperatur von 65°C offenbare, sowie

gegenüber D1, da das Polymer A weder Struktureinheiten der Formel (3) enthalte

und die Heiß-Modifizierung der D1 bei 65°C erfolge. Die im Prüfungsbescheid vom

18. Dezember 2017 weiter angeführten Druckschriften stellten auch dem Bescheid

nach die Neuheit nicht in Frage. Aufgabe der Erfindung sei es, ein weniger

energie- und zeitintensives Verfahren zur Herstellung von Polyvinylacetalen

bereitzustellen, das Polymere

in einer hinsichtlich

thermoplastischer

Verarbeitbarkeit und anwendungstechnischer Eignung mindestens mit dem Stand

der Technik vergleichbaren Qualität zugänglich mache, wobei Verarbeitbarkeit von

deren rheologischem bzw. schmelzrheologischem Verhalten abhänge, das durch

die Heiß-Modifizierung eingestellt werde. Insoweit erkenne die Erfindung, dass

eine Verlängerung der Vor-Reaktionsphase,

in der bei

relativ niedrigen

Temperaturen die Polymer-Ausfällung erfolge, eine überproportionale Verkürzung

der Heiß-Modifizierung ermögliche. Dieser Umstand sei gleichermaßen der

nachveröffentlichten D3 zu entnehmen und in der vorliegenden Anmeldung

anhand von Beispielen ausgeführt. Die in dem das Patent 10 2005 012 924 A1

(D3) betreffenden Verfahren 15 W (pat) 48/16 herangezogenen Druckschriften

lieferten keine Hinweise auf eine Polyvinylacetalmodifizierung. Weiter legten die

im

Prüfungsbescheid

erwähnten

Druckschriften D4

und

D6

die

polymermodifizierende Wirkung der Tieftemperatur-Reaktionsphase nicht nahe,

was die nicht öffentlich zugängliche Labornotiz eines ausgewiesenen Fachmanns

untermauere. Nicht überzeugen könnten auch

die Behauptungen der

Prüfungsstelle zur Lehre der D5. Schließlich könne die nachveröffentlichte D3

nicht zur Bewertung erfinderischer Tätigkeit herangezogen werden, und D1 und

D2 hätten die Herstellung spezieller Polymere zum Ziel, die besondere

Copolymer-Edukte erfordere und eine spezielle Temperaturkontrolle, die der

Fachmann im Hinblick auf die Aufgabe der Erfindung nicht beachtet hätte. Soweit

der

geltende

Anspruch 1

dem Anspruch 1

nach Hilfsantrag IV

im

Verfahren 15 W (pat) 48/16 entspreche, mit dem Unterschied der Nach-

Reaktionsphase bei mind. 72°C, stellten die insoweit vom BPatG berücksichtigten

Ausführungsbeispiele 1 und 4 im Vergleich zu Bsp. 5 der D2 eine Verlängerung

der Reaktionsdauer dar.

Auf die Verfahrensakten wird ergänzend Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist frist- und formgerecht eingelegt worden und

auch im Übrigen zulässig (§ 73 PatG). Die Beschwerde bleibt in der Sache jedoch

ohne Erfolg, da der beantragte Verfahrensanspruch nicht neu ist.

1.

Nach Merkmalen gegliedert lautet der Anspruch 1:

Verfahren zur Herstellung von Polyvinylacetalen durch Umsetzung/Reaktion

eines Polymers A enthaltend, jeweils bezogen auf sein Gesamtgewicht

2.1

1,0-100,0 Mol-% der Formel (1)

2.2

0-99,0 Mol-% der Formel (2)

2.3

0 Mol-% der Formel (3)

2.4

enthaltend eine Mischung mindestens zweier hoch-hydrolysierte PVAs (Gehalt

an 0 Mol-% Merkmal 2.3 und 0-5 Mol-% Merkmal 2.2) mit unterschiedlicher

Viskosität mit einer Gesamtviskosität zwischen 25,0 und 35,0 mPas

(gemessen als 4,0%ige wässrige Lösung gemäß DIN 53015),

2.5

Polymer A enthält keine Verbindungen mit Struktureinheiten nach Merkmal 2.3

mit n-Butyraldehyd

in Gegenwart eines Säurekatalysators

ohne Zusatz von Tensiden

wobei

der Quotient aus der zeitlichen Dauer X der bei mindestens 72°C erfolgenden

Nach-Reaktionsphase bzw. Heiß-Modifizierung und der zeitlichen Dauer Y der

bei maximal 30°C erfolgenden Vor-Reaktionsphase bzw. Kalt-Modifizierung,

also X/Y einen Zahlenwert zwischen 0,45 und 0,75 ergibt und

die Acetalisierungs-Gesamtlaufzeit (Summe aus zeitlicher Dauer der Vor-,

Nach-, und Zwischenreaktionsphase bzw. Aufheizphase) maximal 250 Minuten

beträgt.

2.

Aus Sicht des Fachmanns, einem Chemiker mit zumindest Fachhochschul-

oder Universitäts- Master-Abschluss und mehrjähriger Berufserfahrung in der

Produktion von Polyvinylbutyral bzw. Polyvinylacetalen, unterscheidet sich der

geltende Anspruch 1 vom Hauptantrag II in der Fassung vom 11. Dezember 2013

durch die Disclaimer 2.3 und 2.5, den engeren Zahlenbereich nach Merkmal 6 und

den stofflich offen gelassenen Säurekatalysator nach Merkmal 4. Diese Merkmale

finden ihre Offenbarung in den ursprünglichen Ansprüchen vom 25. Januar 2006

(vgl. Ansprüche 1, 4, 9, 16-18, 20 und 24) und sind daher zulässig. Ebenfalls

zulässig sind die Unteransprüche 2 bis 9, die auf die ursprünglichen

Unteransprüche zurückgehen, nämlich Unteranspruch 2 auf die Unteransprüche 5

und

8, Unteranspruch 3 auf Unteranspruch 12, Unteranspruch 4 auf

Unteranspruch 15 und die Unteransprüche 5 bis 9 auf die Unteransprüche 19 bis

23.

3.

Die D3 offenbart in den Ansprüchen 1, 3, 6, 9, 12, 13 alle Merkmale 1 bis 7

des geltenden Anspruchs 1 sowie diejenigen der geltenden Unteransprüche.

Soweit

für die Heiß-Modifizierung nach Merkmal 6 nunmehr mindestens 72°C

vorgesehen sind, fällt dies in den nach oben offenen Bereich nach Anspruch 6 der

D3. Zwar stellt D3 in der Beschreibung 65°C als besonders bevorzugt heraus (D3

[0039]), jedoch vermögen von Seiten des Anmelders vorgelegte, öffentlich nicht

zugängliche Quellen

keine Vorurteile gegen

die Anwendung höherer

Temperaturen oder hinsichtlich einer Beschränkung auf den als fachüblich

behaupteten Bereich von nur 65-67°C zu belegen. Dagegen sprechen auch die

Fachwissen referierenden Druckschriften D6 und D2. So empfiehlt D6 unter

Berücksichtigung der Lehre der die Acetalisierung von Polyvinylalkoholen mit

aliphatischen Aldehyden betreffenden D5 ein Erhitzen auf 80°C (D6, S. 2 Z. 12).

Auch D2 gibt solchen Temperaturbereich vor (D2, S. 8 Z. 25-26) und bildet,

anders als vom Anmelder gesehen, eine fachlich begründete Informationsquelle,

da zwar ein Anteil säuregruppehaltiger Strukturelemente in dem beanspruchten

Co-Polymer vorhanden ist, der jedoch bei zu vernachlässigenden 0,0001 Gew.-%

liegen darf (D2, Anspruch 1d)).

4. Wegen des nicht gewährbaren Anspruchs 1 haben auch die auf diesen

mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Unteransprüche keinen Bestand, da

über einen Antrag nur in seiner Gesamtheit zu entscheiden ist.

5.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

III.

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, kann dieser Beschluss

nur dann mit der Rechtsbeschwerde angefochten werden, wenn einer der in § 100

Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Die

Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses

Beschlusses beim Bundesgerichtshof eingereicht werden. Die Frist kann nicht

verlängert werden.

Maksymiw

Schell

Jäger

Freudenreich

wg. Urlaub an der

wg. Krankheit an der

Unterschrift verhindert

Unterschrift verhindert

Maksymiw

Maksymiw