BPatG Beschluss vom 14.07.2022 – 6 Ni 15/15 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 15/15 (EP)

verbunden mit

6 Ni 56/16 (EP)

KoF 77/20 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2022:140722B6Ni15.15EP.0

betreffend das europäische Patent …

(hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 14. Juli 2022

durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr, den Richter Dr. Söchtig und den

Richter Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

1. Die Erinnerungen der Klägerinnen zu 1 und 2 gegen den

Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Februar 2021 werden

mit

der Maßgabe

zurückgewiesen,

dass

ihre

Kostenausgleichsanträge

vom

18. August

als

unbegründet zurückgewiesen werden.

2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens tragen die Klägerinnen

zu 1 und 2 je zur Hälfte.

3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt

…€

I.

Die Klägerinnen und Erinnerungsführerinnen zu 1 und 2 wenden sich gegen den

Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Februar 2021.

Sie hatten mit

ihrer Patentnichtigkeitsklage das europäische Patent …

angegriffen. Mit Beschluss vom 8. Mai 2017 war das aufgrund der Nichtigkeitsklage

der Klägerin zu 3 geführte Verfahren 6 Ni 56/16 (EP) zu diesem Verfahren

hinzuverbunden worden.

Durch Senatsurteil vom 14. Februar 2018 wurde das Streitpatent mit Wirkung für

das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Mit Urteil des

X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 28. April 2020 – X ZR 35/18 wurde

dieses Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen. Die Kostenentscheidung

lautet: „Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen zu 1 und 2 je ein

Sechstel und die Klägerin zu 3 zwei Drittel.“

Mit Schriftsätzen vom 13. und 11. Juni 2020 haben die Klägerin zu 3 und die

Beklagte, in diesem Verfahren Erinnerungsgegnerinnen zu 1 und 2, jeweils einen

Kostenfestsetzungsantrag gestellt.

Mit Verfügung

vom

17. August 2020

hat

die Rechtspflegerin

am

Bundespatentgericht die Klägerin zu 3 darauf hingewiesen, dass zwischen

Streitgenossen keine gerichtliche Kostenfestsetzung stattfinde und auch gegen die

Beklagte kein Kostenerstattungsanspruch der Klägerin zu 3 ersichtlich sei. Dieser

Auffassung hat sich die Klägerin zu 3 in ihren Schriftsätzen vom 19. August 2020

und vom 19. November 2020 angeschlossen.

Die

vorsteuerabzugsberechtigten

Klägerinnen

zu 1

und 2

haben mit

Kostenausgleichsantrag vom 18. August 2020 ihre außergerichtlichen Kosten in

Höhe von … € für die erste Instanz und in Höhe von weiteren …

€

für die 2. Instanz mitgeteilt.

Mit Verfügung

vom

28. August 2020

hat

die Rechtspflegerin

am

Bundespatentgericht

ihre mit Verfügung vom 17. August 2020 geäußerte

Rechtsauffassung wiederholt und auf Zweifel an der Erstattungsfähigkeit der von

den Klägerinnen zu 1 und 2 geltend gemachten Kosten hingewiesen. Dazu haben

sich die Klägerinnen zu 1 und 2 mit Schriftsatz vom 15. September 2020 geäußert.

Mit Verfügung vom 22. September 2020 hat die Rechtspflegerin am

Bundespatentgericht ihre bisherigen Ausführungen ergänzt. Mit Schriftsatz vom

22. Oktober 2020 haben die Klägerinnen zu 1 und 2 ihren Kostenausgleichsantrag

aufrechterhalten, jedoch darauf hingewiesen, dass sie eine Erstattung weder von

der Klägerin zu 3, noch von der Beklagten zu erwarten hätten.

Die Beklagte hat sich mit Schriftsätzen vom 26. Oktober und 18. November 2020

zur Sache geäußert und sich der von der Rechtspflegerin am Bundespatentgericht

geäußerten Auffassung angeschlossen, wonach den Klägerinnen zu 1 bis 3 keine

Kostenerstattungsansprüche zustünden.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Februar 2021 hat die Rechtspflegerin am

Bundespatentgericht die aufgrund des Urteils vom 28. April 2020 zu erstattenden

Kosten wie folgt festgesetzt:

1. Erstattungsanspruch der Beklagten gegen die

Klägerin zu 1

2. Erstattungsanspruch der Beklagten gegen die

Klägerin zu 2

3. Erstattungsanspruch der Beklagten gegen die

Klägerin zu 3

€

€

€

…

…

…

und eine Verzinsung der jeweils zu erstattenden Beträge angeordnet.

Der Kostenausgleichsantrag der Klägerinnen zu 1 und 2 ist

im Tenor des

Kostenfestsetzungsbeschlusses als unzulässig zurückgewiesen worden. Zur

Begründung dieser zurückweisenden Entscheidung ist

in den Gründen des

Beschlusses u. a. ausgeführt, dass in der Systematik des Kostenrechts eine

Erstattung von Kosten nur zwischen den sich als Prozessgegner einander

gegenüberstehenden Parteien stattfinde. Nachdem zwischen Streitgenossen im

Innenverhältnis ohne Titulierung der Ausgleichsansprüche – wie hier - keine

Kostenfestsetzung stattfinde, seien eventuelle Ausgleichsansprüche grundsätzlich

im Innenverhältnis geltend zu machen und ggf. im Klagewege zu verfolgen. Die

unterschiedliche Kostentragungspflicht der Klägerinnen eröffne zudem nicht das

Kostenausgleichsverfahren gem. § 106 ZPO.

Gegen den ihnen am 16. Februar 2021 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss

haben die Klägerinnen zu 1 und 2 mit Schriftsatz vom 2. März 2021, eingegangen

am gleichen Tag, Erinnerung eingelegt.

Zur Begründung tragen sie vor, obwohl auch ihre eigenen Kosten zu den Kosten

des Rechtsstreits im Sinne der Kostengrundentscheidung zählten, hätten diese im

angefochtenen Beschluss keine Berücksichtigung gefunden. Es seien die

erstattungsfähigen Gesamtkosten des Verfahrens aller Beteiligten zu addieren und

diese dann gemäß der Kostengrundentscheidung zwischen den Klägerinnen

aufzuteilen.

Durch die Verbindung der Nichtigkeitsklagen mit den Aktenzeichen 6 Ni 15/15 und

6 Ni 56/16 und ursprünglich unterschiedlich hohen Streitwerten zu einem Verfahren

seien die Klägerinnen zu 1 und 2 mit dem erheblich höheren Streitwert der Klage

der Klägerin zu 3 belastet worden, sodass ein Ausgleich auch unter Einbeziehung

der Kosten der Klägerinnen zu 1 und 2 notwendig und angemessen sei. Zwar hätten

die Klägerinnen zu 1 und 2 nach Maßgabe der Kostengrundentscheidung keine

Erstattung von der Klägerin zu 3 zu erwarten. Es gehe ihnen jedoch darum, dass

Grundlage der Verteilung der Kosten die gesamten Kosten des Rechtsstreits

einschließlich ihrer eigenen Kosten seien. Für den Fall der Zurückweisung ihrer

Erinnerung regen die Klägerinnen zu 1 und 2 an, die Rechtsbeschwerde

zuzulassen.

Die Klägerinnen und Erinnerungsführerinnen zu 1 und 2 beantragen sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Februar 2021 aufzuheben und

bei einer Neufestsetzung die außergerichtlichen Kosten der Klägerinnen

zu 1 und 2 anzusetzen.

Die Klägerin zu 3 und Erinnerungsgegnerin zu 1 hat sich im Erinnerungsverfahren

mit Schriftsatz vom 24. März 2021 geäußert, aber keinen eigenen Antrag gestellt.

Sie erachtet die Begründung des angefochtenen Beschlusses für zutreffend. Schon

die Prämisse, dass die verbundenen Nichtigkeitsverfahren einen unterschiedlichen

Streitwert hätten, treffe nicht zu. Der Streitwert der Nichtigkeitsklage richte sich

immer nach dem Wert des Streitpatents. Dass die Klägerinnen zu 1 und 2 zunächst

einen zu niedrigen Streitwert angegeben hätten, der nach der Verbindung der

Verfahren durch das Gericht korrigiert worden sei, rechtfertige es auch nicht, der

Klägerin zu 3 faktisch die gesamten Kosten der Beklagten aufzuerlegen.

Die Beklagte und Erinnerungsgegnerin zu 2 hat sich im Erinnerungsverfahren mit

Schriftsatz vom 31. März 2021 geäußert, aber ebenfalls keinen eigenen Antrag

gestellt und erachtet den angefochtenen Beschlusses für zutreffend.

Die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht hat der Erinnerung nicht abgeholfen,

unter Verweis auf die Kostengrundentscheidung ergänzend ausgeführt und dem

Senat die Erinnerung zur Entscheidung vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen

den Parteien gewechselten Schriftsätze verwiesen.

II.

Die Erinnerung der Klägerinnen zu 1 und 2 ist nach § 84 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2

PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG zulässig.

Sie war jedoch in dem im Tenor bezeichneten Umfang zurückzuweisen. Auch wenn

der Umstand, dass die Kostenausgleichsanträge der Klägerinnen zu 1 und 2 in der

Sache keinen Erfolg haben, prozessual nicht – wie im Kostenfestsetzungsbeschluss

vom 5. Februar 2001 tituliert - zur Unzulässigkeit ihrer in der Sache unbegründeten

Kostenausgleichsanträge vom 18. August 2020 führt, bleiben ihre Erinnerungen im

Ergebnis ohne wirtschaftlichen Erfolg.

Die Erstattung außergerichtlicher Kosten beider Rechtszüge der Klägerinnen zu 1

und 2 richtet sich nach der auf der Grundlage des § 121 Abs. 2 PatG,

§§ 92 Abs. 1 ZPO, 100 Abs. 1 und 2 ZPO ergangenen Kostengrundentscheidung

des Bundesgerichtshofs im Urteil vom 28. April 2020 – X ZR 35/18 mit dem Tenor

„Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen zu 1 und 2 je ein

Sechstel und die Klägerin zu 3 zwei Drittel.“

Diese Entscheidung hat folgende Konsequenzen: Die Gerichtskosten verteilen sich

entsprechend den im Tenor genannten Prozentsätzen. Die Beklagte kann

insgesamt 100 Prozent ihrer außergerichtlichen Kosten erstattet verlangen, und

zwar jeweils ein Sechstel von den Klägerinnen zu 1 und 2 und zwei Drittel von der

Klägerin zu 3.

Da die Beklagte nach Abweisung der Klage in voller Höhe obsiegt und keine Kosten

des Rechtsstreits zu tragen hat, ist sie an den außergerichtlichen Kosten der

Klägerinnen zu 1 und 2 nicht zu beteiligen. Im Verhältnis zwischen den Klägerinnen

zu 1 bzw. zu 2 einerseits und der Beklagten andererseits findet ebenfalls kein

Kostenausgleich i. S. d. § 106 ZPO statt.

Da die Entscheidung über die Nichtigerklärung eines Patents durch

Gestaltungsurteil ergeht, welches gegenüber mehreren Klägern einheitlich ergehen

muss, sind mehrere Kläger bei Patentnichtigkeitsklagen notwendige Streitgenossen

gemäß § 62 ZPO. Dies gilt unabhängig davon, ob sie die Klage zusammen erhoben

haben oder ob mehrere Klageverfahren, die dasselbe Streitpatent zum Gegenstand

haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden

worden sind (BGH Urteil vom 18. Mai 2021 – X ZR 23/19, GRUR 2021, 1171-1181,

Rdnr. 8 - Funkzellenteilung; BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13,

GRUR 2016, 361 Rn. 48 f. - Fugenband).

Da jeder Streitgenosse in der Kostenfestsetzung der Beklagten als Einzelgläubiger

gegenübersteht,

findet

zwischen

Streitgenossen

keine

gerichtliche

Kostenfestsetzung statt

(vgl. BPatG, Beschluss vom 8. Dezember 1983 –

5 W (pat) 3/83, BPatGE 26, 101-104 für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren;

Baumbach/Lauterbach/Hartmann/Anders/Gehle, ZPO, 78. Aufl. 2020, Stichwort

„Streitgenossen“, Rdnr. 3 zu § 104 ZPO) es sei denn, dass Ausgleichsansprüche

im Innenverhältnis ausdrücklich tituliert worden sind (vgl. OLG Koblenz, Beschluss

vom 2. Februar 1990 – 14 W 884/89, JurBüro 1990, 1468, Hanseatisches

Oberlandesgericht in Bremen, Beschluss vom 27. Februar 2003 – 2 W 15/2003,

MDR 2003, 1080).

In der hier maßgeblichen Kostenentscheidung des Bundesgerichtshofs vom

28. April 2020 ist dies nicht der Fall. In dieser Entscheidung hat der X. Senat des

Bundesgerichtshofs, der die Klage

insgesamt abgewiesen hat,

eine

unterschiedliche Kostenbeteiligung der Klägerinnen zu 1 und 2 einerseits und zu 3

anderseits für angemessen erachtet. Dies spricht dafür, dass er sowohl die

unterschiedlich hohen Verletzungsstreitwerte der aufgrund des Streitpatents

geführten Verletzungsklagen als auch die daraus resultierenden unterschiedlich

hohen 4,5-Verfahrensgebühren gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 PatKostG berücksichtigt

hat,

die

bereits

bei Einleitung

der

ursprünglich

zwei

getrennten

Patentnichtigkeitsklagen noch vor der späteren Verbindung der Verfahren mit

Beschluss vom 8. Mai 2017 fällig geworden sind. Eine Erstattungsregelung

zwischen den Streitgenossen auf Klägerseite ist dadurch ausdrücklich nicht

getroffen worden. Die Klägerin zu 3 ist daher nicht an den Kosten der Klägerinnen

zu 1 und 2 zu beteiligen.

An diese Kostenentscheidung des X. Senats des Bundesgerichtshofs ist der

erkennende Senat gebunden, denn das Kostenfestsetzungsverfahren dient nur

ihrer wirtschaftlichen Ausfüllung (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Februar 2006 – VII

ZB 59/05, NJW-RR 2006, 810, Rdnr. 14; BGH, Entscheidung vom 19. September

1961 – III ZR 107/60, NJW 1962, 36).

Nach allem war die Erinnerung zurückzuweisen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1,

§ 100 Abs. 1 ZPO.

Den Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens hat der Senat im Wege der

Schätzung auf insgesamt bis zu … € festgesetzt.

Dieser Gegenstandswert ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung

gestellten Betrag im Sinne derjenigen Differenz, um die sich die Erinnerungsführer

verbessern wollen (vgl. hierzu BayObLG Beschl. v. 15. September 2000 –

1Z BR 104/00, FamRZ 2001, 299, Rdnr. 13 ff.; BPatG München, Beschluss vom

21. Oktober 2015 – 5 ZA (pat) 31/15 und 5 ZA (pat) 32/15, BPatGE 55, 205, 213).

Da die Klägerinnen zu 1 und 2 ihr Begehren, den Kostenfestsetzungsbeschluss

vom 5. Februar 2021

aufzuheben und bei einer Neufestsetzung die

außergerichtlichen Kosten der Klägerinnen zu 1 und 2 anzusetzen, nicht beziffert

haben, war der Senat im Übrigen auf eine Schätzung angewiesen und hat dieses

Begehren mit jeweils … € pro Erinnerungsführerin in Ansatz gebracht. Hierbei

hat er sich an den in diesem Kostenfestsetzungsverfahren geltend gemachten

Kostenpositionen der Klägerinnen zu 1 und 2 unter Berücksichtigung der

Kostengrundentscheidung orientiert.

IV.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, da keine offene

Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war und weder die

Fortbildung des Rechts, noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung

eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Dr. Schnurr

Dr. Söchtig

Altvater