BPatG Beschluss vom 01.08.2022 – 1 W (pat) 19/22

BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 19/22 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Patentanmeldung 10 2016 015 556.6

(hier: Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

1. August 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen

beschlossen:

1.

2.

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

ECLI:DE:BPatG:2022:010822B1Wpat19.22.0

Am 21. Dezember 2016 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und

Markenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung „Datenträger sowie

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines solchen Datenträgers für ein

Wert- und/oder Sicherheitsdokument“ beim DPMA ein.

Im Prüfungsverfahren wurde die Anmelderin von der Prüfungsstelle für Klasse

G06K mit Zwischenbescheid vom 25. Mai 2020 auf bestehende Patenthindernisse

hingewiesen. Zur Beantwortung des Prüfungsbescheids wurde der Anmelderin

eine Frist gesetzt.

Nach Gewährung einer Fristverlängerung bis zum 1. Februar 2021 nahm die

Anmelderin mit Schriftsatz vom 1. Februar 2021 zu dem Zwischenbescheid

Stellung.

Mit Beschluss vom 13. April 2021 wurde die Patentanmeldung durch die

Prüfungsstelle zurückgewiesen. Die Begründung des Beschlusses lautete wie

folgt:

„Die Zurückweisung erfolgt gemäß § 48 Patentgesetz aus den Gründen des

Bescheids vom 27.05.2020, auf die verwiesen wird.

Auf die beigefügte Rechtsmittelbelehrung und ggf. die Möglichkeit der

Weiterbehandlung nach § 123a Patentgesetz wird hingewiesen."

Mit Schriftsatz vom 16. April 2021 teilte die nun anwaltlich vertretene Anmelderin

der Prüfungsstelle mit, sie nehme die in dem Beschluss enthaltene Anregung auf

und stelle einen Antrag auf Weiterbehandlung der Patentanmeldung gemäß §

123a PatG. Sie sei allerdings der Ansicht, dass sie aufgrund ihres Schriftsatzes

vom 1. Februar 2021 keine Frist versäumt habe, weshalb sie gleichzeitig die

Rückzahlung der gezahlten Weiterbehandlungsgebühr beantrage.

Mit Beschluss vom 27. April 2021 wurde der Weiterbehandlungsantrag von der

Prüfungsstelle zurückgewiesen, da die Voraussetzungen des § 123a PatG nicht

erfüllt seien. Es liege kein Fall einer Zurückweisung der Patentanmeldung nach

Versäumung einer patentamtlichen Frist vor, vielmehr habe sich die Anmelderin

mit ihrem Schriftsatz vom 1. Februar 2021 fristgerecht geäußert und ihr Recht auf

rechtliches Gehör verwirklicht. Seitens der Prüfungsstelle sei der im Schriftsatz

vom 1. Februar 2021 enthaltene Absatz

„Die Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2016 015 556.6 soll daher nicht

weiterverfolgt werden, sofern die Prüfungsstelle an ihrer Definition des

Fachmanns festhält. Andernfalls wird um Herausgabe eines weiteren

Bescheids gebeten.“

als Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage gewertet worden. Da sich bei

Würdigung der von der Anmelderin vorgebrachten Argumentation keine neuen

Zurückweisungsgründe ergeben hätten, wäre die Zurückweisung der Anmeldung

aus den Gründen des Bescheides vom 27. Mai 2020 erfolgt. Der in dem

Zurückweisungsbeschluss vom 13. April 2021 enthaltene Hinweis, dass ggf. die

Möglichkeit der Weiterbehandlung nach § 123a Patentgesetz bestehe, habe keine

Anregung zur Antragstellung dargestellt, sondern lediglich darauf hinweisen

sollen, dass die Anmelderin „ggf.“ die Weiterbehandlung nach § 123a PatG

beantragen könne, sofern die hierzu notwendigen rechtlichen Voraussetzungen

gegeben seien. Die beantragte Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr sei

rechtlich nicht vorgesehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß

beantragt,

1. die Weiterbehandlungsgebühr zurückzuzahlen,

sowie

2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Zur Begründung

trägt sie u.a. vor, der Anspruch auf Rückzahlung der

Weiterbehandlungsgebühr ergebe sich bereits aus § 9 PatKostG. Denn bei

ordnungsgemäßer Begründung des Zurückweisungsbeschlusses vom 13. April

2021 hätte die Anmelderin die Weiterbehandlung nicht beantragt und die

Weiterbehandlungsgebühr nicht eingezahlt. Da in diesem Beschluss die Eingabe

der Anmelderin vom 1. Februar 2021 weder erwähnt noch eine Stellungnahme zu

den darin vorgebrachten Argumenten erfolgt sei, habe die Anmelderin davon

ausgehen müssen, dass ihre Eingabe die Prüfungsstelle nicht oder nicht

fristgerecht erreicht habe. Dies gelte umso mehr, als die Prüfungsstelle in ihrem

nicht

lediglich

auf

die

standardmäßig

verwendete

Rechtsmittelbelehrung verwiesen habe, sondern auch explizit auf die Möglichkeit

der Weiterbehandlung nach § 123a PatG. Es entspreche daher der Billigkeit die

Weiterbehandlungs- und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Im Rahmen der

Billigkeitsentscheidung sei das unzweckmäßige Verhalten der Prüfungsstelle zu

berücksichtigen, da weder der Antrag auf Weiterbehandlung noch die Einlegung

der Beschwerde bei einwandfreier Behandlung der Sache durch die Prüfungsstelle

erforderlich gewesen wären.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da die Prüfungsstelle

den Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr zu Recht

zurückgewiesen hat.

1. Eine Erstattung der Weiterbehandlungsgebühr in entsprechender Anwendung

der §§ 812 ff. BGB scheidet aus, da kein Fall rechtsgrundloser Gebührenzahlung

vorliegt. Bei der von der Anmelderin gezahlten Weiterbehandlungsgebühr handelt

es sich um eine Antragsgebühr, die mit Stellung des Antrags auf

Weiterbehandlung am 16. April 2021 fällig geworden ist. Der Rechtsgrund für die

Zahlung der Gebühr, die wirksame Beantragung der Weiterbehandlung, ist auch

nicht später weggefallen, weil die Voraussetzungen einer Weiterbehandlung im

vorliegenden Fall nicht gegeben waren, wie dies die Prüfungsstelle in dem

angefochtenen Beschluss vom 27. April 2021 zutreffend festgestellt hat.

2. Der mit der Beschwerde verfolgte Rückzahlungsanspruch ergibt sich auch nicht

aus § 9 PatKostG.

Nach dieser Vorschrift werden Kosten nicht erhoben, die bei richtiger Behandlung

der Sache nicht entstanden wären. Ein an dem betreffenden Verfahren Beteiligter

soll nicht mit Kosten belastet werden, die aufgrund einer unrichtigen

Sachbearbeitung durch das DPMA entstanden sind. Nach herrschender Meinung

fällt jedoch unter "unrichtige Sachbehandlung" i. S. v. § 9 PatKostG nicht schon

jede unzweckmäßige verfahrensrechtliche Handhabung oder geringfügige

Fehlbehandlung, sondern nur Verstöße gegen eindeutige gesetzliche Normen

oder ein offenbares Versehen (vgl. hierzu etwa Busse/Keukenschrijver, PatG,

9. Auflage, § 9 PatKostG Rn. 2; Benkard PatG/Schramm, 11. Aufl. 2015,

PatKostG § 9, Rn. 2; jeweils m. w. N.).

Eine unrichtige Sachbehandlung in diesem Sinne kann vorliegend nicht darin

gesehen werden, dass die Prüfungsstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss vom

13. April 2021 auf die beigefügte Rechtsmittelbelehrung hingewiesen hat, wie sie

regelmäßig in Fällen verwendet wird, in denen der Zurückweisungsentscheidung

eine amtliche Fristsetzung vorausgegangen ist. Zwar war vorliegend kein Fall

einer Fristversäumnis gegeben, da die Eingabe der Anmelderin vom 1. Februar

2021 fristgerecht eingegangen war, was dem Beschluss aber nicht entnommen

werden konnte, da die Eingabe dort keine Erwähnung gefunden hat. Vor diesem

Hintergrund war der abstrakte Hinweis auf eine "ggf." bestehende Möglichkeit der

Weiterbehandlung durchaus geeignet, entsprechende Zweifel bei der Anmelderin

zu bewirken, diese hätten sich allerdings bereits durch eine formlose Nachfrage

klären lassen. Die Vorgehensweise der Prüfungsstelle ist deshalb zwar als

unzweckmäßig, aber jedenfalls nicht als grob fehlerhafte Sachbehandlung zu

werten, die eine Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr gemäß § 9 PatKostG

rechtfertigen würde.

3. Bei dieser Sach- und Rechtslage hätten lediglich Billigkeitserwägungen zu einer

Erstattung der Weiterbehandlungsgebühr führen können. Eine Rückzahlung aus

Billigkeitsgründen, wie sie etwa § 80 Abs. 3 PatG für die Beschwerdegebühr

vorsieht, ist für die Weiterbehandlungsgebühr jedoch weder im Patentgesetz noch

im Patentkostengesetz vorgesehen. Vielmehr stellen die Regelungen des

Patentkostengesetzes insoweit eine abschließende Regelung für den Fall dar,

dass eine Gebühr aufgrund nachträglicher Umstände als sachlich ungerechtfertigt

erscheint (vgl. hierzu Benkard PatG/Schramm, 11. Aufl. 2015, PatKostG § 10 Rn.

9-12, m. w. N.).

4. Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

5. Trotz der Erfolglosigkeit der Beschwerde ist die Beschwerdegebühr aus

Billigkeitserwägungen zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG), da die Anmelderin ihren

Antrag auf Weiterbehandlung ersichtlich nur wegen des irreführenden Hinweises

im Zurückweisungsbeschluss vom 13. April 2021 auf die ggf. bestehende

Möglichkeit einer Weiterbehandlung nach § 123a PatG gestellt hat und dem

Beschluss auch sonst in keiner Weise zu entnehmen war, dass ihre Eingabe vom

1. Februar 2021 Berücksichtigung gefunden hatte.

6. Eine mündliche Verhandlung war weder beantragt noch hat der Senat eine

solche für erforderlich gehalten.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur

gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Heimen

Schell

Sp