BPatG Beschluss vom 12.09.2022 – 2 Ni 41/16 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 41/16 (EP)

KoF 137/21

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2022:120922B2Ni41.16EP.0

betreffend das europäische Patent …

(…)

(hier: Kostenfestsetzung)

hat

der

2. Senat

(Nichtigkeitssenat)

des

Bundespatentgerichts

am

12. September 2022 durch die Vorsitzende Richterin Hartlieb sowie die Richter

Dr. Himmelmann und Dr. Harth

beschlossen:

1.

2.

3.

Die Erinnerung der Beklagten wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 11.095,60 € festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 9. September 2021 Kostenfestsetzung

beantragt. Sie hat unter anderem die Erstattung von Doppelvertretungskosten

geltend gemacht und dies mit Schriftsatz vom 19. November 2021 näher begründet.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 31. Januar 2022 hat die Rechtspflegerin die

von der Klägerin an die Beklagte zu erstattenden Kosten auf 157.431,67 €

festgesetzt und den weitergehenden Antrag der Beklagten zurückgewiesen. Nach

den Entscheidungen X ZB 11/12 und X ZB 6/12 des Bundesgerichtshofs sei es im

Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht bei einem das Streitpatent

betreffenden parallel anhängigen Verletzungsprozess aufgrund der engen

Verknüpfung beider Verfahren für die Partei erforderlich, die enge Abstimmung

zwischen beiden Verfahren zu sichern, was durch die Mitwirkung des

Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren gewährleistet werde.

Im vorliegenden

Verfahren seien aus dem Streitpatent parallel zum Nichtigkeitsverfahren das

Verletzungsverfahren 2 O 252/11 vor dem Landgericht Mannheim sowie das

dazugehörige Berufungsverfahren 6 U 14/12 vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe

und das letztinstanzliche Verfahren X ZR 31/17 vor dem Bundesgerichtshof

anhängig gewesen. Parteien dieser Verfahren seien die Beklagte und ein

Schwesterunternehmen der Klägerin gewesen. Außerdem seien wegen Verletzung

des deutschen Teils des EP 1 746 444 B1 zwischen denselben Parteien

Verletzungsverfahren anhängig gewesen, und zwar vor dem Landgericht Mannheim

unter dem Aktenzeichen 2 O 63/11, dem Oberlandesgericht Karlsruhe unter dem

Aktenzeichen 6 U 13/12 und vor dem Bundesgerichtshof unter dem Aktenzeichen

X ZR 30/17. Die Parteien dieses Verfahrens hätten insoweit die Vertretung durch

einen Patent- und einen Rechtsanwalt wählen dürfen.

Allerdings seien die o. a. Verletzungsverfahren letztlich durch Beschlüsse des

Bundesgerichtshofs vom 13. März 2018 beendet worden. Somit hätten die

Voraussetzungen für die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten zum

Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am

27. September 2018 nicht mehr vorgelegen. Es habe keine Notwendigkeit mehr

bestanden, das Nichtigkeits- und die Verletzungsverfahren zu koordinieren. Mithin

seien die Verfahrensgebühr des Rechtsanwalts

in

I.

Instanz und die

Auslagenpauschale erstattungsfähig, nicht jedoch die Terminsgebühr und das

Tagegeld anlässlich des Termins zur mündlichen Verhandlung.

In diesem

Zusammenhang sei auf die Entscheidung des 5. Senats des Bundespatentgerichts

vom 8. August 2019 (5 Ni 17/16 (EP)) und auf die Beschlüsse des BGH vom

18. Dezember 2012 (X ZB 11/12, GRUR 2013, 427; X ZB 6/12, GRUR 2013, 430)

zu verweisen.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 31. Januar 2022 hat die Beklagte mit

Schriftsatz vom 8. März 2022 Erinnerung eingelegt und zur Begründung

vorgetragen, die Klägerin des Nichtigkeitsverfahrens, die mit der Beklagten des

Verletzungsverfahrens, der

3… GmbH,

konzernverbunden

sei, habe

die Nichtigkeitsklage nur zu dem Zweck erhoben, um der Beklagten des

Verletzungsverfahrens ein Restitutionsverfahren gegen das rechtskräftige Urteil in

dem Verletzungsverfahren zu ermöglichen. Das Nichtigkeitsverfahren der Klägerin

habe allein der Vorbereitung eines Restitutionsverfahrens gedient, also der

Wiederaufnahme des Verletzungsverfahrens durch die konzernverbundene 3…

GmbH.

Um

sicherzustellen,

dass

eine mögliche Änderung

des

Streitpatents (möglichst) nicht dazu führe, dass die angegriffene Ausführungsform

nicht mehr in den Schutzbereich des Streitpatents falle, sei es zum Zeitpunkt der

mündlichen Verhandlung I. Instanz in dem Nichtigkeitsverfahren erforderlich

gewesen, dass der Rechtsanwalt an dieser Verhandlung teilgenommen habe. Es

sei deshalb notwendig gewesen, dass der Rechtsanwalt während des gesamten

Nichtigkeitsverfahrens ein mögliches Restitutionsverfahren im Blick behalten habe.

Die Drohung mit einem Restitutionsverfahren sei mit einem noch nicht rechtskräftig

abgeschlossenen Verletzungsverfahren vergleichbar. Wie während eines parallelen

Verletzungsverfahrens habe auch hier die Nichtigkeitsklage dazu gedient, das

Verletzungsverfahren

im

Sinn

des Nichtigkeitsklägers

bzw.

eines

konzernverbundenen Unternehmens zu beeinflussen. Es

habe

deshalb

Abstimmungsbedarf bestanden zwischen dem Vorbringen der Beklagten in dem

Nichtigkeitsverfahren und dem drohenden Restitutionsverfahren.

Mit Schreiben vom 18. März 2022 hat die Rechtspflegerin darauf hingewiesen, dass

schon mehrfach entschieden worden sei, dass eine Erstattungsfähigkeit von

Doppelvertretungskosten wegen einer drohenden Restitutionsklage nicht in Betracht

komme. Der Ausgang eines Nichtigkeitsverfahrens sei ebenso ungewiss wie der

Umstand, ob überhaupt Restitutionsklage erhoben werde. Eine rein vorsorgliche

Doppelvertretung sei nicht gerechtfertigt und könne kostenrechtlich nicht zu Lasten der

unterlegenen Partei gehen.

Mit Schriftsatz vom 30. März 2022 hat die Beklagte an ihrer Auffassung fest

gehalten und vorgetragen, hier bestehe ein seltenes Konglomerat von drei

verschiedenen Verfahren über insgesamt sieben Instanzen.

Die Erinnerungsführerin und Beklagte beantragt

in Abänderung des Kostenfestsetzungsbeschlusses die Terminsgebühr und

das Tagegeld des Rechtsanwalts in I. Instanz als von der Klägerin an die

Beklagte zu erstattende Kosten festzusetzen.

Die Erinnerungsgegnerin und Klägerin beantragt mit Schriftsatz vom 4. Mai 2022

sinngemäß

die Erinnerung der Beklagten zurückzuweisen.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen, was den Parteien mit

Schreiben vom 18. Mai 2022 mitgeteilt worden ist, und hat die Erinnerung dem

Senat vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2

Halbsatz 2 PatG, § 104 ZPO statthafte Erinnerung ist zulässig, aber unbegründet.

Nach

der Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs

(Beschluss

vom

18. Dezember 2012, X ZB 11/12 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren, juris,

Leitsatz 3 und Rn. 26; Beschluss vom 18. Dezember 2012, X ZB 6/12, juris,

Orientierungssatz 1 und Rn. 26) ist die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben

einem

Patentanwalt

typischerweise

als

zur

zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1

Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das

Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig

ist, an dem die

betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist.

Die das Streitpatent betreffenden Verletzungsklagen sind nach den Angaben der

Beklagten in ihrem Schriftsatz vom 19. November 2021 jeweils am 13. März 2018

durch Zurückweisung von Nichtzulassungsbeschwerden mit Beschlüssen des

Bundesgerichtshofs mit den Aktenzeichen X ZR 31/17 und X ZR 30/17 beendet

worden, weshalb mit dem Nichtigkeitsverfahren 2 Ni 41/16 (EP), das am

27. September 2018 mündlich verhandelt worden ist, nicht zeitgleich ein das

Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig war und deshalb nicht

nach der zitierten Rechtsprechung des BGH die Zuziehung eines Rechtsanwalts

neben einem Patentanwalt als zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung

notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen war.

Zwar können Doppelvertretungskosten erstattungsfähig sein, wenn eine mit den

Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare Situation vorliegt

(Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Aufl. 2020, § 91 Rn. 91). Der Senat hält

aber die Drohung mit einem Restitutionsverfahren nicht mit einem noch nicht

rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahren für vergleichbar.

Der erkennende Senat hat mit Beschluss vom 5. April 2011 (2 ZA (pat) 68/09, juris,

Rn. 22) ausgeführt:

„[Z]war [war] zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage … zwischen den

Parteien des Nichtigkeitsverfahrens ein Verletzungsverfahren anhängig …,

infolge der Beendigung des Verletzungsprozesses durch rechtskräftiges Urteil

… jedoch nicht (mehr) zum für die Terminsgebühr … relevanten Zeitpunkt der

mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren ... [N]ach Auffassung des

Senats

[ist]

aus Billigkeitserwägungen neben der Verfahrens-

und

Terminsgebühr für den beauftragten Anwalt in Bezug auf den mitwirkenden

Anwalt nur eine Gebühr, nämlich die Verfahrensgebühr, anzuerkennen ...

Maßgebend hierfür ist, dass mit Beendigung des Verletzungsprozesses durch

rechtskräftiges Urteil … in Bezug auf die mündliche Verhandlung

im

Nichtigkeitsverfahren … erkennbar keinerlei Abstimmungsbedarf mehr zwischen

Patent- und Rechtsanwalt bestand. Eine Doppelvertretung durch Rechts- und

Patentanwalt in der mündlichen Nichtigkeitsverhandlung war … auch unter

Zugrundelegung einer insoweit gebotenen ex-ante Beurteilung nicht mehr

notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO, so dass in Anbetracht der beiden Parteien

obliegenden Verpflichtung, die Kosten des Verfahrens möglichst niedrig zu

halten …, die in der mündlichen Verhandlung angefallene Terminsgebühr für

den … mitwirkenden Anwalt nicht mehr als erstattungsfähig anerkannt werden

kann.“

Dieser Rechtsauffassung, an der der erkennende Senat festhält, hat sich der

5. Senat des BPatG (Beschluss vom 8. August 2019, 5 Ni 17/16 (EP), juris, Rn. 14)

angeschlossen und ausgeführt:

„Ist das Verletzungsverfahren … abgeschlossen, so bestehen … besondere…

Anforderungen, die eine Abstimmung beider Verfahren auch in der mündlichen

Verhandlung bedingen, nicht mehr, so dass eine Terminsgebühr für den

Rechtsanwalt neben einem Patentanwalt nicht zu den notwendigen Kosten des

Rechtsstreits zählt.“

Schon zuvor hatte der 5. Senat des BPatG (Beschluss vom 8. August 2018,

5 ZA (pat) 34/18, juris, Rn. 16, 17) entschieden:

„Die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt

ist

typischerweise als notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen,

wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender

Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr

wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt

ist

(vgl. BGH Rn. 26 –

Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren). Hintergrund dieser Rechtsprechung

ist in erster Linie ein sich aus der gleichzeitigen Anhängigkeit eines

Verletzungsrechtsstreits

und

einer

dasselbe

Patent

betreffenden

Nichtigkeitsklage ergebender Abstimmungsbedarf

im Hinblick auf das

Vorbringen der Partei in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht

kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien, um ein idealerweise

widerspruchsfreies Vorgehen in beiden Verfahren zu ermöglichen (BGH, Rn. 30

– Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren).

Die Voraussetzungen, nach denen den Klägerinnen die Terminsgebühr für den

mitwirkenden Rechtsanwalt zu erstatten sind, liegen jedoch nicht vor, da im

Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung … die gegen die Klägerinnen geführten

Verletzungsprozesse aus dem Streitpatent bereits … abgeschlossen waren. Die

Urteile des OLG Münchens … hatten Rechtskraft erlangt ... Ein weiterhin

bestehender Abstimmungsbedarf

ist … nicht erkennbar, so dass die

Terminsgebühr nicht als kostenrechtlich objektiv erforderlich und geeignet

erscheinende Maßnahme zur Rechtsverfolgung anzuerkennen ist.“

Der 4. Senat des BPatG (Beschluss vom 5. Mai 2017, 4 ZA (pat) 8/17, juris, Rn. 11)

hat entschieden:

„[D]ie Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren [ist] dann

angezeigt, wenn aufgrund eines parallelen Verletzungsverfahrens besondere

Anforderungen einen Abstimmungsbedarf generieren. Dies kann aber nur dann

der Fall sein, wenn das Verletzungsverfahren noch anhängig ist. Da vorliegend

das Verletzungsverfahren zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung … bereits

rechtskräftig abgeschlossen war, bestand zu diesem Zeitpunkt kein Erfordernis

mehr, Angriffs- und Verteidigungsstrategien abzustimmen. Die Möglichkeit der

Erhebung einer Restitutionsklage nach § 580 Nr. 6 ZPO stellt keine besondere

Verteidigungsstrategie des Nichtigkeitsverfahrens dar; sie ist immer dann

möglich, wenn das Patent, auf das sich eine im Zivilverfahren rechtskräftig

festgestellte Verletzung gründet, im Nichtigkeitsverfahren keinen Bestand hat.

Dies erfordert aber keine besondere Abstimmung hinsichtlich des Angriffs bzw.

der Verteidigung in der mündlichen Verhandlung des Nichtigkeitsverfahrens.“

Ähnlich hat sich der 6. Senat des BPatG (Beschluss vom 17. Juli 2019,

6 ZA (pat) 43/18, juris, Rn. 27) geäußert.

Angesichts dieser einhelligen und überzeugenden Rechtsprechung ist die Drohung

mit einem Restitutionsverfahren nicht mit einem noch nicht rechtskräftig

abgeschlossenen Verletzungsverfahren vergleichbar, weshalb die Erinnerung der

Beklagten vom 8. März 2022 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom

31. Januar 2022 zurückzuweisen ist.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 2 ZPO.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur

Überprüfung gestellten Betrag.

Hartlieb

Dr. Himmelmann

Dr. Harth