BPatG Beschluss vom 26.09.2022 – 26 W (pat) 14/21

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 14/21 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2022:260922B26Wpat14.21.0

betreffend die Marke 30 2011 001 832

(hier: Kosten)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26.

September 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der

Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

Der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke und ihre

Anschlussbeschwerde werden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke „Wilhelmsbader Hofbräu“ (30 2011 001 832)

hat der Widersprechende sowohl aus der prioritätsälteren Wortmarke „Hofbräu“

(200 117) als auch aus der älteren Unionswortmarke „HOFBRÄU MÜNCHEN“ (003

490 224) Widerspruch erhoben. Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen

Patent- und Markenamts (DPMA) hat den beiden Widersprüchen mit zwei getrennten Erstbeschlüssen vom 23. und 24. Juni 2014 den Erfolg versagt, die beiden

Erinnerungen mit Beschluss vom 11. Februar 2019 gemeinsam wegen fehlender

Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und für eine Auferlegung von Kosten aus

Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG keine Veranlassung gesehen.

Hiergegen hat der Widersprechende zwei getrennte Beschwerden eingelegt,

nämlich mit Schriftsatz vom 13. März 2019 aus der Wortmarke „Hofbräu“ und mit

einem weiteren Schriftsatz von demselben Tag aus der Unionswortmarke

„HOFBRÄU MÜNCHEN“ (003 490 224). Dazu sind auch zwei Beschwerdegebühren

eingezahlt worden. Deshalb hat der Senat nach Anhörung der Verfahrensbeteiligten

mit Beschluss vom 10. Mai 2021 das Beschwerdeverfahren aus der Unionswortmarke „HOFBRÄU MÜNCHEN“ (003 490 224) abgetrennt und unter dem vorliegenden Aktenzeichen fortgeführt.

Die angegriffene Marke ist mit Wirkung vom 1. Februar 2021 wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer gemäß § 47 MarkenG im Register gelöscht worden.

Mit Schriftsatz vom 5. Juli 2022 erklärt die Inhaberin der angegriffenen Marke die

Hauptsache für erledigt und beantragt,

„der Beschwerdeführerin die Kosten der Rechtsstreite aufzuerlegen.“

Der Widersprechende hat sich hierzu nicht geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Das Kostenbegehren der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, hat aber

keinen Erfolg.

Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Beschwerdeführerin die

„Kosten der Rechtsstreite“ aufzuerlegen, kann nur dahingehend ausgelegt werden,

dass der Widersprechende nicht nur die Kosten des Beschwerdeverfahrens,

sondern auch die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens tragen soll.

1. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, dem Widersprechenden die Kosten des

Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist zulässig, aber nicht begründet.

a) Die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Nichtverlängerung

ihrer Schutzdauer während des Beschwerdeverfahrens hat zwar eine Erledigung

des Verfahrens in der Hauptsache herbeigeführt, im Kostenpunkt ist die

Beschwerde jedoch anhängig geblieben, so dass gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG eine

Kostenentscheidung

ergehen

kann

(BPatG

25 W

(pat)

93/05

– ORANCIN/Orasthin/Orthangin).

b) Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine

Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen,

wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände

(BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes

durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten

aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald′s; BPatGE 12, 238,

240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem

Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist

auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund,

einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O.

– Schutzverkleidung). Ein solcher Ausnahmefall ist beispielsweise angenommen

worden, wenn trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken oder der Waren

und/oder Dienstleistungen Widerspruch erhoben wird (BPatGE 12, 238, 240 f.

– Valsette/Garsette; 23, 224, 227 – Pomesin/POMOSIN; 33 W (pat) 9/09 – IGEL

PLUS/PLUS).

c) Ein Verstoß des Widersprechenden gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht ist

vorliegend weder dargelegt noch ersichtlich.

Die Vergleichswaren der Klassen 21, 25, 32 und 43 waren weitgehend identisch

oder befanden sich im engeren Ähnlichkeitsbereich. Die originäre Kennzeichnungsschwäche der älteren Unionswortmarke „Hofbräu München“ in Bezug auf die Waren

der Klasse 32 und der Dienstleistungen der Klasse 43 war zumindest nach Ansicht

der Erinnerungsprüferin durch gesteigerte Kennzeichnungskraft im Inland überwunden, so dass die Markenstelle letztlich von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen ist. Ferner stimmten die Kollisionswortmarken im Bestandteil „Hofbräu“ vollständig überein. Angesichts dieser Sach- und Rechtslage kann

nicht festgestellt werden, dass die Beschwerde des Widersprechenden von vornherein offensichtlich aussichtslos gewesen ist.

2. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, dem Widersprechenden auch die Kosten

des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen, kann nur als eine auf

die Kosten beschränkte Anschlussbeschwerde ausgelegt werden, weil der

Beschluss des DPMA, mit dem keinem der Verfahrensbeteiligten Kosten auferlegt

worden sind, von ihr nicht angegriffen worden ist.

a) Diese Anschlussbeschwerde ist zulässig.

aa) Zwar ist eine Anschlussbeschwerde abhängig von der Zulässigkeit und Aufrechterhaltung der Beschwerde, so dass sie mit deren Verwerfung oder Rücknahme

wirkungslos wird. Allerdings ist der Verzicht auf die Marke oder deren Löschung

mangels Schutzdauerverlängerung nicht der Rücknahme der Beschwerde gleichzusetzen, die in diesen Fällen jedenfalls genauso wie die Anschlussbeschwerde im

Kostenpunkt anhängig bleibt (vgl. BGH NJW 1986, 852 Juris-Tz. 10; Ingerl/Rhonke,

MarkenG, 3. Aufl., § 66 Rdnr. 64; Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,

13. Aufl. § 66 Rdnr. 62; Kirchner GRUR 1968, 682, 689).

bb) Die Anschlussbeschwerde kann im schriftlichen Verfahren bis zur Übergabe

einer von Richter/innen unterschriebenen Beschwerde- oder Kostenentscheidung

an die Geschäftsstelle eingelegt werden.

cc) Die nach Erlöschen der angegriffenen Marke infolge Nichtverlängerung ihrer

Schutzdauer vor einer Entscheidung des Senats im schriftlichen Verfahren eingereichte, auf den Kostenpunkt beschränkte Anschlussbeschwerde ist daher als zulässig anzusehen.

b) Die Anschlussbeschwerde hat jedoch keinen Erfolg.

Die Kostentscheidung des DPMA, wonach für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG kein Anlass bestehe, ist nicht zu beanstanden.

aa) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen

Verfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das DPMA die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände, wie dies bei § 71

Abs. 1 Satz 2 MarkenG für das Beschwerdeverfahren bereits eingehend dargestellt

worden ist.

bb) Besondere Umstände, die eine Auferlegung der patentamtlichen Kosten des

Kollisionsverfahrens zu Lasten des Widersprechenden rechtfertigen könnten, liegen

hier nicht vor. Angesichts der weitgehenden Identität und engeren Ähnlichkeit der

Vergleichswaren und -dienstleistungen sowie der teilweisen Markenidentität kann

dem Widersprechenden ein prozessualer Sorgfaltsverstoß durch Einleitung oder

Durchführung des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens nicht vorgeworfen

werden.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von

der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen

Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,

eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes

vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses

beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz