BPatG Beschluss vom 26.09.2022 – 26 W (pat) 23/19

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 23/19 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2022:260922B26Wpat23.19.0

betreffend die Marke 30 2011 001 832

(hier: Kosten)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

26. September 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der

Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

Der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke und

ihre Anschlussbeschwerde werden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke „Wilhelmsbader Hofbräu“ (30 2011 001 832)

hat der Widersprechende sowohl aus der prioritätsälteren Wortmarke „Hofbräu“

(200 117) als auch aus der älteren Unionswortmarke „HOFBRÄU MÜNCHEN“ (003

490 224) Widerspruch erhoben. Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen

Patent- und Markenamts (DPMA) hat den beiden Widersprüchen mit zwei

getrennten Erstbeschlüssen vom 23. und 24. Juni 2014 den Erfolg versagt, die

beiden Erinnerungen mit Beschluss vom 11. Februar 2019 gemeinsam wegen

fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und für eine Auferlegung von

Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG keine Veranlassung

gesehen.

Hiergegen hat der Widersprechende zwei getrennte Beschwerden eingelegt,

nämlich mit Schriftsatz vom 13. März 2019 aus der Wortmarke „Hofbräu“ und mit

einem weiteren Schriftsatz von demselben Tag aus der Unionswortmarke

„HOFBRÄU MÜNCHEN“ (003 490 224). Dazu sind auch zwei Beschwerdegebühren

eingezahlt worden. Deshalb hat der Senat nach Anhörung der Verfahrensbeteiligten

mit Beschluss vom 10. Mai 2021 das Beschwerdeverfahren aus der

Unionswortmarke „HOFBRÄU MÜNCHEN“ (003 490 224) abgetrennt. Dieses ist

unter dem Aktenzeichen 26 W (pat) 14/21 fortgeführt worden.

Die angegriffene Marke

ist mit Wirkung vom 1. Februar 2021 wegen

Nichtverlängerung der Schutzdauer gemäß § 47 MarkenG im Register gelöscht

worden.

Mit Schriftsatz vom 5. Juli 2022 erklärt die Inhaberin der angegriffenen Marke die

Hauptsache für erledigt und beantragt,

„der Beschwerdeführerin

die Kosten

der Rechtsstreite

aufzuerlegen.“

Der Widersprechende hat sich hierzu nicht geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Das Kostenbegehren der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, hat aber

keinen Erfolg.

Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Beschwerdeführerin die

„Kosten der Rechtsstreite“ aufzuerlegen, kann nur dahingehend ausgelegt werden,

dass der Widersprechende nicht nur die Kosten des Beschwerdeverfahrens,

sondern auch die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens tragen soll.

1. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, dem Widersprechenden die Kosten des

Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist zulässig, aber nicht begründet.

a) Die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Nichtverlängerung

ihrer Schutzdauer während des Beschwerdeverfahrens hat zwar eine Erledigung

des Verfahrens in der Hauptsache herbeigeführt, im Kostenpunkt ist die

Beschwerde jedoch anhängig geblieben, so dass gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG eine

Kostenentscheidung

ergehen

kann

(BPatG

25 W

(pat)

93/05

–

ORANCIN/Orasthin/Orthangin).

b) Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine

Kosten selbst

trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das

Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder

teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets

besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399,

401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben,

wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren

ist. Davon

ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter

in einer nach

anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum

Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder

Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem

Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12

– mcpeople/McDonald′s; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets

ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die

Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem

sorgfaltswidrigen Verhalten

in Betracht kommt. Demnach

ist auch der

Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem

Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O.

–

Schutzverkleidung). Ein solcher Ausnahmefall ist beispielsweise angenommen

worden, wenn trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken oder der Waren

und/oder Dienstleistungen Widerspruch erhoben wird (BPatGE 12, 238, 240 f.

– Valsette/Garsette; 23, 224, 227 – Pomesin/POMOSIN; 33 W (pat) 9/09 – IGEL

PLUS/PLUS).

c) Ein Verstoß des Widersprechenden gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht ist

vorliegend weder dargelegt noch ersichtlich.

Die Vergleichswaren der Klasse 32 waren teilweise identisch, teilweise hochgradig

ähnlich.

Auch

zwischen

den

angegriffenen

Beherbergungs-

und

Verpflegungsdienstleistungen der Klasse 43 und der Widerspruchsware „Bier in

Gebinden und Flaschen“ wurde Ähnlichkeit angenommen. Die originäre

Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke war zumindest nach Ansicht

der Erinnerungsprüferin auf der Grundlage eines von dem Widersprechenden

eingereichten Gutachtens durch gesteigerte Kennzeichnungskraft, nämlich als

Hinweis auf das Hofbräu München, überwunden, so dass die Markenstelle letztlich

von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen

ist. Ferner

stimmten die Kollisionswortmarken im Bestandteil „Hofbräu“ vollständig überein.

Angesichts dieser Sach- und Rechtslage kann nicht festgestellt werden, dass die

Beschwerde des Widersprechenden von vornherein offensichtlich aussichtslos

gewesen ist.

2. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, dem Widersprechenden auch die Kosten

des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen, kann nur als eine auf

die Kosten beschränkte Anschlussbeschwerde ausgelegt werden, weil der

Beschluss des DPMA, mit dem keinem der Verfahrensbeteiligten Kosten auferlegt

worden sind, von ihr nicht angegriffen worden ist.

a) Diese Anschlussbeschwerde ist zulässig.

aa) Zwar ist eine Anschlussbeschwerde abhängig von der Zulässigkeit und

Aufrechterhaltung der Beschwerde, so dass sie mit deren Verwerfung oder

Rücknahme wirkungslos wird. Allerdings ist der Verzicht auf die Marke oder deren

Löschung mangels Schutzdauerverlängerung nicht der Rücknahme der

Beschwerde gleichzusetzen, die in diesen Fällen jedenfalls genauso wie die

Anschlussbeschwerde im Kostenpunkt anhängig bleibt (vgl. BGH NJW 1986, 852

Juris-Tz. 10;

Ingerl/Rhonke, MarkenG, 3. Aufl., § 66 Rdnr. 64; Knoll in:

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 66 Rdnr. 62; Kirchner GRUR 1968,

682, 689).

bb) Die Anschlussbeschwerde kann im schriftlichen Verfahren bis zur Übergabe

einer Beschwerde- oder Kostenentscheidung an die Geschäftsstelle eingelegt

werden.

cc) Die nach Erlöschen der angegriffenen Marke infolge Nichtverlängerung ihrer

Schutzdauer vor einer Entscheidung des Senats im schriftlichen Verfahren

eingereichte, auf den Kostenpunkt beschränkte Anschlussbeschwerde ist daher als

zulässig anzusehen.

b) Die Anschlussbeschwerde hat jedoch keinen Erfolg.

Die Kostentscheidung des DPMA, wonach für eine Auferlegung von Kosten aus

Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG kein Anlass bestehe, ist nicht zu

beanstanden.

aa) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen

Verfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das DPMA die Kosten des

Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der

Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände, wie dies bei § 71

Abs. 1 Satz 2 MarkenG für das Beschwerdeverfahren bereits eingehend dargestellt

worden ist.

bb) Besondere Umstände, die eine Auferlegung der patentamtlichen Kosten des

Kollisionsverfahrens zu Lasten des Widersprechenden rechtfertigen könnten, liegen

hier nicht vor. Angesichts der Identitäts- und Ähnlichkeitslage bei einem Teil der

Vergleichswaren und -dienstleistungen sowie der teilweisen Markenidentität kann

dem Widersprechenden ein prozessualer Sorgfaltsverstoß durch Einleitung oder

Durchführung des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens nicht vorgeworfen

werden.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von

der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen

Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,

eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes

vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,

76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz