BPatG Beschluss vom 19.12.2022 – 1 W (pat) 46/22

BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 46/22 _______________________

(Aktenzeichen)

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B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2017 130 850

wegen Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

19. Dezember 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und

Heimen beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle für Klasse F21V- vom 29. Juli 2022 wird aufgehoben und die

ECLI:DE:BPatG:2022:191222B1Wpat46.22.0

Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurückverwiesen.

I.

Am 21. Dezember 2017 reichte die Beschwerdeführerin beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung „LED String in

Glaskanüle“ zur Patentierung ein und stellte den Prüfungsantrag.

Durch Prüfungsbescheid vom 2. August 2018 wurde der Beschwerdeführerin

mitgeteilt, dass ein Patent in der eingereichten Fassung nicht gewährbar

erscheine. Daraufhin reichte sie mehrfach geänderte Unterlagen ein, zuletzt mit

Schriftsatz vom 20. Juli 2022. Gemäß Aktenvermerk des DPMA vom 25. Juli 2022

wurden mit dem Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin

telefonisch

Änderungen besprochen. So solle u.a. die Bezeichnung geändert werden und der

Patentanspruch 12 entfallen. Auf der Grundlage dieser geänderten Unterlagen

fasste die Prüfungsstelle am 29. Juli 2022 den Erteilungsbeschluss.

Dagegen richtet sich die Beschwerde vom 24. August 2022, mit der die

Beschwerdeführerin die Erteilung mit den am 20. Juli 2022 eingereichten

Unterlagen begehrt. Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin aus, sie sei mit

den in dem Aktenvermerk über das Telefongespräch niedergelegten Änderungen,

die dem Erteilungsbeschluss zugrunde liegen, nicht einverstanden gewesen. Sie

trägt dazu vor, dem Aktenvermerk müsse ein Missverständnis zugrunde liegen.

Das DPMA hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

Die Beschwerdeführerin beantragt nunmehr,

den Erteilungsbeschluss des DPMA – Prüfungsstelle für Klasse F21V

- vom 29. Juli 2022 aufzuheben und die Patentanmeldung zur

weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurückzuverweisen.

Auf die Verfahrensakten wird ergänzend Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 PatG statthafte Beschwerde gegen den

Erteilungsbeschluss ist form- und fristgerecht eingelegt, sie ist auch begründet.

Der Erteilungsbeschluss ist ohne Sachentscheidung aufzuheben und die Sache

an das Patentamt zurückzuverweisen. Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt

werden, wie es beantragt ist. Jede Änderung der Unterlagen, die nicht nur in

geringfügigen

redaktionellen Verbesserungen wie der Berichtigung von

Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen

Unrichtigkeiten besteht, setzt das erklärte Einverständnis des Anmelders voraus.

Die im Aktenvermerk vom 25. Juli 2022 niedergelegten Änderungen sind in

diesem Sinne als wesentlich anzusehen, da u.a. ein Patentanspruch entfallen ist.

Das demnach erforderliche Einverständnis der Beschwerdeführerin mit den

Änderungen

im Erteilungsbeschluss gegenüber den am 20. Juli 2022

eingereichten Unterlagen kann allein aufgrund des Inhalts des Aktenvermerks

über das Telefongespräch nicht wirksam angenommen werden, da die Richtigkeit

dieses Aktenvermerk

von

der Anmelderin

bestritten wurde. Der

Erteilungsbeschluss war deshalb aufzuheben.

Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden (§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG), da

das DPMA nicht vollständig über die Anmeldung entschieden hat.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur

gegeben, wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss

von

einer

beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Schell

Heimen