Rechtsprechung / BPatG / 2022
BPatG Beschluss vom 19.12.2022 – 28 W (pat) 547/22
28. Senat · ECLI:DE:BPatG:2022:191222B28Wpat547.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 547/22 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 30 2022 004 586.5
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. Dezember 2022 unter Mitwirkung des Richters Schödel sowie der Richterin
Berner und des Richters kraft Auftrags Dr. Poeppel
ECLI:DE:BPatG:2022:191222B28Wpat547.22.0
beschlossen:
1.
Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 7. Juli 2022 wird aufgehoben
und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche
Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
Die Wortfolge
G r ü n d e
I.
Lieblings-Zahnarzt
ist am 11. März 2022 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der
Klasse 10: Chirurgische und zahnärztliche Apparate; Zahnkronen;
Zahnersatz;
Zahnbrücken;
Zahnspangen;
Zahnersatz;
Zahnschienen;
Zahnprothesen;
Zahnarztsessel;
Zahnarztstühle;
Zahnimplantate;
Zahnwurzelstifte;
Zahntechnikergeräte; künstliche Zähne; kieferorthopädische
Zahnspangen; Gummibänder für Zahnspangen; Teile von
Zahnprothesen; Zahnklammern zur Befestigung von bereits
vorhandenen
Zahnprothesen; Mundschutzmasken
für
zahnärztliche Zwecke; Bohrer für zahnärztliche Anwendungen;
Spezialmöbel
für zahnärztliche Zwecke; Zahnärztliche
Apparate zum Anpassen; Handschuhe
für zahnärztliche
Zwecke; Zahnärztliche Apparate und Instrumente; Prothesen
für zahnärztliche Zwecke; Zahnimplantate aus künstlichen
Materialien; Untersuchungsliegen
für
zahnmedizinische
Zwecke; Zahnmedizinische Apparate und Geräte; Geräte
[Mundduschen] zur Verwendung durch Zahnärzte beim Spülen
des Zahnfleischs;
Instrumente
zum Einsetzen
von
Zahnprothesen; Apparate zum Einpassen von Zahnprothesen;
Implantate für die Zahnchirurgie [Prothesen]; Geräte zur
Feststellung
von Zahnerkrankungen;
Instrumente
zur
Anfertigung
von
künstlichen
Zähnen;
Zangen
für
zahntechnische Zwecke; Zangen für medizinische Zwecke;
Zahnzwischenraumbürsten
für die Zahnbehandlung
für
zahnärztliche Zwecke; Zahntechnikergeräte; Zahnstützstifte;
Zahnstifte; Zahnsteinentfernungsgeräte; Zahnschutzkappen;
Zahnschutz
für
zahnmedizinische
Zwecke;
Zahnregulierungsklammem;
Zahnregulierungen;
Zahnprothesen in der Form von Inlays; Zahnpoliergeräte zur
Verwendung durch Zahnärzte; Zahnkappen; Zahnimplantate
aus künstlichen Materialien; Zahnfleischmassageinstrumente;
Zahnersatz;
Zahnbrücken;
Zahnärztliche
Spiegel;
Zahnärztliche Instrumente; Zahnärztliche Geräte; Zahnärztliche
Apparate zum Anpassen; Zahnärztliche Apparate und
Instrumente; Zahnabdrucklöffel; Teile von Zahnprothesen;
Prothetische
Implantate;
Prothetische
Geräte
für
zahnmedizinische Zwecke; Prothesen zur Implantation in den
Kieferknochen; Prothesen und
künstliche
Implantate;
Prothesenschäfte;
Prothesen
in
Form
von
Teilkronenerneuerungen; Prothesen
in Form von
Inlays;
Prothesen in Form einer Vollkronenerneuerung; Prothesen für
zahnärztliche
Zwecke;
Prothesen
für medizinische
Behandlungen; Künstliche Zahnteile; Kieferorthopädische
Zahnspangen; Kieferorthopädische Klammern zur Begradigung
der
Zähne;
Kieferorthopädische
Instrumente;
Kieferorthopädische Geräte; Kieferorthopädische Apparate;
Instrumente für prothetische Implantate; Implantatmodelle;
Implantate zur Verwendung in der Zahnmedizin [Prothesen];
Implantate für die Zahnchirurgie (Prothesen]; Implantatbrücken
für
zahnärztliche
Zwecke;
Implantat-Abutments
für
zahnärztliche Zwecke; Geräte
zur Feststellung
von
Zahnerkrankungen; Elektrische zahnärztliche Geräte; Apparate
für zahnärztliche Zwecke;
Klasse 35: Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Beratung bei der
Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in
Bezug
auf
Kommunikationsstrategien
in
der
Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Beratung in Bezug auf
Kommunikationsstrategien in der Werbung; Beratung in Fragen
der Geschäftsführung;
Beratung
Personalwesens;
Beratungsdienste
in
in
Fragen
Fragen
des
der
Geschäftsführung;
betriebswirtschaftliche
Beratung;
betriebswirtschaftliche Recherche; Dienstleistungen einer
Werbeagentur; Entwicklung von Werbekonzepten; Erstellung
von Studien zur Unternehmensrentabilität; Herausgabe von
Werbetexten; Marketing; Marktstudien; Öffentlichkeitsarbeit
[Public Relations]; Optimierung des Website-Traffics;
Optimierung von Suchmaschinen zur Verkaufsförderung;
Organisationsberatung
in
Geschäftsangelegenheiten;
Personalanwerbung;
Planungen
[Hilfe]
bei
der
Geschäftsführung; Verfassen von Werbetexten; Werbung;
Werbedienstleistungen zur Schaffung einer Markenidentität für
Dritte;
Beratung
bezüglich
Marketing;
Unternehmensberatungsdienste;
Geschäftsführung,
Unternehmensberatung; Unternehmensberatung hinsichtlich
Franchising; Unternehmensberatung in Bezug auf Franchising;
Unternehmensberatung
in
Bezug
Marketingmanagementkonsultationen;
Entwickeln
auf
von
Unternehmensstrategien
[Unternehmensberatung];
Dienstleistungen auf
dem Gebiet
von
Jointventures
[Unternehmensberatung]; Dienstleistungen auf dem Gebiet von
Unternehmenszusammenschlüssen (Unternehmensberatung];
Unternehmensberatung für die Gründung von Franchise-
Unternehmen; Unternehmens- und Managementberatung;
Klasse 41: Unterrichtsdienstleistungen
im
Bereich
Zahnmedizin;
Unterweisung (Schulung] in Zahnpflege; Durchführung von
Unterhaltungsveranstaltungen;
Organisation
Veranstaltung
von
Kongressen;
Veranstaltung
und
und
Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung
von Workshops
(Ausbildung];
Veranstaltung
von
zahnmedizinischen Fortbildungskursen;
Klasse 42: Beratung zur Gestaltung von Websites; Gestaltung und Pflege
von Websites für Dritte;
Klasse 44: Beratungen
in Bezug auf medizinische Dienstleistungen;
Dienste eines Zahnarztes; Dienstleistungen
im Bereich
Kieferorthopädie;
Durchführung
von
medizinischen
Behandlungen;
Zahnärztliche Beratung;
Zahnärztliche
Schmerzbehandlung
[Sedierung];
Chirurgische
Diagnosedienstleistungen; Erteilen
von medizinischen
Auskünften im Bereich des Gesundheitswesens; Zahnärztliche
Dienstleistungen; Zahnärztliche Betreuung; Beratung auf dem
Gebiet des Gesundheitswesens; Beratungen auf dem Gebiet
der medizinischen
Gesundheitspflege;
Chirurgische
Behandlungsdienstleistungen; Auskünfte auf dem Gebiet der
Medizin; Zahnmedizinische Dienstleistungen; Auskünfte in
Bezug auf Arzneimittel; Beratungen auf dem Gebiet der
Medizin; Bleaching der Zähne; Zahnreinigungsdienste;
Beratungen
in Bezug auf Zahnmedizin; Chirurgische
Dienstleistungen; Zurverfügungstellung von
Informationen
bezüglich Zahnmedizin; Beratungen in Bezug auf Zahnmedizin;
Zahnmedizinische Dienstleistungen; Online-Bereitstellung
medizinischer Akten, ausgenommen für die Zahnmedizin;
Dienstleistungen eines Zahnarztes; Dienste eines Zahnarztes.
Mit Beschluss vom 7. Juli 2022 hat die Markenstelle für Klasse 10 durch einen
Begründung hat sie ausgeführt, der Wortbestandteil „Lieblings-“ drücke in
Wortkombinationen mit Substantiven aus, dass jemand oder etwas in höchster
Gunst stehe bzw. den Vorzug vor allen anderen Personen oder Sachen genieße.
Deshalb werde in dem Anmeldezeichen auf einen Zahnarzt verwiesen, dem viele
Patienten den Vorzug gäben. Dabei solle über dessen Beliebtheit bei Patienten die
diese Beliebtheit begründende besondere Qualität der Leistungen oder Produkte
beworben werden. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 44 weise das
Anmeldezeichen darauf hin, dass es sich im Wesentlichen um zahnärztliche
Leistungen handele, die von einem sehr beliebten Zahnarzt erbracht würden. Für
die verbleibenden Dienstleistungen, die in irgendeiner Weise dem zahnärztlichen
Tätigkeitsfeld zuordenbar seien, könne dem Zeichen ein solcher Sachhinweis auch
entnommen werden. Soweit dagegen für die Waren und Dienstleistungen
Zahnarztpraxen als Abnehmer in Frage kämen, erschöpfe sich die Aussage des
Anmeldezeichens in dem Werbeversprechen, durch deren Verwendung bzw.
Inanspruchnahme bei den Patienten beliebter zu werden.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht,
Zahnärzte würden von großen Teilen der Allgemeinheit mindestens negativ
assoziiert. Daher handele es sich bei dem Anmeldezeichen um eine den typischen
Kontext
eines
Zahnarztbesuchs
diametral
verkehrende,
antithetische
Wortneuschöpfung, die beim angesprochenen Verkehr einen Denkprozess auslöse.
Die Anmelderin beantragt,
1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 des DPMA vom
7. Juli 2022 aufzuheben,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.
1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die
Entscheidung ungenügend begründet worden ist.
a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene
Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das
Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet.
Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70 Abs. 3 Nr. 2
MarkenG ist auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße Grundlage für
die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH GRUR 1962,
86, 87 – Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere für völlig ungenügende oder
widersprüchliche Begründungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75).
b) Im vorliegenden Fall differenziert die Begründung völlig ungenügend zwischen
den einzelnen Waren und Dienstleistungen und ist teilweise unverständlich.
Die Befassung mit dem Anmeldezeichen in Zusammenhang mit konkreten Waren
und Dienstleistungen beschränkt sich im angefochtenen Beschluss darauf, dass es
sich hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 44 „im Wesentlichen“ um
zahnärztliche Leistungen handele. Bezüglich der „verbleibenden“ Waren und
Dienstleistungen wird nur danach differenziert, ob sie „in irgendeiner Weise dem
zahnärztlichen Betätigungsfeld zuordenbar“ sind oder „Zahnarztpraxen als
Abnehmer in Frage kommen“.
aa) Bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4
MarkenG sind aber grundsätzlich alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu würdigen (EuGH GRUR 2007, 425 Rdnr. 32, 36 – MT&C/BMB; BGH
GRUR 2009, 952 Rdnr. 9 – DeutschlandCard), wobei eine globale Begründung
ausreicht, soweit dieselben Erwägungen eine Kategorie oder Gruppe der
angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen betreffen (EuGH a. a. O. Rdnr. 37
– MT&C/BMB; GRUR 2008, 339 Rdnr. 91 – Develey/HABM). Das bedeutet aber
nur, dass dieselbe für verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maßgebliche
Begründung
nicht
für
jede
einzelne
Position
des Waren-
/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt werden muss, sondern dass Gruppen
von Waren und/oder Dienstleistungen zusammengefasst beurteilt werden können.
Gegen diese Begründungspflicht wird daher verstoßen, wenn verschiedene Waren
und/oder Dienstleistungen ohne weitere Begründung gleich behandelt oder
überhaupt nicht gewürdigt werden.
bb) Diesen Anforderungen an die Prüfung der Schutzhindernisse im Hinblick auf die
im Einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird die Markenstelle
nicht gerecht. Sie beschränkt sich hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 44
auf eine bloß überschlägige Prüfung auf die „wesentlichen“ Dienstleistungen. Es
bleibt offen, welche Dienstleistungen als nicht wesentlich angesehen werden und
weshalb im Hinblick auf diese gleichfalls ein Schutzhindernis bejaht wird.
cc) Hinsichtlich der „verbleibenden“ umfangreichen Waren und Dienstleistungen der
Klasse 10, 35, 41, 42 und 44 bleibt jeweils offen, ob sie zum zahnärztlichen
Betätigungsfeld gehören oder von Zahnarztpraxen nachgefragt werden. Die
Ausführungen der Markenstelle sind so allgemein gehalten, dass von der
Anmelderin nicht nachvollzogen werden kann, aufgrund welcher Umstände für die
im Einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein Schutzhindernis
vorliegt.
c) Die Markenstelle hat es damit vorliegend versäumt, den verfahrensgegenständlichen Zurückweisungsbeschluss zu begründen (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1
MarkenG).
d) Aus diesem Grund sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer
eigenen abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das
DPMA zurück. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung zukommt, kann es nicht
zu den Aufgaben des Patentgerichts gehören, in der Sache die dem DPMA
obliegende umfangreiche Erstprüfung einer Anmeldung zu übernehmen (vgl. BPatG
24 W (pat) 524/15 – kerzenzauber; 26 W (pat) 518/17 – modulmaster;
26 W (pat) 535/20 – Mate Mate). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende
Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats u. a.
aufgrund teilweise mangelhafter personeller Besetzung und mit einem hohen Stand
an vorrangigen Altverfahren sowie der durch die Corona-Pandemie bedingte
Terminierungsstau zu berücksichtigen, die eine zeitnahe Behandlung des
Verfahrens nicht zulassen.
e) Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob ein
Freihaltebedürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten
Zeichens festzustellen ist.
aa) Für die Waren der Klasse 10 und die Dienstleistungen der Klasse 44 dürfte die
angedeutete Argumentation der Markenstelle nicht von der Hand zu weisen sein.
bb) Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 41 wird es einer dezidierten
Prüfung bedürfen, ob sich das Anmeldezeichen als Thema oder Titel dieser
Veranstaltungsdienstleistungen eignet und vom angesprochenen Verkehr nur in
diesem Sinn verstanden wird.
cc) Die Design-, Werbe- und unternehmensbezogenen Dienstleistungen der Klasse
42 und 35 werden daraufhin zu prüfen sein und die Markenstelle wird entsprechend
zu recherchieren haben, ob deren Erbringer sich auf Zahnärzte bzw. die (zahn-)
medizinische Branche als Kunden spezialisiert haben (vgl. BGH GRUR 2009, 949
Rdnr. 24 – My World; BPatG 24 W (pat) 536/11 – KAMINE).
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG
anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann,
dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1.
2.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3.
4.
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens
ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Schödel
Berner
Dr. Poeppel