BPatG Beschluss vom 03.01.2023 – 6 Ni 32/19 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 32/19 (EP) verbunden mit 6 Ni 33/19 (EP) KOF 61/21 _____________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2023:030123B6Ni32.19EP.0

betreffend das europäische Patent …

(DE …)

(hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 3. Januar 2023

durch die Vorsitzende Dr. Schnurr sowie die Richter Dipl.-Ing. Altvater und

Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin zu 2 gegen den Beschluss der Rechtspflegerin

am Bundespatentgericht vom 9. Dezember 2021 wird zurückgewiesen.

2. Der Klägerin zu 2 hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens nach einem

Gegenstandswert in Höhe von 22.066,80 Euro zu tragen.

I.

Mit

ihrer Erinnerung begehrt die Klägerin zu 2 die Erstattung einer

rechtsanwaltlichen Terminsgebühr.

Dem unter dem Aktenzeichen 6 Ni 32/19 (EP) geführten Patentnichtigkeitsverfahren

war sie in erster Instanz auf Klägerseite beigetreten. Mit Urteil vom 18. März 2021

hatte

der Senat das

europäische Patent … mit Wirkung

für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig erklärt

und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Das Berufungsverfahren

vor dem Bundesgerichtshof wird unter dem Aktenzeichen … geführt.

Mit Antrag vom 29. April 2021 hat die Klägerin zu 2 die Festsetzung der Kosten

beantragt und dabei neben den Kosten einer patentanwaltlichen Vertretung u. a. die

Festsetzung einer gem. Nr. 3104 VV RGV zu erstattenden 1,2 Terminsgebühr i. H.

v. 22.066,80 Euro für ihren Rechtsanwalt begehrt, der ebenfalls an der mündlichen

Verhandlung vom 18. März 2021 mitgewirkt hat. Dazu hat sie vorgetragen, dass

eine Doppelvertretung notwendig gewesen sei, da sie als Streitverkündete an den

Verletzungsklagen

am Landgericht D… (Aktenzeichen …) und am

Landgericht M… (Aktenzeichen …) beteiligt gewesen sei.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 9. Dezember 2021 hat die Rechtspflegerin

am Bundespatentgericht die von der Beklagten der Klägerin zu 2 zu erstattenden

Kosten auf insgesamt … Euro festgesetzt, eine Verzinsung dieser Summe

angeordnet und den weitergehenden Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin zu 2

zurückgewiesen. Zu der als nicht erstattungsfähig erachteten rechtsanwaltlichen

Terminsgebühr hat die Rechtspflegerin ausgeführt, dass eine Doppelvertretung im

Termin vom 18. März 2021

nicht erforderlich gewesen sei. Nach der

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei es in Patentnichtigkeitsverfahren bei

einem das Streitpatent betreffenden, parallel anhängigen Verletzungsverfahren

aufgrund der engen Verknüpfung beider Verfahren für eine Partei erforderlich, die

enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren zu sichern, was durch die Mitwirkung

eines Rechtsanwalts im Patentnichtigkeitsverfahren gewährleistet werde. Nach

dem Vortrag der Klägerin zu 2 sei das parallele Verletzungsverfahren vor dem

Landgericht D… (Aktenzeichen …)

bereits Anfang Dezember 2020

durch Klagerücknahme beendet worden, und es sei nachfolgend nur noch um die

Kostenfestsetzung gestritten worden. Ein Abstimmungsbedarf, der eine

Doppelvertretung hätte rechtfertigen können, habe am Tag der mündlichen

Verhandlung vom 18. März 2021 nicht bestanden. Da eine Doppelvertretung nicht

erforderlich gewesen sei, sei die begehrte Terminsgebühr des mitwirkenden

Rechtsanwalts nicht zu erstatten.

Gegen den ihr am 10. Januar 2022 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat

die Klägerin zu 2 mit Schriftsatz vom 24. Januar 2022, eingegangen am selben Tag,

im Umfang der nicht festgesetzten rechtsanwaltlichen Terminsgebühr Erinnerung

eingelegt.

Zur Begründung führt sie aus, am Tag der Klagerücknahme vor dem Landgericht

D… habe die Beklagte eine weitere Klage aus dem Streitpatent beim

Landgericht M… gegen die Klägerin zu 1 erhoben

(Aktenzeichen

…).

Auch

in

diesem

vor

dem

Landgericht M… geführten

Verfahren sei der Klägerin zu 2 der Streit verkündet worden, sodass ihr erneut

Regressansprüche gedroht hätten. Sie sei dem Verletzungsverfahren vor dem

Verhandlungstermin in vorliegender Sache nicht beigetreten. Da auch diese

Verletzungsklage Anfang Juni 2021 zurückgenommen worden sei, sei es später zu

keinem Beitritt mehr gekommen. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor

dem Bundespatentgericht am 18. März 2021 sei eine Doppelvertretung dennoch

angezeigt gewesen, weil der Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens Auswirkungen auf

das zu diesem Zeitpunkt anhängige parallele Verletzungsverfahren gehabt habe, in

dem der Klägerin zu 2 bereits zu diesem Zeitpunkt der Streit verkündet gewesen

sei.

Die Klägerin zu 2 beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Rechtspflegerin am Bundespatentgericht vom

9. Dezember 2021 im Umfang der Zurückweisung aufzuheben und

Kosten in Höhe von 22.066,80 Euro betreffend eine 1,2 Terminsgebühr

ihres mitwirkenden Rechtsanwalts als erstattungsfähig anzuerkennen.

Die Beklagte hat sich zum Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin zu 2 und im

Erinnerungsverfahren nicht zur Sache geäußert.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat

zur Entscheidung vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

II.

Die auf die Erstattung der rechtsanwaltlichen Terminsgebühr beschränkte

Erinnerung der Klägerin zu 2 ist nach § 84 Abs. 2 S. 2 HS 2 PatG, § 104 Abs. 1,

Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG zulässig. In der Sache hat sie

jedoch keinen Erfolg.

Die von der Klägerin zu 2 geltend gemachten Kosten für die Teilnahme ihres

mitwirkenden Rechtsanwalts an der mündlichen Verhandlung am 18. März 2021

sind von der Rechtspflegerin zu Recht nicht als notwendige Kosten nach § 84 Abs. 2

S. 2 PatG, § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO festgesetzt worden, da eine Doppelvertretung nicht

erforderlich gewesen ist.

Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist typischerweise

als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung

notwendig i. S. von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem

Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit

anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich

verbundener Dritter beteiligt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 –

X ZB 11/12 – GRUR 2013, 427 LS; BPatG, Beschluss vom 12. September 2022 –

2 Ni 41/16 (EP) – KoF 137/21 – GRUR-RS 2022, 31407).

Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 18. März 2021 war jedoch kein das

Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig, an dem die Klägerin

zu 2 beteiligt war und welcher eine Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren

gerechtfertigt hätte.

Dies gilt zunächst hinsichtlich des vor dem Landgericht D… geführten

Verfahrens (Aktenzeichen …), da die dortige Verletzungsklage – wie von

der Klägerin zu 2 vorgetragen – bereits im Dezember 2020 zurückgenommen

worden

war.

Ein

parallel

vor

dem

Landgericht

anhängiges

Kostenfestsetzungsverfahren

rechtfertigt

keine

Doppelvertretung

im

Patentnichtigkeitsverfahren, insoweit besteht kein ersichtlicher Abstimmungsbedarf.

Ein solcher wird von der Klägerin zu 2 auch nicht behauptet.

Die Streitverkündung in dem vor dem Landgericht M… parallel geführten

Verletzungsverfahren

(Aktenzeichen …)

rechtfertigt

ebenfalls

keine

Doppelvertretung der Klägerin zu 2 im Termin vom 18. März 2021.

Der Sinn und Zweck einer Doppelvertretung liegt darin begründet, dass die

gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtstreits und einer dasselbe Patent

betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an

beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stellt. Der mit der

Beteiligung an beiden Verfahren verbundene Abstimmungsbedarf erfordert zur

zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung

oder

Rechtsverteidigung

im

Nichtigkeitsverfahren

typischerweise die Mitwirkung derjenigen anwaltlichen

Vertreter, die mit der Vertretung der Partei im Verletzungsrechtsstreit betraut sind

(vgl. BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 – X ZB 6/12 – GRUR 2013, 430).

Zum

Zeitpunkt

des

Termins

der mündlichen

Verhandlung

im

Patentnichtigkeitsverfahren war die Klägerin zu 2 an dem vor dem Landgericht

M… geführten Verletzungsrechtsstreit

jedoch nicht beteiligt. Einen Beitritt

zum dortigen Verfahren hat sie weder damals noch zu einem späteren Zeitpunkt

erklärt.

Durch die Streitverkündung als solche ist die Klägerin zu 2 nicht Prozessbeteiligte

des parallelen Verletzungsverfahrens geworden. Im Falle eines Nichtbeitritts hat

eine Streitverkündung auf den der Streitverkündung zu Grunde liegenden

Rechtsstreit keinen Einfluss (vgl. BeckOK ZPO, 46. Edition, Stand 1. September

2022, § 74, Vorbem.). Gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 74 Abs. 2 ZPO wird der

Rechtstreit

für diesen Fall ohne Rücksicht auf den Dritten fortgesetzt. Der

unbeteiligte Dritte erlangt keinerlei Befugnisse innerhalb des laufenden Prozesses

(vgl. MüKo ZPO, 6. Auflage, 2020, § 74, Rdnr. 5). Sucht er als Unbeteiligter

vorprozessual anwaltlichen Rat, besteht für Prozessbevollmächtigte des parallelen

Patentnichtigkeitsverfahrens insoweit kein Abstimmungsbedarf, für welchen der im

Patentnichtigkeitsverfahren unterliegenden Partei billigerweise Kosten in Rechnung

gestellt werden könnten.

Daher war die Erinnerung zurückzuweisen.

III.

Die Kostenentscheidung basiert auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO.

Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der

Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Schnurr

Altvater

Söchtig