BPatG Beschluss vom 12.01.2023 – 30 (W) pat 801/17

BUNDESPATENTGERICHT

30 (W) pat 801/17 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Designnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2023:120123B30Wpat801.17.0

betreffend das Design …

(hier: Nichtigkeitsverfahren … Festsetzung des Gegenstandswerts)

hat

der

30. Senat

(Marken-

und

Design-Beschwerdesenat)

des

Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Januar 2023 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach und der Richterin

kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf

festgesetzt.

150.000,- €

G r ü n d e

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 27. Juni 2012 eingetragenen Designs Nr.

… mit der Erzeugnisangabe ….

Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit einem am 14. April

2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Schriftsatz

Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 34a DesignG gestellt.

Die Designabteilung 3.5 hat nach Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens mit

Beschluss vom 21. März 2017 die Nichtigkeit des angegriffenen Designs

festgestellt, da diesem am Tag der Anmeldung jedenfalls die erforderliche Eigenart

(§ 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG) gefehlt habe.

Die Inhaberin des eingetragenen Designs hat Beschwerde eingelegt. Mit Schriftsatz

vom 8. November 2022 (Bl. 461 dA) hat die Beschwerdegegnerin den Antrag auf

Nichtigerklärung zurückgenommen.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2022 die Festsetzung des

Gegenstandswerts

für das Beschwerdeverfahren beantragt. Sie hält eine

Streitwertfestsetzung vor dem Hintergrund, dass die Antragsgegnerin das Design

intensiv verteidigt habe, das Design noch über eine erhebliche Laufzeit verfüge und

umfangreiche Verletzungshandlungen seitens der Antragstellerin vorgelegen

hätten, einen Gegenstandswert von 150.000,- € für angemessen.

Der Antragstellerin ist dem entgegengetreten und hat geltend gemacht, dass

Umstände, die ein Abweichen von dem nach der Rechtsprechung des BGH

anzunehmenden Regelgegenstandswert von 50.000,- € rechtfertigen würden, nicht

ersichtlich seien. Die dazu von der Antragsgegnerin geltend gemachten Umstände

wie

eine

intensive Verteidigung

des

Designs

und

umfangreiche

Verletzungshandlungen seien nicht näher konkretisiert worden. Unerheblich sei in

diesem Zusammenhang die restliche Laufzeit des Designs, zumal es sich um ein

Design aus dem schnelllebigen Bereich der Mode handele.

Zudem habe das Landgericht … im parallel laufenden Klageverfahren … wegen

Verletzung des verfahrensgegenständlichen eingetragenen Designs den Streitwert

antragsgemäß auf 50.000,-€ festgesetzt.

Die Antragstellerin hat dazu vorgetragen, dass Gegenstand dieses Verfahrens nur

der Auskunftsanspruch sowie der Schadensersatzanspruch dem Grund nach

waren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Der Gegenstandswert für das Designnichtigkeitsverfahren ist nach freiem

Ermessen zu bestimmen (vgl. § 34a Abs. 5 Satz 2 DesignG i.V.m. § 23 Abs.3 Satz

2, § 33 Abs. 1 RVG).

a. Der Bundesgerichtshof geht im Anschluss an seine Rechtsprechung zur

Festsetzung des Gegenstandswerts in markenrechtlichen Löschungsverfahren

wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50, 53 MarkenG (vgl. BGH, Beschluss

vom 24. November 2016 - I ZB 52/15, GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3; Büscher in

Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3.

Aufl., § 90 MarkenG Rn. 13) davon aus, dass auch im designrechtlichen

Nichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG bei einem Design, das entweder

unbenutzt oder wenig benutzt ist oder bei dem sich Feststellungen zu Art und

Umfang seiner Benutzung nicht treffen lassen, ebenso wie im markenrechtlichen

Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse eine Festsetzung des

Gegenstandwerts auf 50.000,- € im Regelfall billigem Ermessen entspricht, wenn

keine besonderen Umstände ersichtlich sind, die es

rechtfertigen, das

wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner

Marke höher oder niedriger als den im Regelfall angemessenen Wert von 50.000 €

festzusetzen (vgl. BGH I ZB 25/18 v. 28. Mai 2020, veröffentlicht in GRUR 2020,

1016, Rn. 9, 11).

b. Solche besonderen, eine höhere Festlegung nahelegenden Umstände ergeben

sich vorliegend zwar nicht aus einer von der Antragsgegnerin dazu geltend

gemachten intensiven Verteidigung bzw. von ihr behaupteten „umfangreichen

Verletzungshandlungen“ seitens der Antragstellerin, da sie diese Umstände –

worauf die Antragstellerin zutreffend hinweist – nicht näher substantiiert hat. Es

bedarf daher auch keiner Erörterung, ob diese Umstände überhaupt ein Abweichen

vom Regelgegenstandswert rechtfertigen. Dies gilt auch im Hinblick auf die

Restlaufzeit des Designs, welche hier mangels Vortrags zu Art und Umfang seiner

Benutzung ebenfalls keine höhere Gegenstandswertfestsetzung rechtfertigt.

c. Nicht unbeachtet bleiben kann jedoch die seitens des Landgerichts … im

parallelen Verletzungsverfahren … erfolgte Festsetzung des Streitwerts auf

50.000,- €.

Denn vergleichbar der Rechtslage in einem Patentnichtigkeitsverfahren beziffert

auch in einem Designnichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG der Streitwert eines

Verletzungsverfahrens regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsantragstellers an

der erstrebten Vernichtung des Designs, mit der der Verletzungsklage die

Grundlage entzogen werden soll, und spiegelbildlich hierzu das Mindestinteresse

des Designinhabers

an

der Aufrechterhaltung

des Designs.

Eine

Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren unterhalb des Betrages eines

Verletzungsverfahrens kommt daher regelmäßig nicht in Betracht (vgl. zur

Patentnichtigkeitsklage BGH GRUR 2011, 757 Rn. 2 – Nichtigkeitsstreitwert).

Im vorliegenden Fall weicht die im Verletzungsverfahren erfolgte Festsetzung des

Streitwerts zwar nominal nicht von dem vorgenannten Regelgegenstandswert eines

Designnichtigkeitsverfahrens

(50.000,-

€)

ab.

Gegenstand

des

Verletzungsverfahrens waren jedoch nach dem unwidersprochen gebliebenen

Vorbringen der Antragsgegnerin nur der Auskunftsanspruch sowie der

Schadensersatzanspruch dem Grunde nach.

Für das Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung des Designs kann

es aber keinen Unterschied machen, ob ein Unterlassungsanspruch Gegenstand

einer Verletzungsklage ist oder ob sich aufgrund einer vom Nichtigkeitsantragsteller

vorprozessual abgegebenen

strafbewehrten Unterlassungserklärung

sein

prozessuales Interesse – wie vorliegend - auf die Durchsetzung der vor dem

Verletzungsgericht

dann

noch

geltend

gemachten Ansprüche

auf

Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht beschränkt hat.

Im letztgenannten und hier gegebenen Fall ist daher das Interesse an der

Aufrechterhaltung des Designs nach dem „fiktiven“ Gesamtstreitwert eines

Verletzungsprozesses einschließlich eines Unterlassungsanspruchs zu bemessen.

Dies

führt vorliegend zu einer Erhöhung des Gegenstandswerts

für das

Nichtigkeitsverfahren über den Regelgegenstandswert hinaus.

Denn - wie bereits dargelegt - lagen der seitens des Landgerichts … im parallelen

Verletzungsverfahren … erfolgten Festsetzung des Streitwerts auf 50.000,- € nur

die streitgegenständlichen Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der

Schadensersatzpflicht zugrunde. Anhaltspunkte dafür, dass die Festsetzung des

Streitwerts durch das Landgericht … objektiv unrichtig ist, sind weder vorgetragen

noch ersichtlich.

Ausgehend von dieser Streitwertfestsetzung ist dann aber unter Berücksichtigung

der Streitwertpraxis von Verletzungsgerichten, wonach vom Gesamtstreitwert eines

Verletzungsprozesses unter Einbeziehung eines – in dem Verfahren vor dem

Landgericht … nicht verfahrensgegenständlichen – Unterlassungsanspruchs auf

diesen regelmäßig 2/3 bis 7/10 sowie auf den Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung

sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht 3/10 bis 1/3 entfallen (vgl. dazu

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 142 Rdnr. 3, 4 m.w.Nachw.),

von einem „fiktiven“ Gesamtstreitwert für ein Verletzungsverfahren einschließlich

eines Unterlassungsanspruchs von 150.000,-€ auszugehen.

Ausgehend davon ist eine entsprechende, vom Regelgegenstandwert abweichende

Festsetzung des Gegenstandswerts für das vorliegende Nichtigkeitsverfahren in

dieser Höhe geboten.

Soweit

im Anschluss an die vorgenannte Rechtsprechung des BGH

im

Patentnichtigkeitsverfahren der sich am Verletzungsverfahren orientierende

Streitwert regelmäßig pauschal um 25 % erhöht wird, um insbesondere der unter

gewöhnlichen Umständen zu erwartenden und durch die Streitwertfestsetzung im

Verletzungsverfahren nicht erfassten Eigennutzung des Streitpatents durch den

Patentinhaber Rechnung zu

tragen

(BGH GRUR 2011, 757 Rn. 3 –

Nichtigkeitsstreitwert), besteht dafür vorliegend ungeachtet des Umstands, dass

eine unter gewöhnlichen Umständen zu erwartende Eigennutzung durch einen

Patentinhaber nicht mit der Eigennutzung eines nicht eine technische Lehre,

sondern

lediglich die Ausgestaltung und äußere Erscheinungsform eines

Erzeugnisses betreffenden Designs vergleichbar ist, schon deshalb kein Anlass,

weil die Antragsgegnerin ihr

Interesse als Designinhaberin mit 150.000,- €

bemessen hat.

d. Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren ist daher auf

150.000.- €

festzusetzen.

2. Gemäß § 33 Abs. 9 RVG

ist das Verfahren über den Antrag

gerichtsgebührenfrei, wobei auch Kosten nicht erstattet werden.

3. Für eine Rechtsmittelbelehrung besteht kein Raum, da sich aus § 33 Abs. 4 S. 3

RVG ergibt, dass hinsichtlich der Festsetzung des Gegenstandswerts eine

Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof nicht statthaft ist.

Hacker

Merzbach

Wagner