BPatG Beschluss vom 06.02.2023 – 25 W (pat) 580/20

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 580/20 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2020 110 257.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

6. Februar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des

Richters k. A. Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2023:060223B25Wpat580.20.0

G r ü n d e

I.

ImmoSubstanz

Die Zusammensetzung

ist am 28. Juli 2020 als Wortmarke zur Eintragung in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt geführte Register

für die nachfolgenden Dienstleistungen

angemeldet worden:

Klasse 36:

Finanzwesen, insbesondere Vermittlung von Vermögensanlagen in

Immobilienfonds, insbesondere zum Erhalt der Vermögenssubstanz;

Grundstücks-

und

Hausverwaltung;

Immobilienvermittlung,

insbesondere zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Beteiligung an

Gesellschaften, nämlich an Immobiliengesellschaften; Immobilienwesen,

nämlich zur Verwaltung von Immobilien-Publikumsfonds.

Mit Beschluss vom 31. August 2020 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes

wurde die Anmeldung unter Bezugnahme auf den zuvor ergangenen

Beanstandungsbescheid vom 12. August 2020 gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1

und 2 MarkenG zurückgewiesen. In Letztgenanntem ist ausgeführt, in Bezug auf

die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 sei das gegenständliche Zeichen

lediglich ein (offenkundig) beschreibender Hinweis auf den Erhalt bzw. die

Verbesserung des Wertes von Immobilien. Es bestehe aus den Werbebegriffen

„Immo“ und „Substanz“, die je für sich gesehen schutzunfähig seien und auch keine

schutzfähige Gesamtmarke darstellten. Wie

in der Rechtsprechung des

Bundespatentgerichts anerkannt sei „Immo“ eine vielfach verwendete Abkürzung

für „Immobilie“. „Substanz“ definiere der DUDEN als „etwas, was den Wert, den

Gehalt ausmacht; das Wesentliche, der Kern“. Ein derart beschreibendes Zeichen

würden die angesprochenen Verkehrskreise nicht als betriebskennzeichnendes

individualisierendes Merkmal eines bestimmten Anbieters auffassen.

Die Anmelderin hatte sich zu den

im Bescheid der Markenstelle vom

12. August 2020 angegebenen Gründen inhaltlich nicht geäußert und bat mit

Schreiben vom 26. August 2020 um eine beschwerdefähige Entscheidung in der

Sache.

Mit der nicht begründeten Beschwerde beantragt die Anmelderin,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 31. August 2020 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 28. September 2022 hat der Senat der Anmelderin

mitgeteilt, dass nach seiner Auffassung das angemeldete Wortzeichen in

Verbindung mit

den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen

den

Schutzhindernissen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

unterliege. Hierzu hat sich die Anmelderin nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den vorgenannten Beschluss der

Markenstelle, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 28. September 2022 nebst

der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug

genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und

auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt

in der Sache ohne Erfolg. Der

Eintragung des angemeldeten Wortzeichens

ImmoSubstanz

als Marke stehen in Verbindung mit allen beanspruchten Dienstleistungen die

Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen

(§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen,

die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes,

der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der

Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der

Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Bestimmung verfolgt das im

Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal

oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen

beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder

Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer

Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten bleiben (vgl. EuGH GRUR

2011, 1035 Rn. 37 – Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH GRUR

2021, 1195 Rn. 13 f. – Black Friday; GRUR 2017, 186, Rn. 38 – Stadtwerke

Bremen).

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem

Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der

betroffenen Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuGH GRUR

1999, 723 Rn. 29 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2021, 1195, Rn. 14 – Black

Friday; GRUR 2009, 669, Rn. 16 – POST II). Dabei ist auf das Verständnis des

Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und

verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise zum

Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen

Concord/Hukla; EuGH GRUR 2004, 682 Rn. 23 bis 25 – Bostongurka; BGH GRUR

2017, 186 Rn. 38 - Stadtwerke Bremen).

Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass ein

als Marke angemeldetes Zeichen nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung

bestehenden Verkehrsverständnis bereits tatsächlich für die Merkmale der

beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet wird. Wie

sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, genügt es, dass es diesem Zweck

dienen kann. Ein Freihaltebedürfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung der

angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche

Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 2010, 534

Rn. 52 – Prana Haus/HABM

[PRANAHAUS]; GRUR 2004, 146 Rn. 32

– HABM/Wrigley [Doublemint]; GRUR 2004, 680 Rn. 38 – Campina Melkunie

[BIOMILD]; BGH GRUR 2021, 1195, Rn. 19 – Black Friday; GRUR 2017, 186 Rn. 42

– Stadtwerke Bremen).

a) Von den angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 36 wird der Fachverkehr im

Immobilien- und Finanzwesen wie auch der normal informierte, angemessen

aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher angesprochen.

b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Wortbestandteilen „Immo“ und

„Substanz“ zusammen.

Wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat und in mehreren Entscheidungen des

Bundespatentgerichts festgesellt wurde, wird „Immo“ von den angesprochenen

Verkehrskreisen als Abkürzung

für

„Immobilien“ verstanden (vgl. BPatG

25 W (pat) 585/19 – ImmoShares; 25 W (pat) 540/15 – ImmoXXL; 33 W (pat) 544/10

– myimmo).

Das deutsche Substantiv „Substanz“ wird definiert als „Stoff, Materie“, als „das (als

Grundstock) Vorhandene, (fester) Bestand“ sowie als „etwas, was den Wert, den

Gehalt

ausmacht;

das

Wesentliche;

Kern“

(vgl.

„https://www.duden.de/rechtschreibung/Substanz“ als Anlage 1 zum gerichtlichen

Hinweis vom 28. September 2022). Als Verwendungsbeispiele nennt der Duden

u. a. „die Erhaltung der baulichen Substanz (der Bausubstanz)“ und „die Firma lebt

von der Substanz (vom Vermögen, Kapital)“. „Substanz“ steht demnach sowohl für

die (Bau-) Substanz von Gebäuden wie auch für Vermögen bzw. Kapital.

Im Sinne von „Immobiliensubstanz“ vermittelte das in Rede stehende Zeichen

bereits zum Zeitpunkt seiner Anmeldung am 28. Juli 2020 insgesamt die für alle

Verkehrskreise verständliche Bedeutung „Bausubstanz von Immobilien“ oder

„Immobilienvermögen“.

c) In Verbindung mit den angemeldeten Dienstleistungen bringt es damit zum

Ausdruck, dass sie mit Immobilien im Allgemeinen und mit dem darauf basierenden

Vermögen bzw. ihrer Bausubstanz im Besonderen in sachlichem Zusammenhang

stehen.

Die Dienstleistungen

„Finanzwesen, insbesondere Vermittlung von Vermögensanlagen in

Immobilienfonds, insbesondere zum Erhalt der Vermögenssubstanz;

Immobilienvermittlung,

insbesondere

zum

Erhalt

der

Vermögenssubstanz; Beteiligung an Gesellschaften, nämlich an

Immobiliengesellschaften; Immobilienwesen, nämlich zur Verwaltung

von Immobilien-Publikumsfonds“

sind darauf ausgerichtet, Vermögen in Immobilien mittelbar über Fonds und

Gesellschaften oder unmittelbar („Immobilienvermittlung“) zu investieren. Mit ihrer

Hilfe wird folglich Immobilienvermögen bzw. -substanz aufgebaut oder erhalten.

Die Dienstleistung

„Grundstücks- und Hausverwaltung“

dient auch dazu, die Bausubstanz und damit den Wert von Immobilien zu sichern

und zu verbessern.

Damit erschöpft sich die Wortkombination „ImmoSubstanz“ in einer unmittelbar

beschreibenden Angabe.

d) Da die Eignung zur Beschreibung gegeben ist, bedarf es keines weiteren

lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in welchem Umfang das

gegenständliche Zeichen als beschreibende Angabe bereits vor dem

Anmeldezeitpunkt bekannt war oder verwendet wurde. Es genügt, wie sich schon

aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass es diesem Zweck

dienen kann (vgl. u. a. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 30 – Chiemsee; GRUR 2004,

146 Rn. 32 – DOUBLEMINT).

2. Wegen seines unmittelbar beschreibenden Charakters

fehlt dem

Anmeldezeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die erforderliche

Unterscheidungskraft für die in Rede stehenden Dienstleistungen.

a) Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung,

vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die

Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten

Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10

– HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat;

GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!;

GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18

– FUSSBALL WM 2006). Auch

das Schutzhindernis

der

fehlenden

Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses

auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten

Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel;

BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von

Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen

Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche

Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die

Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen

Durchschnittsverbrauchers

im Bereich der einschlägigen Waren und

Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla;

GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL

WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013,

1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute

Laune Drops; GRUR 2014, 483 Rn. 22 – test; EuGH MarkenR 2010, 439

Rn. 41 bis 57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der

Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen

lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnet

(vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004,

674 Rn. 86 – Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder

einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden

Verwendung

in der Werbung –

stets nur als solche und nicht als

Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link

economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640

Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch

solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten

Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender

Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850

Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt die angemeldete

Wortkombination „ImmoSubstanz“ aufgrund ihres im Vordergrund stehenden

beschreibenden Begriffsgehalts nicht.

Allein der Umstand, dass sie lexikalisch nicht nachweisbar ist, steht der Annahme

des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen. Der

Verkehr ist daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen

konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen vermittelt

werden sollen. Er wird daher auch bisher noch nicht verwendete, ihm aber

gleichwohl verständliche Sachaussagen als solche und damit nicht als betriebliche

Herkunftshinweise auffassen (vgl. BPatG 28 W (pat) 33/15 – Traumtomaten). Es

kommt nicht darauf an, ob die Anmelderin die verfahrensgegenständliche

Wortkombination „erfunden“ hat, sofern der angesprochene Verkehr in dieser nur

eine beschreibende Angabe und nicht (auch) einen Hinweis auf die Herkunft der

besagten Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb sieht. Der

Aspekt der „Neuheit“ bzw. „erfinderischen Tätigkeit“ spielt im Markenrecht – anders

als im Patentrecht – keine Rolle, da es zur Beurteilung der Schutzfähigkeit eines

Zeichens lediglich auf die Unterscheidungskraft bzw. das Freihaltebedürfnis

ankommt (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 439 – Feldenkrais; BPatG, Beschluss vom

5. Februar 2020, 29 W (pat) 516/17 – Keramik komplett; Beschluss vom

14. Mai 2019, 25 W (pat) 76/17 – Paletas Berlin; Beschluss vom 30. April 2014,

29 W (pat) 113/11 – Schichtenmodell der Integration).

Besonderheiten in der Wortbildung, die die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens

begründen könnten, weist es nicht auf. Insbesondere die Binnengroßschreibung

stellt ein gewöhnliches, in der Produktwerbung weit verbreitetes Gestaltungsmittel

dar und reicht nicht aus, um ein Minimum an Unterscheidungskraft begründen zu

können (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 71 – BioID; BGH GRUR 2001, 1153

– antiKALK; BPatG, 30 W (pat) 504/17 – LasikCare; 26 W (pat) 576/16

– DelmeStrom; 30 W (pat) 34/18 - ColorPlugin). Vorliegend ermöglicht sie den

angesprochenen Verkehrskreisen lediglich das problemlose Verständnis der beiden

Einzelbestandteile „Immo“ und „Substanz“, aus denen das Anmeldezeichen

zusammengesetzt ist.

Die Beschwerde war demzufolge zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde

ist

innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine

beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder

einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Staats

Rupp-Swienty