BPatG Beschluss vom 05.09.2023 – 14 W (pat) 23/18

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 23/18 ________________________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

5. September 2023

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend das Patent 10 2010 022 534

ECLI:DE:BPatG:2023:050923B14Wpat23.18.0

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

5. September 2023 unter Mitwirkung der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg als

Vorsitzende, der Richter Kätker und Dipl.-Chem. Dr. Jäger sowie der Richterin Dipl.-

Chem. Dr. Wagner

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.

2. Die Beteiligten tragen ihre gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten selbst.

G r ü n d e

I.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 12. September 2018 hat die Patentabteilung

45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 10 2010 022 534 mit der

Bezeichnung

„Verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskörpers“

in vollem Umfang aufrechterhalten.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„1. Verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskörpers (Q) aus einem

Gelkörper, wobei der aus einem Sol (S) erzeugte Gelkörper zumindest

geformt und zu dem Quarzglaskörper (Q) verdichtet wird, wobei dem Sol (S)

vor dem Gelieren zum Gelkörper Verdrängungskörper (V) hinzugefügt

werden, welche nach dem Gelieren vollständig aus dem Gelkörper entfernt

werden, wobei an den Positionen der entfernten Verdrängungskörper (V)

Hohlräume (H) erzeugt werden, dadurch gekennzeichnet, dass ein

transluzenter oder opaker Quarzglaskörper (Q) erzeugt wird, wobei nach der

Entfernung der Verdrängungskörper (V) der Gelkörper derart verdichtet wird,

dass offene Poren innerhalb des Gelkörpers kollabieren und sich ein dichtes

und klares Glas zwischen den Hohlräumen (H) und diese umgebend bildet.“

Die Patentabteilung hat ihre Entscheidung im Wesentlichen damit begründet, dass

das Verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskörpers gemäß dem erteilten

Patentanspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik

D1 DE 33 90 375 C2

D2 DE 44 40 104 A1

D3 DE 102 43 953 A1

D4 US 6,467,312 B1

D5

D6

EP 0 131 057 A1

JP 05070175 A

D6a engl. Übersetzung der Beschreibung der D6

D7

D8

JP 01079028 A

JP 61232239 A

D8a

engl. Übersetzung der Beschreibung der D8

D8b deutsche Übersetzung der Beschreibung der D8

D9

S. Padilla et al., J. Biomed. Mater. Res. Part A, 2007, 81, Seiten 224 bis

D10 Q. Jie et al., Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2004, 30, Seiten

49 bis 61

D11 US 5,236,483 A

D12 US 4,943,425 A

D13 Prof. Dr. Werner Vogel, Lehrbuch Glaschemie, 3. Aufl. Springer Verlag,

Berlin Heidelberg, 1992, Seiten 229 bis 231

D14 DE 697 16 822 T2

D15 L.L. Hench, Sol-Gel Silica: Properties, Processing and Technology

Transfer, Noyes Publcations, Westwood, New Jersey, USA, 1998, Seiten

63 bis 69

D16 S. Sakka (Hrsg.), Handbook of Sol-Gel Science and Technology, Vol. I,

Sol-Gel Processing, Kluwer Academic Publishers (Springer Verlag), 2005,

Seiten 134 bis 137

D17 L.C. Klein (Hrsg.), Sol-Gel Optics: Processing and Applications, Kluwer

Academic Publishers (Springer Verlag), 1994, Seite 99

D18 Winnacker, Küchler, Chemische Technik, Prozesse und Produkte, 5. Auf.,

Bd. 3, Wiley VCH Verlag, S. 867

D19 Winnacker, Küchler, Chemische Technik, Prozesse und Produkte, 5. Auf.,

Bd. 5, Wiley VCH Verlag, S. 647 bis 648

neu und erfinderisch sei.

Das Merkmal M8, gemäß dem „offene Poren innerhalb des Gelkörpers kollabieren

und sich ein dichtes klares Glas zwischen den Hohlräumen (H) und diese

umgebend bildet“

verstehe der Fachmann dahingehend, dass ein

geschlossenporiger Körper mit voneinander isolierten, jeweils allseitig von dichtem

Glas umgebenen Hohlräumen vorliege.

Keine der Druckschriften D6, D8 oder D10 beschreibe ein Verfahren mit sämtlichen

patentgemäßen Merkmalen. Sowohl D6 als auch D8 offenbarten ein Verfahren, mit

dem offenporige Glaskörper erhalten würden. In D10 werde kein Verfahren zur

Herstellung eines Quarzglaskörpers beschrieben, sondern Verfahren zur

Erzeugung eines Bioglases mit abweichender Zusammensetzung.

Das streitpatentgemäße Verfahren beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit,

weil die mit der Erzeugung von opakem Quarzglas befassten Druckschriften D2,

D3, D14 keine Sol-Gel-Methoden zu deren Herstellung angeben würden. Zwar sei

aus den Druckschriften D4, D6 und D8 ein Herstellungsverfahren mit

Verdrängungskörpern nach der Sol-Gel-Methode bekannt, allerdings würden damit

ausschließlich poröse Glaskörper erzeugt. Die D16 lehre die Herstellung von

opakem Quarzglas nach dem Sol-Gel-Verfahren, aber ohne den Einsatz von

Verdrängungskörpern. Daher habe der Fachmann diese Druckschriften nicht für die

Entwicklung von Quarzglas mit allseitig abgeschlossenen Poren in Betracht

gezogen.

Die weiteren vorgelegten Druckschriften lägen ersichtlich ferner. Denn D1, D5, D11

und D12 beträfen porenfreie, klare Quarzglaskörper. Das Verfahren nach D7 diene

zur Herstellung einer gesinterten Keramik. Die Verfahren der Druckschriften D9 und

D10 beträfen offenporiges bioaktives Glas mit einer von dem streitpatengemäßen

Quarzglas abweichenden Zusammensetzung. Der Fachbuchauszug D13

beschreibe allgemein die Herstellung von Gläsern nach der Sol-Gelmethode. D15

und D17 befassten sich allgemein mit der Verdichtung von Gelen bzw. Sinterung

von Gelen zu Glas ohne auf Einschlüsse Bezug zu nehmen. In D18 werde nur der

Porendurchmesser von Mikro-, Meso- und Makroporen in Silicagelen und in der

D19 die mittlere Perlgröße von PMMA-Perlen angegeben.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden, die zur

Stütze ihres Vortrags auf die weiteren im Folgenden genannten Dokumente

verweist:

D20 US 5,076,980 A

D21 US 2010/0101649 A1

D22 K.L. Pickering (Hrsg.), Properties and performance of natural-fibre

composites, Woodhead Publishing Limited, Cambridge England, 2008, S.

D23 EP 1 320 515 B1

D24 DE 60 2005 003 198 T2

Sie ist der Auffassung, dass das streitpatentgemäße Verfahren gemäß dem erteilten

Patentanspruch 1 weder neu sei, noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Mit

Schriftsatz vom 5. September 2022 hat die Einsprechende nachträglich den

Widerrufsgrund der mangelnden Offenbarung geltend gemacht.

Die Einsprechende ist der Auffassung, Merkmal M8 könne nicht so verstanden

werden, dass ein geschlossenporiger Körper vorliege. Denn die Hohlräume im

Quarzglaskörper könnten sowohl als Einbuchtungen wie auch als Kanäle

ausgebildet sein, die von der Oberfläche ins Glas hineinreichten. Im Falle der

Verwendung von

linearen Verdrängungskörpern würden

jedenfalls große

schlauchförmige Hohlräume entstehen, die als Poren aufzufassen seien.

Darüber hinaus sei das Teilmerkmal „eines die Hohlräume umgebenden klaren

Glases“ kein technisches Merkmal, da es sich in einer Forderung erschöpfe, die

aber keine Anweisung zum technischen Handeln zur Lösung der Aufgabe darstelle.

Ein anspruchsgemäß hergestelltes Erzeugnis stelle nur ein zufälliges und auch

beliebiges Ergebnis dar. Die Lehre des Streitpatents erschöpfe sich in der

Bereitstellung potentiell geeigneter Glaskörper, welche die Bedingungen zufällig

erfüllen könnten oder aber auch nicht. Dieses Teilmerkmal sei daher bei der

Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit unbeachtlich.

Die Einsprechende regt zudem die Zulassung der Rechtsbeschwerde an zur Frage,

ob Merkmale, deren technische Anweisungen dem Fachmann nur einen zufälligen

Erfolg ermöglichen, keine technischen Merkmale darstellen, welche Neuheit und

erfinderische Tätigkeit begründen könnten, jedenfalls aber den Nachweis eines

veranlassten Handelns nicht erfordern.

Demzufolge würden insbesondere die Druckschriften D6, D8, D9 und D10 den

Gegenstand von Patentanspruch 1 jeweils neuheitsschädlich vorwegnehmen.

Denn in sämtlichen Dokumenten werde ein Verfahren zur Herstellung von

offenporigen Glaskörpern unter Anwendung der Sol-Gel-Methode mit organischen

Verdrängungskörpern offenbart, bei dem ein transluzenter oder opaker Glaskörper

aus einem Gelkörper erzeugt werde,

indem der Gelkörper durch eine

Temperaturbehandlung verdichtet werde, sodass sich ein dichtes und klares Glas

zwischen den Hohlräumen und diese umgebend ausbilde.

Im Hinblick auf D8 betont die Einsprechende, dass der die erfindungsgemäße Lehre

nacharbeitende Fachmann das einzig umstrittene Merkmal M8 identisch ausführe

und einen anspruchsgemäßen Quarzglaskörper erhalte, wenn er die Lehre nach

Patentanspruch 1 mit den auch in der D9 offenbarten chemischen Fasern

nacharbeite. Die Einsprechende beantragt vorsorglich die Einholung eines

Sachverständigengutachtens zum Nachweis dafür, dass bei der Nacharbeitung der

Lehre der D8 keine Poren erzeugt würden, welche sich von denjenigen nach

Patentanspruch 1 unterschieden.

Ferner regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Klärung der Rechtsfrage

an, ob die vermutete Sachkunde des Senats die Einholung eines

Sachverständigengutachtens auch dann entbehrlich mache, wenn damit und mittels

der Nacharbeitung einer Lehre die inhärente stoffliche Beschaffenheit eines

herzustellenden Erzeugnisses unter Beweis gestellt werden könne.

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe besteht für die Einsprechende in

der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zur Herstellung von transluzenten

oder opaken Glaskörpern mit Hohlräumen.

Das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 beruhe nicht auf einer

erfinderischen Tätigkeit. Ausgehend von der D2, welche ein Verfahren zur

Herstellung von porösem, gasundurchlässigen Glas mittels Schlickerguss betreffe,

gelange der Fachmann, welcher auf der Suche nach einem alternativen

Herstellungsverfahren

sei, ohne erfinderische Überlegungen

zu dem

streitpatentgemäßen Verfahren, wenn er ein Verdrängungskörper verwendendes

Sol-Gel-Verfahren gemäß D6 oder D8 anwende. Die Einführung der Hohlräume

durch Verdrängungskörper biete zudem den Vorteil, dass ein kontrollierter

Porendurchmesser erzeugbar sei. Vorbehalte gegen die angewandte Sol-Gel-

Technik hätten, wie D1, D5, D16, D10, D23 und D24 aufzeigten, zum

Anmeldezeitpunkt

nicht

bestanden. Die

Sol-Gel-Technik

sei

der

Schlickergusstechnik vielmehr nahe, da sie gleichfalls eine Verdichtung vorsehe.

Eine Erfolgserwartung für die Modifikation habe für den Fachmann auch bestanden,

weil er davon ausgehen konnte, dass nur die kleinen Poren kollabieren und die

großen Hohlräume erhalten bleiben.

Vorbehaltlich der Frage, ob die Merkmale M6 bis M8 bereits durch D6, D8, D9 oder

D10 und dem allgemeinen fachlichen Wissen und Können des Fachmanns implizit

offenbart würden, seien diese Merkmale jedenfalls in Zusammenschau mit einem

der Dokumente D1, D5, D11 oder D13 nahegelegt. Sämtliche letztgenannte

Schriften veranlassten den Fachmann zur Lösung der streitpatentgemäßen

Aufgabe, eine Temperaturbehandlung bei 1000°C bis 1400°C bzw. 600°C bis

1200°C für die Vitrifikation des Xerogels zu einem porenlosen und klaren Glaskörper

in Betracht zu ziehen.

Schließlich macht die Einsprechende geltend, der Fachmann habe das

anspruchsgemäße Verfahren aufgrund der Offenbarung des Streitpatents nicht

nacharbeiten können.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu

widerrufen,

die Kosten des Verfahrens dem Patentinhaber aufzuerlegen.

Weiter regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Der Patentinhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

hilfsweise das Patent mit

folgenden Unterlagen beschränkt

aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 6 eines der Hilfsanträge I bis III vom 24. August

2018, in dieser Reichenfolge der Hilfsanträge,

weiter hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 bis 4 des Hilfsantrags IV

vom 12. September 2018,

jeweils im Übrigen (Beschreibung, Zeichnung Fig. 1 und 2) gemäß der

Patentschrift.

Der Patentinhaber ist der Auffassung, das Merkmal M8 fordere, dass durch die

Verdichtung die Poren kollabieren und zwischen den Hohlräumen sowie diese

umgebend ein dichtes und klares Glas gebildet werde. Selbstverständlich könne es

an den Randbereichen dazukommen, dass einzelne Hohlräume angeschnitten und

damit nach außen offen seien. Dies ändere an der Dichtheit des Quarzglases aber

nichts, da die Hohlräume separiert seien.

Das Verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskörpers sei neu, da weder D8 noch

D6 ein Verfahren mit den patentgemäßen Merkmalen M7 und M8 offenbarten. Die

D9 und D10 würden bereits keine Quarzgläser beschreiben. Darüber hinaus sei

auch kein Prozessschritt gemäß den patentgemäßen Merkmalen M7 und M8

vorgesehen, bei dem der Gelkörper derart verdichtet werde, dass die offenen Poren

kollabieren und sich ein dichtes klares Glas zwischen den Hohlräumen und diese

umgebend ausbilde.

Ausgehend von der Aufgabe, ein Verfahren bereitzustellen, mit dem die Herstellung

eines transluzenten bzw. opaken Quarzglaskörpers unter Anwendung des Sol-Gel-

Verfahrens gelinge, welcher gasdicht sei, gelange der Fachmann unter

Berücksichtigung des vorliegenden Standes der Technik nicht in naheliegender

Weise zum streitpatentgemäßen Verfahren.

Denn aus der D2 sei ein Schlickergussverfahren und kein Sol-Gel-Verfahren

bekannt. Der Übergang von einem Schlickerguss-Verfahren zu einem Sol-Gel-

Verfahren sei aber keinesfalls trivial. Darüber hinaus werde in D2 die Transparenz

durch lokales Erhitzen ohne Einsatz von Verdrängungskörpern erzeugt, während

das streitpatentgemäße Verfahren ein opakes Glas durch ganzheitliches Erhitzen

bereitstelle. Auch die weitere Berücksichtigung der D6 liefere keinen Hinweis

darauf, dass Poren gezielt kollabieren und die Hohlräume erhalten bleiben.

Die D8 liefere jedenfalls ausschließlich Erkenntnisse für die Herstellung eines

porösen, durchströmbaren Glases. Es fehle damit an einer Anregung zur

Herstellung eines geschlossenporigen Quarzglases. Selbst wenn der Fachmann

D1 oder D5 berücksichtige, werde er nicht dazu veranlasst, einen Glaskörper mit

Hohlräumen bereitzustellen, da beide Druckschriften nicht lehrten, den Gelkörper

derart zu verdichten, dass nur die Poren kollabieren, während die Hohlräume

erhalten blieben. Auch die weitere Berücksichtigung der D11 führe den Fachmann

nicht ohne erfinderische Überlegungen zum Verfahren gemäß Patentanspruch 1,

da sie ein Verfahren zur Herstellung eines transparenten Quarzglases mit erhöhter

Reinheit und ohne Blasen lehre. Entsprechendes gelte für die D13, welche sich

lediglich mit dem Problem befasse, dass der Gelkörper bei einer

Temperaturbehandlung beträchtlich schrumpfe.

Ebenso wie die D8 beschäftigten sich die D6, D9 bzw. D10 ausschließlich mit der

Herstellung von offenporigen Gläsern. Demzufolge gelange der Fachmann, wie

schon bei D8 ausgeführt, nicht ohne erfinderisches Zutun zu dem

streitpatentgemäßen Verfahren.

Der Erweiterung der Einspruchsgründe widerspricht der Patentinhaber. Es fehle an

einer Sachdienlichkeit, wenn ohne Veränderung in der Sache erst in einem späten

Stadium des Beschwerdeverfahrens ein neuer Einspruchsgrund geltend gemacht

werde. Im Übrigen zeigten die Ausführungsbeispiele des Streitpatents, dass die

Lehre des Patents ausführbar sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere dem Wortlaut der abhängigen

Patentansprüche 2 bis 6 gemäß Hauptantrag und den Anspruchsfassungen der

Hilfsanträge I bis IV sowie der vorgelegten Dokumente zum Schriftverkehr zwischen

dem Patentinhaber und der Einsprechenden und zum vorläufigen PCT-

Prüfungsbericht und zu einem Prüfungsbescheid aus dem parallelen USamerikanischen Prüfungsverfahren wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren

zur Herstellung eines

Quarzglaskörpers aus einem Gelkörper, wobei der aus einem Sol erzeugte

Gelkörper zumindest geformt und zu dem Quarzglaskörper verdichtet wird (vgl.

Streitpatentschrift, im Folgenden als SP bezeichnet, Abs. [0001]).

Einleitend wird im Streitpatent ausgeführt, dass aus dem Stand der Technik

transluzente und opake Quarzgläser bekannt seien, welche im Gegensatz zu klaren

und transparenten Quarzgläsern mikroskopisch kleine Gaseinschlüsse in hohen

Konzentrationen aufwiesen. Diese Gaseinschlüsse bewirkten Lichtstreuungen und

verliehen somit den Gläsern ein weißes Aussehen (vgl. SP [0002]). Unter

Transluzenz werde die partielle Lichtdurchlässigkeit eines Körpers verstanden,

wobei Quarzgläser dann als transluzent bezeichnet würden, wenn auf das Glas

treffendes Licht trotz Streuung im Material wenig absorbiert werde. Die Opazität

werde als reziproke Eigenschaft der Transluzenz verstanden. Damit stelle die

Opazität ein Maß für die Lichtdurchlässigkeit eines Körpers dar (vgl. SP [0003] und

[0004]). Die Materialeigenschaften opaker bzw. transluzenter Quarzgläser variierten

je nach Herstellungsverfahren in weiten Grenzen, da sie sowohl durch das jeweilige

Grundglas, als auch durch die darin feinverteilten Gaseinschlüsse, die auch als

Blasen bezeichnet werden, bestimmt würden (vgl. SP [0005], [0008]). Zur

Herstellung von opaken Quarzgläsern seien zahlreiche Verfahren bekannt, wobei

das Grundglas aus Siliziumdioxid hergestellt werde. Als Quellen

für das

Siliziumdioxid würden Quarzkristallgranulate natürlichen oder synthetischen

Ursprungs, Quarzglasgranulate aus natürlichen oder synthetischen Rohstoffen,

Schlicker aus Quarzglasgranulaten und nanoskalige Kieselsäure sowie

Kombinationen dieser Siliziumdioxid-Quellen verwendet (vgl. SP [0009]). Als

Quellen der Gase für die Gaseinschlüsse wirkten Gaseinschlüsse in den

Siliziumdioxid-Körnungen selbst, Gase der Schmelzatmosphäre und/oder spezielle

Zusätze zum Schmelzgut, welche während eines Aufschmelzprozesses des

Siliziumdioxids das Gas erzeugten, wobei ein solcher Zusatz Siliziumnitrid- oder

Siliziumkarbidpulver sei (vgl. SP [0010]).

2.

Ausgehend davon besteht die objektive Aufgabe des Streitpatents in der

Bereitstellung eines verbesserten Verfahrens zur Herstellung von opaken bzw.

transluzenten Quarzglaskörpern, die nicht offenporig sind (vgl. SP Patentanspruch

1 i.V.m. [0023]).

Entgegen der Ansicht der Einsprechenden kann die Aufgabe nicht ausgehend von

dem aus D2 bekannten Verfahren in der Bereitstellung eines alternativen

Verfahrens zur Herstellung von opaken bzw. transluzenten Quarzglaskörpern

gesehen werden. Denn das Streitpatent betrifft ein verbessertes Verfahren zur

Herstellung von opaken bzw. transluzenten geschlossenporigen Glaskörpern, mit

dem es gelingt, Quarzglaskörper mit einer definierten Größe, Struktur und

Verteilung der Hohlräume herzustellen, sodass dessen Materialeigenschaften,

insbesondere dessen Streueigenschaften genau vorgebbar sind (vgl. Streitpatent

[0029], [0034]). Zudem wird die Gefahr des Auftretens von Lunkern, d.h.

unerwünschten Hohlräumen innerhalb des Quarzglases vermieden, da eine

homogene Verteilung der Hohlräume mit dem Verfahren erzielt werden kann (vgl.

SP [0030], [0033]). Da zudem die vorliegenden experimentellen Ergebnisse eine

gezielte Steuerung der Verteilung der Hohlräume im Quarzglaskörper durch Wahl

der Verdrängungskörper und dessen Anteil im Sol belegen (vgl. SP [0083] bis

[0109]), ist eine Reduzierung der Aufgabenstellung auf die Bereitstellung eines

alternativen Verfahrens nicht gerechtfertigt.

Ebenso wenig kann die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe als

Weiterbildung eines Sol-Gel-Verfahrens mit Verdrängungskörpern zur Herstellung

von transluzenten oder opaken Glaskörpern mit Hohlräumen formuliert werden.

Denn der Fachmann gelangt zu einer solchen Aufgabenformulierung nur durch eine

unzulässige ex post-Betrachtung. Der Einsatz von Sol-Gel-Verfahren zur

Herstellung von Glaskörpern gehörte zum Anmeldezeitpunkt zwar zum Stand der

Technik, jedoch wurde diese Methode gerade nicht zur Herstellung von Blasenglas

verwendet (vgl. D23 Patentanspruch 1, 19 [0035]; D24 Patentanspruch 1, [0112],

[0113]).

3.

Gelöst wird die Aufgabe durch ein Verfahren nach Patentanspruch 1, das

folgende Merkmale aufweist:

M1 Verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskörpers aus einem Gelkörper,

M2 wobei der aus einem Sol erzeugte Gelkörper zumindest geformt und zu dem

Quarzglaskörper verdichtet wird,

M3 wobei dem Sol vor dem Gelieren zum Gelkörper Verdrängungskörper

hinzugefügt werden,

M4 welche nach dem Gelieren vollständig aus dem Gelkörper entfernt werden,

M5 wobei an den Positionen der entfernten Verdrängungskörper Hohlräume

erzeugt werden,

M6 wobei ein transluzenter oder opaker Quarzglaskörper erzeugt wird,

M7

indem nach der Entfernung der Verdrängungskörper der Gelkörper derart

verdichtet wird,

M8

dass offene Poren innerhalb des Gelkörpers kollabieren und sich ein dichtes

klares Glas zwischen den Hohlräumen und diese umgebend bildet.

4. Der Fachmann, ein Dipl.-Chemiker bzw. M.Sc. Chemie mit mehrjähriger

Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Glaskörpern,

wird die patentgemäßen Merkmale M1 und M8 wie folgt interpretieren:

4.1 Unter dem

im patentgemäßen Merkmal M1 verwendeten Begriff

„Quarzglaskörper“ versteht der Fachmann einen Körper, der aus reinem amorphem

Siliziumdioxid besteht und demzufolge kein SiO2-haltiges Mischoxid darstellt (vgl.

SP [0028], [0055]).

4.2 Merkmal M8 definiert den Grad der Verdichtung in allgemeiner Form. Eine

patentgemäße Verdichtung des Gelkörpers zum Glaskörper liegt nach der Lehre

des Streitpatents dann vor, wenn Poren im Gelkörper kollabieren, d.h. in sich

zusammenfallen und sich zwischen den Hohlräumen, die auch als Blasen

bezeichnet werden, ein dichtes und porenfreies, klares Glas ausbildet ist (vgl. SP

[0027], [0079], [0081], [0089]). Mit dieser allgemeinen Vorgabe assoziiert der zuvor

definierte Fachmann die Einstellung bestimmter, bei der Glasherstellung üblicher

Parameter, so dass Merkmal M8 Art und Ausmaß der Verdichtung in eindeutiger

Weise definiert und somit ein technisches Merkmal darstellt, welches bei der

Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu berücksichtigen ist. Es legt

zudem

fest, dass die mit dem patentgemäßen Verfahren hergestellten

Quarzglaskörper nach der Verdichtung keine offenen Poren aufweisen.

Den im Merkmal M8 verwendeten Begriff „umgebend“ bezieht der Fachmann

sowohl auf den Hohlraum, d.h. die Blase, als auch auf den Quarzglaskörper in

seiner Gesamtheit. Für ihn ist daher klar, dass stets ein geringer Anteil an

Hohlräumen an der Oberfläche des Quarzglaskörpers existiert, bei dem die

Hohlräume zur Außenseite hin nicht von klarem, dichtem Glas umgeben sein

können. Auf diesen Anteil beschränkt der Fachmann den Begriff „umgebend“

allerdings nicht, sondern erkennt in diesem Anteil vielmehr den natürlichen

Grenzbereich eines Quarzglaskörpers, auf den die patentgemäße Lehre im

Merkmal M8 aber nicht abstellt.

5.

Das Verfahren

zur Herstellung eines Quarzglaskörpers gemäß

Patentanspruch 1 wird in der Streitpatentschrift so deutlich und vollständig offenbart,

dass es ein Fachmann ausführen kann.

5.1 Der von der Einsprechenden erstmals im Beschwerdeverfahren geltend

gemachte Widerrufsgrund der mangelnden Offenbarung ist nach Maßgabe von §

263 ZPO zulässig, weil dessen Berücksichtigung im Hinblick auf eine umfassende

Entscheidung über den Bestand des Patents sachdienlich ist (s.a. BGH GRUR

2017, 54 bis 57, 2. LS, Rdn. 38 bis 43 - „Ventileinrichtung“).

5.2

Ausgehend von der zuvor genannten Auslegung des Begriffs

„umgebend“ ist der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Könnens und Wissens

ohne Weiteres in der Lage einen Quarzglaskörper mit den im Merkmal M8

genannten Hohlräumen herzustellen, die innerhalb des Quarzglaskörpers an allen

Seiten von dichtem, klaren Glas umgeben sind. Denn

in Kenntnis der

patentgemäßen Ausführungsbeispiele kann der einschlägig tätige Fachmann die

erforderlichen Parameter für die im patentgemäßen Merkmal M8 allgemein

formulierte „Verdichtung“ anhand von Routineversuchen ermitteln (vgl. SP [0083]

bis [0109]).

6.

Das patentgemäße Verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskörpers ist

neu.

6.1 Weder die D6 noch die D8 sind mit einem Verfahren zur Herstellung eines

Glaskörpers befasst, bei dem eine Verdichtung vorgesehen ist, bei der offene Poren

innerhalb des Gelkörpers kollabieren und sich ein dichtes und klares Glas zwischen

den Hohlräumen und diese umgebend bildet.

Die D6 offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines porösen Glases unter Einsatz

der Sol-Gel-Methode, mit dem ein Porendurchmesser von 0,05 bis 10 µm einstellbar

ist (vgl. D6a S. 1 [0001], [0005]). Die Einstellung des Porendurchmessers gelingt

laut D6 dadurch, dass Polymerpartikel mit einem Durchmesser von 0,05 bis 10 µm

in ein Metallalkoxid-Sol eingebracht werden (vgl. D6a [0006]). Nach einer

Kalzinierung bei 500 bis 600°C wird ein poröses Glas erhalten (vgl. D6a [0008]).

Damit beschreibt die D6 aber kein Verfahren zur Herstellung eines

Quarzglaskörpers, bei dem nach der Entfernung der Verdrängungskörper der

Gelkörper derart verdichtet wird, dass offene Poren innerhalb des Gelkörpers

kollabieren und sich ein dichtes klares Glas zwischen den Hohlräumen und diese

umgebend bildet.

Die Druckschrift D8 beschreibt gleichfalls ein Verfahren zur Herstellung eines

porösen Glases mit Poren im Mikrometerbereich. Das Glas wird gemäß D8

ausgehend von einer Sol-Lösung, der Polymerfasern zugesetzt werden, hergestellt.

Nach der Gelierung des Sols zu einem Gel wird das entstandene Gel getrocknet.

Um Poren in dem Gelkörper auszubilden, werden die Polymerfasern zersetzt, indem

das trockene Gel auf 500°C bis 800°C erhitzt wird. Das resultierende poröse Gel

wird durch eine weitere Wärmebehandlung bei 900°C bis 1400°C verglast (vgl. D8,

Abs. „CONSTITUTION“, D8a S. 1 vorletzt. Abs. bis S. 2 2. Abs.). Ein Verfahren, bei

dem der Gelkörper derart verdichtet wird, dass offene Poren innerhalb des

Gelkörpers kollabieren und sich ein dichtes klares Glas zwischen den Hohlräumen

und diese umgebend bildet, wird damit in D8 aber nicht offenbart.

Dem Einwand der Einsprechenden, der D8 könne nicht entnommen werden, dass

mit dem Verfahren poröse Glaskörper hergestellt würden, kann nicht gefolgt

werden. Eingangs wird in D8 ausgeführt, dass es mit dem aus dem Stand der

Technik bekannten Verfahren nicht gelingt, ein Glas mit Poren

im

Mikrometerbereich bereitzustellen (vgl. D8a S. 1, dritter Abs.). Ein solcher

Porendurchmesser wird aber für Katalysatorträger und Enzymträger benötigt, damit

eine Lösung in das Glas eintreten kann (vgl. D8a S. 1 Abs. „Description of the Prior

Art“, Z. 18 bis 24). Ausgehend davon liegt der D8a die Aufgabe zugrunde, ein

poröses Glas mit Poren im Mikrometerbereich bereitzustellen (vgl. D8a S. 1 Abs.

„Description of the Prior Art“, Z. 25 bis 28). Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Sol-

Gel-Verfahren unter Einsatz von Verdrängungskörpern mit einer Größe im

Mikrometerbereich. Durch eine Wärmebehandlung werden die Verdrängungskörper

aus dem Gel gebrannt, wobei offene Löcher entstehen. Nach der sich

anschließenden Verdichtung entsteht ein Glas, dass weiterhin die Löcher aufweist

und somit porös ist (vgl. D8a S. 2 Z. 6 bis 9). Damit kann aus der D8 kein Verfahren

entnommen werden, bei dem der Gelkörper derart verdichtet wird, dass offene

Poren innerhalb des Gelkörpers kollabieren und sich ein dichtes klares Glas

zwischen den Hohlräumen und diese umgebend bildet.

6.2

Im Zusammenhang mit der Frage der Neuheitsschädlichkeit der D8 hat die

Einsprechende die Einholung eines Sachverständigengutachtens durch das

Gericht beantragt. In diesem Gutachten soll nach Ansicht der Einsprechenden das

Ergebnis einer Nacharbeitung der Lehre der D8 von einem externen

Sachverständigen bewertet werden.

Die Einholung eines Sachverständigengutachtens durch das Gericht, in dem das

Ergebnis einer Nacharbeitung der Lehre der D8 von einem externen

Sachverständigen bewertet werden soll, ist im vorliegenden Fall allerdings schon

deshalb nicht erforderlich, weil allein durch das Studium der Druckschrift D8 zu

erkennen ist, dass das Glas der D8 Poren im Mikrometerbereich aufweist, in die ein

Fluid eintritt. Solche Poren sind in einem Quarzglaskörper, der nach dem

patentgemäßen Verfahren hergestellt wird, aus den genannten Gründen aber nicht

vorhanden. Einer externen Sachkunde zur Beurteilung der Neuheit gegenüber D8

bedarf es daher nicht.

6.3 Auch bei den Verfahren zur Herstellung von Biogläsern gemäß D9 und D10,

bei denen es sich bereits nicht um Quarzgläser nach Merkmal M1 handelt, da sie

neben Siliziumdioxid noch Calziumoxid und Diphosphorpentoxid enthalten, ist keine

Verdichtung des Gelkörpers vorgesehen, die dazu führt, dass offene Poren

innerhalb des Gelkörpers kollabieren und sich ein dichtes klares Glas zwischen den

Hohlräumen und diese umgebend bildet. Vielmehr werden die Gelkörper derart

thermisch behandelt, dass ein makroporöser Körper entsteht (vgl. D9, S. 224,

Abstract, S. 225, re Sp. Abs. „MATERIALS AND METHODS“ bis S. 227, li Sp. 2.

Abs., S. 232 Abs. „CONCLUSIONS“; vgl. D10 S. 49, Titel, Abstract, S. 50, re Sp.

Abs. „SOL Preparation“, S. 51 li Sp. Abs. „Macroporous Specimen Preparation“,

Tab. 1, Fig. 1, S. 52, re Sp. 2. Abs., S. 59 re Sp., letzt. Abs. bis S. 61, li Sp. 1. Abs.).

6.4 Die weiteren im Verfahren genannten Druckschriften liegen weiter weg und

wurden von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr

als neuheitsschädlicher Stand der Technik diskutiert. Auch nach Ansicht des Senats

vermag keine dieser Entgegenhaltungen die Neuheit des

im geltenden

Patentanspruch 1 beschriebenen Verfahrens in Frage zu stellen.

7.

Das Verfahren gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 beruht auch auf einer

erfinderischen Tätigkeit.

7.1 Als nächstliegender Stand der Technik kann die D2 angesehen werden, die

ein Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers aus Quarzglas mittels

Schlickerguss angibt (vgl. D2 Patentanspruch 13, Sp. 1, Z. 8 bis 12), bei dem der

gesinterte Glaskörper aus opaken, porösen, gasundurchlässigen Grundmaterial

abschließend mit einer Heizquelle auf eine Temperatur im Bereich von 1650°C bis

2200°C zur Umwandlung des opaken, porösen Grundmaterials in transparentes

Glasmaterial erhitzt wird (vgl. D2 Patenanspruch 13). Damit kann der D2 kein

Verfahren zur Herstellung eines opaken Quarzkörpers entnommen werden, der vom

Glas umgebende Hohlräume aufweist. Ausgehend von D2 benötigt der Fachmann

daher weitere Anregungen, um auf naheliegende Weise zu einem Verfahren mit den

patentgemäßen Merkmalen M2 bis M8 zu gelangen.

Das Argument

der Einsprechenden,

die Sol-Gel-Technik

sei

der

Schlickergusstechnik nahe, da sie gleichfalls eine Verdichtung vorsehe, sodass der

Fachmann die Sol-Gel-Technik gemäß D6 bzw. D8 ohne erfinderische

Überlegungen in Betracht gezogen hätte, kann in zweifacher Hinsicht nicht

überzeugen. Zum einen unterscheiden sich die genannten Techniken grundlegend,

da sie von völlig anderen Ausgangsmaterialen ausgehen, die zu unterschiedlichen

Zwischenprodukten führen und daher auch andere Herstellungsparameter bei der

Herstellung des Glases erfordern (vgl. D2 Patentanspruch 13, D6a [0005] bis

[0008]; D8a S. 1 Z. 30 bis S. 2 Z. 8). Allein, dass beide Techniken einen

abschließenden Verglasungsschritt gemein haben, sagt noch nichts über die

übrigen Verfahrensschritte aus. Zum anderen wird der Fachmann die Druckschriften

D6 und D8 schon deshalb nicht zu Rate ziehen, da sie die Herstellung von porösen

Glaskörpern betreffen (vgl. II. 6.1), sodass sie dem Fachmann keinen Hinweis in

Richtung einer Verdichtung des Gelkörpers gemäß Merkmal M8 liefern können.

Selbst wenn entsprechend dem Argument der Einsprechenden unterstellt wird,

dass der mit der patentgemäßen Aufgabe betraute Fachmann keine Vorbehalte

gegen den Einsatz der Sol-Gel-Methode gehabt hat, da es sich gemäß D1, D5 und

D16 sowie D20 um eine etablierte Technik gehandelt habe, die gemäß D23 bzw.

D24 auch zur Herstellung von transparenten Glaskörpern nicht fernliegend

gewesen sei, wird der Fachmann dennoch die Dokumente D6 und D8 bei Suche

nach einer Anregung für die patentgemäßen Verfahrensschritte gemäß den

Merkmalen M2 bis M8 nicht einbeziehen, da sich diese Druckschriften

ausschließlich mit Verfahren zur Herstellung von offenporigen Glaskörpern

beschäftigen.

Die Einsprechende hat zudem geltend gemacht, dass für den Fachmann eine

ausreichende Erfolgserwartung für den Einsatz der Sol-Gel-Methode bei dem

Verfahren der D2 bestanden habe, da er, wie D15 und D16 belegten, erwartet habe,

dass kleine Poren kollabieren und große Poren sich nicht schließen. Grundsätzlich

ist der Einsprechenden zwar zuzustimmen, dass dem Fachmann dieser Sachverhalt

bekannt war (vgl. D15 S. 69 Z. 1 bis 6; D16 S. 136 zweiter vollst. Abs., D20 Sp. 7,

Z. 4 bis 7, Z. 36 bis 42, Fig. 1), allerdings liefert dieses Fachwissen dem Fachmann

keine ausreichende Erfolgserwartung dafür, dass bei der Anwendung des

Verfahrens nach D6 bzw. D8 eine Verdichtung des Gelkörpers gemäß M8 eintritt.

Er muss vielmehr davon ausgehen, dass durch den Erhalt der größeren Poren,

welche von den Verdrängungskörpern herrühren, entgegen Merkmal M8, ein

offenporiger Glaskörper mit Poren im Mikrometerbereich erzeugt wird.

7.2 Gleiches gilt, wenn der Fachmann von der D3 ausgeht. Denn D3 betrifft wie

D2 ein Verfahren zur Bereitstellung eines opaken Quarzglases mittels der

Schlickerguß-Technik (vgl. D3 Patentanspruch 1, [0058] bis [0073], Fig. 3). Damit

liegt eine identische Ausgangslage wie bei D2 vor. Aus den schon zuvor in Abschnitt

II. 7.1 erörtern Gründen gelangt der Fachmann damit nicht in naheliegender Weise

zu dem patentgemäßen Verfahren nach Patentanspruch 1.

7.3 Die D14, welche ein Verfahren zur Herstellung eines opaken

Quarzglaskörpers mit gleichmäßiger Blasenverteilung, d.h. einer gleichmäßigen

Verteilung von abgeschlossenen Hohlräumen, lehrt (vgl. D14 S. 1 1. Abs., S. 3,

vierter und fünfter vollst. Abs., S. 4 zweiter vollst. Abs.), stellt für den Fachmann

einen weiteren geeigneten Ausgangspunkt dar. Der Glaskörper wird gemäß D14

aus pulverförmigem Ausgangsmaterial bestehend aus Siliziumdioxid und

Siliziumnitrid hergestellt. Durch Erhitzen des Ausgangsmaterials bis zu einer

Temperatur nicht unter seiner Schmelztemperatur und nicht über 1900°C bzw.

1400°C im Vakuum wird das Material vom offenzelligen in den geschlossenzelligen

Zustand umgewandelt (vgl. D14 Patentanspruch 3, S. 8, erster und zweiter Abs.).

Im Anschluss wird die Vakuumatmosphäre entfernt und

Inertgas bei

Atmosphärendruck eingeleitet (vgl. D14 S. 9 erster Abs.). Damit gibt die D14 ein

Verfahren zur Herstellung eines opaken Quarzglaskörpers an, bei dem ein dichtes

klares Glas zwischen den Hohlräumen und diese umgebend gebildet wird.

Ausgehend davon besteht für den Fachmann zwar grundsätzlich der Anlass, andere

Herstellungsverfahren in Betracht zu ziehen, die ihm ein geschlossenzelliges

Quarzglas liefern. Allerdings wird der Fachmann Dokumente wie D6, D8, D9 oder

D10 bei seiner Suche, nicht in Betracht ziehen, weil sie sich mit der Herstellung

eines porösen, d.h. im Sinne von D14 offenzelligen, Glaskörpers befassen (vgl.

Abschnitt II. 7.1).

7.4 Entgegen der Auffassung der Einsprechenden stellt die D8 keinen

geeigneten Ausgangspunkt zum Auffinden der patentgemäßen Lösung dar. Denn

der Fachmann, welcher vor der Aufgabe stand, ein verbessertes Verfahren zur

Herstellung von opaken bzw. transluzenten Quarzglaskörpern bereitzustellen, die

nicht offenporig sind, wird die D8 schon deshalb nicht in Betracht ziehen, weil sie

sich mit der Herstellung von porösen Gläsern befasst. Der Fachmann wird auch

nicht eine Verkürzung der faserförmigen Verdrängungskörper in Betracht ziehen,

damit keine Poren den Glaskörper mehr durchziehen, weil er dann den Kern der

Lehre der D8, die Herstellung eines fluiddurchlässigen Glaskörpers, verlässt.

Der Einwand der Einsprechenden, dass die Verwendung der Glaskörper als

Katalysator- und Enzymträger nur einen optionalen Einsatzzweck darstelle und

somit die nach dem Verfahren der D8 hergestellten Glaskörper nicht zwingend

porös seien, überzeugt aus den schon im Abschnitt II. 6.1 genannten Gründen nicht.

Der Fachmann kann der D8 somit keine Hinweise oder Motivationen entnehmen,

ein Verfahren in Betracht zu ziehen, bei dem die Gelkörper nach Entfernung der

Verdrängungskörper derart verdichtet werden, dass sich ein dichtes klares Glas

zwischen den Hohlräumen und diese umgebend ausbildet, sodass keine offenen

Poren vorliegen.

7.5. Die weiteren

im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren angeführten

Druckschriften liegen weiter weg und wurden von der Einsprechenden in der

mündlichen Verhandlung auch nicht mehr im Zusammenhang mit der erfinderischen

Tätigkeit diskutiert. Auch nach Ansicht des Senats vermag keine dieser

Entgegenhaltungen die erfinderische Tätigkeit des im geltenden Patentanspruch 1

beschriebenen Verfahrens für sich oder in Kombination mit einer der anderen

Druckschriften in Frage zu stellen.

8.

Mit dem Patentanspruch 1 sind zudem auch die auf ihn rückbezogenen und

auf bevorzugte Ausgestaltungen des beanspruchten Verfahrens gerichteten

Unteransprüche 2 bis 6 patentfähig.

9.

Für eine Kostenauferlegung nach § 80 Abs. 1 PatG, abweichend vom

Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, sind entsprechende

Billigkeitsgründe weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

10. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. (2) PatG ist nicht

veranlasst, da weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu

entscheiden ist, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer

einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Insbesondere besteht vorliegend hierzu keine Veranlassung, da sich bei einer

funktionsorientierten technisch sinnvollen Auslegung des patentgemäßen Merkmals

M8 die von der Beschwerdeführerin formulierten Rechtsfragen nicht stellen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Da der Senat die Rechtsbeschwerde gegen diesen Beschluss nicht zugelassen hat

ist nur das Rechtsmittel der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde gegeben, wenn

geltend gemacht wird, dass

1.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2.

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3.

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4.

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden.

Münzberg

Kätker

Jäger

Wagner