BPatG Beschluss vom 04.10.2023 – 1 W (pat) 27/22

BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 27/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2023:041023B1Wpat27.22.0

betreffend das Patent 10 2010 060 981

wegen Umschreibung

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

4. Oktober 2023 durch die Präsidentin Dr. Hock, den Richter Schell und die

Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der angefochtene

Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 6.September 2021 aufgehoben.

2. Der Antragsteller ist im Patentregister als Patent-Mitinhaber zu

vermerken.

3. Der Antragsgegnerin werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

I.

Mit Schreiben vom 18. Februar 2021 beantragten die früheren Vertreter des

jetzigen Beschwerdeführers,

die beiden Miterfinder, Herrn

T… und

Herrn

H…,

im Wege

der Umschreibung

als Mitinhaber

des

verfahrensgegenständlichen Patents im Patentregister zu vermerken. Zum

Nachweis wurden zwei Übertragungserklärungen samt Umschreibungsbewilligungen vom 18. Februar 2021 vorgelegt, nach denen jeweils ein 25 %-

Anteil an dem Patent von der Patentinhaberin auf die vorgenannten Miterfinder

übertragen worden waren. Zudem wurde eine Vereinbarung zwischen den

Miterfindern und der Patentinhaberin vom 15. Dezember 2010 eingereicht und

hierzu vorgetragen, in dieser Vereinbarung habe sich die Patentinhaberin

verpflichtet, die beiden Antragsteller als Mitpatentinhaber ins Register eintragen zu

lassen, wenn sich der Unternehmenszweck bzw. die Zusammensetzung der

Geschäftsführung ändere. Dieser Fall sei nun eingetreten.

Die Patentinhaberin hat der beantragten Umschreibung widersprochen und

mitgeteilt, die Übertragungserklärungen samt Umschreibungsbewilligungen vom

18. Februar 2021 würden ausdrücklich zurückgenommen, da für diese kein

rechtlicher Anlass bestanden habe bzw. bestehe.

Mit Beschluss vom 6. September 2021 hat die Patentabteilung 24 den

Umschreibungsantrag zurückgewiesen, da

keine von allen Beteiligten

unterzeichnete Übertragungserklärung eingereicht worden sei. Das DPMA prüfe

Umschreibungsantrag und Umschreibungsbewilligung in freier Beweiswürdigung

und sei dabei nicht gehalten, die rechtliche Wirksamkeit eines Rechtsgeschäfts,

auf dem die beantragte Umschreibung beruhe, von Amts wegen aufzuklären. Die

Klärung schwieriger Tat- und Rechtsfragen habe das DPMA den ordentlichen

Gerichten zu überlassen.

Mit der Beschwerde verfolgt der Antragsteller seinen Umschreibungsantrag weiter.

Zur Begründung trägt er

insbesondere vor, dass alle für die beantragte

Umschreibung erforderlichen Nachweise vorgelegt worden und somit die

rechtlichen Voraussetzungen für die beantragte Umschreibung erfüllt seien.

Er beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben

und die

Umschreibung des Patents auf den Beschwerdeführer als

Mitinhaber im Patentregister anzuordnen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde des Antragstellers zurückzuweisen.

Die Frage, ob der Beschwerdeführer einen Anspruch darauf habe, als Mitinhaber

in das Patentregister eingetragen zu werden, sei rein zivilrechtlich zu beantworten.

Dies habe auch das DPMA zutreffend festgestellt. Der Beschwerdeführer sehe die

Anspruchsgrundlage für die von ihm beantragte Umschreibung in dem Passus Nr.

4 der dem Bundespatentgericht vorliegenden „Vereinbarung über das beim DPA

angemeldete

Patent mit

der

Bezeichnung:

Rohrflanschverbindung

(Patentanmeldung 10 2010 060 981.1 vom 02.12.2010)“ vom 15. Dezember 2010.

Nach diesem Passus bestehe eine Verpflichtung der Patentinhaberin, der

Umschreibung der Patentinhaberschaft auf die Miterfinder zuzustimmen, wenn

sich

der

Unternehmenszweck

und/oder

die

Zusammensetzung

der

Geschäftsführung verändere. Dieser Fall sei bis heute jedoch nicht eingetreten.

Vor dem LG B… habe der Miterfinder und frühere Mitantragsteller, Herr

H…, im Rahmen einer Widerklage beantragt, die Patentinhaberin dazu zu

verurteilen, einen 25 % Anteil am Patent auf ihn zu übertragen und in seine

Eintragung

in

das Patentregister

beim DPMA

einzuwilligen.

Der

Ausgangsachverhalt und die Begründung dieser Widerklage seien mit dem

Ausgangsachverhalt und der Begründung im vorliegenden Beschwerdeverfahren

inhaltsgleich. Materiellrechtlich seien die in beiden Verfahren aufgeworfenen

Rechtsfragen aber denkbar einfach zu beantworten, denn Passus (4) der

genannten Vereinbarung finde wegen des Nichteintritts der darin festgehaltenen

Bedingung keine Anwendung. Er stütze daher weder die genannte Widerklage vor

dem Landgericht B… noch die vorliegende Beschwerde. Außerdem sei

die Widerklage

ohnehin wegen Verstoßes gegen §§ 33, 40 ZPO

höchstwahrscheinlich bereits unzulässig.

Mit Eingabe vom 10. August 2023 hat der Beschwerdeführer den Senat auf zwei

Entscheidungen

des

Landgerichts B… und

des Oberlandesgerichts

B… hingewiesen. Diesen Entscheidungen

liege

eine

Klage

der

Patentinhaberin und

eine Widerklage des Miterfinders

und

zweiten

Umschreibungs-Antragstellers

im patentamtlichen Verfahren, Herr H…,

zugrunde, und belegten in ihren Feststellungen, dass auch der Anspruch des

Beschwerdeführers auf Umschreibung zu Recht bestehe.

Mit Eingabe vom 15. September 2023 hat die Patentinhaberin und

Beschwerdegegnerin erklärt, dass sie an ihrem Widerspruch gegen die von dem

Beschwerdeführer beantragte Umschreibung

festhalte, da diesen als

Mitgesellschafter der Patentinhaberin die gesellschafterliche Treuepflicht daran

hindere, sich zu bemühen, die Ertragsgrundlagen der Patentinhaberin zu

gefährden. Sollte er allerdings gegenüber dem Bundespatentgericht unwiderruflich

erklären, dass er die Eintragung seiner Patent-Mitinhaberschaft zu 1/4 nicht dazu

nutzen werde, die Ansprüche der Patentinhaberin aus dem Lizenzinkasso für das

Patent zu beeinträchtigen, wäre sie bereit,

ihren Widerstand gegen seinen

Umschreibungsantrag zu überdenken.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten Bezug

genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses

und zur Anordnung der beantragten Umschreibung. Die Voraussetzungen für die

beantragte Umschreibung liegen nun vor.

1. Nach § 30 (3) Satz 1 vermerkt das DPMA im Patentregister eine Änderung in

der Person des Anmelders oder Patentinhabers, wenn sie ihm nachgewiesen wird.

Ein Umschreibungsantrag ist entsprechend dem Wesen des Registerverfahrens

dann zurückzuweisen, wenn die Prüfung der zur Begründung des Antrags

vorgelegten Unterlagen zu Zweifeln an der Rechtswirksamkeit der Bewilligung

oder der Verfügungsbefugnis des Bewilligenden bzw. der Rechtswirksamkeit der

Übertragung führt und sich diese Zweifel nicht durch Beweismittel beheben

lassen, die

für das Registerverfahren

tauglich erscheinen

(vgl. hierzu

Benkard/Rupp-Swienty, PatG, 12. Aufl. 2023, § 30 Rn. 23 ff. m. w. N.).

Im

vorliegenden Beschwerdeverfahren

liegen

jedoch - anders als noch

im

patentamtlichen Verfahren - hinreichende Nachweise für den Anspruch des

Antragsstellers auf die beantragte Umschreibung vor.

Wie auch die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin zutreffend vorgetragen

hat, stützt der Beschwerdeführer seinen Umschreibungsanspruch auf die

„Vereinbarung über das beim DPA angemeldete Patent mit der Bezeichnung:

Rohrflanschverbindung (Patentanmeldung 10 2010 060 981.1 vom 02.12.2010)“

vom 15. Dezember 2010. Mit dieser Vereinbarung haben die vier Miterfinder - zu

denen der Beschwerdeführer unstreitig zählt

- die zwischen ihnen und der

Patentinhaberin in Bezug auf das Patent bestehenden Rechtsbeziehungen

vertraglich ausgestaltet. Passus Nr. 4 dieser Vereinbarung statuiert die

Verpflichtung der Patentinhaberin, der Umschreibung der Patentinhaberschaft auf

die Miterfinder zuzustimmen, wenn sich der Unternehmenszweck und/oder die

Zusammensetzung der Geschäftsführung verändert:

„(4) Verändert sich bei dem Patentanmelder bzw. dem Patentinhaber der

Unternehmenszweck

und/oder

die

Zusammensetzung

der

Geschäftsführung in der Person bzw. in den Personen, so sind gemäß § 30

(3) PatG die Erfinder gemäß Pos. (1) und Pos. (2) statt der L…

GmbH & Co. KG als Patentinhaber registrieren zu lassen. Dieses

ist von dem derzeitigen Patentanmelder bzw. der Patentinhaber zu

veranlassen."

Mit Urteil vom 24. August 2022, Az. 9 O 4151/21, hat das Landgericht

B… die Wirksamkeit der genannten Vereinbarung sowie den Eintritt der

in Passus Nr. 4 genannten Bedingung festgestellt. Hiergegen hat die hiesige

Beschwerdegegnerin zwar zunächst Berufung eingelegt, diese dann aber am 7.

Juli 2023 zurückgenommen, nachdem sie vom Oberlandesgericht B…

mit Beschluss vom 3. Juli 2023 (Az. 2 U 148/22) auf die offensichtliche

Erfolglosigkeit ihres Rechtsmittels hingewiesen worden war. Mit dem nunmehr in

Rechtskraft erwachsenen Urteil des Landgerichts B… liegt ein

für das

registerrechtliche Umschreibungsverfahren geeigneter Nachweis gemäß § 28 Abs.

3 Nr. 2 b DPMAV vor, der belegt, dass dem Antragssteller als Miterfinder aufgrund

der wirksam getroffenen Vereinbarung vom 15. Dezember 2010 sowie dem Eintritt

der dort in Passus Nr. 4 genannten Bedingung das Recht auf Eintragung als

Mitinhaber des verfahrensgegenständlichen Patents im Register zusteht und er

somit von der Antragsgegnerin zu Recht die beantragte Umschreibung des

Schutzrechts verlangen kann. Die Wertung der Antragsgegnerin, für die vom

Antragssteller

mit

seinem

Umschreibungsantrag

vorgelegte

Übertragungserklärung samt Umschreibungsbewilligung vom 18. Februar 2021

habe kein rechtlicher Anlass bestanden, ist somit durch das rechtskräftige Urteil

des Landgerichts B… widerlegt worden. Dem steht nicht entgegen,

dass das Urteil des Landgerichts B… im Verhältnis der hiesigen

Beschwerdegegnerin zum weiteren Erfinder H… und nicht zum hiesigen

Beschwerdeführer ergangen ist, da es im Verhältnis zu beiden Erfindern insoweit

um die identische Rechtsfrage – die Auslegung des oben zitierten Passus Nr. 4 –

geht. Dementsprechend hat die Beschwerdegegnerin selbst in ihrem Schriftsatz

vom 16. Juni 2022 vorgetragen, dass die Begründung der Widerklage des

weiteren Erfinders H… im Verfahren vor dem Landgericht B… und

die Begründung der vorliegenden Beschwerde durch den Beschwerdeführer

inhaltsgleich seien. Anhaltspunkte für sonstige, begründete Zweifel an der geltend

gemachten Rechtsposition des Antragsstellers, die der beantragten Umschreibung

könnten, sind nicht ersichtlich. Auch die Antragsgegnerin hat keine solchen

Anhaltspunkte aufzeigen können. Wenn sie vorträgt, ihren Widerspruch gegen die

beanspruchte Umschreibung nur dann überdenken zu wollen, wenn der

Antragssteller gegenüber dem Bundespatentgericht unwiderruflich erklären würde,

dass er die Eintragung seiner Patentmitinhaberschaft nicht dazu nutzen werde, um

die Ansprüche der Patentinhaberin aus dem Lizenzinkasso für das Patent zu

beeinträchtigen, ist dieser Vortrag nicht geeignet, eine andere Wertung zu

begründen. Denn die durch Passus Nr. 4 der zitierten Vereinbarung vom 15.

Dezember 2010 der Patentinhaberin auferlegte Verpflichtung, den Antragssteller

als Miterfinder als (Mit-)Patentinhaber registrieren zu

lassen, sieht einen

derartigen Vorbehalt nicht vor.

Die rechtskräftig festgestellte materielle Rechtslage war nun registerrechtlich

nachzuvollziehen, so dass dem Umschreibungsantrag des Beschwerdeführers

stattzugeben war.

Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 78 PatG).

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind gemäß § 80 (1) PatG der

Antragsgegnerin aufzuerlegen. Das Umschreibungsverfahren

ist als echtes

Streitverfahren anzusehen, in dem Antragsteller und Antragsgegner jeweils

ausschließlich eigene

Interessen wahrnehmen.

In solchen Streitverfahren

entspricht es regelmäßig der Billigkeit, dem Unterliegenden die Kosten des

Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur

gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss

von

einer

beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin

oder

von

einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Lachenmayr-Nikolaou

Schell