BPatG Beschluss vom 20.11.2023 – 26 W (pat) 589/20

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 589/20 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 217 133.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

20. November 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der

Richter Kätker und Staats, LL.M.Eur.

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2023:201123B26Wpat589.20.0

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

bicycle chain

Die Wortfolge

ist am 22. Mai 2019 unter der Nummer 30 2019 217 133.4 zur Eintragung als Marke

für Waren der Klasse 14 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

geführte Register angemeldet worden. Seit der am 25. Oktober 2019 erklärten

Einschränkung lautet das Warenverzeichnis wie folgt:

Klasse 14: Halsketten [Schmuck]; alle vorgenannten Waren nur aus Edelmetallen und ausgenommen aus Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern.

Mit Beschluss vom 27. Juli 2020 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 14 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender

Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1

und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich um die englische Entsprechung des deutschen

Begriffs „Fahrradkette“. Internetrecherchen hätten ergeben, dass das Motiv der

Fahrradkette bei der Gestaltung von Schmuckstücken, insbesondere von Ketten,

auch aus Edelmetall Verwendung finde. Auf dem Schmuck- und Uhrensektor sei

das Motiv der Produkte eines der wichtigsten Auswahlkriterien, weshalb es regelmäßig in der Produktbeschreibung angegeben werde. Als Benennung des

Schmuckmotivs beschreibe die angemeldete Wortfolge aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der zu unterstellenden Sprachkenntnisse daher unmittelbar Eigenschaften der Produkte und stelle keinen Hinweis auf deren betriebliche Herkunft dar. Die Einschränkung des Warenverzeichnisses durch den Zusatz

„alle vorgenannten Waren nur aus Edelmetallen und ausgenommen aus Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern“ sei als Verstoß gegen das Gebot der Rechtssicherheit unzulässig,

weil sie nur angebe, dass die beanspruchten Halsketten keine Merkmale aufweisen,

die Fahrradketten oder deren Teile darstellen, obwohl ein solches Merkmal („Fahrradkette“) durch das Anmeldezeichen ausdrücklich benannt werde. Der Umstand,

dass die Anmelderin ausschließlich filigrane Schmuckstücke aus Edelmetallen vertreibe, sei für die Frage der Schutzfähigkeit der beanspruchten Wortfolge grundsätzlich unerheblich, da die Benutzung vom Markeninhaber jederzeit verändert und

die Marke auf Dritte übertragen werden könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die

positiv formulierte Einschränkung weise ein bestimmtes Merkmal auf, das vom

Anmeldezeichen nicht benannt werde, nämlich „Halsketten [Schmuck]; alle vorgenannten Waren nur aus Edelmetallen“, die weder Fahrradketten seien noch Fahrradketten ähnelten. Der Bundesgerichtshof (BGH) habe in seiner Entscheidung zur

Wortmarke „Willkommen im Leben“ (GRUR 2009, 778) Disclaimer als zulässig eingestuft, die weite Waren- und Dienstleistungsbegriffe auf bestimmte Inhalte bzw.

Themenbereiche begrenzten. Um einen solchen Ausnahmevermerk handele es

sich auch hier, weil ausdrücklich auf jeglichen Bezug zu Fahrradketten verzichtet

werde. Die Anmelderin plane ausschließlich den Handel mit filigranen Halsketten

aus Edelmetallen, bei denen Fahrradketten oder -glieder keine Rolle spielten. Der

Disclaimer entspreche auch demjenigen, der im Beschluss des Bundespatentgerichts (BPatG) vom 3. Dezember 2020 (30 W (pat) 30/20 – AUSSENBORDER)

als zulässig angesehen worden sei, obwohl durch ihn verschiedene Waren und

Dienstleistungen mit der Formulierung „… mit fiktionalen, unterhaltenden und werbenden Inhalten mit Ausnahme von Inhalten zu Außenbordmotoren“ eingeschränkt

worden seien, weil die weitere Einschränkung „mit Ausnahme von Inhalten zu

Außenbordmotoren“ nur eine nochmalige inhaltliche Konkretisierung darstelle. Auch

die vorliegende weitere Einschränkung „… und ausgenommen aus Fahrradketten

sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern“ diene nur der weiteren gestalterischen Konkretisierung der positiv formulierten Beschränkung auf „Halsketten aus Edelmetallen“. Zwar seien Halsketten

grundsätzlich der gestalterischen Form einer Fahrradkette zugänglich. Dies gelte

aber nicht mehr bei einer Einschränkung auf das Material Edelmetall, wie z. B. Gold

oder Silber. Fahrradkettenglieder aus Edelmetall seien keine üblichen und naheliegenden Gestaltungselemente von Halsketten. Ein solches Verständnis liege nur bei

Halsketten nahe, die das Gestaltungsmerkmal einer echten Fahrradkette eindeutig

aufwiesen. Diese Gattung von Halsketten werde aber nunmehr ausdrücklich nicht

mehr beansprucht. Die Recherchebelege des Senats zeigten im Wesentlichen Halsketten aus echten Fahrradketten oder -gliedern, während die Belege mit filigraneren

Schmuckstücken allesamt jüngeren Datums seien und den Begriff „bicycle chain“

nicht als Merkmalsbeschreibung benutzten, sondern eine unternehmerische Verbindung zur Anmelderin herstellten, der bereits im Jahr 2017 mit ihrem Schmuckprodukt „bicycle chain“ ein erster großer Erfolg als Designerin gelungen und

worüber am 27. August 2017 im Modemagazin InStyle berichtet worden sei

(https://www.instyle.de/fashion/fahrradkette-blogger-schmuck). Erst daraufhin seien

Halsketten aus Edelmetallen, die gerade keine Fahrradketten oder -glieder als

Gestaltungsmerkmal aufwiesen, mit „bicycle chain“ gekennzeichnet worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des DPMA vom

27. Juli 2020 aufzuheben.

Mit gerichtlichen Schreiben von 9. September 2022 und vom 9. Mai 2023 ist die

Anmelderin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 5,

Bl. 39 – 90R GA) auf die Schutzunfähigkeit des Anmeldezeichens und die Unzulässigkeit des Disclaimers hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig,

aber unbegründet.

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „bicycle chain“ als Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 14 stehen die Schutzhindernisse der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und der fehlenden Unterscheidungskraft

nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung

daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr

zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des

Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der

Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der

Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Bestimmung verfolgt das im

Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal

oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen

anbieten, frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als

Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011, 1035

Rdnr. 37 - Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH WRP 2021, 1166

Rdnr. 13 f. – Black Friday; GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen).

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der betroffenen

Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723

Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; BGH a. a. O. Rdnr. 14 – Black

Friday; GRUR 2009, 669 Rdnr. 16 – POST II). Dabei ist auf das Verständnis des

Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und

verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise zum

Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen

Concord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 23 - 25 – Bostongurka; a. a. O. – Chiemsee;

BGH a. a. O. Rdnr. 19 – Black Friday; a. a. O. – Stadtwerke Bremen).

Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die

Zeichen und Angaben nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Verkehrsverständnis bereits tatsächlich für die Merkmale der beanspruchten Waren

oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden. Wie sich aus dem Wortlaut

der Bestimmung ergibt, genügt es, dass die Zeichen oder Angaben diesem Zweck

dienen können. Ein Freihaltebedürfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung

der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche

Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 2010, 534

Rdnr. 52

– Prana Haus/HABM

[PRANAHAUS]; GRUR 2004, 146

Rdnr. 32 - ABM/Wrigley [Doublemint]; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 – Campina

Melkunie [BIOMILD]; BGH a. a. O. – Black Friday; a. a. O. Rdnr. 42 – Stadtwerke

Bremen).

b) Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das angemeldete Wortzeichen „bicycle

chain“ aus Sicht der angesprochenen inländischen Verkehrskreise schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 22. Mai 2019, ausschließlich aus einer Angabe bestanden, die

zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Halsketten aus Edelmetall der

Klasse 14 geeignet ist.

aa) Von den vorgenannten Waren werden breite Verkehrskreise, nämlich sowohl

der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch Fachhändler für Juwelier- und Schmuckwaren angesprochen.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Bestandteilen „bicycle“ und „chain“ zusammen.

aaa) Das Substantiv „bicycle“ mit der Bedeutung „Fahrrad“ gehört zum englischen

Grundwortschatz (PONS; Die 1000 wichtigsten Wörter, Englisch Grundwortschatz

2007, S. 21; Freese, Langenscheidt Grundwortschatz Englisch 2000, S. 262);

Häublein/Jenkins, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz 2000, S. 301, Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis, alle nachfolgend genannten Anlagen sind

solche zum ersten gerichtlichen Hinweis vom 9. September 2022).

bbb) Dies gilt auch für das englische Hauptwort „chain“, das mit „Kette“ übersetzt

wird (Freese, a. a. O., S. 134; Häublein/Jenkins, a. a. O., S. 266, Anlagenkonvolut 1). Unter einer „Kette“ versteht man u. a. eine „Reihe aus beweglich ineinandergefügten oder mit Gelenken verbundenen [Metall]gliedern oder einen „[Hals]schmuck

aus beweglich ineinandergefügten Metallgliedern, miteinander verbundenen Plättchen, auf eine Schnur aufgereihten Perlen, Schmucksteinen o. Ä.“

(https://www.duden.de/rechtschreibung/Kette, Anlagenkonvolut 1).

cc) In der Gesamtheit kommt der Wortfolge „bicycle chain“ die Bedeutung „Fahrradkette“ zu. Dabei handelt es sich zudem um die korrekte Übersetzung des auch im

Englischen existierenden Gesamtbegriffs

„bicycle chain“

(https://leo.org;

https://de.pons.com/, Anlagenkonvolut 2).

aaa) Unter dem Gesamtbegriff „bicycle chain“ bzw. „Fahrradkette“ wird nach seiner

ursprünglichen Wortbedeutung eine Kette verstanden, durch die beim Fahrrad die

Antriebskraft von der Tretkurbel auf einen Zahnkranz an der Hinterachse übertragen

wird (https://www.duden.de/rechtschreibung/Fahrradkette). Aufgrund der Bewegung über einen Zahnkranz und des genormten Abstands zwischen den Kettengliedern weisen Fahrradketten(-glieder) eine bestimmte Form auf.

bbb) Im Schmuckbereich ist die Wortkombination „bicycle chain“ bzw. „Fahrradkette“ schon vor dem Anmeldetag, dem 22. Mai 2019, zur Bezeichnung der Gestaltung und/oder des Motivs von Halsketten verwendet worden.

(1) Zum einen werden mit ihr Halsketten bezeichnet, deren Kettenglieder entfernt

an die Struktur einer Fahrradkette erinnern oder die – als Kettenglieder oder

Anhänger – Elemente von echten oder nachgebildeten Fahrradketten aufweisen

(Anlagenkonvolut 3):

-

„Elli PREMIUM Halskette Damen Geo Bicycle Chain mit Kristalle in 925

Sterling Silber … Im Angebot von Amazon.de seit: 24. September 2018“;

-

„Elli PREMIUM Halskette Damen Layer Bicycle Chain Labradorit Stein

925 Sterling Silber … Im Angebot von Amazon.de seit: 25. Oktober

2018“;

-

„Bungsa® Herren-Halskette Fahrradketten-Optik aus 316L Edelstahl

60cm … Highlight: Halskette mit Fahrradketten-Design … Im Angebot

von Amazon.de seit: 28. Februar 2016“;

-

„Fahrradkette Charm an einer silbernen Kette Halskette Schönes

Geschenk für einen Radfahrer …“ (mit Kundenbesprechungen aus dem

Jahr 2016, https://www.etsy.com/de/...);

-

„Elegante Fahrradkette Halskette Kordel oder Silberkette Wundervolles

Geschenk für jeden Fahrradfahrer oder Radfahrer Silber Verschluss…“

(mit

Kundenbesprechungen

aus

dem

Jahr

2016,

https://www.etsy.com/de/...).

(2) Zum anderen sind schon vor dem maßgeblichen Anmeldetag in großem Umfang

Halsketten mit Anhängern angeboten worden, die ein Fahrradmotiv aufweisen, wie

z. B. ein miniaturisiertes Fahrrad oder eine kleine Fahrradfahrerfigur, und daher

ebenfalls als Fahrradkette bezeichnet werden (Anlagenkonvolut 5):

-

„Miniblings Fahrrad Kette Halskette 45cm Rad Rennrad Fahrradkette

versilbert Herz – Handmade Modeschmuck-Gliederkette versilbert … Im

Angebot von Amazon.de seit: 19. April 2016“;

-

„WANDA PLATA Kette Fahrrad für Damen, Junge Mädchen, 925 Silver,

Bike Kette Anhänger Schmuck … Im Angebot von Amazon.de seit: 1. Mai

2019“;

-

„Sovats Damen Fahrrad Halskette … HERGESTELLT AUS SOLIDEM

925 STERLING SILBER … Im Angebot von Amazon.de seit: 28. April

2016“;

-

„Miniblings 3er Fahrrad Kette Halskette 45cm Bicycle Herz Zweirad

Drahtesel – Handmade Modeschmuck – Gliederkette versilbert … Im

Angebot von Amazon.de seit: 10. Juli 2016“;

-

„Sterling Silber 925 Woman Cyclist Anhänger Halskette … Im Angebot

von Amazon.de seit: 30. Oktober 2017“;

- Urban She° Halskette mit Anhänger für Radfahrer, 925 Sterlingsilber …

Im Angebot von Amazon.de seit: 25. November 2018.

dd) Auf dem Schmucksektor spielt motivorientiertes Design eine besonders wichtige

Rolle (BPatG 26 W (pat) 52/20 – DREIZACK; 29 W (pat) 41/12 – Camomilla; BPatG

28 W (pat) 123/09 – Froschkönig). Das Motiv der Produkte ist hierbei eines der

wichtigsten Auswahlkriterien. Daher werden sie regelmäßig auch in der Produktbeschreibung durch wörtliche Benennung des Motivs bezeichnet. Für solche Waren

ist daher ein als Motivangabe zu verstehendes Zeichen als unmittelbar beschreibende Angabe nicht schutzfähig (vgl. BPatG 28 W (pat) 523/12 – Märchenprinzen).

So liegt der Fall auch hier, weil die angemeldete Wortfolge „bicycle chain“ sich darin

erschöpft, das Motiv der beanspruchten Schmuckhalsketten aus Edelmetall unmittelbar zu beschreiben, sei es, dass deren Kettenglieder vom Design her an die

Struktur einer Fahrradkette erinnern, sei es, dass sie über einen Anhänger aus

einem miniaturisierten Fahrrad oder einer kleinen Figur auf einem Fahrrad verfügen.

ee) Auch die vorgenannte Mehrdeutigkeit kann keine Schutzfähigkeit begründen.

Denn ein Zeichen kann bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen werden,

wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der

betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 146

Rdnr. 32 – HABM/Wrigley [Doublemint]). Vorliegend sind sogar alle möglichen Deutungen beschreibend. Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung eines

Begriffs setzt zudem nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen

erlangt und sich damit eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet

hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein,

wenn das Zeichenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht

klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR 2014, 872 Rdnr. 25 – Gute Laune Drops; GRUR

2014, 569, Rdnr. 18 – HOT; GRUR 2013, 522, Rdnr. 13 – Deutschlands schönste

Seiten). Der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene

Interpretationsaufwand der angesprochenen Verkehrskreise reicht für die Bejahung

der Schutzfähigkeit nicht aus (BGH a. a. O. Rdnr. 24 - HOT). Eine gewisse Allgemeinheit oder Unschärfe ist sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst

weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend

erfassen zu können.

ff) Da die Eignung zur Beschreibung festgestellt worden ist, bedarf es für die

Begründung des Eintragungshindernisses wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses keines weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in

welchem Umfang das Anmeldezeichen als beschreibende Angabe bereits vor dem

Anmeldezeitpunkt bekannt war oder verwendet wurde. Es genügt, wie sich schon

aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass sie diesem Zweck

dienen kann. Abgesehen davon hat der Senat, wie oben ausgeführt, zahlreiche tatsächliche Anhaltspunkte dafür gefunden, dass der Verkehr schon vor dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt die Kennzeichnung „bicycle chain“ im Sinne von Fahrradkette für Halsketten aus Edelmetall ohne weiteres als Angabe über die Formgestaltung solcher Waren verstanden hat.

gg) Der Umstand, dass die Anmelderin ausschließlich den Handel mit filigranen

Halsketten aus Edelmetallen plane, bei denen Fahrradketten oder -glieder keine

Rolle spielen, ist für die Frage der Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens ohne

Belang, da diese nicht nach den individuellen Vermarktungsstrategien und Werbekonzeptionen der Anmelderin bestimmt wird, die jederzeit geändert werden können

(vgl. BGH GRUR 2009, 411 Rn. 12 – STREETBALL; BPatG 30 W (pat) 564/17

–- SinusTracker; 29 W (pat) 546/16 – Piroda).

hh) Es kommt auch nicht darauf an, ob die Anmelderin die verfahrensgegenständliche Wortfolge „erfunden“ hat. Der Aspekt der „Neuheit“ bzw. „erfinderischen Tätigkeit“ spielt bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens im Markenrecht

– anders als im Patentrecht – keine Rolle (vgl. BGH GRUR 2003, 436,

439 - Feldenkrais; BPatG 29 W (pat) 35/19 – World SimRacing League; 29 W (pat)

516/17 – Keramik komplett; 25 W (pat) 76/17 – Paletas Berlin).

Das angemeldete Zeichen stellt daher eine freihaltebedürftige Merkmalsbezeichnung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

2. Wegen seines unmittelbar beschreibenden Charakters für die beanspruchten

Waren hat dem angemeldeten Wortzeichen „bicycle chain“ zum Anmeldezeitpunkt

auch die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

gefehlt.

3. Der Ausnahmevermerk „alle vorgenannten Waren nur aus Edelmetallen und ausgenommen aus Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern“ ist nicht geeignet, aus den beiden Schutzhindernissen herauszuführen.

a) Entgegen der Ansicht der Anmelderin schließt die Einschränkung der beanspruchten Waren durch die bloße Materialangabe „nur aus Edelmetallen“ ein Verständnis des Anmeldezeichens als unmittelbar beschreibende Angabe nicht aus.

Aus den meisten der oben zitierten Recherchebelege geht hervor, dass die angebotenen Halsketten im Fahrradkettendesign oder mit Fahrrad-Motiv aus oder zumindest mit Edelmetall, nämlich Silber oder Gold, gefertigt sind. Aber selbst wenn

derzeit keine solchen Halsketten aus Edelmetall belegbar wären, so würden die an

die Verwendung von Edelmetall in der Schmuckbranche gewöhnten Verkehrskreise

angesichts der Kennzeichnung „bicycle chain“ auch bei Halsketten aus Edelmetall

ohne weiteres auf eine Halskette im Fahrradkettendesign und/oder mit einem Fahrradmotiv schließen.

b) Der negativ formulierte Disclaimer „… und ausgenommen aus Fahrradketten

sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern“ ist unzulässig.

aa) Die Einschränkung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gemäß

§ 39 Abs. 1 MarkenG muss dem Gebot der Rechtssicherheit entsprechen (EuGH

GRUR 2004, 674 Rdnr. 114 - 117 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-

Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2009, 778 Rdnr. 9 – Willkommen im

Leben). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes für Dritte und insbesondere Konkurrenten aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klar und

eindeutig hervorgehen muss (EuGH GRUR 2012, 822 Rdnr. 46 ff. – IP

TRANSLATOR). Dazu muss die Einschränkung die allgemeinen und objektiven

Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer

wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen,

wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt (BGH GRUR 2002,

340 Rdnr. 29 – Fabergé; GRUR 2013, 725 Rdnr. 33 – Duff Beer). Nicht zulässig ist

es, sich darauf zu beschränken anzugeben, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen

(EuGH a. a. O.

Rdnr. 114 - Postkantoor]; BGH a. a. O. – Willkommen im Leben). Eine solche Praxis

würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen.

Dritte – insbesondere Konkurrenten – wären im Allgemeinen nicht darüber informiert, dass sich bei bestimmten Waren oder Dienstleistungen der durch die Marke

verliehene Schutz nicht auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die

ein bestimmtes Merkmal aufweisen, und könnten so dazu veranlasst werden, bei

der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder

Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal

beschreiben (EuGH a. a. O. Rdnr. 115 – [Postkantoor]).

bb) Um einen solchen unzulässigen negativen Disclaimer handelt es sich hier. Bei

der Formulierung „… und ausgenommen aus Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern“ wird die

Anmeldung in der Art und Weise eingeschränkt, dass die beanspruchten „Halsketten [Schmuck]“ „nur aus Edelmetallen“ ein bestimmtes, durch das Anmeldezeichen beschriebenes Merkmal nicht aufweisen, dass sie nämlich weder aus Fahrradketten oder -gliedern bestehen, noch die Form von Fahrradketten oder deren

Gliedern aufweisen. Eine solche Einschränkung würde jedoch zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Denn aufgrund der

Sachangabe „Fahrradkette“ könnten die angesprochenen Verkehrskreise trotzdem

denken, die damit gekennzeichneten Halsketten erinnerten von ihrem Design her

an eine Fahrradkette im technischen Sinne oder verfügten über ein Fahrradmotiv.

cc) Etwas anderes ergibt sich entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht

aus der Entscheidung des BGH zur Wortmarke „Willkommen im Leben“ (GRUR

2009, 778) oder dem Beschluss des BPatG zur Wortmarke „AUSSENBORDER“

(30 W (pat) 30/20). Dem Beschluss des BGH lag ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit – ausschließlich – positiv formulierten Einschränkungen auf

bestimmte Inhalte zugrunde, wie z. B. „Bild- und Tonträger zu den Themen Kochen,

Backen, Ernährung, Gesundheit, Fitness …“. Auch im Verfahren vor dem BPatG

waren die problematischen medialen Waren und Dienstleistungen mit einem Zusatz

eingeschränkt worden, der in seinem ersten Teil eine positive inhaltlich-thematische

Eingrenzung enthielt („mit fiktionalen, unterhaltenden und werbenden Inhalten“), so

dass der sich daran anschließende negativ formulierte zweite Teil („… mit Ausnahme von Inhalten zu Außenbordmotoren“) als nochmalige thematisch-inhaltliche

Konkretisierung bzw. Beschränkung gewertet worden ist. Dabei sind beide Teile des

einschränkenden Zusatzes als inhaltlich aufeinander bezogene Einheit angesehen

worden, die insgesamt auf eine Beschränkung auf bestimmte Inhalte gerichtet ist.

Eine solche aufeinander bezogene Einheit, bei der der zweite Teil den ersten Teil

nur konkretisiert, liegt bei der vorliegenden Kombination aus einer – positiv formulierten – Materialangabe und einem – negativ formulierten – Ausschluss bestimmter

Formen nicht vor. Der zweite Teil dient nicht der Konkretisierung des angegebenen

Materials, sondern befasst sich mit einem völlig neuen Aspekt, nämlich der Formgebung. Hinzu kommt, dass dieser Disclaimer, wenn er zulässig wäre, die beschreibende Bedeutungsalternative einer Halskette mit einem Fahrradmotiv als Anhänger

oder Kettenglied nicht beseitigen würde.

dd) Auf die Unzulässigkeit dieses bereits im patentamtlichen Verfahren vorgenommenen Disclaimers ist die Beschwerdeführerin sowohl im angefochtenen Beschluss

als auch mit den beiden gerichtlichen Schreiben vom 9. September 2022 und 9. Mai

2023 ausdrücklich hingewiesen worden. Da sie diesen nicht zurückgenommen hat,

kommt eine Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens schon aus formellen Gründen

nicht in Betracht.

4. Soweit die Anmelderin geltend machen will, dass die beanspruchte Wortfolge die

Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden habe, sind die notwendigen

Voraussetzungen dafür weder schlüssig vorgetragen noch belegt worden.

a) Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer

Benutzung für die Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG

durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede

stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden

(EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 54 – Chiemsee; GRUR 2014, 776

Rdnr. 40 f.

- Deutscher Sparkassen-

und Giroverband/Banco Santander

[Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2016, 1167 Rdnr. 31 – Sparkassen-Rot). Zu berücksichtigen sind dabei der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die

geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand

des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH a. a. O. Rdnr. 51 – Chiemsee;

a. a. O. Rdnr. 41 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander

[Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O. – Sparkassen-Rot). Wenn die Beurteilung der

Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten aufwirft, kann die Frage der

Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung geklärt werden

(EuGH a. a. O. Rdnr. 53 – Chiemsee; BGH a. a. O. Rdnr. 32 – Sparkassen-Rot), die

häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung

ist (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 32 – Sparkassen-Rot; BGH GRUR 2014, 483 Rdnr. 32

– test).

b) Zu keinem dieser Gesichtspunkte hat die Anmelderin innerhalb der ihr zuletzt bis

zum 11. September 2023 gesetzten Frist vorgetragen oder Glaubhaftmachungsmittel vorgelegt.

Der Hinweis auf einen Bericht vom 27. August 2017 über den ersten Erfolg der

Anmelderin als Designerin mit ihrem Schmuckprodukt „bicycle chain“ im Modemagazin

InStyle

(https://www.instyle.de/fashion/fahrradkette-blogger-schmuck)

reicht dafür nicht aus, worauf sie bereits mit gerichtlichem Schreiben vom 9. Mai

2023 hingewiesen worden ist. Gegen eine Verkehrsdurchsetzung spricht zudem die

Kürze der Zeit zwischen dieser Veröffentlichung und der Anmeldung am 22. Mai

2019.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von

der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen

Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,

eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes

vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses

beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Staats

…