BPatG Beschluss vom 12.11.2024 – 17 W (pat) 10/22

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 10/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2019 113 659.8

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 12. November 2024 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann,

der Richterin Akintche und des Richters Dr. Ing. Harth

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2024:121124B17Wpat10.22.0

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 22. Mai 2019 beim Deutschen Patent-

und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung:

„Endoskop“.

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 02 B des Deutschen

Patent- und Markenamtes durch Beschluss vom 20. Mai 2022 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der zum damaligen

Zeitpunkt geltende Unteranspruch 2 zusammen mit den im Patentanspruch 1

vorgenommenen Änderungen den Gegenstand der Anmeldung erweitern würde.

Zudem könne der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht als auf einer

erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten.

Gegen diesen am 27. Mai 2022 gegen Empfangsbekenntnis zugestellten Beschluss

der Prüfungsstelle richtet sich die am 3. Juni 2022 beim DPMA eingegangene

Beschwerde der Anmelderin. Sie verteidigt darin ihr Patentbegehren mit den

beigefügten neuen Patentansprüchen 1 bis 9.

Die Beschwerdeführerin ist, wie schriftsätzlich angekündigt, zur ordnungsgemäß

geladenen mündlichen Verhandlung am 12. November 2024 nicht erschienen.

Die Anmelderin hat zuletzt mit Schriftsatz vom 7. Oktober 2024 beantragt:

1.

2.

den Zurückweisungsbeschluss vom 20. Mai 2022 aufzuheben und

das nachgesuchte Patent im Umfang der mit dem Beschwerdeschriftsatz

vom 3. Juni 2022 neugefassten Patentansprüche 1 bis 9 zu erteilen.

3.

Hilfsweise wird Rückverweisung der Patentanmeldung an die

Prüfungsstelle beantragt.

Den Hilfsantrag begründet die Beschwerdeführerin mit einer Verletzung des

rechtlichen Gehörs

durch

die

Prüfungsstelle. Diese

habe

den

Zurückweisungsbeschluss vor Ablauf einer am 10. Juni 2022 ablaufenden

Rückäußerungsfrist auf den Prüfungsbescheid vom 10. Februar 2022 erlassen.

Der geltende Patentanspruch 1 (mit einer Gliederung versehen, wobei

Änderungen zum Patentanspruch 1 gemäß dem Zurückweisungsbeschluss

hervorgehoben sind) lautet:

M1 Endoskop

M2 mit einem hohlen Instrumentenschaft (1), wobei in dem Instrumentenschaft

(1)

M3a mindestens eine am distalen Ende (4) des Instrumentenschaftes (1)

angeordnete Bildaufnahmeeinheit (2) sowie

M4 mindestens eine Beleuchtungseinheit (3) zur Ausleuchtung eines mittels der

mindestens einen Bildaufnahmeeinheit (2) zu betrachtenden Untersuchungsgebietes angeordnet sind, wobei

M5

die mindestens eine Beleuchtungseinheit (3) in Richtung der Längsachse (7)

des Instrumentenschaftes (1) betrachtet, proximalseitig vor der mindestens

einen Bildaufnahmeeinheit (2) im Instrumentenschaft (1) angeordnet ist und,

dass

M6

im Instrumentenschaft (1) mindestens ein optisches System (8) angeordnet

ist, über das das von der mindestens einen Beleuchtungseinheit (3)

abgestrahlte Licht dem Untersuchungsgebiet zuführbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M7

das mindestens eine optische System (8) als Reflektoreinheit (10)

ausgebildet ist und, dass

M8

ein Bereich

(9) des

Instrumentenschaftes

(1)

im Bereich der

Beleuchtungseinheit (3) im Querschnitt radial expandierbar ausgebildet ist,

M9

um das abgestrahlte Licht entlang der Außenseite des Instrumentenschaftes

(1) nach distal hin zum Untersuchungsgebiet zu lenken.

Im Verfahren wurde folgender Stand der Technik genannt:

D1: DE 10 2018 102 587 B3

D2: US 2014 / 0 235 942 A1

D3: US 2010 / 0 225 754 A1

D4: WO 2014 / 168 987 A1

D5: US 2018 / 0 333 588 A1

D6: US 2005 / 0 267 452 A1

Zu den weiteren Einzelheiten, insbesondere dem Wortlaut der Patentansprüche 2

bis 9, wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die Beschwerde wurde rechtzeitig eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie hat

jedoch keinen Erfolg, da der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht

patentfähig ist.

1.

Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Endoskop mit einem hohlen

Instrumentenschaft, in welchem jeweils mindestens eine Bildaufnahmeeinheit sowie

eine Beleuchtungseinheit zur Ausleuchtung eines mittels der Bildaufnahmeeinheit

zu betrachtenden Untersuchungsgebietes angeordnet sind (Offenlegungsschrift,

Absatz [0001]).

In der Regel würden (Video-)Endoskope im distalen Ende, d. h. dem von einer

Bedienperson entfernten Ende, des Instrumentenschaftes eine möglichst zentrisch

angeordnete Bildaufnahmeeinheit besitzen, um die herum eine Beleuchtungseinheit

in der Form von LEDs oder Glasfaserkabeln angeordnet sei

(vgl.

Offenlegungsschrift, Absatz

[0002]). Aufgrund der begrenzten

räumlichen

Verhältnisse innerhalb des Querschnitts des Instrumentenschaftes müsse immer

ein Kompromiss zwischen der Größe der Bildaufnahmeeinheit und der Größe der

Beleuchtungseinheit gefunden werden, um bei guter Ausleuchtung des

Untersuchungsgebietes eine ausreichend gute Bildqualität zu erhalten (vgl.

Offenlegungsschrift, Absatz [0003]).

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Endoskop zu schaffen, bei dem die

Bildaufnahmeeinheit

und

die Beleuchtungseinheit

so

innerhalb

des

Instrumentenschaftes

angeordnet

sind,

dass

einerseits

eine

hohe

Bildaufnahmequalität gewährleistet ist und andererseits das Untersuchungsgebiet

durch

die Beleuchtungseinheit ausreichend

ausgeleuchtet wird

(vgl.

Offenlegungsschrift, Absatz [0004]).

Als Fachmann, der mit der Lösung der genannten Aufgabe betraut wird, sieht der

Senat einen Ingenieur mit Hochschulabschluss der Fachrichtung technische Optik

oder einen Physiker mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet optischer

Geräte, insbesondere Endoskope, an.

2.

Zur Lehre des Patentanspruchs 1

2.1

Zur Lösung der vorbezeichneten Aufgabe schlägt Patentanspruch 1 ein

Endoskop (Merkmal M1) mit einem hohlen Instrumentenschaft gemäß dem

Merkmal M2 vor, wobei in dem Instrumentenschaft weitere Bestandteile des

Endoskops angeordnet sein sollen.

Eine einschränkende Definition eines Endoskops, etwa auf ein bestimmtes

Einsatzgebiet wie beispielsweise medizinische Anwendungen, lässt sich aus den

Anmeldeunterlagen nicht ableiten. Daher versteht der Fachmann ein Endoskop

nach Maßgabe des Merkmals M1 in ganz allgemeinem Sinne.

In den Ausführungsbeispielen gemäß den Figuren 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b und 4 weist

der hohle Instrumentenschaft 1 jeweils einen radial expandierbaren Bereich 9 (vgl.

Beschreibung, Absatz [0027]) auf, der gemeinsam mit den übrigen Bereichen des

hohlen Instrumentenschaftes 1 in dessen Innerem weitere Komponenten des

Endoskops beherbergt.

Demnach wird von dem Merkmal M2 ein hohler Instrumentenschaft bestehend aus

unterschiedlichen und auch radial expandierbaren Bereichen erfasst. Dabei bleibt

offen, ob der Instrumentenschaft aus einem Stück gebildet oder aus mehreren

Teilstücken zusammengesetzt

ist. Dass ein radial expandierbarer Bereich

anspruchsgemäß als Bestandteil des Instrumentenschaftes anzusehen ist, ergibt

sich außerdem aus dem Merkmal M8 (vgl. Abschnitt II.2.7).

2.2 Nach Maßgabe des Merkmals M3a soll

in dem

Instrumentenschaft

mindestens eine am distalen Ende des Instrumentenschaftes angeordnete

Bildaufnahmeeinheit befindlich sein.

Der Fachmann versteht unter „distal“ im Einklang mit der Beschreibung (vgl.

Absatz [0014], [0027], [0028] und [0035]) eine Angabe, die einen Ort oder eine

Richtung bezeichnet, der bzw. die von einer Bedienperson entfernt

ist.

Demgegenüber weist beispielsweise Absatz [0038] i. V. m. Figur 3a und 3b als

„proximales“ Ende 23 dasjenige Ende des Endoskops aus, welches der

Bedienperson nahe ist.

Angesichts der langgestreckten Gestalt eines Endoskops bezieht sich die

Ortsangabe „am distalen Ende“ des Merkmals M3a somit ganz allgemein auf das

der Bedienperson abgewandte Endstück. In den Figuren 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b und

4 ist die Bildaufnahmeeinheit 2 zwar als unmittelbar am äußersten distalen Ende

des Endoskops befindlich abgebildet. Eine solche

im Rahmen von

Ausführungsbeispielen vorgeschlagene Ausgestaltung hat jedoch im Wortlaut des

Patentanspruchs 1 keinen Niederschlag gefunden.

Des Weiteren kann eine anspruchsgemäße Bildaufnahmeeinheit nach

Absatz [0019]

i. V. m. den Figuren aus optischen Linsen 5 sowie einem

Bildsensor 6 bestehen. Der Wortlaut des Merkmals 3a wie auch des übrigen

Patentanspruchs 1 belässt es hingegen bei einer Bildaufnahmeeinheit im

Allgemeinen ohne Vorgaben zu deren innerem Aufbau.

2.3

In dem Instrumentenschaft des Endoskops soll gemäß dem Merkmal M4

mindestens eine Beleuchtungseinheit angeordnet sein. Die Beschreibung nennt im

Absatz [0032] als Beispiele für Beleuchtungseinheiten eine LED-Leuchte sowie ein

Lichtleitfaserbündel.

Als Zweck der Beleuchtungseinheit bestimmt das Merkmal M4, dass die

Beleuchtungseinheit zur Ausleuchtung eines mittels der Bildaufnahmeeinheit zu

betrachtenden Untersuchungsgebietes geeignet sein soll. Indessen legt das

Merkmal M4 nicht fest, in welcher räumlichen Richtung das auszuleuchtende

Untersuchungsgebiet liegen soll.

2.4 Die Beleuchtungseinheit soll –

in Richtung der Längsachse des

Instrumentenschaftes betrachtet – proximalseitig vor der Bildaufnahmeeinheit

angeordnet sein (Merkmal M5).

Proximalseitig bedeutet für den Fachmann „nahe bei einer Bedienperson gelegen“.

Proximalseitig vor der Bildaufnahmeeinheit liegt eine Beleuchtungseinheit folglich

dann, wenn sie sich näher bei einer Bedienperson befindet als die

Bildaufnahmeeinheit. Ein Beispiel ist in dem Endoskop gemäß den Figuren 3a und

3b i. V. m. Absatz [0038] gegeben. Das darin abgebildete Endoskop wird von der

rechten Seite her mittels eines Druckbolzens 24 bedient. Ganz links ist in den

Figuren 3a und 3b die Bildaufnahmeeinheit 2 des Endoskops abgebildet. Die

Beleuchtungseinheit 3 liegt weiter rechts davon. Sie ist damit der rechts gelegenen

Bedienseite näher und folglich proximalseitig vor der Bildaufnahmeeinheit 2

angeordnet, wie es in dem Merkmal M5 verlangt ist.

2.5 Um das von der Beleuchtungseinheit abgestrahlte Licht dem

Untersuchungsgebiet zuzuführen, soll nach Maßgabe des Merkmals M6 im

Instrumentenschaft ferner mindestens ein optisches System angeordnet sein. Als

Beispiel leiten die in den Figuren 1b, 2b, 3b und 5 i. V. m. Absatz [0025] und [0044]

jeweils gezeigten optischen Systeme 8 einen Lichtstrahl L

zu dem

Untersuchungsgebiet, welches links außerhalb des Bildes liegt.

Das optische System ist in dem Merkmal M6 in allgemeiner Form beansprucht.

Näheres hierzu bestimmt Patentanspruch 1 in den folgenden Merkmalen.

2.6 So soll das optische System gemäß dem Merkmal M7 als Reflektoreinheit

ausgebildet sein.

Das beleuchtende Licht soll demnach durch reflektierende Flächen geführt werden.

Dieses Prinzip zeigt beispielsweise die Figur 1b i. V. m. Absatz [0027], gemäß der

die Innenseite 11 des Instrumentenschaftes 1 reflektierend ausgebildet ist, um

dadurch eine Reflektoreinheit 10 zu bilden, die einen Lichtstrahl L umlenkt.

Die Beschreibung stellt im Rahmen des Ausführungsbeispiels gemäß der Figur 5

i. V. m. den Absätzen [0043] bis [0045] einer Reflektoreinheit 10 als alternatives

optisches System ein Linsensystem gegenüber. Die Frage, ob ein optisches

System, welches Linsen umfasst, durch das Merkmal M7 ausgeschlossen ist, ist

jedoch vorliegend letztlich nicht entscheidungserheblich.

2.7 Ein Bereich des Instrumentenschaftes des Endoskops soll nach Maßgabe

des Merkmals M8 im Bereich der Beleuchtungseinheit im Querschnitt radial

expandierbar ausgebildet sein.

Zur Erläuterung zeigen die Figuren 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b und 4 i. V. m.

Absatz [0024] bis [0029] einen Bereich 9 des Instrumentenschaftes 1, der eine

Beleuchtungseinheit 3 umgibt. Dabei stellen die Figuren 1a, 2a und 3a gemäß

Absatz [0033] jeweils einen nicht expandierten Ausgangszustand dar.

Das Merkmal M8 schreibt ausdrücklich vor, dass

„ein Bereich des

Instrumentenschaftes“ radial expandierbar ausgebildet sein soll. Demzufolge

rechnet der Anspruchswortlaut expandierbare Bestandteile unmissverständlich dem

Instrumentenschaft zu. Durch welche technischen Mittel der betreffende Bereich

des Instrumentenschaftes radial expandierbar sein soll, lässt das Merkmal M8

hingegen offen. Dementsprechend stellen aus flexiblen Materialien bestehende

radial expandierbare Komponenten gleichfalls expandierbare Bereiche eines

Instrumentenschaftes im Sinne des Merkmals M8 dar.

Durch das Merkmal M8 ausgeschlossen sind demgegenüber Ausführungsformen

eines Instrumentenschaftes, wie sie die Offenlegungsschrift in Figur 5 i. V. m.

Absatz [0043] und [0044] zeigt. Denn ein solcher Instrumentenschaft weist

ausdrücklich keinen expandierbaren Bereich auf.

Im Übrigen verortet das Merkmal M8 lediglich die Beleuchtungseinheit im

expandierbaren Bereich. Ob dagegen die Bildaufnahmeeinheit in diesem Bereich

oder außerhalb dieses Bereichs positioniert sein soll, legt der Anspruchswortlaut -

anders, als die Anmelderin meint - nicht fest.

2.8 Das abschließende Merkmal M9 des Patentanspruchs 1 besteht aus der

Zweckbestimmung, dass das abgestrahlte Licht entlang der Außenseite des

Instrumentenschaftes nach distal hin zum Untersuchungsgebiet gelenkt werden

soll.

Diese Zweckbestimmung bezieht sich sowohl auf die in dem Merkmal M7 normierte

Reflektoreinheit als auch auf den

radial expandierbaren Bereich des

Instrumentenschaftes gemäß dem Merkmal M8. Denn nach allen anhand der

Figuren 1b, 2b, 3b und 4 erläuterten Ausführungsbeispielen lenkt ein reflektierender

Teilbereich 12 (vgl. Absatz [0027]) im expandierten Zustand das abgestrahlte Licht

um, so dass es sich nach distal hin in die Richtung des Untersuchungsgebietes (also

in den Figuren nach

links) ausbreitet. Dabei passiert das Licht einen

lichtdurchlässigen Teilbereich 13 (vgl. Absatz [0027]), der im Patentanspruch 1

jedoch nicht verlangt wird.

Die Bedeutung der weiteren Vorgabe des Merkmals M9, wonach das abgestrahlte

Licht „entlang der Außenseite des Instrumentenschaftes“ nach distal gelenkt

werden soll, erschließt sich für den Fachmann aus den Figuren 1b, 2b, 3b und 4

i. V. m. Absatz [0014],

[0027] und

[0028].

In den dort gezeigten

Ausführungsbeispielen ragt der reflektierende Teilbereich 12 im expandierten

Zustand radial so weit hinaus, dass er einen Lichtstrahl L auf einen Weg außerhalb

etwaiger nicht expandierbarer Teile des Instrumentenschaftes umzulenken vermag.

Auf diese Weise gelangt der Lichtstrahl L an der Bildaufnahmeeinheit 2 vorbei zum

distal gelegenen Untersuchungsgebiet.

Demzufolge zielt die Zweckangabe des Merkmals M9 im Grunde darauf ab, dass

das abgestrahlte Licht entlang der Außenseite der Bildaufnahmeeinheit 2 auf einer

den nicht expandierbaren Teil des

Instrumentenschafts überragenden

Querschnittsfläche nach distal hin zum Untersuchungsgebiet zu lenken ist.

Indessen schränkt die Richtungsangabe des Merkmals M9 „nach distal hin“ den

Weg des abgestrahlten Lichts nicht auf Richtungen im Raum ein, die in etwa parallel

zur Längsachse des

Instrumentenschaftes verlaufen. Denn eine seitliche

Begrenzung des Abstrahlwinkels geht aus dem Wortlaut des Merkmals M9 nicht

hervor. Somit erfasst Patentanspruch 1, das Licht zu einem Gebiet in Form einer

distal ausgerichteten Halbkugel zu lenken, welches somit - entgegen der

Auffassung der Anmelderin - nicht ausschließlich ein in Richtung der Längsachse

des

Instrumentenschaftes orientiertes Gebiet darstellt,

in dem das

Untersuchungsgebiet enthalten ist.

3.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig, da

es ihm an der erforderlichen Neuheit gegenüber der in der Druckschrift D4

offenbarten Lehre fehlt.

3.1 Die internationale Anmeldung D4 betrifft einen Katheter (vgl. Titel und

Abstract: „Cardiac ablation catheter“; Anspruch 1: „ablation catheter“), mit dem

Gewebe eines Patienten abgetragen werden kann. Außerdem lehrt die D4

verallgemeinernd auch medizinische Anordnungen (vgl. Absatz [0086]: „medical

devices“), die in gleicher Weise wie ein solcher Katheter aufgebaut sind, jedoch

nicht zur Ablation eingesetzt werden sollen.

Dementsprechend ist Anspruch 1 der D4 auf einen Ablations-Katheter gerichtet und

der Nebenanspruch 9 der D4 hat eine aufblasbare Anordnung zum Gegenstand,

die geeignet ist, in einem Patienten positioniert zu werden (vgl. Anspruch 9:

„inflatable assembly adapted to be positioned within a patient“). Hierbei stimmen die

Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 9 mit Ausnahme der in dem

Anspruch 1 zusätzlich geforderten Ablations-Elektroden jeweils überein.

Infolgedessen offenbart Nebenanspruch 9 der D4 eine Lehre, die den Gegenstand

des Anspruchs 1 der D4 mit umfasst. Analog dazu unterfallen die in den Figuren 1

bis 5 und 40 der D4 gezeigten, zu Ausführungsbeispielen gehörigen Anordnungen

dem Nebenanspruch 9 der D4.

All diesen Anordnungen ist gemäß dem Nebenanspruch 9 der D4 gemein, dass sie

einen expandierbaren Bereich („expandable membrane“), eine Bildaufnahmeeinheit

(„imaging member“), einen Reflektor

(„diffuse

reflector“), sowie eine

Beleuchtungseinheit („light source“) aufweisen, um damit ein Gebiet („field of view“)

zu beleuchten und zu untersuchen, welches innerhalb eines Patienten gelegen ist

(„adapted to be positioned within a patient“). Damit offenbart die D4 durch jede der

zuvor genannten Anordnungen ein Endoskop gemäß dem Merkmal M1.

Im Übrigen bezeichnet die D4 in dem Absatz [0113] vergleichbare Anordnungen im

Stand der Technik als endoskopische Katheter („endoscopic catheter“).

3.2 Das in den Figuren 2A und 2B der D4 abgebildete Endoskop weist einen

Schaft 55 auf (vgl. Absatz [0072]: „irrigation shaft 55“). Der Schaft 55 umgibt einen

Hohlraum 52 (vgl. Absatz [0072]: „irrigation lumen 52“).

Durch den Hohlraum 52 wird gemäß den Erläuterungen im Absatz [0081] der D4

eine Flüssigkeit zu einer Membran 12 gepumpt, um diese zu füllen und dadurch zu

expandieren (vgl. Absatz [0081]: „the fluid that inflates membrane 12 causing it to

be reconfigured toward its expanded configuration“). Diese Funktionsweise

erfordert zwangsläufig, dass der hohle Schaft 55 und die Membran 12 fluiddicht

miteinander verbunden sind.

Als bauliche Einheit stellen der hohle Schaft 55 und die ihrerseits einen Hohlraum

umgebende Membran 12 einen hohlen Instrumentenschaft gemäß dem Merkmal

M2 dar.

3.3 Die Membran beherbergt

in

ihrem

Inneren unter anderem eine

Bildaufnahmeeinheit, die in Anspruch 1 und 9 der D4 gleichlautend als „an imaging

member disposed within the expandable membrane“ angesprochen wird. Eine

mögliche Ausgestaltung einer solchen Bildaufnahmeeinheit ist den Figuren 2A und

4 iVm Absatz [0082] durch die Angabe „camera assembly 32 that includes a plurality

of cameras 33“ entnehmbar.

Die Bildaufnahmeeinheit ist nach der Lehre der D4 in der Ausführungsform gemäß

Figur 2A (zusammen mit der die Bildaufnahmeeinheit umgebenden Membran) an

dem in den Patienten einzuführenden Ende des Endoskops (im Bild jeweils links)

und mithin am distalen Ende des Instrumentenschaftes angeordnet – Merkmal M3a.

Gleiches gilt für die Ausführungsform nach Figur 40 der D4.

Das darin abgebildete Endoskop weist patientenseitig eine Membran 201 an einem

Schaft 202, 203 auf (vgl. Absatz [0157]: „balloon 201 as shown in figure 40, such

balloon being located around a central stem 202 ... optional long protrusion 203“).

Innerhalb der Membran 201 befindet sich eine Bildaufnahmeeinheit (vgl. Absatz

[0159]: „cameras“). Diese zeichnet sowohl das Innere der Membran (vgl. Absatz

[0157]: „to capture the image of the internal surface of the balloon“) als auch die

Umgebung auf (vgl. Absatz [0159]: „the image display will show the internal surface

of the balloon fixed and everything outside the balloon (e.g., cardiac tissue)

moving“), also beispielsweise Herzgewebe des Patienten.

Zusätzlich kann das Endoskop nach Figur 40 einen Lagesensor 204 umfassen (vgl.

Absatz [0158]: „accelerometer 204 ... to detect the orientation of the balloon in

relation to gravity“). Mithilfe der Lageinformation können anatomische Details als

ruhend dargestellt werden, obwohl eine Bedienperson das Endoskop dreht (vgl.

Absatz [0161]: „the image that the user views shows the fixed features (e.g.,

electrodes) being rotated while anatomical features remain still“).

Aus dem Umstand, dass das die Bildaufnahmeeinheit aufweisende Ende des

Endoskops in den Patienten einzuführen ist, ergibt sich auch bei dem in der Figur

40 gezeigten Endoskop eine am distalen Ende des Instrumentenschaftes

angeordnete Bildaufnahmeeinheit gemäß dem Merkmal M3a.

3.4 Nach dem nebengeordneten Anspruch 9

(und ebenso wortgleich

Anspruch 1) der D4

ist

in der expandierbaren Membran außerdem eine

Beleuchtungseinheit („light source“) angeordnet, deren Licht auf das Blickfeld der

Bildaufnahmeeinheit gerichtet wird („the light is directed towards a field of view of

the imaging member“), und dadurch das zu betrachtende Untersuchungsgebiet

ausleuchtet – Merkmal M4.

3.5 Dabei

ist gemäß dem auf den Nebenanspruch 9 rückbezogenen

Anspruch 13 (und analog gemäß dem auf den Anspruch 1 rückbezogenen

Anspruch 5) der D4 die Bildaufnahmeeinheit distalseitig zu der Beleuchtungseinheit

angeordnet („the imaging member is disposed distally relative the light source“), wie

es beispielsweise in Figur 5 i. V. m. Abs. [0082] durch die Kamera-Gruppe 32 und

die Lichtquellen 35 gezeigt ist. Anders gesagt ist dadurch die Beleuchtungseinheit

in Richtung der Längsachse des Instrumentenschaftes betrachtet proximalseitig vor

der Bildaufnahmeeinheit im Instrumentenschaft angeordnet – Merkmal M5.

3.6 An der expandierbaren Membran ist dem nebengeordneten Anspruch 9 (und

ebenso wortgleich Anspruch 1) der D4 zufolge ein diffuser Reflektor befestigt („a

diffuse reflector secured to at least a proximal portion of the expandable

membrane“). Der Reflektor lenkt nach dem letzten Absatz von Anspruch 9 (und

gleichlautend Anspruch 1) Licht von der Beleuchtungseinheit in Richtung des

Blickfelds der Bildaufnahmeeinheit („to direct light towards the diffuse reflector such

that diffuse reflection of the light is directed towards a field of view of the imaging

member“). Demnach führt der Reflektor das von der Beleuchtungseinheit

abgestrahlte Licht dem Untersuchungsgebiet zu.

Der Reflektor ist nach der Anweisung des nebengeordneten Anspruchs 9 (analog:

Anspruch 1) der D4 an der expandierbaren Membran befestigt („a diffuse reflector

secured to … the expandable membrane“). Diese allgemeine Vorgabe bedeutet,

dass der Reflektor sowohl von innen als auch von außen an der Membran

angebracht sein kann. Dass die Lehre der D4 umfasst, das Beleuchtungslicht durch

optische Elemente auf der Innenseite der Membran zu beeinflussen, belegt Absatz

[0012] der D4, gemäß dem eine Antireflex-Beschichtung auf der Innenseite der

Membran vorgesehen sein kann (vgl. Absatz [0012]: („The reflection adjuster can

be an anti-reflective coating on at least one of an inside of balloon“).

Demnach offenbart die D4 in der Gestalt eines Reflektors sowie einer optionalen

Antireflex-Beschichtung ein optisches System, welches im Instrumentenschaft,

nämlich innerhalb der Membran, angeordnet ist und somit das Merkmal M6 erfüllt.

3.7 Aus dem Vorangegangenen geht bereits hervor, dass das optische System,

mit der gemäß der D4 das Licht geführt wird, als Reflektoreinheit („diffuse reflector“)

ausgebildet ist – Merkmal M7.

3.8

In dem Nebenanspruch 9 (und ebenso wortgleich Anspruch 1) der D4 wird

bestimmt, dass die Beleuchtungseinheit innerhalb der expandierbaren Membran

angeordnet

ist („light source disposed within

the expandable member“).

Entsprechend den Figuren 1A bis 1C sowie Figur 1D i. V. m. Abs. [0069] – und

analog dazu Figur 40 – ist die Membran radial expandierbar. Demzufolge bildet die

Membran einen Bereich des Instrumentenschaftes, der die Beleuchtungseinheit

beinhaltet und zugleich im Querschnitt radial expandierbar ist – Merkmal M8.

3.9 Der Reflektor ist nach Nebenanspruch 9 (analog: Anspruch 1) der D4 am

proximalen Abschnitt („a diffuse reflector secured to at least a proximal portion of

the expandable membrane“) der expandierbaren Membran angebracht. Von dort

kann der Reflektor nach der Anweisung des auf den Nebenanspruch 9

rückbezogenen Anspruchs 15 (und analog gemäß dem auf den Anspruch 1

rückbezogenen Anspruch 7) bis zur halben distalen Länge der expandierten

Membran reichen. Damit weist der Reflektor eine Querschnittsfläche bis hin zur

radialen Maximalabmessung der expandierbaren Membran auf.

Folglich ragt der Reflektor radial weit über die in der Figur 40 abgebildeten, nicht

expandierbaren Teile 202 und 204 des Instrumentenschafts hinaus. Aufgrund

dieser konstruktiven Gegebenheiten lenkt der Reflektor des gemäß der Figur 40

ausgeführten Endoskops das abgestrahlte Licht entlang der Außenseite des mit

dem Bezugszeichen 204 versehenen Bereichs des Instrumentenschaftes nach

distal hin zum Untersuchungsgebiet.

Somit ist das Merkmal M9 erfüllt.

3.10 Nach alledem kann der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1

gegenüber dem aus der Druckschrift D4 bekannten Stand der Technik nicht als neu

gelten.

3.11 Mit dem nicht gewährbaren Patentanspruch 1 sind auch die weiteren

geltenden Patentansprüche nicht schutzfähig, da auf diese Patentansprüche kein

eigenständiges Patentbegehren gerichtet ist und über einen Antrag nur einheitlich

entschieden werden kann

(vgl. BGH GRUR 2007, 862 Rn.18 –

Informationsübermittlungsverfahren II).

4.

Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden. Denn der durch die

Prüfungsstelle ermittelte Stand der Technik ermöglicht eine abschließende

Beurteilung des geltenden Antrags auf Erteilung des Patents, wie unter Abschnitt

II.3. ausgeführt. Die von der Beschwerdeführerin hilfsweise beantragte

Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr.

2 PatG war daher nicht erforderlich.

Ungeachtet des Umstands, dass der Senat selbst bei Vorliegen eines

Verfahrensfehlers nicht gehindert

ist,

in der Sache zu entscheiden (vgl.

Schulte/Püschel, PatG, § 79 Rn. 22), liegt die von der Beschwerdeführerin gerügte

Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Zurückweisung der Anmeldung vor

Fristablauf ohnehin nicht vor.

4.1

Im Prüfungsbescheid vom 10. Februar 2022 hat die Prüfungsstelle

ausgeführt (vgl. Prüfungsbescheid, Abschnitt 3), der Gegenstand der Anmeldung

sei durch die in den neu eingereichten Ansprüchen vorgenommenen Änderungen

erweitert. Im geltenden Anspruch 1 seien allerdings die unzulässigen Änderungen

behebbar (vgl. Prüfungsbescheid, Rn 12). Ferner hat sie darauf hingewiesen, dass

auch der Gegenstand eines derart abgeänderten und zulässigen Anspruchs 1 (vgl.

Prüfungsbescheid, Abschnitt 4) gegenüber dem aus den Druckschriften D4

Vorbekannten in Verbindung mit den in den Druckschriften D2, D3 und D6

dokumentierten Ausführungsformen nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit

beruhend gelten könne. Die Prüfungsstelle hat der Anmelderin Gelegenheit zur

Stellungnahme innerhalb einer Frist von 4 Monaten gegeben.

Mit Schreiben vom 17. Mai 2022 hat die Anmelderin neugefasste Patentansprüche

eingereicht, die der weiteren Prüfung zugrunde gelegt werden sollten (vgl.

Nachgang vom 17. Mai 2022, S. 1 Abs. 2). Dabei entsprach der neugefasste

Anspruch 1 inhaltlich demjenigen, zu dessen mangelnder Patentfähigkeit die

Prüfungsstelle im Prüfungsbescheid vom 10. Februar 2022 bereits vorsorglich

Stellung genommen hatte (vgl. Prüfungsbescheid, Abschnitt 4, insbesondere Rn 12

und 20). Außerdem enthielt der Anspruchssatz einen Unteranspruch 2, der dem

vormaligen Unteranspruch 3 entsprach, welchen die Prüfungsstelle zuvor im

Prüfungsbescheid vom 10. Februar 2022 jedoch für unzulässig erachtet hatte (vgl.

Prüfungsbescheid, Abschnitt 3, insbesondere Rn 9).

Weiterhin hat die Anmelderin in ihrem Schreiben vom 17. Mai 2022 zur – ihrer

Ansicht nach gegebenen – Patentfähigkeit des neugefassten Patentbegehrens

ausführlich vorgetragen. Einen Antrag auf eine hilfsweise durchzuführende

Anhörung hat die patentanwaltlich vertretene Anmelderin nicht gestellt.

4.2 Die Entscheidung der Prüfungsstelle stützte sich ausschließlich auf Gründe,

welche der Anmelderin zuvor bekannt waren und zu denen sie Stellung nehmen

konnte bzw. auch bereits Stellung genommen hatte.

Die Prüfungsstelle hat die Zurückweisung sowohl mit der zuvor

im

Prüfungsbescheid

gerügten

unzulässigen

Erweiterung

(vgl.

Zurückweisungsbeschluss, Abschnitt II.4 Rn 11 bis 15) als auch mit der in

demselben Prüfungsbescheid erläuterten mangelnden Patentfähigkeit

(vgl.

Zurückweisungsbeschluss, Abschnitt II.7 Rn 18) begründet.

Dass die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 17. Mai 2022 diese von der

Prüfungsstelle aufgezeigten Mängel trotz neugefasster Ansprüche nicht behoben

hat, gibt keinen Anlass zu einer anderen Bewertung. Denn für die Prüfungsstelle

war nicht erkennbar, dass die Anmelderin sich womöglich noch ein weiteres Mal

und mit einer erneut abgeänderten Fassung des Patentbegehrens hätte äußern

wollen. Auf diesbezügliche Anhaltspunkte wurde seitens der Anmelderin auch nicht

hingewiesen. Vielmehr musste die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 17. Mai 2022

bei der gebotenen Sorgfalt in der Verfahrensführung mit einer Zurückweisung

rechnen, zumal sie darauf verzichtet hat, hilfsweise eine Anhörung zu beantragen.

4.3 Sofern die Anmelderin unter Bezugnahme auf die Kommentarstelle in

Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage, § 45 Rn 23, geltend macht, eine Entscheidung

vor Fristablauf verstoße gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs, und die

Einreichung einer Erwiderung vor Fristablauf verkürze die gesetzte Frist nicht,

verfängt dieser Einwand nicht. Denn aus der in der vorgenannten Kommentarstelle

zitierten Entscheidung des Bundespatentgerichts BPatGE 8, 154 (14 W (pat) 342/66

vom 2. August 1966) kann eine solche Schlussfolgerung nicht gezogen werden.

Diese Entscheidung befasst sich lediglich mit der Zurückweisung einer Anmeldung

unter Ablehnung eines Gesuches zur Fristverlängerung vor Ablauf der ursprünglich

gesetzten Frist. Dabei war das Gesuch der Anmelderin zuvor eingegangen, ohne

auf den Bescheid inhaltlich zu erwidern. Dementsprechend stellt der zweite Leitsatz

der Entscheidung fest, dass ein vor Fristablauf eingegangenes Gesuch zur

Verlängerung einer Frist keine vorzeitige Beendigung dieser Frist herbeiführt. Zu

der - vorliegend zu beantwortenden - Frage, wie es sich auf das Ende einer

gesetzten Frist auswirkt, wenn auf einen Bescheid vor Fristablauf in der Sache

erwidert wird, verhält sich die BPatG-Entscheidung nicht.

Eine Verletzung des

rechtlichen Gehörs stellt die Vorgehensweise der

Prüfungsstelle nach alledem im Streitfall nicht dar.

4.4 Anlass

für eine – ohnehin nicht beantragte

- Rückzahlung der

Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG besteht dem entsprechend ebenfalls

nicht.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel

der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist

sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern

er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt

hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof

zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Morawek

Hoffmann

Akintche

Dr. Harth