BPatG Beschluss vom 22.11.2024 – 14 W (pat) 701/23

beglaubigte elektronische Abschrift

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 701/23 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2007 008 664

…

ECLI:DE:BPatG:2024:221124B14Wpat701.23.0

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 22. November 2024 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Dr. Höchst, der Richterin Dr. Münzberg sowie der Richter

Dr. Jäger und Dr. Nielsen

beschlossen:

1.

2.

Das Patent wird widerrufen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I.

Die Erteilung des Patents 10 2007 0008 664 mit der Bezeichnung

"Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz"

ist am 29. Juli 2021 veröffentlicht worden.

Gegen dieses Patent wurde am 14. April 2022 Einspruch erhoben. Der Einspruch

ist im Wesentlichen darauf gestützt, dass der Gegenstand des Patents nicht neu

sei, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe sowie nicht so deutlich und

vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen könne.

Die Einsprechende und die Patentinhaberin verweisen unter anderem auf folgende

Druckschriften:

D1 DE 10 2007 008 664 B4 (Streitpatent)

D2 DE 10 2007 008 664 A1 (Offenlegungsschrift des Streitpatents)

D7 DE 10 2006 013 624 A1

D10 J.J. Rumessen, Scand. J. Gastroenterol. 1992, 27, S. 819-

D11 J.E. Riby et al., Am. J. Clin. Nutr. 1993, 58 (Suppl.) S. 748S-

753S

D12 S.H. Bhosale et al., Microbiol. Rev. 1996, S. 280-300

D14 Blogeinträge vom 10. und 11. Mai 2004 im Blog der "Irritable

Bowel Syndrome Self Help and Support Group"

D20 P. Komericki et al., Aliment. Pharmacol. Ther. 2012, 36

S. 980-987

D21 Gutachtliche Stellungnahme von P…

D28 F…,

Experimentelle

Studie,

Seiten

mit 8 Seiten Anlagen.

Die Einsprechende begründet ihren Antrag zum einen mit mangelnder Neuheit

gegenüber der Druckschrift D7, die ein Mittel zur oralen Verabreichung von

Glucoseisomerase ohne 5-D-Fructose-Dehydrogenase zur Behandlung von

Fructoseintoleranz mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 offenbare.

Des Weiteren beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ausgehend von der

Blogeintragssammlung D14 unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens

gemäß der Druckschriften D10 und D11 bzw. ausgehend von der Druckschrift D10

und/oder der Druckschrift D11 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen

gemäß der Druckschrift D12 oder mit den in der Blogeintragssammlung D14

offenbarten Überlegungen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Auch die

Unteransprüche seien aufgrund derselben Erwägungen weder neu noch beruhten

sie auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Des Weiteren sei der Streitgegenstand spekulativ und damit unzureichend

offenbart. Die beanspruchte therapeutische Wirkung in einem medizinischen

Verwendungsanspruch stelle ein funktionales technisches Merkmal dar. Aus

diesem Grund sei die Ausführbarkeit nur dann gegeben, wenn das Patent die

beanspruchte therapeutische Wirksamkeit nachweise (z. B. durch Beispiele) oder

zumindest plausibel darlege. Zum Nachweis der therapeutischen Wirkung seien

Versuchsergebnisse nur dann nicht erforderlich, wenn die Anmeldung ein plausibles

technisches Konzept umfasse und keine begründeten Zweifel an der praktischen

Umsetzung des beanspruchten Konzepts bestünden. Ansonsten sei die

Offenbarung rein spekulativ und damit nicht ausführbar. Dies treffe auf das

Streitpatent zu, da es einerseits kein einziges Beispiel zum Nachweis der

beanspruchten Wirksamkeit von Glucoseisomerase nach oraler Verabreichung

unter in vivo Bedingungen offenbare und andererseits kein plausibles und

zweifelsfrei umsetzbares

technisches Konzept aufzeige. Das allgemeine

Fachwissen zu Glucoseisomerase beziehe sich auf industrielle Verfahren, bei

denen aber ganz andere Bedingungen vorherrschten als in vivo (z. B. im Hinblick

auf die jeweilige Umgebungstemperatur, Systemdurchlässigkeit sowie Fructose-

und Enzymkonzentration). Damit stelle das Streitpatent lediglich eine Hypothese

auf, die – gemessen am allgemeinen Fachwissen - nicht plausibel sei. Das

Streitpatent enthalte zudem nichts, was die Aussage in Druckschrift D14 widerlege,

wonach die orale Verabreichung von Glucoseisomerase an Patienten mit

Fructoseintoleranz die Patienten schädigen könne.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent 10 2007 008 664 „Mittel zur Anwendung bei

Fructoseintoleranz“ vollumfänglich zu widerrufen.

Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden entgegen und beantragt,

das Patent vollumfänglich aufrechtzuerhalten,

hilfsweise

das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit

- Patentansprüchen 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 1 vom

6. November 2024,

weiter hilfsweise

das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit

- Patentansprüchen 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 2 vom

6. November 2024,

Beschreibung jeweils gemäß Patentschrift.

Nach ihrer Ansicht sei das beanspruchte Mittel neu gegenüber der Druckschrift D7,

da Patentanspruch 1 sowohl die Gegenwart von verträglichen Trägern als auch die

Zugabe von Metallionen erfordere. Das beanspruchte Mittel beruhe auch auf einer

erfinderischen Tätigkeit. Weder ausgehend von der Blogeintragssammlung D14,

deren Zugehörigkeit zum Stand der Technik im Übrigen bestritten werde, noch von

den Druckschriften D10 und D11 sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1

nahegelegt, da keine dieser Druckschriften Hinweise auf die erfindungsgemäße

Kombination der Umwandlung von Fructose in Glucose mittels Glucoseisomerase

und der wesentlich schnelleren in vivo Resorption der Glucose gegenüber der

Fructose vermittle bzw. sich mit Glucoseisomerase befasse.

Der Gegenstand des Streitpatents sei auch ausreichend offenbart. Die

entsprechenden Anforderungen der Rechtsprechung seien vorliegend erfüllt (vgl.

BGH Xa ZR 126/07 – Klammernahtgerät). Die Vorlage von experimentellen Daten

werde von der Rechtsprechung dagegen nicht gefordert. Im Fall der medizinischen

Wirkung bedürfe es lediglich einer plausiblen Darlegung des Wirkmechanismus.

Der Vortrag der Einsprechenden zur Ausführbarkeit des Streitpatents sei daher

unsubstantiiert. Im Übrigen sei der Vortrag der Einsprechenden auch in der Sache

unzutreffend. Die Einsprechende begründe

ihre Bedenken bezüglich der

Ausführbarkeit ausnahmslos mit der Druckschrift D12, die ein industrielles in vitro

Verfahren betreffe. Dort seien aber andere Aspekte als bei einem in vivo Verfahren

relevant. Insbesondere spielten weder das Erfordernis eines geschlossenen

Systems noch die erheblichen Kosten bei der industriellen Produktion beim

vorliegenden Streitgegenstand eine Rolle. Der Fachmann habe auch keine

Bedenken gehabt, Glucoseisomerase in vivo einzusetzen. Es gebe keine generelle

sehr geringe Affinität von Glucoseisomerase zu Glucose, auch sei eine Verwendung

der Glucoseisomerase in immobilisierter Form bei der in vivo Anwendung nicht

erforderlich, so dass diesbezüglich keine Zweifel an der Ausführbarkeit bestünden.

Zudem sei Glucoseisomerase auch bei Körpertemperatur aktiv und stabil.

Hinsichtlich der Bedenken, ob Glucoseisomerase therapeutisch wirksam sei, führt

die Patentinhaberin

an,

dass

es

Lehrbuchwissen

sei,

dass

die

Reaktionsgeschwindigkeit von enzymatischen Prozessen durch eine Erhöhung der

Enzymkonzentration gesteuert werden könne. Auch die

im Fall von

Glucoseisomerase zum Einsatz kommenden Mengen seien leicht abschätzbar.

Soweit die Einsprechende pauschal in den Raum stelle, dass die Verabreichung

von Glucoseisomerase zu Unverträglichkeiten führen könne, handle es sich um eine

Vermutung, der es an jeder Substantiierung fehle.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1.

Die Zuständigkeit des Senats für die Entscheidung über den Einspruch ergibt

sich im vorliegenden Fall aus dem zulässigen Antrag der Patentinhaberin gemäß

§ 61 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 PatG. Ausnahmen gemäß § 61 Abs. 2 S. 2 PatG sind weder

geltend gemacht noch sonst ersichtlich. Der Einspruch ist frist- und formgerecht

erhoben und mit Gründen versehen. Er ist zulässig und hat auch Erfolg.

2.

Die von der Einsprechenden angeführte mangelnde Neuheit und mangelnde

erfinderische Tätigkeit können dahingestellt bleiben, da sich das Streitpatent

mangels ausreichender Offenbarung als nicht bestandsfähig erweist.

3.

Der Gegenstand des Streitpatents ist nicht so ausreichend und vollständig

offenbart, dass der Fachmann ihn ausführen kann.

3.1. Gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 wird ein Mittel mit folgenden

Merkmalen beansprucht:

Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz enthaltend

Glucoseisomerase,

verträgliche Träger und/oder Exzipienten und

beigefügte Metallionen,

4.1

die aus Mn2+, Mg2+, Zn2+, Fe2+, Co2+ oder Cu2+ sowie Gemischen davon

ausgewählt werden,

wobei die Zusammensetzung keine 5-D-Fructose-Dehydrogenase

enthält.

Da in dem beanspruchten Mittel das bekannte Enzym Glucoseisomerase als

Arzneimittel zur Heilung oder Verhütung von Krankheiten, hier der

Fructoseintoleranz, eingesetzt wird, handelt es sich unstreitig um einen

zweckgebundenen Erzeugnisanspruch

für

die medizinische

Indikation

Fructoseintoleranz unter Verwendung der Glucoseisomerase als Wirkstoff.

3.2. Bei einer auf die Verwendung eines bekannten Stoffs zur Behandlung einer

bestimmten Krankheit gerichteten technischen Lehre kann sich die Frage der

Spekulation stellen, wenn die behauptete therapeutische Wirkung des Stoffs in den

ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen durch keinerlei experimentelle

Daten glaubhaft gemacht ist. Dabei ist von der objektiven Realisierbarkeit, die

vorliegend nicht bestritten und nach Ansicht des Senats auch gegeben ist, die

weitere, hier relevante Frage zu unterscheiden, ob die Eignung eines Stoffes für den

beanspruchten

therapeutischen Einsatzzweck

in

den

ursprünglichen

Anmeldungsunterlagen so deutlich und vollständig offenbart ist, dass der Fachmann

sie nicht bloß als eine Spekulation auffasst. Eine so verstandene spekulative

Erfindung stellt einen Mangel der ausreichenden Offenbarung im Sinne des § 34

Abs. 4 PatG dar (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 12. Auflage, § 1 Rdn 34 und 35) und

ist damit unter dem Widerrufsgrund der unzureichenden Offenbarung zu prüfen (vgl.

BPatG, Urt. v. 11.11.2008 – 3 Ni 37/07, GRUR 2010, S. 50 2. Ls. und S. 52f. Ziff.

III.1. – Cetirizin).

Ein Anspruch auf eine medizinische Verwendung ist demzufolge nur dann

ausführbar offenbart, wenn das Patent aufzeigt, dass sich das Erzeugnis für die

beanspruchte therapeutische Anwendung eignet, sofern dies dem Fachmann am

Prioritäts- bzw. Anmeldetag nicht bereits bekannt

ist. Eine beanspruchte

therapeutische Anwendung kann dabei durch

jede Art von Beweismittel

nachgewiesen werden, wobei die Vorlage von experimentellen Daten oder

klinischen Versuchen nicht zwingend erforderlich ist (Schulte/Moufang, PatG,

12. Aufl. § 34 Rn. 423). Die betreffenden Beweismittel müssen entweder in der

Anmeldung für die therapeutische Wirkung enthalten sein oder sich aus dem Stand

der Technik oder dem allgemeinen Fachwissen zum Anmeldetag ergeben.

3.3. Da das vorliegende Streitpatent keine experimentellen Daten enthält, sind für

eine ausreichende Offenbarung die zum Anmeldetag des Streitpatents bekannten

Kenntnisse aus dem Stand der Technik und dem Fachwissen hinsichtlich der

postulierten in vivo Wirkung von Glucoseisomerase zur Isomerisierung von D-

Fructose in D-Glucose und umgekehrt zu prüfen. Da es sich bei Glucoseisomerase

fachbekanntermaßen um ein Enzym bakteriellen Ursprungs handelt (vgl. D12

S. 281 re. Sp.) und der menschliche Dünndarm gemäß den Ausführungen im

Gutachten D21 der Patentinhaberin bei Fructoseintoleranz im Augenmerk des

Fachmanns liegt, ist der Fokus bei dieser Prüfung insbesondere auf diese Aspekte

zu richten (vgl. D21 S. 2 Ziff. 1). Dabei fällt auf, dass es im Stand der Technik keine

Untersuchungen oder Hinweise zu einer in vivo-Aktivität von Glucoseisomerase im

Menschen und insbesondere im menschlichen Dünndarm gibt. Einzig in den

Blogeinträgen des Konvoluts D14 wird über eine vermeintliche in vivo-Aktivität der

Glucoseisomerase bei Fructoseintoleranz spekuliert, wobei diese aber gleich

wieder als „Unsinn“ verworfen wird, weshalb der Fachmann diese laienhaften

Äußerungen nicht weiterverfolgt (vgl. D14 S. 4 Post #6). Die Fachwelt kennt daher

lediglich die großindustrielle in vitro Verwendung von Glucoseisomerase zur

Isomerisierung von Glucose zu Fructose bei der Herstellung von Maissirup mit

hohem Fructosegehalt (vgl. D12 S 281 li. Sp. Abs. 1). Dieser Stand der Technik

vermittelt somit weder Informationen hinsichtlich einer in vivo-Aktivität der

Glucoseisomerase, noch deren Aktivität im menschlichen Dünndarm.

Daran ändert auch der Vortrag der Patentinhaberin nichts, dass es für andere

Enzyme bekannt gewesen sei, dass in vitro–aktive Enzyme auch in vivo-aktiv seien.

Denn die in vivo-Aktivität eines Enzyms, wie z. B. Lactase, beweist nicht eine

entsprechende Aktivität von anderen Enzymen – hier von Glucoseisomerase. Für

eine Aktivität

im Dünndarm muss die anspruchsgemäß verwendete

Glucoseisomerase nicht nur die stark sauren Bedingungen im Magen überstehen

(was

fachüblicherweise durch eine geeignete Formulierung mit z. B.

magensaftresistenten Kapseln erreicht werden kann), sondern auch bei den

gegenüber in vitro-Bedingungen wesentlich komplexeren in vivo-Bedingungen des

Dünndarms aktiv sein, zumal die Körpertemperatur (37°C) erheblich unter den

optimalen Temperaturbedingungen von 60 bis 80°C beim in vitro-Einsatz der

Glucoseisomerase liegt (vgl. D12 S. 286 li. Sp. Abs. 3). Der Einwand der

Patentinhaberin, dass bei Körpertemperatur gemäß der van-t'Hoffschen Regel

Glucoseisomerase immer noch eine Aktivität von ca. 12,5 % der Aktivität bei 65°C

aufweise, ändert daran nichts, da in vivo nicht nur die Temperaturbedingungen

anders sind als in vitro, sondern auch die stoffliche Umgebung des Enzyms. Denn

bei einer in vitro Anwendung sind die Reaktionsbedingungen exakt einstellbar,

während die Zusammensetzung des Verdauungssaftes variabel und damit schwer

kontrollierbar ist. Es fehlt daher sowohl an einem im Streitpatent offenbarten

glaubhaften Beleg als auch an einem entsprechenden Fachwissen zum

Anmeldetag, dass Glucoseisomerase in vivo aktiv ist und erfolgversprechend zur

therapeutischen Behandlung von Fructoseintoleranz eingesetzt werden kann. In

gleicher Weise offenbart das Streitpatent nichts zur Verträglichkeit der oralen Gabe

von Glucoseisomerase. Die streitpatentgemäße Lehre ist daher reine Spekulation

und aus diesem Grund nicht ausreichend offenbart.

3.4. Die Argumentation der Patentinhaberin, dass das Streitpatent in den

Absätzen [0014] und [0015] darstelle, wie die Erfindung funktioniere, so dass die

Erfindung für den Fachmann ausreichend nachvollziehbar offenbart sei, was durch

die experimentellen Ergebnisse in dem Fachartikel D20 und dem Gutachten D28

nachträglich bestätigt worden sei, kann nicht durchgreifen. Denn in diesen Absätzen

offenbart das Streitpatent

lediglich eine Hypothese, auf welche Weise

Glucoseisomerase zur Behandlung der Fructoseintoleranz geeignet sein könnte.

Demnach führe das Enzym zur Einstellung eines 1:1 Gleichgewichts zwischen D-

Glucose und D-Fructose. Da Glucose in vivo im Gegensatz zu Fructose aber sehr

schnell resorbiert werde, könne sich dieses Gleichgewicht nicht einstellen und das

Enzym werde so lange die im Nahrungsbrei vorhandene Fructose in Glucose

überführen, bis keine Fructose mehr vorhanden sei und damit auch keine

Fructosestoffwechselstörungen mehr auslösen könne. Diese

theoretischen

Überlegungen sind aber weder im Streitpatent noch in den Fachkreisen vor dem

Anmeldetag des Streitpatents unter realen in vivo-Bedingungen untersucht und

bestätigt worden. Damit können sie den spekulativen Charakter der

streitpatentgemäßen Lehre im Hinblick auf eine ausreichende Offenbarung nicht

überwinden.

3.5. Auch der Einwand, die Einsprechende habe nur Erwägungen zur

mangelnden Ausführbarkeit vorgebracht, dafür aber keine Beweise vorgelegt,

obwohl bei ihr die Beweispflicht liege, überzeugt nicht. Im Einspruchsverfahren trifft

zwar grundsätzlich die Beweislast für die einspruchsbegründenden Umstände und

damit für die mangelnde Ausführbarkeit die Einsprechende, da für das angegriffene

Patent zunächst die Vermutung der Rechtsbeständigkeit besteht

(vgl.

Benkard/Schäfers, PatG, 12. Aufl., § 87 Rn. 27, -Schulte/Moufang, PatG, 12. Aufl.,

§ 34 Rn. 358 und § 59 Rn. 210 b)). Vorliegend hat die Einsprechende aber unter

Vorlage druckschriftlicher Unterlagen nachvollziehbar begründet, warum sie die

streitpatentgemäße Lösung zum Anmeldetag als spekulative Lehre und damit als

unzureichende Offenbarung ansieht. Experimentelle Untersuchungen waren dazu

nicht erforderlich, zumal die objektive Realisierbarkeit – hier die Herstellung des

beanspruchten Mittels und dessen Formulierung für eine Verabreichung an

Menschen – nicht bestritten und nach Ansicht des Senats auch gegeben ist.

Insoweit erweist sich die Frage, ob zur ausreichenden Offenbarung einer Erfindung

das Fachwissen im Zusammenhang mit einer industriellen Anwendung ausreicht,

um eine medizinische Wirkung desselben Stoffes im menschlichen Körper

nachzuweisen, als Rechts- und nicht als Tatsachenfrage.

4.

Auch die jeweiligen Gegenstände der Anspruchsfassungen gemäß der

Hilfsanträge 1 und 2 sind im Streitpatent nicht so ausreichend und vollständig

offenbart, dass der Fachmann sie ausführen kann. Da in diesen weiterhin ein

Glucoseisomerase

enthaltendes Mittel

zur

in

vivo-Anwendung

bei

Fructoseintoleranz beansprucht wird und lediglich der Träger und/oder Exzipient

gemäß Merkmal 3 des erteilten Patentanspruchs 1 näher spezifiziert wird, gelten

die Ausführungen zur mangelnden Ausführbarkeit bezüglich der erteilten

Anspruchsfassung

für die Anspruchsfassungen der Hilfsanträge 1 und 2

gleichermaßen.

5.

Die Rechtsbeschwerde war nach § 100 Abs. (1) und (2) Nr. 1 zuzulassen. Im

Bereich der medizinischen Indikation ist die hier streitentscheidende Frage noch

nicht höchstrichterlich geklärt, ob für die Bejahung der ausreichenden Offenbarung

nach § 34 Abs. 4 PatG auch dann ein Nachweis der therapeutischen Wirksamkeit

bzw. Verträglichkeit eines Enzyms im menschlichen Körper zu fordern ist, wenn

dessen Wirksamkeit in einem nicht medizinischen Gebiet der Technik bereits

nachgewiesen ist.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines

Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a,

76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin

oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Höchst

Dr. Münzberg

Dr. Jäger

Dr. Nielsen

Verkündet am

22. November 2024

Holzmann

…

Beglaubigt

…